INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 03-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, y párrafos a) de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BUMBLE BEE SEAFOODS INC. Caso: denominación “DIPLOMATICO” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5645).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 09 de mayo de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino; La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio del Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;

El auto del siete de febrero del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud; y, Las piezas procesales contenidas en el expediente remitido por el juez consultante, en particular: la demanda propuesta por el apoderado especial de la sociedad BUMBLE BEE SEAFOODS INC.; las resoluciones impugnadas, Nos. 006334, 30539 y 012665; y, la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previa referencia tanto a los hechos como a los argumentos y pretensiones de las partes sometidos a la consideración del juez nacional consultante: A) Hechos La sociedad BUMBLE BEE SEAFOODS INC., ahora actora, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la denominación “DIPLOMATICO”, para identificar exclusivamente “atún enlatado”, producto comprendido en la Clase Internacional No. 29 (a saber: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó observaciones, con base en su marca “DIPLOMATA”, destinada a proteger productos de la Clase 30 (a saber: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos emitió la resolución No. 006334 del 28 de febrero de 1997, por la cual declaró fundada la observación presentada y negó, por tanto, el registro de la denominación “DIPLOMATICO”. Contra dicha resolución el solicitante del registro interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los que, a su vez, fueron resueltos por las resoluciones Nos. 30539 del 28 de noviembre de 1997, ésta expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 01665 del 09 de febrero de 1999, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, confirmatoria en todas sus partes de la resolución impugnada.

B) La demanda Según el resumen contenido en la consulta formulada, se desprende de la demanda lo siguiente: La Administración demandada, al expedir las resoluciones ahora impugnadas, violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto no tomó en cuenta que la denominación solicitada en registro, “DIPLOMATICO”, es un signo perceptible, susceptible de representación gráfica y con fuerza distintiva suficiente.

Asimismo violó lo previsto en los párrafos a) de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, ya que no tuvo en cuenta que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dado que las alegadas similitudes no llegan a ser lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error. Por otro lado, considera que, al ser las marcas en comento denominativas, están compuestas exclusivamente por palabras, y, en ellas, no se presentan ni la misma secuencia de vocales, ni el mismo número de sílabas y, por otra parte, la coincidencia de las letras iniciales se ve atenuada sustancialmente por la longitud de los signos y por la terminación de la denominación solicitada en registro con las sílabas “TICO”, lo cual le da aún mayor distintividad a la marca solicitada en registro.

El signo “DIPLOMATICO” tiene un significado en nuestro idioma, “perteneciente a la diplomacia”, por lo que el consumidor no tiene que hacer mayor esfuerzo en recordarlo; en tanto que la marca “DIPLOMATA”, por ser un término de fantasía y no tener en consecuencia significado en nuestro idioma, requiere de mayor esfuerzo para retenerlo por parte del consumidor.

Así, existe una evidente y manifiesta diferencia conceptual entre las denominaciones confrontadas. Adicionalmente considera que entre los productos identificados con la marca fundamento de la negativa de registro y el que se pretende amparar con la solicitada, no existe conexión competitiva, ya que son de distinta naturaleza y finalidad, y se encuentran además en una diferente clase del nomenclátor.

Al respecto observa que dichos productos son comercializados en góndolas diferentes, por lo que resulta evidente que el consumidor medio no confundiría “DIPLOMATA” que identifica “confites”, con “DIPLOMATICO” solicitada para proteger exclusivamente “atún enlatado”. C) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 93-380325 relativo a la denegatoria del registro de la marca “DIPLOMATICO”, se desprende lo siguiente: La Oficina Nacional Competente en ejercicio de sus atribuciones legales, concedidas tanto por el Derecho Comunitario como por el interno, expidió legal y válidamente las resoluciones impugnadas.

Argumenta la demandada Superintendencia de Industria y Comercio que, “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación solicitada en registro, se concluye en forma evidente que existen semejanzas capaces de inducir al público consumidor a la confundibilidad respecto de la marca previamente registrada. En consecuencia, la marca ´DIPLOMATICO´ solicitada para la clase internacional No. 29 (SIC) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto; y, Que el texto de las normas que se pasa a interpretar, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, considera este Tribunal que los temas cuya interpretación al respecto plantea la norma a interpretar, son consecuentemente los siguientes: I. La marca y sus características Reiterada jurisprudencia del Tribunal, apoyada en calificada doctrina, define marca como un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representada por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

(Ver, entre otras, la sentencia de interpretación prejudicial del 16 de junio del año 2000, correspondiente al caso 36-IP-2000, marca “AMERICAN STAR QUALITY”. Publicada en G.O.A.C. No. 583 del 17 de julio del 2000). Del anterior concepto, que recoge los requisitos básicos exigidos por el propio artículo 81 de la Decisión 344 —norma aplicable al presente caso— se desprenden las siguientes características de la marca: a) La perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad al signo. Adicionalmente se observa, que para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma generalizada el sentido de la vista, por lo que se han venido considerando preferentemente como perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. b) La distintividad, función esencial de la marca, que radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

Al respecto, ha expresado en reiteradas ocasiones este Tribunal, que un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, debiendo diferenciarse de cualquier otro, carácter que a la marca se le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.

Por tanto, se exige que el que se pretenda registrar no se confunda con los ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de los semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal.

(Criterios recogidos en sentencia de interpretación prejudicial Nos. 12-IP-96, publicada en G.O.A.C No. 265 del 16-V-97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA” y 32-IP-96, publicada en G.O.A.C No. 279 del 25-VII-97, caso “DC’OS”). c) Finalmente, como último elemento característico de la marca está el de la susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, ademas, sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados".

(Marco Matías ALEMAN, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág. 77). De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos del artículo 81 interpretado, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Situación que en el presente caso deberá necesariamente analizar la alta jurisdicción consultante respecto de la denominación “DIPLOMATICO”, solicitada para identificar “atún enlatado”. II. Marcas denominativas y reglas para efectuar el correspondiente cotejo marcario Por lo señalado respecto a la marca y a sus características, este Tribunal, en lo referente al caso concreto, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo referente a las marcas denominativas, dado que precisamente a este tipo corresponden las ahora confrontadas “DIPOLOMATICO” y “DIPLOMATA”.

Llamadas también nominales o verbales, las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas denominativas se subdividen en: por un lado, marcas sugestivas —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y, por el otro, las arbitrarias, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar.

Por lo que, remitiéndonos al caso objeto de la presente providencia, parecería que DIPLOMATICO, marca cuyo registro se busca, es de naturaleza arbitraria. (Véase sentencia producida con motivo del caso 09-IP-94, de fecha 24 de marzo de 1995, marca “DIDA”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 180 del 10 de mayo de 1995, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 90).

Finalmente, y en cuanto a la comparación de las marcas denominativas y a los fines de determinar el riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los siguientes criterios en la comparación marcaria: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualizadamente y no simultáneamente. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. 5.

La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo en este análisis los criterios que deben ser utilizados, los siguientes: * El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y, dentro de este primer punto: el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). * Al comparar las marcas, ha de tomarse en cuenta además la disparidad o la coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante para determinar la confusión la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le proporcione la distintividad suficiente para ser registrada.

Todo lo cual, ha sido anteriormente expuesto por este Órgano Comunitario en la sentencia de interpretación prejudicial 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, correspondiente al caso “DIDA”, publicada en la G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995 y en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, 1994-95, p. 94 a 95.

Y, recientemente en la sentencia 56-IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”. III. La clase para la cual están destinadas las marcas El derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de los productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor. Por lo que se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado.

De igual modo, la pertenencia a una misma clase —verdad formal— no sirve para demostrar la similitud —verdad real— entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho, no distingue entre clases sino entre productos. Conviene advertir que, si los productos de por sí se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto, que los distinguiera una marca.

De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado. La doctrina ha planteado algunos criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge OTAMENDI, Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS), los que a su vez han sido recogidos por la jurisprudencia de este Órgano Judicial.

En efecto, en la sentencia que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER” (publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996 y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s.), se expresaron los siguientes criterios, útiles también para el presente caso: 1.

Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla es aplicable al limitarse el registro a uno o varios de los productos de una misma clase; lo que en el presente caso no se aplicaría, en razón de que las identificadas con las marcas confrontadas corresponden a diferentes usos. 2. Canales de comercialización Para el expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales en donde se comercializan, influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertida para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 3. Idénticos o similares medios de publicidad También tienen relación con los medios de comercialización o distribución de productos, los medios de difusión. Si los productos en conflicto se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por el contario, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 4. Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. No sería lo mismo vender en un lugar cocinas y refrigeradoras, que vender en otro, helados y muebles.

En consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor. 5.

Mismo género de los productos Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen características similares, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

Al apreciar la posible similitud real entre los signos en conflicto, deberá tenerse en cuenta, el punto de vista del consumidor. Por lo que, el principal criterio para detectarla será el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, ya que de estos aspectos suele depender el posible riesgo de confusión. Si los productos o servicios se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines, y además circulan en un mismo mercado, es evidente la presencia de una similitud real para el consumidor, quien podrá confundirse, que es lo que justamente se pretende evitar.

De tal manera que, para efectos de establecer similitudes o parecidos entre dos marcas, deberá determinarse la diversidad real o heterogeneidad entre aquellos productos representados, que de por sí, permita una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a las marcas. En aplicación de todo lo anteriormente expresado, le corresponde al juez consultante precisar si entre las marcas confrontadas, “DIPLOMATICO” y “DIPLOMATA”, tomando muy en cuenta los productos para los cuales están destinadas, existen los suficientes elementos para determinar el riesgo de confusión. De todo lo expuesto EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula necesariamente la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica del signo que con ella se ampara. 2° Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente deben tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3º Corresponde confrontar la marca analizada con las que sirven de fundamento para la negativa de registro, debiendo concluir en la existencia o no del denominado riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, ello partiendo de un análisis en conjunto de las marcas, sin mutilación o alteración alguna de ellas. 4° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre éstos, ya que en principio, al no existir conexión alguna entre los productos, la similitud de los signos no impedirá el registro de la denominación solicitada. 5º No obstante cumplir la solicitud de registro de marca con los requisitos legales y reglamentarios, se deberá rechazar aquella que pretenda amparar signos confundibles con otros ya registrados o solicitados con anterioridad por un tercero, pero sobre todo si tales marcas corresponden a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada del mismo, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO