PROCESO 31-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d), 87 literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 3699-97- LYM.
Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “PRES-CAFÉ” Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, Doctor Ernesto Muñoz Borrero.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referenciada, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; El auto del 25 de abril de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.
ANTECEDENTES 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación Comparece como demandante la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., y como parte demandada, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Además, comparece al proceso, en calidad de tercero interesado, la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. Se pretende con la demanda, que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, deje sin efecto la Resolución Nº 0957704, de fecha 17 de diciembre de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que rechaza las observaciones propuestas por la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., contra el trámite de registro de la marca PRES-CAFÉ, presentada por la Compañía de ELABORADOS DEL CAFÉ COLCAFE C.A., destinada a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 30[1]; y, niegue el registro de la marca citada, por la semejanza de marcas en conflicto, puesto que la empresa actora, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., manifiesta que existe semejanza, y por lo tanto, confusión entre las marcas “NESCAFE”, “NESCAFE y DISEÑO”, de su propiedad con la de la marca “PRES-CAFÉ”, de la empresa ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A., hoy llamada “ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.” Los demandados, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado, rechazan los fundamentos de la demanda.
El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca solicita la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y propuso las siguientes excepciones: A) Negativa de los fundamentos de la demanda y B) Legalidad y validez de la resolución impugnada.
Por su parte, el Procurador General del Estado, interpuso las siguientes excepciones: 1) Legitimidad del acto administrativo impugnado; 2) Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, dado que en la demanda omitió señalar el domicilio del actor, omitiendo demandar al Estado, y se ha olvidado también, la enunciación de pruebas que propone rendir; y 4) Caducidad de la acción. Como coadyuvante de los demandados, comparece la compañía de Elaborados de Café ELCAFE C.A., la que a su vez plantea las siguientes excepciones: 1) Que existió un cambio de nombre del solicitante, de ELABORADOS DEL CAFÉ COLCAFE C.A., a COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., antes de la publicación del signo “PRES-CAFÉ” en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el mismo que fue tramitado en su oportunidad. 2) Que el título de registro de la marca “PRES-CAFÉ” emitido con el Nº 24-97, está a nombre de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. 3) Que las marcas PRES, PRES 2, PRESCAFE y PRES-CAFÉ, no sólo se encuentran registradas en el Ecuador, sino también en otros países del Pacto Andino, y que coexisten en el mercado por ser distintivas. 4) Que las marcas en conflicto coexisten en el mercado y no se ha dado confusión entre el público consumidor, pues tiene plenamente identificado los productos que llevan la marca de su propiedad. 5) Que se ha probado en la fase administrativa el uso y la difusión del signo distintivo “PRES-CAFÉ”. 6) Que el signo “PRES-CAFÉ” cumple con todos los requisitos legales. 7) Manifiesta que la resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es legal, y 7) Solicita que al amparo de los artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 y de los artículos 25, 42 y 60 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, esta Sala, rechace la acción propuesta y además, ratifique la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81, 82 literal a), 83, literales a) y d), 87 literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.
DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
“Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) La identificación del peticionario. “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.
Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” “Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” II.
CONSIDERACIONES Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y sus características, los requisitos de registrabilidad, la confundibilidad de signos semejantes o idénticos, confundibilidad y suficiente distintividad; marcas notorias; requisitos propios de la solicitud, modificación de la solicitud y observaciones.
III. LA MARCA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS La marca es la protección que se otorga a un signo material, que tiene como fin distinguir un bien o servicio de los demás que existen, por la cual, los empresarios buscan la distinción e individualización de sus productos o servicios de los que puedan ser producidos o comercializados, idénticos o semejantes de otra marca.
El tratadista Carlos Fernández-Novoa[2], manifiesta que “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.
Mas para captar los rasgos peculiares de la marca, es conveniente ahondar en la naturaleza de la misma: mostrar con mayor rigor sus perfiles, señalando las notas que separan la marca de los restantes bienes inmateriales.” De las anteriores definiciones se desprende que la marca registrada, como instrumento jurídico de protección, cumple algunas funciones, tales como la distintiva: individualiza, diferencia unos productos de otros; proteccionista: al titular, en relación a la competencia desleal y al consumidor, en relación al interés general; indicadora: procedencia, origen empresarial; comercial: propaganda, publicidad, canalizadora de clientela.
“Algunos autores, desde distintos puntos de vista, han analizado detenidamente el concepto, haciendo hincapié en una de sus características, mediante la cual individualizan su definición, por ejemplo, Aine Armengaud, Roubier y Rosello Gómez, dicen que la marca, por naturaleza, se ocupa (y debe hacerlo) en demostrar determinada procedencia o cierta industria de trabajo.
Otros como Laborde, opinan que la marca debe ser una imagen determinante e individualizadora, aplicada a ciertos productos, y estar en íntima relación con el comerciante. Hay quienes dicen que la marca comprende los dos criterios anteriores; entre ellos se encuentra Ramella y César Sepúlveda. Afirman que la marca caracteriza los productos, los diferencia de otros, los protege de la competencia desleal, especializa las mercaderías que se utilizan e indica la procedencia.”[3] El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala los tres requisitos esenciales que debe contener un signo para ser registrado como marca, y éstos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Brevemente señalaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81: - La distintividad, es la capacidad diferenciadora para distinguir o individualizar los productos o servicios de una persona de los idénticos o similares de otra, característica que sirve para impedir la confusión con productos o servicios similares y determinar la procedencia y origen empresarial.
La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras. Con anterioridad, el Tribunal sobre la distintividad ha manifestado: “Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella radica en la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie.
“Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios. “Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad.
La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar ambos, de otros semejantes fabricados, o, respectivamente prestados, por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca ”[4] - La perceptibilidad involucra la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por uno de los sentidos.
La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste comparar y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ”[5] - La susceptibilidad de representación gráfica del signo es una necesidad material, que permite formarse una imagen del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse.
El Tribunal expresa al respecto de la representación gráfica que: “se vale de la descripción de palabras, figuras o signos para facilitar al administrador a tener una concepción material del contenido, la forma, las dimensiones del signo, etc.”.[6] De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir los tres requisitos enumerados en el artículo 81: ser suficientemente distintivo, ser perceptivo y susceptible de representación gráfica, indicando, que a más de reunir estas condiciones, no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 determina.
IV. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO: IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDENTICOS Y DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. El signo no debe encuadrar en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para poder obtener el registro como marca. El Tribunal solicitante ha requerido la interpretación de los artículos 82, literal a), y 83, literales a) y d).
Este último grupo de signos que reúne características para ser irregistrables permite la protección de los derechos otorgados a terceros, evitando básicamente: a) que el público consumidor sea inducido a cometer errores al escoger el producto o servicio, confundiéndolos entre sí; y b) que el empresario compita en forma leal. Al respecto, el Tribunal se ha referido a estas prohibiciones como las que “buscan la tutela del interés general frente a las marcas que puede contrariar el orden público y las buenas costumbres o pueden causar engaño al consumidor.”[7] - Irregistrabilidad.- En el caso del artículo 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la irregistrabilidad como marcas de los signos que no reúnan las características del artículo 81, es abundante la jurisprudencia y doctrina de la importancia que debe reunir un signo para ser registrado como marca, y este Tribunal ya se ha pronunciado en el punto 4.1. - Confundibilidad marcaria.- Sobre el artículo 83, literal a), de la irregistrabilidad de los signos que en relación a terceros presenten algunos impedimentos, como el que sean idénticos o semejantes que puedan inducir al consumidor a error, debemos manifestar: La función fundamental de la marca es identificar los productos o servicios, a fin de evitar confusión con los de igual o semejante naturaleza que corresponden a otra persona.
El registro ampara al signo del llamado riesgo de confusión o confundibilidad marcaria, que resulta “en la semejanza entre signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que esas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios con la marca similar, sin advertir que tales productos y servicios pueden provenir de empresas diferentes.”[8] La confundibilidad se genera cuando se cree tomar una cosa en vez de otra, se comete, en definitiva, un error.
Un signo que se confunda con otros no puede acceder al registro como marca, porque con la confusión los signos no distinguen y la marca no cumpliría su función distintiva, así también lo manifiesta Marcos Matías Alemán, quien declara que “La mencionada causal, es el refuerzo de otras ya comentadas, en atención a que si es confundible no cumple con el requisito legal de distintividad.”[9] La determinación de sí existe o no riesgo de confusión entre las marcas dependerá del proceso de análisis y valoración: procedencia, naturaleza, destino o finalidad, mercado al que accede, composición o estructura, modo de fabricación, promoción, etc., que nos lleven a verificar si los productos o servicios amparados bajo una marca, puede originar confusión al consumidor.
Para efectos de determinar posibles confusiones entre marcas, y de esa forma evitarle a los consumidores la probabilidad de caer en error, “deben tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada la unidad fonética.”[10] La doctrina y este Tribunal, en numerosas sentencias, ha establecido razonamientos, basado en las siguientes reglas generales para analizar si la similitud o identidad de los signos lleva a confusión: 1.
Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Regla.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4. Regla.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: 1. Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. 2.
Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idéntica o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). 3. Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.
Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.”[11] V. LA NOTORIEDAD - Sobre el literal d) del Artículo 83, la irregistrabilidad del signo está dirigida a impedir la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.
La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca de notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.
Este Tribunal comunitario ha expresado que “La notoriedad de una marca es representativa, cuando el público puede distinguir un determinado tipo de bien o servicio ofrecido por un fabricante o por una persona en particular.”[12] Para el profesor Carlos Fernández-Novoa la marca notoria “es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”[13] La doctrina y el Tribunal se han pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma.
“La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”.[14] Por tanto, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.
De lo anteriormente expuesto, se puede resumir que no podrán ser registrados los signos que causen confusión en el público consumidor con otra marca anteriormente solicitada para el registro o de las que se encuentran registradas sobre los mismos productos, porque no poseen suficiente fuerza distintiva. Sobre la notoriedad de la marca, el mismo artículo 83, literal d) en su parte infine, dispone que cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida no será aplicable la irregistrabilidad.
VI. REQUISITOS FORMALES PARA EL REGISTRO Los artículos 87, literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refieren al procedimiento de registro. - SOLICITUD.- El artículo 87 indica las formalidades que debe contener una solicitud, el primigenio, es la identificación del peticionario, es decir, quien actúa solicitando el registro de la marca.
Sin embargo, en los artículos siguientes, se establece el procedimiento para subsanar cualquier omisión, caso contrario, la solicitud deberá ser rechazada. El Tribunal consultante deberá analizar si se cumplió o no con estos requisitos de procedimiento, para que se pueda verificar, si ciertamente el acto administrativo, por el que se concede el registro de la marca, adolece de vicios. - MODIFICACIÓN EN LA SOLICITUD.- El artículo 89 consagra la facultad de modificar lo solicitado en la petición inicial sólo en aspectos secundarios, que serán en cuanto a la descripción de marca, así también lo indica Hildegard Rondon de Sanso.[15] La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo a registrarse.
En este caso, la modificación se produjo en el nombre del titular, de Compañía de Elaborados de Café Colcafé C.A., a Compañía de Elaborados ELCAFE C.A., hecho éste, ajeno a la esencia y naturaleza misma del signo para registrase como marca. No siendo cambio de titular, sino del nombre de la denominación o razón social del titular, continuando con la misma vida jurídica, que fue tramitado y aceptado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
Al respecto, este Tribunal comunitario, ha pronunciado en el Proceso 20-IP- 95[16], lo siguiente: “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.
“Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” - OBSERVACIONES.- Y, finalmente, se solicita a este Tribunal entre las normas a interpretarse, el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el que se refiere a lo que en doctrina se llama “llamamiento a oposiciones”,[17] (ahora observaciones) que es la posibilidad de que terceros que tengan legítimo interés para intervenir oponiéndose al registro.
La norma comunitaria contempla, que toda vez, que ha sido admitida la solicitud de registro, se deberá publicar para que terceros interesados conozcan y observen las consideraciones pertinentes. Esta norma, materia de interpretación, manifiesta que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.
Con base a estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Decisión 344, un signo que no reúna los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede ser considerado apto para el registro marcario, como tampoco deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la citada Decisión. 2.
La causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), prohíbe el registro marcario de signos que produzcan confusión marcaria, evitando el error en que pueden incurrir los consumidores. 3. El artículo 83, literal d), protege a la marca notoria, que goza de la protección de la normatividad comunitaria: la similitud de un signo con otro notoriamente conocido es causal para negar su registro, teniendo además, que probar la notoriedad la parte que así lo alega. 4.
Sobre los aspectos de procedimiento para el registro de una marca corresponde al Juez o a la Oficina Nacional Competente analizar y pronunciarse sobre los mismos. Debe cumplirse con los requisitos que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina para el registro de la marca, en su aspecto formal. 5. Pueden presentar observaciones al registro de una marca, cualquier persona que tenga interés legítimo, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios que pueda inducir en el uso al público a error, como el que primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. 6.
La concesión o negación de una marca dependerá del criterio subjetivo del Juez o de la administración pertinente, que no podrá ser arbitrario, sino que procederá de acuerdo a la normatividad vigente, jurisprudencia, doctrina y a lo establecido en esta sentencia. La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 3699-97-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Notifíquese al mencionado Tribunal, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] A saber: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles; miel, jarabe de melaza levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielos. [2] “Fundamentos de Derecho de Marcas”;
Pág. 21. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984. [3] Cita contenida en “La Propiedad Industrial” de Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas. Pág. 199-200. Editorial Temis Bogotá. 1973. [4] Proceso 40-IP-99, caso: Laurel. Publicada en la Gaceta Oficial No. 528 de 26 de enero de 2000. [5] Proceso 71-IP-00. Caso: Fuente Clara.
Publicado en la gaceta Oficial No. 631 del 10 de enero de 2001. [6] Proceso 36-IP-99, caso Friskies. Publicado en la Gaceta Oficial No. 504 del 9 de noviembre de 1999. [7] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995. Proceso 7-IP-95. Marca: “Comodísimo”. Pág. 166. Publicado en la Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995. [8] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Tomo IV. 1994-1995. Proceso 09-IP-94. Marca: “Dida”. Pág. 79. Publicado en la Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995 [9] “Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Pág. 89 Top Management. Internacional. Bogotá. [10] Marcos Matías Alemán citando jurisprudencia de este Tribunal (Proceso 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987.) Pág. 89. [11] Proceso 36-IP-99.
Marca: “Friskies”. Publicada en Gaceta Oficial No. 504, el 9 de noviembre de 1999. [12] Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001. [13] “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Pág. 32. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984. [14] Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001. [15] “El Régimen de la Propiedad Industrial”.
Pág. 209. Editorial Arte. Caracas, 1995. [16] Marca: “Mono”. Publicada en Gaceta Oficial No. 236, el 26 de noviembre de 1996. [17] “El Régimen de la Propiedad Industrial”. De Hildegard Rondon de Sanso. Pág. 210. Editorial Arte. Caracas, 1995.