INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 22-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ERA FRANCHISE SYSTEMS INC. Marca: “ERA”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5912).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 13 de junio de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino; La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero;

El auto de fecha 4 de abril del año en curso, que admitió a trámite la referida solicitud; y, Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes: a) Hechos La Sociedad ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., a través de apoderado, solicitó el registro de la denominación “ERA mixta” como marca, para distinguir determinados servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 36 (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).

El 29 de diciembre de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 21532, por medio de la cual niega de oficio la solicitud de registro de la referida marca, al considerar que ella se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Contra la mencionada resolución, fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de apelación, resueltos posteriormente mediante las resoluciones Nos. 03195 del 25 de febrero de 1999 y 12572 del 30 de junio de 1999, respectivamente, confirmatorias en todas sus partes, de la N° 21532. b) Fundamento de la demanda La sociedad actora solicita de la jurisdicción consultante, según resumen contenido en la consulta y de lo que se desprende del texto de la demanda, que declare la nulidad de las resoluciones Nos. 21532, 03195 y 12572, en razón de lo siguiente: Los actos acusados son ilegales, toda vez que violan, en razón de la indebida aplicación, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344.

En efecto, el error de la Administración consistió en concluir que la marca mixta solicitada, consiste en un signo confundiblemente semejante con la marca “ERA AZUL”, previamente registrada por la sociedad LA NUEVA ERA AZUL LIMITADA. Tal error se origina en el hecho de no haber considerado la administración recurrida que la solicitada es una denominación “mixta”, en donde el elemento gráfico de la misma juega un papel importante, precisamente el que le otorga distintividad al conjunto marcario.

En cambio, la marca previamente registrada, “ERA AZUL”, es “denominativa” y además “compuesta”, todo lo cual la diferencia aún más de la ahora solicitada. Tampoco las resoluciones recurridas tomaron en cuenta que las marcas en conflicto distinguen servicios diferentes, a pesar de que se encuentran comprendidos en la misma clase. En efecto, la marca solicitada “ERA mixta”, únicamente pretende distinguir servicios de manejo de propiedades, de corretaje de bienes inmuebles, de hipotecas y asesoría a terceros para obtener títulos de seguros y financiación, en tanto que la marca “ERA AZUL” se registró para cubrir todos los servicios comprendidos también en la clase 36 internacional, los cuales van dirigidos a toda clase de consumidores.

Finalmente, considera que la denominación por ella solicitada, es una marca reconocida mundialmente en el ámbito del negocio inmobiliario, que posee un sistema de franquicias a nivel mundial y por lo tanto, goza de reconocida reputación en el mercado de servicios. c) Fundamento de la contestación La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 98-22.226, relativo a la solicitud de registro de la marca “ERA”, se concluye en forma clara y precisa que ella, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

Señala que al haberse efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ERA mixta” solicitada por ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., frente a la marca “ERA AZUL” —cuyo titular es la sociedad LA NUEVA ERA AZUL LIMITADA— de la clase 36, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por tanto, de coexistir en el mercado conllevarían al público consumidor a error, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta, debido a que éstos creerían que el producto tiene el mismo origen. d) Finalmente, el Tribunal Andino se permite resumir igualmente los argumentos expuestos en el texto de la última de las resoluciones impugnadas, la N°12572, según la cual: En efecto, si bien la marca solicitada es mixta, en ella predomina el elemento denominativo ERA y es a través de él, que el consumidor identifica el servicio en el mercado; dicho término reproduce en su integridad una de las partes esenciales de la marca registrada ERA AZUL, es decir, ERA, por lo tanto el consumidor podría asumir que se trata de marcas pertenecientes a la misma persona, y que por ende los servicios identificados con ellas gozan de las mismas características.

En cuanto a la diferencia de servicios que identifican una y otra marca, ese criterio supuestamente distintivo no es compartido por la Superintendencia autora del acto, ya que la marca registrada “ERA AZUL” distingue los servicios de seguros y finanzas, dentro de los cuales se encuentran algunos de los que se pretenden identificar con la marca cuyo registro se solicita y también otros que tienen relación con éstos, como la asesoría para obtener títulos de seguros y la financiación de bienes inmuebles.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Norma cuya interpretación se solicita Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( )”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal que los temas pertinentes a tratar en el presente caso son los siguientes: La confundibilidad marcaria Ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de las resoluciones Nos. 21532, 03195 y 12572, las cuales han sido unánimes en negar el registro de la marca “ERA mixta”, con fundamento en el razonamiento de que tal denominación es confundible con la marca previamente registrada “ERA AZUL” y, sería imposible la coexistencia en el mercado de ambos signos. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de la confundibilidad, la cual, según el profesor José MASSAGER FUENTES “viene a ser un concepto jurídico indeterminado, en cuya ponderación o apreciación ocupa lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética; a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(SECCIÓN DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL N° 648, Valencia- España, 1998). También es necesario diferenciar en el presente caso, los términos “semejanza” e “identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. Véase al respecto la Interpretación Prejudicial emitida dentro del proceso 02-IP-94 del 04 de julio de 1994, caso marca “NOEL”, publicada en la G.O.A.C. No. 163 del 12 de septiembre del mismo año. Con fundamento en lo expuesto, es importante señalar que la prohibición a la que se refiere el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 requiere que entre las marcas en conflicto se presente una confundibilidad que no permita la diferenciación, lo que evidentemente provoca el denominado riesgo de confusión, impidiendo de esta manera la clara distinción de las marcas.

La necesidad de evitar dicho riesgo aconseja la irregistrabilidad de la que pueda producir confusión con otra ya registrada previamente para la misma especie de productos o servicios. Por tanto, el juez consultante, al entrar en el análisis del caso, deberá tomar en cuenta si entre las marcas en conflicto, “ERA” y “ERA AZUL”, existe: a) Similitud ideológica, la que puede producirse entre signos que evocan la misma o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI, que dicha similitud “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es -insiste- la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. (DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo- Perrot, Buenos Aires, página 152); b) Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; c) Similitud fonética, susceptible de producirse entre signos con una pronunciación similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, por ejemplo. Sin embargo, deben ser tomadas en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Además de lo ya señalado, y en referencia al caso concreto, este Tribunal considera que también resulta necesario examinar lo siguiente: Marcas denominativas y mixtas Del análisis de las denominaciones confrontadas se desprende que resulta necesario para dilucidar mejor el riesgo de confusión que podría existir entre la previamente registrada, “ERA AZUL”, y aquella cuyo registro se solicita, “ERA”, determinar el tipo de marca al que cada una de ellas pertenece, es decir, si se trata de marcas denominativas o mixtas: a) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

La marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competitivo y, como tal, cumple una función individualizadora. Entre los productos del mismo género o clasificación, ella permite al empresario identificar como suyo el producto o servicio que presta, y al consumidor exigir e identificar el producto o servicio que conoce, busca o prefiere según la marca.

A su vez, este tipo de marcas denominativas se subdividen en, por un lado, las sugestivas —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y, por el otro, las arbitrarias —que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar—, debiendo la Alta Jurisdicción consultante determinar a cual de estas dos ultimas categorías corresponden las marcas en conflicto. b) Marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marcas hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo dentro del conjunto marcario prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación —lo afirma el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA— “en el análisis de las marcas hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca suscita en el consumidor ”; debiendo esforzarse por tanto el examinador, por encontrar esa dimensión, es decir, “la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

(FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, editorial Montecorvo S.A., Madrid- España, 1984, p. 237 a 239). Criterios, por lo demás, recogidos, entre otras, en la sentencia de interpretación prejudicial proferida por este Tribunal Andino en el caso 31-IP-2000 del 01 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “AMERICAN BRANDS mixta”, publicada en la G.O.A.C No. 602 del 21 de los mismos mes y año. A partir de tal determinación se puede proceder a comparar la marca cuyo registro fue negado, “ERA” (mixta), con la marca registrada “ERA AZUL”.

Si ésta, a su vez, es también mixta, habrá que determinar asimismo su dimensión característica, para que en una segunda fase del análisis marcario, en la que el examinador pasa a confrontar las marcas contrapuestas, determinar si existe en definitiva el denominado “riesgo de confusión”. De igual manera, en lo referente al caso concreto, la situación que en definitiva le corresponde precisar al juez nacional consultante, tiene que ver con la dimensión característica que tiene la marca mixta “ERA”, estableciendo cual de sus componentes —el elemento denominativo o el gráfico— es el que da más importancia y caracteriza finalmente a la denominación solicitada.

Para ello, será útil identificar en razón de cual de esos dos elementos, el público consumidor puede solicitar el producto o servicio identificado por la marca: si a través de la denominación que el signo tiene, o del nombre que evoca el elemento figurativo. Finalmente, en la hipótesis de que el elemento gráfico sea el predominante, habrá que determinar además la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 240). Adicionalmente, y para lograr determinar de manera más exacta la posible confusión, a más de los criterios precedentemente expuestos, se deberá tener muy en cuenta las Reglas para efectuar el examen de registrabilidad y confundibilidad, Creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia de este Tribunal, se encuentran referidas a: 1.

Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ- NOVOA, ob.

Cit., p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas. 2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman —denominativo o gráfico— es el característico.

Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes. 3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. 4.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. 5. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. 6.

La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: * El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

(FERNÁNDEZ-NOVOA, ob. Cit., p. 206). * Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante —para determinar la confusión— la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro.

Los anteriores criterios han sido expuestos recientemente en la sentencia 56-IP-2000 del 06 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C No. 602 del 21 de los mismos mes y año. Con base en todo lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 3º La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético o gráfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tenerse en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo, será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un concepto o idea distintos.

Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo. 4º Para el mejor análisis de las marcas confrontadas es necesario ubicarlas dentro de la clasificación que les corresponda, de denominativas o mixtas. En lo referente a las primeras, se deberá atribuirles en cada caso, para un mejor análisis, la característica que de esta clasificación se desprende, de sugestiva o arbitraria.

En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario, denominativo o gráfico, es el predominante, dado que es a través de él como el público consumidor podrá identificar y solicitar la marca, y además que es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. 5º Identificada la dimensión característica de la marca analizada, corresponde confrontarla con la que sirvió de fundamento para la negativa de registro.

El juez nacional consultante que conozca del proceso interno, deberá adoptar en su sentencia, la presente interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la misma, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO