PROCESO 49-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6160. Actor: Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos - LIFE. Marca: “SOREL”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, de la República de Colombia, organismo que por intermedio del Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno 6160, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 2 de julio del 2001, VISTOS: La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 25 de julio del 2001. 1.
ANTECEDENTES Son hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: 1.1. Las partes. Es demandante LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE., quien comparece por medio de su apoderado. Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Es coadyuvante FARIDE LONDOÑO SÁNCHEZ, quien comparece por medio de su apoderada. 1.2.
Los hechos. a) El 12 de abril de 1978, Faride Londoño Sánchez solicitó el registro de la marca “SOREL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ta del Decreto 755 de 1972, solicitud radicada bajo el número 173.197. b) LIFE presentó oposición con fundamento en la similitud con su marca “SOROL”, clase 5ta, registrada según certificado 32.220 de 10 de julio de 1953. c) El 8 de julio de1985, la solicitante limitó el registro de la marca “SOREL” para distinguir un producto farmacéutico despigmentador cutáneo. d) El 21 de octubre de 1986, por la Resolución 7153, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada con base en la marca “SOROL” y concedió el registro de la marca “SOREL” para distinguir un producto farmacéutico despigmentador cutáneo. e) Contra la Resolución 7153 se interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación por parte de LIFE. f) El 29 de enero de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 1228, declaró fundadas las observaciones de LIFE, revocó la Resolución 7153 y negó el registro de la marca “SOREL”. 1) Faride Londoño Sánchez interpuso el recurso de apelación contra la Resolución 1228 y el 10 de noviembre de 1999, mediante Resolución 23573 se resolvió el recurso en mención, revocando la Resolución 1228 y confirmando la Resolución 7153 que confería el registro de la marca “SOREL”. 1.3.
Objeto y fundamentos de la demanda. Las pretensiones de la actora se pueden resumir en: a) Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 23573 de 10 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo 92-173.197, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 1228 de 29 de enero de 1998, y se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 7153 de 21 de octubre de 1986, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la que se otorgó el registro de la marca “SOREL”, clase 5ª, a favor de Faride LONDOÑO SÁNCHEZ; y, que como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución Nº 1228 por medio de la cual se revocó el artículo 3ro de la Resolución Nº 7153, declarando fundadas las observaciones presentadas por la actora y negando la solicitud de registro de la marca “SOREL” a favor de Faride Londoño Sánchez.
La demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que ella es titular de la marca “SOROL” registrada para distinguir productos contenidos en la clase 5ª, vigente hasta julio del 2003, y que la marca “SOREL” solicitada por Faride Londoño Sánchez para productos de la misma clase es semejante, casi idéntica, si se tiene en cuenta que la solicitada difiere de la registrada únicamente en una letra.
De allí, sostiene, resulta inaceptable e ilegal que la Superintendencia afirme que ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de su procedencia empresarial y por ende sobre su calidad y características, sino todo lo contrario ya que su representada ha recibido llamadas en las que requieren el producto “SOREL” como si le perteneciera por ser muy similar a “SOROL”; es decir que se ha creado una falsa procedencia con relación al signo “SOREL”.
Destaca el hecho de que la Resolución Nº 23573, impugnada, decidió Revocar la Resolución Nº 1228 del 29 de enero de 1998 y confirmar la Resolución Nº 7153 de 21 de octubre de 1986 en el sentido de conceder la marca “SOROL” para distinguir un producto farmacéutico despigmentador cutáneo, comprendido en la clase 5, a favor de Faride Londoño Sánchez, confundiéndose en el registro el nombre solicitado “SOREL” por el registrado anteriormente “SOROL” de LIFE.
Manifiesta que el punto a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Alega que las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en este asunto son muy desafortunadas e imprecisas y se caracterizan por la serie de violaciones a la Ley contenidas en el Acto administrativo demandado, encontrándose viciado de nulidad tanto en su contenido como en su motivación. 1.4.
Contestación a la demanda. La demandada en el presente caso, al referirse a las pretensiones y condenas peticionadas por parte de la actora, solicita al Honorable Consejo no tenerlas en cuenta por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. Expresa que la Resolución Nº 23573 de 10 de noviembre de 1999 fue expedida en forma válida y legal, declarando infundadas las observaciones presentadas por LIFE y concediendo el registro de la marca “SOREL” a favor de Faride Londoño Sánchez para distinguir un producto comprendido en la clase 5 de la nomenclatura vigente.
Alega que para la registrabilidad de la marca “SOREL” se procedió al análisis jurídico de la misma en concordancia y aplicación de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344, concluyéndose que no existen semejanzas y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error en el público consumidor. En consecuencia, a su juicio, la marca “SOREL” solicitada por Faride Londoño Sánchez, cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad. 1.5.
Escrito de coadyuvancia. La apoderada de la señora Faride Londoño Sánchez, en calidad de tercera interesada dentro de la presente causa, al referirse a la misma alega, en resumen, lo siguiente: La notificación de la demanda se ha debido realizar al titular de los derechos sobre la marca SOREL, cual es: la sociedad LABORATORIOS FARITH, JORGE LONDOÑO AGUIRRE S. EN C., y no a la señora Faride Londoño Sánchez, ya que su mandato terminó en el momento en que las actuaciones administrativas ante la entidad correspondiente terminaron.
Afirma que hay dos pilares en los que descansa la legalidad de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca SOREL, cuales son: a) El alcance de la marca SOREL está limitado para distinguir únicamente un producto farmacéutico, despigmentador cutáneo, desde el 8 de julio de 1985. b) La marca SOROL de la demandante fue cancelada parcialmente en lo que a productos para el consumo humano se refiere, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio según Resolución 14557 de fecha 28 de Julio de 1999 en el expediente 378.150.
Dice que la aplicación del producto, su finalidad, su comercialización, su mercadeo son factores relevantes y fundamentales al momento de decidir sobre la registrabilidad o no de una marca. Manifiesta que la marca SOREL fue concedida en debida forma ya que con ella se distinguen productos diferentes de los de la marca SOROL y que los canales de comercialización son diferentes y por ende el público al que están dirigidos los dos productos es distinto.
El público consumidor así no tenga conocimientos legales, dice, jamás va a confundir un despigmentador cutáneo con un producto de un almacén agrícola. Al referirse al hecho que alega la actora en cuanto al error mecanográfico del fallador afirma que es cierto que “de forma increíble se confundió al escribir la marca SOREL y escribió SOROL” pero afirma que ello simplemente amerita una corrección de la Resolución, más no vicia de manera alguna la misma; es decir el registro de la marca SOREL.
Finalmente, dice que el hecho de que no se esté de acuerdo con una resolución administrativa, no significa que dichas actuaciones pueden ser calificadas de violatorias de ley alguna y que en consecuencia se opone a las pretensiones de la demanda, solicitando al Honorable Consejo de Estado desestimar la petición de Nulidad de la Resolución 23573 y declarar que ella se ajusta a derecho y dejarla en firme.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal estará referida al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requerido en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. A continuación se inserta el texto de la norma a ser interpretada: 3.1.
Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” 4.
CONSIDERACIONES Procede en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará a la luz de las normas citadas, lo atinente a la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y a las reglas para la comparación entre signos. 4.1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: similitudes gráficas y fonéticas.
El artículo 83 citado, se refiere a las causales de irregistrabilidad o impedimentos que de ser verificados por la Oficina Nacional Competente impiden el registro de signos como marcas. Es así como en su literal a) determina que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente registrada o solicitada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para aquellos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Ese error en el cual puede incurrir un consumidor se traduce en el posible engaño sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate y por lo tanto a tomar un producto de su preferencia por otro que no lo es. Por ello, el Tribunal en jurisprudencia reiterada ha sostenido que al practicarse el análisis entre dos signos, con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta “el riesgo de confusión” por identidad o similitud, el examinador deberá tomar en consideración aspectos tales como: el tipo o clase de marcas a cotejar (denominativas, gráficas o mixtas); el grado de similitud que exista entre ellas (identidad o simple semejanza); la clase de productos o servicios que se distinguen o se pretende distinguir; el carácter de marca notoria o de marca común; el público destinatario de los bienes o servicios; y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.[1] Los factores y elementos que llevan a la identidad o semejanza se pueden manifestar en los campos visual, auditivo e ideológico.
Las semejanzas visuales pueden ser “ortográficas”, si ambas marcas al ser comparadas sucesiva e individualmente tienen una misma o parecida posición de las vocales o consonantes, igual distribución de todas las letras o similar longitud de sus sílabas; o también pueden ser “gráficas”, si poseen figuras, formas y colores distribuidos o conformados de tal manera que puedan llegar a confundir al público.
En cuanto a la diferenciación “auditiva” o “fonética” se pueden observar las siguientes reglas, elaboradas por la doctrina y acogidas por este Tribunal en reiteradas ocasiones, así: “1. Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.
“2. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idéntica o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “3. Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.
Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la sílaba situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.[2]” Con referencia a la confusión “ideológica” se dice que se presenta cuando el conjunto de elementos que forman el signo, que deberían caracterizarlo del resto de productos o servicios en el comercio, por el contrario, lo que pretenden es confundir ese producto con otro de marca similar preexistente en el mercado, generando una cierta incapacidad contraria a la libre voluntad a la hora de realizar la elección o escogencia de los bienes que se le ofrecen al consumidor o usuario.
Cabe destacar que la imitación o copia simulando la misma idea de un producto para ser confundido con otro, son formas censurables de competencia desleal. Así, la exclusividad del uso de una marca registrada pretende la protección del fabricante o comerciante que funge como titular. 4.2. Reglas para la comparación entre signos. Para asegurar el cumplimiento de la norma andina por medio de la cual se hace valer la protección enunciada, el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia, una serie de reglas para la comparación entre signos aportadas por la doctrina y que se traducen en una herramienta indispensable para el análisis y examen de los signos que aspiran a su registro como marcas; estas son: 1ª.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2ª. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3ª. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4ª. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.[3] De estas reglas se considera que la primera es la más importante porque comporta el cotejo en conjunto de la marca, la visión general que el consumidor tiene del producto.
La razón de la segunda regla es que utiliza el análisis sucesivo en lugar del simultáneo, por cuanto el consumidor cuando va a realizar la compra de un producto, no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Mientras que respecto de la cuarta regla, el tratadista Breuer ha explicado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’[4] En el presente caso habrá de analizarse si es que las marcas a ser cotejadas, aplicando las reglas anteriormente citadas, sirven para identificar productos similares o iguales y si el uso de uno en lugar de otro puede producir algún riesgo en la salud humana al ser confundidos, o si por el contrario los signos van encaminados hacia la identificación de productos con una aplicación o uso distinto de forma que no se puede inducir al público a error porque identifican productos distintos igualmente, si gozan de la suficiente distintividad que permita identificar al empresario que los produce, es decir, su origen o procedencia, de cuya calidad en la elaboración del producto puede beneficiarse o desprestigiarse una compañía. Respecto de los productos farmacéuticos, sin embargo, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que si se confunden al usarse, pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. Con todos los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Para registrarse un signo como marca, además de reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad o susceptibilidad de representación gráfica, no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (Decisión 344), en especial con aquellos factores de identidad o similitud analizados en la presente sentencia.
SEGUNDO: Cuando se pretenda registrar una marca habrá que ver cuáles son los productos a los cuales identificará, el mercado al cual va dirigido, la clase a la cual pertenece, las vías de comercialización y si no produce riesgo de confusión respecto de otros productos similares de los cuales su uso puede inducir al público a error.
TERCERO: En cuanto a marcas que cubran productos farmacéuticos y por el riesgo que un error puede representar para la salud, el análisis entre los signos referentes a ellos, deberá hacerse con un criterio más riguroso. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debiéndose dar aplicación, igualmente, a lo señalado por el artículo 128 del Estatuto.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 15-IP-01.
Sentencia de 18-IV-2001. Marca “KRIKIES”. En G.O.A.C. Nº 666, de 9-V- 2001. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 36-IP-99. Sentencia de 08-X-99. Marca: “FRISKIES”. En G.O.A.C. No. 504, de 9-XI- 1999. [3] Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-97. Sentencia de 27-III-98. Marca “US TOP”. En G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-1998. [4] (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).