PROCESO 55-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2119-95-LY. Actora: ASTA PHARMA AG.

Marca: “SEPTICON”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, instancia que por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno No. 2119-95-LY; a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 9 de julio del 2001, previas las siguientes consideraciones: VISTOS: La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 14 de noviembre del 2001. 1.

ANTECEDENTES Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: 1.1. Las partes Es demandante la empresa extranjera ASTA PHARMA AG, la cual concurre por medio de su apoderado. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. 1.2. La demanda La actora pretende que en sentencia se rectifique el procedimiento equivocado de la autoridad administrativa y se revoque la Resolución Nº 0944849 dictada por el Director de Propiedad Industrial, el 15 de junio de 1995, mediante la cual se rechaza la oposición presentada contra el registro de la marca SEPTICON, solicitada por ROEMMERS INTERNACIONAL S.A..

Alega que la marca SELVIGON, cuyo titular es ASTA PHARMA AG, es semejante a SEPTICON de ROEMMERS debido a que sus partes sustanciales se confunden a primera vista, por las causas que se resumen a continuación: - Ambas marcas comienzan con la sílaba SE y terminan en ON, incrementando su similitud y sonoridad común, lo cual se acentúa porque también tienen en común la letra “I” en el medio y dispuesta en la misma posición. - Ambas marcas tienen exactamente el mismo número de letras. - Las letras G y C tienen un parecido sonoro cercano, agregando que se encuentran ubicadas en la misma posición. Añade dos factores: que ambas marcas se destinan a distinguir productos de la misma naturaleza y que la consabida mala letra de los médicos al emitir sus recetas hace que la confusión sea todavía mayor.

Como pretensión adicional la actora reclama la indemnización que debe pagar el Estado por los perjuicios irrogados como consecuencia del acto que constituye, a su juicio, un exceso de autoridad y equivocación perpetrado por el Director de Propiedad Industrial en el ejercicio de su cargo; dejando a salvo el derecho del Estado para repetir y hacer efectiva la responsabilidad del funcionario demandado. 1.3.

Contestación a la demanda Dentro del recurso subjetivo interpuesto ante la instancia mencionada, calificada la demanda, se ordenó citar a los demandados para que contesten la demanda dentro del término legal concedido, y lo hicieron de la siguiente manera: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Legalidad y validez de la resolución impugnada, ya que guarda conformidad con la Decisión 344. - Que analizadas en conjunto las marcas en conflicto, se puede determinar que no existen semejanzas que puedan presentar confusión en el público consumidor.

Como consecuencia de lo anterior solicitó que se rechace la demanda y se acojan sus excepciones. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Por medio de su delegado comparece al juicio negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, afirmando la legitimidad del acto administrativo por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en especial, al trámite de observaciones previsto en los artículos 93 y siguientes de la citada Decisión. Propone también algunas excepciones de orden procesal como la omisión de solemnidades sustanciales, falta de derecho del actor, caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A continuación se inserta el texto de las normas de la Decisión 344 de la Comisión a ser interpretadas: Art. 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Art. 82.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” Art. 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; ”.

Art. 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 4.

CONSIDERACIONES Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos; reglas para la comparación entre signos; y derecho de oposición. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas En el artículo 81 de la Decisión 344 se establecen los tres requisitos esenciales que debe reunir una marca para poder ser identificada como única y original en el mercado consumidor. Estas tres características son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Un signo es distintivo cuando es inconfundible con los demás que se encuentran en el comercio, es decir que identifica y diferencia el producto.

Según, el profesor Carlos Fernández Novoa, el proceso de diferenciación es indispensable para que el sistema competitivo tenga un adecuado funcionamiento y, en particular, para la competencia basada en la calidad de los productos o servicios.[1] La perceptibilidad, en cambio, consiste en la posibilidad sensorial para que el consumidor pueda conocer, diferenciar y catalogar los signos. Es la forma como la idea del signo intangible e incorpórea se transforma en algo objetivo, real, material que puede ser captado por los sentidos.

Por último, la susceptibilidad de representación gráfica viene a ser la descripción de la fisonomía del signo objeto de la marca que se refleja en una combinación de palabras, dibujos, números, formas, figuras o cualquier otro mecanismo idóneo que le permita reproducirse repetidamente.[2] Los requisitos mencionados son características de la marca, pero cumplen con funciones complementarias encaminadas a evitar la confusión entre signos, de forma que el público consumidor pueda adquirir el producto que desea con las cualidades que busca, distinguiendo a su vez el origen empresarial del cual provienen.

En otras palabras, la finalidad de la marca, no es otra que la de individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. La marca protege tanto al público consumidor como al empresario que produce un producto determinado evitando que los primeros sean confundidos o engañados y que éstos no se vean afectados por terceros que se aprovechen injustamente de la fama y prestigio empresarial ganado durante el tiempo de comercialización de sus productos. 4.2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: Similitudes gráficas, ideológicas, ortográficas y fonéticas Como consecuencia del punto anterior, se deriva la importancia del cuidado que debe tener la autoridad que realice el análisis entre dos signos para determinar el riesgo de confusión tomando en cuenta no solo sus características identificativas, sino también sus posibles similitudes o semejanzas con otros signos en los campos gráfico, ideológico, ortográfico y fonético.

Por ello resulta necesario considerar las particularidades que se pueden observar en los campos mencionados para que la autoridad competente observe que no se den situaciones de semejanza en ninguna de ellas al momento de emitir un fallo determinado. Similitud en el campo gráfico: comprende la imagen del correspondiente signo que se utiliza como marca, es decir, la figura que se caracteriza por una serie de líneas y colores que el consumidor asocia como una marca determinada.

Esta figura puede ser un objeto o concepto concreto o también puede ser abstracto, de pura fantasía. Similitud en el campo ideológico: es la semejanza que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. De acuerdo con OTAMENDI es la que se “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas”[3]. En tal virtud pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, evocan una idea común de procedencia o un mismo significado como podría ser, por ejemplo, el que se suscite entre dos marcas que contengan conceptos alusivos a lo mágico: “La hechicera”, “La mágica”.

Similitud en el campo ortográfico: es aquella que se presenta cuando entre dos marcas hay coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes. Similitud en el campo fonético: Se da entre signos que tienen una fonética similar. La sílaba tónica es aquella en la que recae el acento prosódico, es decir es la sílaba en la cual se soporta la mayor intensidad de voz.

Por lo cual para ver la similitud fonética habría que ver si la posición de la sílaba tónica es la misma y si su sonido vocálico es similar. También se debe tomar en cuenta la semejanza en la primera sílaba de la palabra que forma la marca. Las marcas “SELVIGON” o “SEPTICON” son palabras de fantasía por lo que difícilmente pueden representar significado alguno, de manera que su similitud deberá ser examinada en los campos gráfico, ortográfico y fonético y de observarse de acuerdo a lo descrito anteriormente que ambas marcas presentan coincidencias que puedan generar confusión, la segunda solicitada podría ser calificada como no apta para registrarse por carecer de distintividad. 4.3.

Reglas para la comparación entre signos Para la comparación entre marcas se han generalizado ciertos criterios convirtiéndolos en reglas doctrinales acogidas por este Tribunal en reiteradas ocasiones[4]. Estas reglas son: a) Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Según esta regla se descarta la posibilidad de descomponer las marcas cuestionadas y, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o letras para establecer la similitud.

Lo importante es tener una visión de todos los elementos integrantes de la marca sin destruir su unidad fonético-auditiva ni gráfico-visual. b) Regla.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Al analizar las marcas en forma separada se puede conocer la impresión o imagen dejada por la una, si ésta recuerda la imagen de la otra. c) Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

El consumidor puede encontrarse con productos de igual naturaleza lo cual aumenta el riesgo de confusión, pero si las marcas van a diferenciar productos de naturaleza totalmente distinta el riesgo de confusión se aminora. Así no se puede confundir un producto de naturaleza orgánica como lo son los alimentos, de uno de naturaleza inorgánica como es un auto, aunque sus marcas sean similares, no así si se trata de productos de naturaleza semejante. d) Regla.- Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas.

Según el tratadista Breuer la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”[5] Sin embargo, todas esas reglas pueden resumirse en el siguiente criterio: “impacto visual inmediato”; es decir que la comparación debe inspirarse en una “sencilla visión o audición de las denominaciones”.[6] En el presente caso y por tratarse de marcas farmacéuticas, este Tribunal se inclina por una tesis que exige un análisis comparativo más prolijo, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud o alto riesgo de confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto por otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.[7] Así las cosas, el juez está obligado a realizar un mayor esfuerzo en el análisis de marcas que están dirigidas a identificar productos farmacéuticos de uso humano, en aras a descartar en forma plena un posible error; toda vez que su confusión puede comprometer el bienestar y la vida de las personas. 4.4.

Derecho de oposición De conformidad con lo que se establece en el ordenamiento jurídico andino, en específico, el artículo 93 de la Decisión 344: “cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado”. Este interés legítimo puede darse tanto en el territorio del cual es ciudadano el interesado como en los demás Países Miembros de la Comunidad cuando el titular o quien tenga el derecho de prioridad de solicitud de una marca idéntica o similar para los mismos productos o servicios encuentre que se está solicitando el registro de un signo que al ser usado como marca pueda inducir al público a error.

Tal como se ha recogido en una jurisprudencia anterior[8], la institución de la “prioridad” o “prelación”, como también se le llama, concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó y es una aplicación del aforismo que expresa que “quien es primero en el tiempo es primero en el derecho”. Dicha prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero ”.

Para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, debe habérsele asignado una fecha de presentación a la solicitud de registro una vez que haya sido admitida cumpliendo, con todos los requisitos formales señalados en la norma comunitaria y siempre que ostente la calidad de registrable. De no cumplirse con esos dos supuestos ningún derecho de preferencia podría conferirse al solicitante.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente siguiendo con lo dispuesto en la norma andina. Podrá rechazar las observaciones extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Son observaciones eficaces aquellas que han sido interpuestas con fundamento en un derecho de prioridad acreditado que le otorga el interés real necesario para ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. Vencido el plazo, la Oficina Nacional competente debe decidir sobre las observaciones, una vez que ha concluido el examen de registrabilidad, pronunciándose en forma motivada y expresa sobre la concesión o denegación del registro de marca.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión.

SEGUNDO: La confusión entre dos marcas se produce como consecuencia de la pérdida de identidad de la marca frente a los productos que protege, sea por similitudes gráficas, ideológicas, ortográficas o fonéticas; sometiendo al consumidor a incertidumbre respecto de su decisión de adquirir uno u otro producto. Esta indecisión sobre las marcas, puede dar lugar al riesgo de confusión que, de presentarse, deriva en la irregistrabilidad del signo, de conformidad con lo que señala el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

TERCERO: Para determinar si existe confusión entre dos marcas, atendiendo al sentido ortográfico y fonético, deberá tomarse en consideración la estructura de la palabra en los planos gráfico y auditivo, siguiendo para ello los criterios y reglas para la comparación entre signos a las que se hizo referencia CUARTO: Tratándose de productos farmacéuticos la comparación debe ser más rigurosa en razón de que la diferenciación debe ser clara y certera por parte del consumidor, debido a que no sólo es cuestión de preferencias en la calidad del producto, sino de su composición, que de no ser la requerida, puede poner en peligro la vida de quien lo adquiere.

QUINTO: Las observaciones que fueren interpuestas por quien posea un interés legítimo, determinado por un derecho de prioridad, deben ser resueltas en forma motivada de manera que la oposición presentada quede claramente satisfecha, sea que se otorgue o se niegue un registro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 2119-95-LY, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. MONTECORVO. Madrid – España, 1984. Págs. 45-46. [2] Véase MATIAS ALEMAN, Marco. “MARCAS: Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios”. Ed. Top Managment International, Bogotá- Colombia. Pág. 77. [3] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Pág. 152. [4] Ver entre muchas que pudieran citarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 25-IP-1998. 3 de Mayo de 1999. Marca “PINTUBLER”. [5] BREUER, Pedro. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Ed. ROBIS. Buenos aires, pág. 351 y ss. [6] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. MONTECORVO. Madrid – España, 1984. Pág. 204. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 20-IP-2001. marca “SYNERGON”. [8] Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del Proceso 1-IP-2000. Marca. “CRISTAL ORO”. 28 de febrero del 2000. G.O.A.C. No. 539.