PROCESO 5-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: “BAZZER”. Proceso interno N° 6653. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dos.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de enero del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante el señor LIBARDO RIVERA; siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad STANTON & CIA. S.A. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que el señor LIBARDO RIVERA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 16173, de 18 de agosto de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró fundada la demanda de observación presentada por la sociedad STANTON & CIA. S.A. y, se negó el registro de la marca BAZZER (mixta), destinada a proteger servicios comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita también, la nulidad de las Resoluciones Nº 06558, de 30 de marzo del 2000 y Nº 12748, de 31 de mayo del 2000, por las cuales se resuelve el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respectivamente; confirmando en ambos casos, la Resolución Nº 16173 que negó el registro de la denominación “BAZZER" como marca de fábrica. 1.3 Hechos relevantes.
En el escrito presentado, la instancia consultante relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 24 de junio de 1998, el señor LIBARDO RIVERA presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca BAZZER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.
La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 473, de 10 de marzo de 1999. 3. Luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la sociedad STANTON & CIA. S.A., argumentando ser propietaria de la marca BAXTER, según certificado de registro Nº 65655, que protege productos comprendidos también en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con vigencia hasta el 25 de septiembre del 2002. 4.
El 18 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 16173, declara fundada la demanda de observaciones presentada por STANTON & CIA. S.A. y niega el registro para la marca BAZZER (mixta). 5. El señor LIBARDO RIVERA presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, recurso de reposición y en subsidio el de apelación acerca de la aludida Resolución. 6.
El 30 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución Nº 06558, confirmando la anterior. 7. El 31 de mayo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante Resolución Nº 12748, por la cual nuevamente confirma la Resolución Nº 16173 y niega el registro de la denominación BAZZER como marca de fábrica, en favor del señor LIBARDO RIVERA. b) Escrito de demanda El señor LIBARDO RIVERA, mayor de edad, domiciliado en Santafé de Bogotá, Colombia, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución Nº 16173, de 18 de agosto de 1999.
Señala que la Administración demandada, violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto “ la marca BAZZER reúne los requisitos de perceptibilidad al ser apreciable por el sentido de la vista, de representación gráfica al poder ser determinada por sus elementos nominativo y gráfico, permitiendo a los consumidores que se formen una idea clara del signo presentado.
Igualmente cumple con los requisitos de distintividad intrínseca por cuanto no es genérica, descriptiva ni se refiere a un objeto o servicio determinado y de distintividad extrínseca, ya que desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias para no ser confundible con la marca observante”. Alude, además, que se violó el literal a) del artículo 83, por cuanto al comparar las marcas se observa que no existe confusión de tipo gráfico o visual entre las denominaciones BAZZER y BAXTER, ya que la primera está compuesta por un óvalo en cuyo interior va la palabra con un dibujo parecido a un boomerang, mientras que BAXTER está conformada sólo de esa palabra, lo que permite que el público consumidor las perciba de un modo distinto.
Manifiesta que al cotejar las marcas en conflicto se observa que tienen una pronunciación muy diferente, lo que hace que desde el punto de vista fonético o auditivo no sean confundibles. Como alegatos de defensa del registro solicitado para la marca BAZZER, el demandante argumenta que “ no existía confundibilidad entre las marcas BAZZER (Mixta), Clase 25 y BAXTER (nominativo) Clase 25 debido a que las marcas enunciadas amparaban productos completamente diferentes y además de ello, la marca BAXTER Clase 25, de la sociedad STANTON & CIA S.A., tenía limitada su marca en la Clase 25, para distinguir exclusivamente CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS, debido a que la citada Sociedad limitó los productos referentes a la marca BAXTER, Clase 25”.
Expresa que “ si se tiene en cuenta que la marca BAXTER Clase 25 de la Sociedad STANTON & CIA S.A., es limitada para distinguir exclusivamente CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS Y LA MARCA BAZZER Clase 25 fue limitada dentro de su oportunidad legal para distinguir exclusivamente ROPA SPORT EN GENERAL EXCLUYENDO LOS ZAPATOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS, no existe confundibilidad entre las marcas enunciadas, debido a que la gran diferencia que existe entre los productos enunciados, hace que el público no se confunda al comprar los productos que elaboran que son distinguidos con las marcas BAZZER Y BAXTER”.
En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94, 9-IP-94, 2-IP-95, 8-IP-95, 27-IP-95 y 18-IP-96. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda, afirma que se opone a las pretensiones de la demanda pues con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y, que éste se ajustó plenamente a derecho, de manera especial a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresa que “ después de efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas BAZZER y BAXTER, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, al presentarse confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográfico y fonético, resultando improcedente su coexistencia en el mercado puesto que conllevaría a error al público consumidor, ya que crea la posibilidad de confusión directa e indirecta, habida cuenta que las personas creerían que los productos tienen el mismo origen”.
Hace también alusión a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 14-IP-98, 22-IP-96. Solicita de manera expresa, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de este Organo Jurisdiccional. d) Tercero interesado La sociedad STANTON & CIA. S.A., con domicilio en la ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., a través de apoderado, considera que “La Superintendencia de Industria y Comercio no violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto el signo BAZZER no cumple con los requisitos señalados por el citado artículo, al no existir entre una y otra marca la suficiente distintividad, impidiendo que pueda ser registrada con éxito”.
Argumenta que “ entre la marca BAZZER y BAXTER se presenta una similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica que es capaz de inducir al público consumidor en error sobre la procedencia de los productos.” Afirma que “ contra el actor, Señor Rivera, existen varias investigaciones en curso por el delito de usurpación de marcas y patentes por comercializar productos con marca similar o igual a la de mi cliente”, concluyendo, en definitiva, que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal y fáctico.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio de 26 de octubre del año 2001, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.
Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor, en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [3] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [4] Comparación de marcas en conflicto (nominativas y mixtas) Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito.
Debido a que la controversia en análisis comprende de marcas mixta en el un caso y, denominativa en el otro, en el cotejo de ellas se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto: "Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
"Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión". [5] Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Conexión competitiva de productos La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que se debe tomar en consideración los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos. En tal sentido ha sido dicho: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.
Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. c) Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.
Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. g) Mismo género de los productos Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.[6] Además de los criterios antes indicados, el Tribunal estima de importancia, por otra parte, considerar lo relacionado con el grado de atención del consumidor.
Según este criterio, deberá tenerse presente “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y concretamente: el profesional o experto; el consumidor elitista y experimentado o, el consumidor medio.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
En la comparación de signos distintivos que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilite la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta los criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos y los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6653, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [6] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.