PROCESO 9-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6120. Actor: United Parcel Service of America INC. Marca: “UBS Union Bank of Switzerland”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de marzo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 6120, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 16 de enero de 2002, previas las siguientes consideraciones: VISTOS: La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de febrero de 2002. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: 1.1. Las partes: La actora es la sociedad “UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.”, la cual concurre por medio de su apoderado. Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita como tercero interesado a la sociedad “UBS AG” de Suiza, la cual no comparece a la actuación procesal. 1.2.
La demanda: La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: ( Resolución Nº 03184 de 25 de febrero de 1999, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve un recurso de reposición, revocándose la Resolución N° 20846 del 28 de febrero de 1998, declarándose infundada la oposición presentada por la observante y, concediéndose el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (mixta), en la Clase 36 solicitada por la UBS AG.
( Resolución Nº 18158 de 31 de agosto de 1999, proferida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la Resolución N° 03184 y se declaró agotada la vía gubernativa. Subsidiariamente y como consecuencia de las anteriores declaraciones la demandante solicita que se restablezca su derecho y se rechace el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (Mixta) en la clase 36 de la Clasificación Internacional.
Alega que se violaron los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 porque en primer lugar la marca UBS Union Bank of Switzerland no cumple con el requisito de distintividad al ser semejantemente confundible con la marca UPS, desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual. Dice que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad la marca de la oponente, por cuanto simplemente se limita a reemplazar la letra “P” por la letra “B” por lo cual no le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada.
Agrega que fonéticamente las marcas UPS y UBS se pronuncian de manera casi idéntica, debido a la similitud que presentan en su composición ortográfica. Además, señala que ambas marcas amparan los mismos servicios, siendo que se resalta de la marca UBS Union Bank of Switzerland el término “UBS” que aparece en mayor tamaño en comparación con el resto de elementos que componen dicha marca; confirmando la intención del solicitante de utilizar la marca resaltando el término que le confunde con la otra marca, creando la confusión en el consumidor que le conducirá al error, pues en efecto, al observar de manera rápida y desprevenida la marca solicitada, el primer elemento que se observa es UBS, y por tanto, es el elemento que el consumidor recordará como elemento principal de la marca.
Observa que desde el punto de vista conceptual las marcas en conflicto son semejantes, ya que la marca UPS es producto de la imaginación y la marca UBS tampoco tiene significado alguno. Por lo tanto el consumidor al recordarlas las relacionará entre sí. Sostiene que a pesar de las obvias similitudes que se presentan entre la marca de la actora y la marca solicitada como se demuestra del análisis que realiza, “el Superintendente de Comercio e Industria se limitó a afirmar que la marca UBS Union Bank of Switzerland no presentaba diferencias gráficas y fonéticas y que por tanto, no era similarmente confundible con la marca UPS”.
Por otro lado, manifiesta que la autoridad competente violó la norma contenida en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 al no tener en cuenta el carácter de notoriedad de las marcas UPS y UPS (mixta) en el mercado nacional e internacional para distinguir servicios de la clase 36 y de otras clases, entre otros, y que, conceder el registro de una marca similarmente confundible con la marca notoria, es permitir que terceros de mala fe se beneficien del buen nombre y reconocimiento que tiene la marca famosa, violando en este caso las normas de protección marcaria consagradas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Fundamenta esta afirmación en el hecho de que United Parcel Service Company (UPS) fue fundada en 1907 y que más tarde en 1919 adoptó el nombre de United Parcel Service of América, INC. Que la marca UPS se utilizó desde ese momento como abreviatura de su nombre “UNITED PARCEL SERVICE”, para distinguir su actividad esencial consistente en servicios especializados de transporte, principalmente en lo relativo a la entrega de paquetes y cartas, pero que UPS se ha utilizado también para distinguir diversas clases de servicios financieros y de seguros y que estos servicios son utilizados en Estados Unidos y en más de 200 países en el mundo, dentro de los cuales se encuentra Colombia.
Que esta marca se encuentra en el mercado internacional desde hace más de 20 años para distinguir servicios de la clase 36. Indica que ha invertido grandes sumas de dinero en promoción y publicidad de sus servicios financieros que se distinguen con la marca UPS. Cita como ejemplos publicitarios que la UPS fijó los anillos olímpicos a más de 85.000 vehículos que se distinguen con la marca UPS, rediseñó más de 100 millones de sobres de remisión de expreso en los cuales había fotos de los atletas que actuaban y que de esta forma todos los espectadores de los juegos olímpicos tuvieron conocimiento de la marca UPS tanto en los juegos olímpicos de invierno de 1998 en Nagano, Japón como en los juegos olímpicos de verano del año 2000 en Sydney, Australia. 1.3.
Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por medio de su apoderado contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación: Solicita no tener en cuenta las pretensiones de la actora por carecer de sustento legal para que prosperen. Afirma que los actos administrativos acusados gozan de legalidad de acuerdo con el ordenamiento vigente en materia de Propiedad Intelectual, porque se ajustan a pleno derecho, al tramite administrativo previsto, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Alega que se tomaron en cuenta antecedentes jurisprudenciales y los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado, procediendo al análisis jurídico sobre la irregistrabilidad de la marca en debate y que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de las mismas se concluyó, en forma evidente, que no son semejantes entre sí, que no existe confundibilidad entre éstas y por lo tanto no conllevan al público a error.
Añade que si bien es cierto, las marcas en conflicto comparten algunas letras de las que las conforman, la letra ubicada en la mitad de cada una de ellas, la B y P, hace que al ser transcritas y pronunciadas produzcan una impresión completamente distinta y que, en cuanto se refiere a la causal de irregistrabilidad que tiene como fundamento la notoriedad, ésta no ha sido probada en las presentes actuaciones.
En consecuencia, dice que las Resoluciones acusadas no son nulas porque se ajustan a las disposiciones legales vigentes y no violentan las normas de carácter superior señaladas por la demandante. Se reserva el derecho de hacer las ampliaciones del caso dentro del término que tenga para alegar.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión: Art. 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Art. 83.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para la comparación entre signos y notoriedad de las marcas. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas: Como se ha señalado en varias sentencias anteriores[1] la marca es un bien inmaterial cuya finalidad es la de diferenciar o distinguir los productos o servicios de los demás que existen en el mercado, haciendo que la marca participe en la vida económica de manera creciente, por lo que la normativa comunitaria consagra mecanismos de protección estableciendo los requisitos para el registro de marcas, en el artículo 81 de la Decisión 344.
Dichos requisitos guardan estrecha relación con las funciones que cumple la marca al servir como indicadora de la procedencia empresarial y de la calidad del producto que distingue, garantizándole con ello a su titular el derecho al “ius prohibendi” contra la marca similar o idéntica, ejerciendo la oposición al registro de creerlo necesario, para que el público no sea confundido con otra marca y que el consumidor adquiera el producto que desea y no otro.
Por medio de la distintividad se hace posible la identificación del producto o servicio en el comercio. OTAMENDI, al respecto manifiesta que: "la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados"[2].
La distintividad es la característica esencial a la marca. El Tribunal en acuerdo con varios presupuestos doctrinales, destaca los siguientes criterios que pueden resultar útiles en cuanto a la definición de la distintividad de un signo, entre otros:[3] ( No tiene carácter distintivo el signo que se confunda con aquello que va a distinguir, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características;
( La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva; esta es la llamada marca evocativa; ( Mientras mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo; ( Los signos de fantasía son los más distintivos. Entonces, resulta que, la marca está dirigida a distinguir la procedencia y origen del producto que designa, no su naturaleza y debe ser objetivamente distinta, no parecida a otras, al punto de que pueda generar confusión. En lo que se refiere a la perceptibilidad, la marca mientras no se materialice, no tiene una existencia sensible, por lo que para ser percibido por los sentidos debe tomar la forma de una cosa tangible o "corpus mechanichum" para captar los rasgos peculiares de la marca, siendo factible reproducirla ilimitadamente y de modo simultáneo en varios lugares.
La marca debe además tener susceptibilidad de representación gráfica, lo cual no es otra cosa que la posibilidad de descripción material del signo; es el tercer requisito, mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo imaginativo a la realidad por medio de vocablos, denominaciones, gráficos, notas, colores, etc.[4] 4.2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para su comparación: La prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 tiene como objetivo una doble protección: hacia el consumidor para que no sea inducido al error adquiriendo un producto por otro y la del empresario para que el producto no produzca confusión en cuanto a su origen empresarial, razones éstas por las cuales no admite el registro de dos signos que sean idénticos o semejantes que amparen los mismos productos o servicios.
La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a diferenciar los mismos servicios pertenecientes a la clase 36 internacional[5], por lo que el juez consultante debe poner especial cuidado en reconocer sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual.
La similitud visual o gráfica se origina por la identidad o semejanza de los signos en las palabras, en los dibujos o en todo el conjunto que se percibe de la marca, como se manifiesta y expresa el signo, por lo que estas semejanzas pueden ser ortográficas, gráficas o ambas. La confusión ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en la secuencia de las vocales y las consonantes, induciendo en mayor o menor grado a que esta confusión sea más palpable y notoria.
La confusión gráfica se produce, en cambio, cuando las características de los dibujos, incluyendo los tipos de letras, los objetos o la combinación de colores presentan trazos parecidos o iguales. El segundo campo, el de la similitud auditiva, se deriva de la pronunciación de las palabras cuando ellas poseen una fonética parecida. Para determinar si existe similitud auditiva entre dos signos habrá que precisar las semejanzas en la tonalidad de las sílabas tónicas y átonas o de las vocales y consonantes que los componen en el caso de que no formen una palabra en sí; extendiéndose el análisis a la gramática española o extranjera, según sea el origen de donde se derive la palabra o vocablo de la marca que se está tratando de registrar.
El tercer aspecto, el de la similitud ideológica, puede producirse por la identidad o semejanza conceptual de las palabras, lo cual se traduce en la representación o evocación de una misma cosa o idea, al punto de impedir al consumidor distinguir una de la otra. Esta confusión casi desaparece al tratarse de marcas con nombres de fantasía. A su vez, el Tribunal para facilitar la comparación y apreciar la similitud entre signos ha recogido en varias de sus sentencias, criterios doctrinales que se sintetizan en las siguientes reglas[6]: 1ª) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables: La descomposición o desintegración de las palabras que conforman la marca es contraria a la función examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella; su imagen es observada en forma general y sencilla, luego de una "ojeada superficial".
Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos, la unidad fonética y gráfica de los nombres y de la estructura general del signo y no de las partes aisladas, ni de los elementos particulares distinguibles. 2ª) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos: El examinador observará las marcas al igual que lo hace el consumidor, esto es, de forma separada y no simultánea, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. 3ª) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias: Este criterio tiene por principio la idea de que la similitud y el riesgo de confusión no dependen tanto de los elementos distintos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de tales elementos. 4ª) Posición del examinador: El juzgador debe ponerse en el lugar del consumidor y también del titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse a si mismo como el público, como el consumidor, es decir ponerse personalmente en ese papel y ver si podría confundirse al querer adquirir el producto o servicio en el mercado.
A las anteriores reglas, en consideración a que en este caso se presenta la duda sobre el elemento dominante en una marca compuesta, habría que agregar aquella que se refiere a este elemento, cuando se entra en la comparación de un conjunto denominativo. Al igual que en cualquier marca, la comparación del conjunto denominativo debe hacerse por medio de una impresión general, pero observando cual de los vocablos denominativos se resalta más que otro y ese será el elemento preponderante de la marca, relegando así, a un segundo término a los demás vocablos o expresiones que forman su conjunto[7].
El vocablo denominativo preponderante es calificado ya sea porque es exótico o fantástico para el público, porque llama su atención, porque es el más fácil de recordar, por ser el primero en el conjunto denominativo, porque es el de mayor tamaño o porque está destacado de forma particular sobre el resto del signo como un color más fuerte y denso que las demás palabras.
En cambio el elemento secundario es aquel vocablo que aparece en un menor tamaño, es de difícil pronunciación, ya sea por ser una palabra extranjera al idioma del consumidor o por su propia composición. Así el elemento dominante es el que capta primero la atención del consumidor y es sencillo de recordar.[8] Al analizar la marca UBS Union Bank of Switzwerland el juez tendrá que, atendiéndose a los criterios vertidos en el párrafo anterior, determinar cuál es el elemento denominativo predominante y si éste causa un riesgo de confusión con la marca UPS oponente; de ser así su registro debe ser denegado. 4.3.
Notoriedad de la marca: La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literales d) de la Decisión 344, concede una amplia y especial protección para aquellos signos distintivos que posean el carácter de notoriedad. En tal forma se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar sea confundible con otra notoriamente conocida.
La protección de la marca notoria, no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, generalmente aplicables a las marcas comunes. La marca notoria es aquella que se ubica en un grado superior al que logran llegar pocas marcas, lo cual generalmente implica obtener un grado de aceptación por parte del público consumidor, debido al éxito y al reconocimiento que ha tenido en el mercado el producto o servicio.
La doctrina alude a la notoriedad de la marca como un concepto unas veces asociado a la calidad conocida de un bien o un servicio y a la identidad con un producto o con el empresario que produce un bien o presta un servicio. Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: ( Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
( Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. ( Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. ( Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.
La marca notoria se encuentra dentro de una categoría especial de las marcas, la cual debe ser reconocida por la autoridad respectiva al comprobar su titular que reúne los requisitos y condiciones de difusión y conocimiento. El calificativo de marca notoria resulta, entonces, de un conjunto de factores que deberán ser debidamente probados por quien alega dicha calidad.
Los factores que ayudan a establecer que una marca es realmente notoria son: la intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso constante, y, la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Todos ellos se deben al esfuerzo que su creador ha puesto a la marca para desarrollar su identificación con el producto en el consumidor.
En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: El registro de un signo como marca debe concederse cuando cumple con los tres requisitos esenciales previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, pero además, considerando que el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la ley comunitaria.
SEGUNDO: Son irregistrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 sean idénticos o similares a otros tal como lo contempla el literal a); tampoco son susceptibles de registro si constituyen una reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, de acuerdo con el literal d) del mismo artículo.
TERCERO: El examinador deberá, con el objeto de determinar la existencia del riesgo de confusión, aplicar todos los criterios que facilitan la comparación entre signos observando las características de la marca en los planos ortográfico, fonético y visual, atendiéndose a las opiniones y a las reglas doctrinales acogidas por el Tribunal, por considerarlas útiles para la aplicación de la norma comunitaria en el presente proceso.
CUARTO: Es suficiente que la marca que se pretenda registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida para que su registro sea denegado; pero la notoriedad de la marca, si se alega, debe ser probada ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo del proceso. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 6120, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia proferida dentro del proceso 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”. Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000. Sentencia proferida dentro del proceso 67-IP-2001, del 12 de diciembre del 2001, correspondiente a la marca “ECOGEL”. Publicada en G.O.A.C. No. 756 de 4 de febrero de 2002. [2] OTAMENDI, Jorge.
"Derecho de Marcas". Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 10. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia dictada dentro del proceso 72-IP-2001. Marca “SUPER 2”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 756 del 4 de febrero de 2002. Ver el criterio de OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Ed. ABELEDO- PERROT.
Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 108. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia dictada dentro del proceso 46-IP-2000, marca: Campo Verde, publicada en la Gaceta Oficial No. 594, del 21 de agosto de 2000. [5] CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia dictada dentro del proceso 72-IP-2001. Marca “SUPER 2”. Publicada en G.O.A.C. No. 756 del 4 de febrero de 2002. Sentencia dictada dentro del proceso 65-IP- 2001. Marca “SUSSEX”. Publicada en G.O.A.C. No. 729 de 15 de noviembre de 2001. [7] Ver en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo S.A. Madrid – España. 1984.
Pág. 203. [8] Ibídem. Pág. 203.