EXPEDIENTE N° 77-IP-2001 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad MELHER S.A. de C.V. Marca: “CHOCOVITOS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de marzo de dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de noviembre de 2001, y El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: a) Hechos Según consta en la Resolución N° 13349 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, la sociedad MELHER S.A. DE C.V. solicitó ante dicha División el “registro de la marca nominativa CHOCOVITOS, para distinguir cobertura de chocolate para helados, paletas, frutas congeladas, pan, repostería, barras de chocolate sólidas o recubiertas, núcleos de chocolate recubiertos de azúcar o viceversa, maní confitado, caramelos y toda clase de artículos de confitería, repostería, chocolatería, heladería o panadería, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza” (A saber: “Clase 30.

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”). Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A. “formuló demanda de observación, contra la solicitud de registro mencionada”, en condición de titular y solicitante prioritario de las marcas “CHOCOVITA”, Clase 30, y “CHOCOVITA”, Clase 32 (A saber: “Clase 32.

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”). Surtido el trámite de rigor, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia emitió la Resolución N° 13349, mediante la cual declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca “CHOCOVITOS”, por considerar que existe identidad fonética, gráfica e ideológica entre ésta y la registrada, y que, si bien una de las marcas que sirve de fundamento a la observación no ampara productos de la misma clase de los protegidos por la marca solicitada, ambos tipos de productos se hallan relacionados íntimamente, toda vez que su comercialización se lleva a cabo por vías similares y dirigida al mismo tipo de consumidor.

Contra dicha Resolución la solicitante del registro interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primer recurso fue decidido a través de la Resolución N° 16893, mediante la cual la indicada División de Signos Distintivos consideró —citando principalmente la interpretación rendida por este Tribunal en el proceso 09- IP-94— que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, arroja confusión, pues presentan semejanzas gráficas y fonéticas; que una y otra marca distinguen productos de la misma clase 30; que, en el caso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues basta para ello que exista identidad o similitud en uno cualquiera de los aspectos conceptual, ortográfico o fonético; y que, no obstante que la marca registrada “CHOCOVITA” protege todos los productos comprendidos en la Clase 30, mientras la solicitada, “CHOCOVITOS”, se halla limitada a algunos de tales productos, “no es posible acceder al registro solicitado toda vez que el antecedente base de la negativa está dirigido a distinguir incluso chocolate y sus derivados”.

El segundo recurso fue decidido a través de la Resolución N° 21768, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial consideró que las marcas en confrontación, “CHOCOVITOS” y “CHOCOVITA”, examinadas en conjunto, presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí e impiden su coexistencia en el mercado; que, si bien el prefijo CHOCO es usualmente utilizado en las marcas que identifican productos de la clase 30, los elementos restantes de cada una de las marcas, es decir, VITA y VITOS, no difieren de manera tal que permitan su coexistencia en el mercado, pues su pronunciación y transcripción producen una impresión bastante similar en el consumidor; y que las marcas en referencia no pueden coexistir en el mercado, para distinguir la misma clase de productos, sin generar confusión en el consumidor acerca de su procedencia empresarial, calidad y características. b) Demanda La abogada Elvia Cecilia Florez, obrando en representación de la sociedad MELHER S.A. de C.V., en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho “contra las Resoluciones Números 13349 del 15 de julio de 1.999 y 16893 del 25 de agosto de 1999, proferidas por el jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución Número 21.768 del 21 de octubre de 1.999, proferida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”, alega, en lo que concierne a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: Que el signo denominado “CHOCOVITOS”, clase 30, cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 81 de la Decisión señalada: en efecto, la actora afirma que el signo en referencia cumple con el requisito de perceptibilidad, pues “el mismo es perceptible por el sentido de la vista”; que cumple con el requisito de la representación gráfica, “en cuanto que el mismo puede ser representado por sus correspondientes elementos nominativo y gráfico, lo cual permite a los consumidores que se formen una clara idea del signo representado”; que, en cuanto al requisito de la distintividad intrínseca, el signo “CHOCOVITOS” no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado; y que, en cuanto al requisito de la distintividad extrínseca, el signo CHOCOVITOS “comparado en su conjunto, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias para no ser confundible con la marca observante”.

A este propósito, señala que no existe confundibilidad entre la marca “CHOCOVITOS” y las marcas “CHOCOVITA” pues “si las marcas que se cotejan son evocativas, existe una diferencia fundamental entre las mismas debido a que si la marca CHOCOVITOS por ser completamente caprichosa o de fantasía evoca en el público consumidor la idea de que el producto que se identifica con dicha marca tiene chocolate, para el caso de la marca CHOCOVITA, la misma apreciada en su conjunto evoca una idea concreta en cuanto que el producto que se identifica con la marca CHOCOVITA, contiene chocolate y además de ello es más vitamínico, debido a que el término VITA es usado en muchas marcas para dar a entender que el producto tiene más vitaminas lo que significa que si dos marcas tienen un contenido conceptual diferente, lo anterior contribuye a su no confundibilidad, debido a que en la mente del público consumidor se graban más fácilmente las marcas evocativas que tienen radicales comúnes (sic) que dan a entender una idea concreta como sucede con la marca CHOCOVITA; que cuando se trata de marcas que conteniendo un radical común NO apropiable por nadie como sucede con la expresión CHOCO para productos alimenticios, el resto de la marca está compuesta por elementos caprichosos o de fantasía como sucede con la expresión VITOS que hace parte de la marca CHOCOVITOS que por su contenido de fantasía NO evoca ningún concepto en el público consumidor”.

En cuanto al Artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alega que no existe confusión gráfica o visual entre la marca CHOCOVITOS Clase 30 y las marcas CHOCOVITA Clases 30 y 32, “debido a que si las mismas se identifican en lo que al radical “CHOCO” (sic) que es común a muchas marcas para productos alimenticios y por lo tanto inapropiable en exclusiva las desinencias que acompañan a las mismas son completamente diferentes, por cuanto la desinencia “VITOS” no presenta similitudes con la desinencia “VITA” que evoca una idea concreta y determinada”; que “si las desinencias entre las marcas cotejadas son diferentes la percepción en el público consumidor es diferente, debido a que las desinencias cuando en su composición presentan un diferente contenido contribuyen a que las marcas que se comparan NO se confundan, y máxime cuando las marcas que se comparan tienen un radical común, debido a que la desinencia al influir sobre las (sic) pronunciación de las marcas, determina su diferente pronunciación ”.

Alega igualmente que no existe confusión de tipo fonético o auditivo entre las marcas cotejadas “debido a que las mismas en lo que a los elementos en comparación (sic) tienen una diferente pronunciación” y por cuanto el contenido fonético o auditivo “hace relación que se da a las palabras (sic), donde no deben tenerse en cuenta las semejanzas desde el punto de vista fonético que se dan entre las marcas en conflicto en lo que a la expresión CHOCO se refiere, debido a que la citada expresión es común a muchas marcas del ramo alimenticio, lo que hace que en el presente caso NO sea aplicable la Regla 4 citada por el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 9-IP-94, debido a que las semejanzas en las marcas enunciadas en lo que a choco se refiere, tienen como contrapeso las diferencias que existen entre las desinencias VITA y VITOS”.

Alega finalmente que “no existe confusión de tipo ideológico entre las marcas cotejadas, debido a que las mismas despiertan ideas diferentes en el público consumidor Lo anterior se debe al hecho de que si la expresión CHOCOVITOS evoca la idea de un producto que contiene CHOCOLATE, la marca CHOCOVITA evoca una idea más compleja, en cuanto hace que el público consumidor se imagine un producto que además de contener CHOCOLATE, tiene más vitaminas o es un (sic) más vitamínico las marcas observantes denominadas CHOCOVITA evocan una idea más estructurada con relación al producto, que la que evoca la marca CHOCOVITOS, debido a que las marcas CHOCOVITA resultan de la unión de los términos genéricos CHOCO de CHOCOLATE y VITA de VITAMINA ”. c) Contestación a la demanda El abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, obrando con poder conferido por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda en referencia, además de sostener la legalidad de los actos administrativos acusados y de señalar antecedentes jurisprudenciales relativos a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alega que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “CHOCOVITOS” frente a la marca “CHOCOVITA” se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos (sic), habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.

Si se aprecian las marcas “CHOCOVITOS”, y “CHOCOVITA” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error.

En consecuencia, la marca “CHOCOVITOS” para la clase 30 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación ha sido solicitada son las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 141 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” I. De la marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión en referencia contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca.

De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad. (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”; N° 32- IP-96, publicada en G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP- 98, publicada en G.O.A.C. Nº 450 de 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De otras prohibiciones para el registro de un signo como marca Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. El riesgo se incrementará cuando la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, posea una mayor aptitud distintiva, como es el caso de las denominaciones de fantasía o de las formadas por gráficos caprichosos.

También se incrementará el riesgo cuando haya coincidencia en el ámbito comercial a que pertenezcan los productos o servicios designados. El riesgo de confusión puede tener su origen en los siguientes supuestos: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, se trata de determinar si hay relación de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada. La comparación entre ellos, vista su naturaleza, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Cabe insistir en que no basta cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a error o confusión en el mercado.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.

Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. A juicio del Tribunal, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc. La confusión en el campo auditivo se origina cuando las palabras tienen una fonética similar. Y la similitud ideológica conlleva al riesgo de confusión, derivado del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”. (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-95, publicada en la G.O.A.C. No. 233 de 19 de noviembre de 1996, caso “AFLOX”). Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. De las clases de marca Según la estructura del signo utilizado, se suelen distinguir tres clases de marca: la denominativa, constituida por una o varias palabras pronunciables, con o sin significado; la figurativa, formada por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y la mixta, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.

En el ámbito de la marca denominativa, el signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. Este tipo de signo es registrable, a diferencia del descriptivo que no lo es en sí mismo por carecer de aptitud distintiva, toda vez que informa a los consumidores o usuarios acerca de las características del producto o servicio, y las características que describe suelen ser comunes a otros productos o servicios del mismo género, de modo que, de registrarse, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “al lado de los signos descriptivos, los evocativos, por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables.

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.” (RANGEL MEDINA, David: “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, pp. 273 y 356; citado en la interpretación prejudicial N° 07-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, caso “COMODISIMOS”).

En el ámbito de la marca denominativa se encuentran también el signo sugestivo o arbitrario y el caprichoso o de fantasía: el primero emplea un lenguaje común y corriente, de modo que no impone al consumidor o al usuario el aprendizaje de una nueva palabra; mientras el segundo, si bien nace de una conjunción de palabras, no tiene connotación conceptual alguna, por lo que causa en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado.

IV. De los prefijos de uso común En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.

También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común”. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.

Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen.

En el caso de autos, el Juez consultante deberá analizar la composición del signo “CHOCOVITOS” para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo CHOCO, si la segunda parte de la denominación (VITOS) atribuye al conjunto distintividad suficiente. V. De la conexión competitiva El derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor.

Ahora bien, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba la existencia de una relación de semejanza entre ellos. Por ello, a juicio del Tribunal, debe tenerse en cuenta la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa. En primer lugar, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, puesto que probablemente se encontrarían en el mismo mercado.

En relación con este punto, cabe mencionar los principios establecidos por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, entendiéndose por tales tanto los canales de distribución como los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP- 2001, en fecha 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”). A propósito de los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos.

En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP- 94, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

Criterio reiterado en los expedientes N° 4-IP-88, 4- IP-91 y 2-IP-94). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de la marca ya registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3° En el caso de autos, la comparación entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° En los signos denominativos cuya composición contenga prefijos de uso común, los cuales son inapropiables, la aptitud suficientemente distintiva del signo dependerá de sus desinencias o sufijos. 5° En la comparación entre los productos identificados por los signos en disputa, deberá tomarse en cuenta su ubicación en el nomenclátor, así como la conexión competitiva que exista entre ellos, aunque pertenezcan a distintas clases.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO