PROCESO 81-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5946. Actor: NOVARTIS A.G. Marca: “FLOTAC”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, formulada a través del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; El auto del veintitrés de enero de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación Comparece como demandante la sociedad NOVARTIS A.G., la que pretende se declare la nulidad de los actos administrativos con los cuales se niega el registro de la marca “FLOTAC”. Actos concretados en las Resoluciones: Nº 11443, de 23 de junio de 1999, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la observación presentada por la sociedad de Especialidades Oftalmológicas Limitada (hoy denominada Especialidades Oftalmológicas S.A.), y negó el registro de la marca FLOTAC, solicitada por la actora para distinguir “preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5; y, la No. 16674 del 25 de agosto de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que resolvió el recurso de apelación y confirmó en su totalidad la Resolución No. 11443.

La actora sostiene que la raíz FLO no puede ser objeto de utilización exclusiva ni de comparación entre dos marcas que protegen la clase 5ta., y que no es posible inducir al público a error, ya que la expresión de fantasía TAC nada tiene que ver con la expresión de los vocablos BACT cuya evocación ideológica da la idea de BACTeria, BACTeriología y BACTericida.

Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio en repetidas ocasiones ha concedido el registro de marcas con expresiones que son de “uso común”, trátese de raíces o desinencias para distinguir productos por tal razón sin que puedan considerarse confundibles, y por tanto, no puedan coexistir en el mercado. Finalmente, agrega que es menester que se tome en cuenta que de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 87 de la Decisión 344, en concordancia con el inciso 1 del artículo 89, ibídem, en la solicitud de registro de marcas y, en consecuencia en el título de registro del mismo, es necesaria la indicación de los productos o servicios de la clase que es solicitada.

En otras palabras, manifiesta que jurídicamente no es viable cubrir todos los productos comprendidos en una clase dada, sino solamente aquellos que, como lo ordena la norma citada, han sido indicados específicamente. La Superintendencia de Industria y Comercio en representación de la Nación rechaza las pretensiones, manifestando que no son nulas las resoluciones, puesto que fueron dictaminadas de conformidad a las atribuciones legales otorgadas como autoridad competente y siguiendo lo dispuesto en la Decisión 344, así como el ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial aplicable para el asunto correspondiente.

Indica la Superintendencia de Industria y Comercio que efectuado el examen de las marcas “FLOTAC solicitada por Novartis AG y FLOBACT y FLOBACT- D”, cuyo titular es Especialidades Oftalmológicas Ltda., se concluye evidentemente que entre estas existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor. No consta en el expediente que el tercero diera contestación a la demanda.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esto es, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión. La disposición en mención se transcribe seguidamente: DECISION 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) 4.- CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos, reglas para evitar el riesgo de confusión, de los radicales y desinencias y marcas farmacéuticas. 4.1.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.- La marca es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, cumple básicamente una función individualizadora, que permite al consumidor elegir entre los productos y servicios que le ofrecen y al empresario resaltar su esfuerzo.

El Tribunal ha expuesto: “La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. “Es condición primordial o esencial para que un signo se constituya en marca la distintividad entre un producto de otro, sea ya registrado o solicitado con anterioridad.

“Las siguientes definiciones de marca destacan características esenciales de la misma: "La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como: "Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra." "La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación" (Breuer Moreno Pedro, Tratado de Marcas, Segunda Edición, Editorial, Buenos Aires, 1946.

Pág. 32)."[1] Es importante establecer que para que un signo sea considerado como marca debe contemplar tres características básicas: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. Estos signos no deberán incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Sobre estos puntos el Tribunal ha definido su significado y alcance, destacando en abundante jurisprudencia los requerimientos necesarios para que un signo pueda ser registrado como marca. 4.2.- IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDÉNTICOS; RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS Y CRITERIOS PARA EVITAR LA CONFUNDIBILIDAD.- El artículo 83, literal a) establece que, los signos semejantes o idénticos que pueden inducir al consumidor en error con una marca anteriormente solicitada para el registro o ya registrada para los mismos productos de los cuales su uso puede inducir a error al público, no pueden ser registrados como marca.

Lo que significa que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares con otras ya registradas o solicitadas para el registro. En esta protección se evidencia como requisito esencial de los signos a registrarse, la suficiente distintividad que deben poseer para ser calificados como marca y no sólo va dirigida al público consumidor sino al comerciante.

Al respecto, Jorge Otamendi manifiesta que: “Como ha sostenido la Corte Suprema “el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia.”[2] El riesgo de confusión existirá en la falta de distintividad del signo amparado por la marca que lleve al público consumidor a engaño. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. [3] Este Tribunal en abundante jurisprudencia ha sostenido que la confusión se produce cuando se toma una cosa por otra y por lo que, con el fin de evitarla ha incorporado a aquella las reglas básicas recomendadas por la doctrina para comparar signos cuya distintividad está en riesgo.

Al respecto ha dicho: "a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

"b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. "c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” [4] En el caso de signos que llevan la misma raíz, como el caso concreto, es importante que el juez al analizar si existe semejanza aplique también los siguientes parámetros, puesto que dos marcas pueden ser confundibles por sus similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

La confusión visual o gráfica se produce en tanto a los aspectos ortográficos, gráficos y de forma. “La confusión gráfica o visual, que no es sino, la similitud o identidad de los signos, puede darse por una similitud ortográfica, fijada entre otros aspectos, por la ubicación o disposición igual o diferente de las vocales o consonantes, por la coincidencia de letras o sílabas, la extensión de la palabra, el número y longitud de sílabas, factores que limitan, aproximan o distancian la confusión.”[5] La confusión auditiva o fonética se produce cuando la percepción sonora de una denominación es igual a la otra, por lo que el público consumidor puede equivocarse al elegir un producto.

Cuando se trata de palabras en las cuales su sonido es similar, ha destacado: “A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: "a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

"b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). "c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor."[6] La confusión ideológica o conceptual se origina al relacionarse la denominación con el significado del producto amparado o servicio, puesto que para el consumidor es el mismo concepto, conlleva un mismo orden de ideas afines, ya que las asocia a una misma naturaleza, cualidades o funciones del producto o servicio.

En estos tres casos de confusión, al utilizarse expresiones similares, sea gráfica, fonética o conceptualmente, el consumidor medio errará en su adquisición o creerá que se trata de productos de la misma empresa, y es justamente este error el que la normativa andina trata de evitar. En términos generales se puede decir que cuando existe acercamiento similar en el orden gráfico o auditivo también existirá aproximación al riesgo de confusión conceptual, puesto que para el consumidor se evidenciará inmediación entre todos estos aspectos.

Para mayor orientación del juez consultante es importante que identifique al público al que va dirigido estos productos, puesto que ellos soportarán la carga de una mala elección, ya que al encontrarse en el mercado dos signos similares que se utilicen simultáneamente es el consumidor el que se verá afectado por la confundibilidad. Estos criterios que a continuación se exponen tienen que ver con la relación competitiva entre los productos y a quienes van dirigidos, y precisamente con el caso en relación: 1.- Canales de comercialización.- Existirá conexión competitiva cuando el consumidor en un mismo negocio se le dificulta diferenciar marcas similares, puesto que asociará que tienen el mismo origen.

Así se produce la confusión, ya que las marcas similares que amparan productos que están estrechamente relacionados entre sí se comercializan en los mismos lugares, induciendo a error al consumidor. Manifiesta Carlos Fernández-Novoa, en referencia a una jurisprudencia española, que “ comercializables a través de idénticos canales de distribución y venta al público, por lo que su concurrencia en un ámbito común haría muy probable razonablemente el peligro de error o confusión.”[7] 2.- Medios de publicidad idénticos o similares.- Es cierto que para que un producto o un servicio sea conocido en el mercado debe realizarse a través de campañas de publicidad.

Si el uso publicitario de una marca es considerado importante para su difusión, y los canales de publicidad para la venta o difusión de estos productos son los mismos acarrearía considerables riesgos de confusión. El juez consultante analizará si los medios de publicidad, general o especializada puede afectar al público consumidor. 3.- Relación o vinculación entre productos.- Si existe relación entre los productos se puede dar la conexión competitiva, así el comprador estará asociando los productos entre sí, lo que los inducirá a errar en su elección. En conclusión, se expone al juez las reglas doctrinales y criterios jurisprudenciales para que determine si existe similitud o semejanza entre las marcas en conflicto para evitar el riesgo de confusión al público consumidor. 4.3.- RADICALES Y DESINENCIAS.- Para el caso en concreto, es necesario establecer si existe entre las marcas confusión o si se distinguen, tomando en consideración las desinencias y radicales.

Así, para el juez que debe analizar, son estas las que adquieren mayor relieve, puesto que lo importante y distintivo son los vocablos que le siguen, que deben ser diferenciadores. El Tribunal ha dicho: "Si la nueva denominación, conservando un prefijo común tiene una terminación diferenciadora y distintiva podrá ser registrada, caso contrario la distintividad del nuevo signo, abortaría el ingreso del registro".[8] En algunos signos, y en este caso determinado, se han utilizado determinados prefijos o sufijos que hacen relación al objeto o fin del producto, estos vocablos son de uso común, por lo tanto, no pueden ser de exclusividad de persona alguna.

Es por esta razón que deben en la denominación global distinguirse perfectamente un signo de otro. “Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce.

Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo. “La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.” [9] 4.4.- MARCAS FARMACEUTICAS.- Merece mayor atención este tema de productos farmacéuticos, puesto que lo que está en riesgo es la salud de los consumidores.

En materia tan delicada como la farmacéutica es indudable que se pueden generar graves detrimentos por equivocación. Por esta razón el examinador debe extremar su análisis para evitar que sea el consumidor final el perjudicado. En este sentido el autor Botana Agra señala que “hay que entender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.”[10] A este respecto el Tribunal ha considerado: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. “Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura "curativa personal", según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. “El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: "Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".[11] En resumen, en las marcas farmacéuticas resulta de gran interés determinar la naturaleza de los productos que se encuentran protegidos por la marca, puesto que pueden corresponder a fármacos de delicada aplicación, que puede generar graves consecuencias para la salud.

Por lo que al realizar el análisis de las marcas en conflicto, el juez debe hacerlo bajo criterios rigurosos, que evite las posibles confusiones en que el público consumidor puede incurrir. Con base a lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para que un signo se pueda registrar como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, y además de reunir los requisitos expresados no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

Los signos que sean idénticos o semejantes a otros, registrados o solicitados para registro previamente, son irregistrables según lo previsto en el literal a) del artículo 83, evitando que se engañe al consumidor y amparando al empresario titular de la marca registrada o solicitada. 3. Para establecer si existe riesgo de confusión entre los productos confrontados se deberá realizar el respectivo cotejo marcario, así como observar las reglas para establecer si existe conexión competitiva, por lo cuál deberá procederse al examen comparativo según las reglas consideradas en esta sentencia. En las marcas farmacéuticas, lo importante es considerar el riesgo que la salud de los consumidores podría sufrir por la confusión en la compra de un producto, por lo que el análisis de las marcas en conflicto deberá ser más riguroso. 4.

En las marcas en las cuales las raíces sean comunes para múltiples medicamentos, se tomará en consideración, dentro del análisis global y sucesivo de los signos, la existencia de los demás vocablos que conforman el todo de la denominación. La comparación se la realizará tomando en cuenta los elementos restantes de los signos confrontados, en los que se analizará si existen diferencias que procuren una distintividad propia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 5946, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128, del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado. Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso No. 36-IP-99; marca: "FRISKIES".

Publicado en la Gaceta Oficial No. 504, de fecha 9 de noviembre de 1999. 2 “Derecho de Marca” Pág.142-143. Editorial Abeledo-Perrot.1989. Argentina. [2] Proceso 2-IP-94; marca: “NOEL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 160, de fecha 21 de julio de 1994. [3] Proceso No. 49-IP-99; marca: "AYR". Publicado en la Gaceta Oficial No. 504, de fecha 9 de noviembre de 1999. [4] Proceso N° 27-IP-96; marca: “MANIA”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 279, de fecha 25 de julio de 1997. [5] Proceso No. 36-IP-99; marca: "FRISKIES". Publicado en la Gaceta Oficial No. 504, de fecha 9 de noviembre de 1999. [6] Fundamentos de Derecho de Marcas; Pág. 247. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984. [7] Proceso No. 34-IP-98; marca: “OMEPRAL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 419 de fecha 17 de marzo de 1999. [8] Proceso No. 25-IP-98; marca "PINTUBLER”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999. [9] Autor citado por Carlos Fernández-Novoa, en su obra ya citada. Pág. 266. [10] Proceso No. 68-IP-2001; marca: “AMOXIGA. Publicado en la Gaceta Oficial No. 765 27 de febrero de 2002.