EXPEDIENTE N° 15-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 94, literal b, eiusdem.

Parte actora: MILLER BREWING COMPANY Marca: “ICEHOUSE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de abril del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, competente en única instancia, por órgano de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán. El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: a) Hechos Según el consultante, “El actor impugna la resolución contenida en la providencia No.0960294 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 5 de agosto de 1.997 por la cual rechazó el registro de la marca ICEHOUSE solicitada por la Compañía Miller Brewing Company.

Los fundamentos de hecho y de derecho constan en su demanda cuya copia se agrega a esta solicutd (sic); pretende en sentencia se declare ilegal el acto administrativo impugnado y se acepte el registro de la referida marca. Calificada la demanda y citados los demandados comparecen: La Directora de Patrocinio del Estado, y a su nombre expresa que sin perjuicio de la intervención del Asesor Jurídico del MICIP, delegado para el efecto, señala domicilio judicial para vigilar las actuaciones judiciales en este proceso; el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, opone las siguientes excepciones: 1) Interpretación prejudicial de los artículos ya señalados; 2) Legalidad del acto administrativo impugnado y negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; el Dr. Carlos Julián Trueba en su calidad de mandatario de la Compañía John Labatt Investments Barbados Ltda., con domicilio en Coles Building, Bay Street, Bridgetown, Barbados, contesta la demanda y propone las siguientes excepciones: Niega todos los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta; niega que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna; niega que la actora tenga derecho a la marca solicitada, puesto que dicha marca no es suficiente (sic) distintiva”.

Al informe de los hechos que el solicitante ha considerado relevantes para la interpretación, cabe agregar las siguientes razones de derecho: En la Resolución emanada de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, República del Ecuador, identificada con el N° 0960294, mediante la cual se aceptó la observación presentada por el mandatario de la empresa John Labatt Investments (Barbados) Limited, y se negó la solicitud formulada por el apoderado de la empresa Miller Brewing Company, el Director Nacional de Propiedad Industrial afirma que “ ‘ICE BREWED’ y ‘ICE y diseño de témpano’ son anteriores a la solicitud de registro del signo ‘ICEHOUSE’, dirigiéndose todas ellas a proteger los productos de la clase internacional No. 32. ‘ICE BREWED’ y ‘ICEHOUSE’, son signos denominativos compuestos, en los cuales se puede notar una gran relevancia del factor tópico pues están encabezados por el vocablo ‘ICE’, que resulta ser característico y poseer una gran fuerza distintiva por sobre los vocablos restantes de las denominaciones enfrentadas, facilitando la retención de los signos en la memoria del consumidor, al comparar ‘ICE’ y ‘ICEHOUSE’, podemos sostener el mismo criterio, por lo que procede la aplicación del art. 83 literal a) que entre las prohibiciones relativas que señala para el registro de ciertas denominaciones como marcas, por derechos de terceros, determina que no podrán registrarse términos que se asemejen o sean idénticos de forma que puedan iducir (sic) al público a error, a una marcan (sic) anteriormente solicitada para registro”. b) Demanda La parte actora alega que “la denominación “ICEHOUSE” tiene aptitud para identificar los productos que se pretenden distinguir con tal marca, esto es, “cervezas”, de forma que el consumidor a quien va dirigido el producto, pueda diferenciarlo de otras opciones que se ofrezcan en el mercado; que “la denominación “ICEHOUSE” tiene aptitud distintiva suficiente, por cuanto no existen marcas anteriormente registradas o solicitadas que sean iguales o semejantes al punto de producir confusión entre los consumidores”; que “la única semejanza, entre las dos denominaciones consiste en la palabra “ICE” prefijo de uso común en marcas de varias clases internacionales”; que “la comparación entre las marcas en conflicto se debe realizar separando el prefijo de uso común, y limitándose a comparar los términos “HOUSE” y “BREWED”, mismos que resulta innegable en nada se parecen y en nada se confunden”; que, “en el caso que nos ocupa, no existe entre las denominaciones en conflicto la misma estructura gramatical, ni la misma secuencia de sílabas”; y que “en este caso se ha demostrado que no existe posibilidad de confusión auditiva ni visual.

Igual cosa sucede con la hipotética y no aceptada posibilidad de confusión ortográfica ya que no existe en los conjuntos en pugna, ni la misma secuencia de vocales, ni la misma longitud y cantidad de sílabas ni radicales o terminaciones comunes”. c) Contestación a la demanda Por su parte, el mandatario de la empresa John Labatt Investments (Barbados) Ltd. alega que “MILLER BREWING COMPANY, solicitó el registro de la marca ICEHOUSE para la clase internacional 32 después que lo hicieran mis mandantes, por lo que la prioridad en el registro de JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LTD. es incuestionable, más aún tratándose de qie (sic) la solicitud del actor -conforme a las normas de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- tiene impedimentos objetivos para su registro como marca de fábrica”; y que “MILLER BREWING COMPANY observó las solicitudes de mi mandante en base a la solicitud ICEHOUSE, pero fue rechazada por haber violado la disposición dell (sic) Art. 94 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; es decir con una solicitud posterior intentó observar las anteriores de mi mandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación ha sido solicitada son las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y que el Tribunal estima conveniente, de conformidad con la competencia que tiene asignada, hacer interpretación de oficio de los artículos 83, literal a, y 94, literal b, eiusdem.

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 015 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 94, literal b, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Articulo 94.- La oficina nacional competente no tramitara las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;” “Articulo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. I. De la marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión en referencia contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

La representación gráfica también permitirá la publicación del signo exigida por la norma, destinada a que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De otras prohibiciones para el registro de un signo como marca Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. El riesgo se incrementará cuando la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, posea una mayor aptitud distintiva, como es el caso de las denominaciones de fantasía o de las formadas por gráficos caprichosos.

También se incrementará el riesgo cuando haya coincidencia en el ámbito comercial a que pertenezcan los productos o servicios designados. La comparación entre los signos en conflicto, vista su naturaleza, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.

Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas compuestas por un conjunto de letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. A juicio del Tribunal, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

III. De la conexión competitiva El derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor. Ahora bien, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba la existencia de una relación de semejanza entre ellos. Por ello, a juicio del Tribunal, debe tenerse en cuenta la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa.

En primer lugar, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, puesto que probablemente se encontrarían en el mismo mercado. En relación con este punto, cabe mencionar los principios establecidos por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: ”Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, entendiéndose por tales tanto los canales de distribución como los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP- 2001, en fecha 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”). A propósito de los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos.

En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. Criterio reiterado en los expedientes N° 4-IP-88, 4-IP-91 y 2-IP-94). En este contexto, corresponde al juez consultante precisar si hay elementos suficientes que determinen riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, “ICEHOUSE” y “ICE BREWED y ICE”, tomando en cuenta también los productos a que están destinadas, la clase a que corresponden y los canales de comercialización utilizados.

IV. De las marcas en idioma extranjero En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común y, por tanto, cabría considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado, y cuyo significado conceptual es del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: " cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759 de 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”. Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP- 98, 03-IP-95 y 04-IP-97). V. Del derecho de prioridad El Tribunal ha interpretado que el artículo 94, literal b, se refiere a la obligación impuesta a la oficina nacional competente de no tramitar observaciones que “se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.

Tal prohibición se debe a que la denominación primeramente solicitada adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, ello con base en el principio “primero en el tiempo primero (rectius: mejor) en el derecho” (Sentencia de interpretación prejudicial dictada en el caso 17-IP- 96, del 13 de diciembre de 1996, correspondiente a la marca “EDWIN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 07 de marzo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, 1996, pág. 281).

Así, el derecho preferente corresponderá al primer solicitante del registro sobre una marca idéntica o similar y, en su caso, al titular del derecho sobre la marca ya registrada. Por tanto, el juez consultante, al revisar en el caso la legalidad del acto impugnado, deberá determinar si la observación presentada incurre o no en la prohibición prevista en el artículo 94, literal b, de la Decisión 344.

VI. De la solicitud de registro de un signo como marca y de su procedimiento El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo, para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente puede admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas; o por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, o porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Se reitera que el señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta a que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento del juez nacional. 2° En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3º Para establecer si existe riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de la marca ya registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará cualquier semejanza entre los signos en conflicto, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4° En la comparación entre los productos identificados por los signos en disputa, deberá tomarse también en cuenta su ubicación en el nomenclátor, así como la conexión competitiva que exista entre ellos. 5º Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en el caso de ser conocida en su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 6º Al solicitarse el registro de una marca aparentemente confundible, el derecho preferente sobre el signo idéntico o similar corresponderá, bien al titular de la marca que goza de registro marcario, bien al solicitante prioritario de la denominación examinada. 7º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad señalada por el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier y toda observación al registro de la marca solicitado, con fundamento en una marca registrada o en una solicitud ya presentada.

El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá con fundamento además en lo alegado y probado en autos; en el examen de registrabilidad, ejercerá las más amplias facultades de valoración. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO