PROCESO No. 4-IP-90 Interpretación Prejudicial del artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 56, 58 f) y g), 60, 63, 66 y 76 de la misma Decisión EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos noventa, en la interpretación prejudicial del artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 56, 58, 60, 63, 66 y 76 de la misma Decisión solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia a través del Consejero Ponente, Dr. Pablo J. Cáceres Corrales, mediante Oficio de 4 de mayo de 1990 ingresado al Tribunal el día 21 de los mismos mes y año, dentro del Proceso Número 838 que cursa en única instancia ante el citado Consejo de Estado, en demanda de la nulidad de la Resolución 2918 de 2 de junio de 1987, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, propuesta por el ciudadano Víctor Vargas Estrada, en ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 28 del Tratado de Creación y 63 de su Estatuto, expide la siguiente sentencia de interpretación: VISTOS: Que en virtud del artículo 29 del Tratado del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, como Juez Nacional, está facultado para solicitar la interpretación prejudicial de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, y que, de conformidad con el artículo 28 del mismo Tratado, el Tribunal es competente para atender esta solicitud;

Que el Tribunal, inicialmente, estimó procedente conocer el texto completo de la demanda, como documento básico del que se origina el resumen enviado por el Magistrado ponente, así como el texto de la Resolución atacada y el de aquella que fue revocada por ésta, razón por la cual aprobó el Auto de 5 de junio de 1990, en el que se solicita el envío de los indicados documentos, los mismos que han sido recibidos oportunamente por este Tribunal;

Que la solicitud reúne los requisitos previstos en el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo, Estatuto del Tribunal; Que el organismo nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concedió el registro de la marca CHOPPER al Sr. Víctor Vargas Estrada por el término de cinco años, considerando que la solicitud “reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante Resolución 2388 de 14 de mayo de 1987”;

Que, posteriormente, la misma Superintendencia revocó en todas sus partes la citada Resolución 2388 mediante la Resolución No. 2918 de 2 de junio de 1987 aduciendo, fundamentalmente, que se “violó el principio legal de irregistrabilidad marcaria contenido en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 del Pacto Andino” y amparándose en el artículo 76 de la misma Decisión;

Que se demanda ante el Consejo de Estado -en única instancia- la nulidad de la citada Resolución 2918 expedida por la Dirección de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó totalmente la Resolución 2388 de 14 de mayo de 1987 que concedió el registro de la marca "CHOPPER” (etiqueta); Que el demandante aduce, entre otras razones, que la antedicha Resolución 2918, revocatoria de la 2388, “fue dictada con clara violación de normas constitucionales y legales, toda vez que al haberse cumplido el término estipulado en el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para la presentación de las demandas de oposición, éstas no se hicieron ”.

Afirma que se violaron, además, el artículo 44 de la Decisión 85 “por su no aplicación analógica” y el artículo 67 de la misma Decisión; Que el Consejero Ponente expresamente "solicita interpretación por vía prejudicial del artículo 67 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 56, 58, 60, 63, 66 y 76 de la misma Decisión” y que refiriéndose a la demanda dice que ésta "invoca como normas infringidas entre otras, los artículos cuya interpretación por vía prejudicial solicita”, cuyo texto en lo pertinente es el siguiente: “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro.”.

“Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.”. "Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; ” “Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: a) El nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; y c) Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.".

“Artículo 63.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo.".

“Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro.". "Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento.”.

Para resolver, se CONSIDERA: 1. Facultad Interpretativa del Tribunal Al Tribunal, como se ha dicho en varias ocasiones, le compete la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con la finalidad de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros (art. 28 del Tratado); y a los "jueces nacionales, en el caso presente al Consejo de Estado de la República de Colombia, les corresponde solicitar la interpretación del Tribunal, cada vez que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse alguna de las normas del citado ordenamiento (art. 29 del Tratado).

El Tribunal, absteniéndose de interpretar el contenido y alcance del derecho nacional y de calificar los hechos materia del proceso (art. 30 del Tratado) sobre los cuales profundiza el demandante, en uso de sus atribuciones se refiere únicamente a las normas consultadas. 2. Competencia de la Oficina Nacional Competente La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, atribuye de manera inequívoca a los Países Miembros del Acuerdo la facultad para señalar la Oficina Nacional Competente, y asigna a esta Oficina la facultad para proceder al trámite, aceptación, rechazo o cancelación de una marca.

Así lo ha sostenido el Tribunal en ocasiones anteriores (Procesos 2-IP-88 G.O. No. 33 de 26 de julio de 1988 y 6-IP-89 G.O. No. 50 de 17 de noviembre de 1989). En su última sentencia de interpretación (Proceso 3-IP-90), dijo, precisamente, que: “Determinar en cada caso cuál es esa "oficina nacional competente” es asunto de la exclusiva competencia del derecho nacional en cada país y hace parte de la función administrativa o de la organización interna de los servicios públicos, la que corresponde a la llamada Rama Ejecutiva del poder público.” En el caso que se estudia, la Oficina Nacional Competente concedió el registro de la marca “CHOPPER” (etiqueta) al señor Víctor Vargas Estrada, mediante la Resolución 2388 de 14 de mayo y, la misma oficina, posteriormente, el 2 de junio de 1987, la revocó en todas sus partes, por medio de una nueva Resolución, la 2918 de la citada fecha.

Esta última Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocatoria de la No. 2388, según los términos de la misma, tiene su fundamento en el hecho de registrar el error del "informe preliminar” enviado a su conocimiento con la afirmación "de que no había otra (marca) similar anteriormente registrada para la misma clase" y en la constatación de que con el nuevo informe de la Oficina de Registro se comprobó que la marca CHOPPER se hallaba registrada y vigente hasta el 12 de diciembre de 1990 en favor de FJORD S.A. Por éstas, entre otras razones, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de Oficina Nacional Competente, basándose en el texto del artículo 76 de la Decisión 85, resolvió “modificar de oficio su decisión” y, “revocar el acto ilegal que desconoció derechos previamente adquiridos”.

La competencia que atribuye la Decisión 85 a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca, es parte de las atribuciones que corresponden a su función. Esta Oficina, por tanto, se encuentra debidamente facultada para hacerlo. Por esta razón, cuando por cualquier medio advirtiere el incumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, debe proceder a la cancelación del registro, sea de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del período de vigencia de la marca, como explicaremos posteriormente. 3.

La Solicitud de Registro y su Trámite El Tribunal al referirse a las solicitudes de registro de marca, a los requisitos indispensables para su trámite, y al procedimiento para el registro, ya analizó el contenido del artículo 60 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos que en esta oportunidad confirma: “En efecto, es cierto que el artículo 60 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena exige que toda solicitud de registro de marca debe contener ‘la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar’ (literal c), y que según el artículo 61 ibidem dicha solicitud debe estar acompañada del ‘comprobante de pago de los derechos fiscales correspondientes’ (literal a), de ‘los poderes que fueren necesarios’ (literal b) y de ‘los documentos que acrediten la representación de la persona jurídica solicitante’ (literal c).

Sin embargo, la precisión con que se ha de describir la marca constituye una circunstancia fáctica que debe ser apreciada por el juez nacional, al igual que el pago de los derechos fiscales y la acreditación de los poderes necesarios, asuntos éstos que, además, han de regularse exclusivamente por el derecho nacional o interno.”. "Asimismo, dentro del procedimiento de registro de marca estatuido por los artículos 62 a 68 de la citada Decisión, el señalamiento de 'requisitos legales y reglamentarios' (artículo 62), las notificaciones y señalamientos de audiencias (artículos 63 y 64), la publicación del extracto (artículo 65) y la certificación del registro correspondiente (artículo 67), son situaciones que deben ser reguladas en un campo puramente fáctico de parte de los funcionarios nacionales competentes.

Obsérvese además, que el artículo 66 ibidem dispone expresamente que las oposiciones al registro de marca que se presenten ante la oficina nacional competente deben ser tramitadas 'de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro'.”. (PROCESO No. 4-IP-89. G.O. No. 66 de 4 de junio de 1990). 4. Prohibiciones para el Registro El Tribunal, al referirse a los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, el primero que admite el registro de signos con la indicación de que sean novedosos, visibles y distintivos, y el segundo, que establece varias prohibiciones entre las que se encuentra la de registrar signos que sean confundibles con otras marcas registradas con anterioridad para productos o servicios de una misma clase, además de reiterar los conceptos emitidos en los procesos 1-IP-87 (G.O. 28, de 15 de febrero de 1988) y 4-IP-88 (G. 0. 39, de 24 de enero de 1989), en la más reciente jurisprudencia, Proceso 3- IP-90, dice: “El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”. “En consecuencia -añade el Tribunal- no puede registrarse como marca un signo que establezca un riesgo de confusión con otro signo ya registrado para identificar productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f) del artículo 58) o con productos o servicios 'idénticos o similares', si se trata de una marca notoria (literal g), ibidem)".

En la segunda sentencia antes citada precisó el Tribunal a propósito de las marcas 'confundibles': 'De ellas tratan los literales f) y 9) del artículo 58 de la Decisión 85. El literal f) protege a una marca del riesgo de confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclator.

El literal g) otorga una protección ampliada a la marca notoria, más allá del límite de la clase -regla de la especialidad- puesto que se extiende a productos o servicios 'idénticos o similares', así estén catalogados en diferentes clases”. Además, para el caso de esta interpretación conviene reiterar lo indicado por el Tribunal en la referida Sentencia de Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 f) y g) y 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia (Proceso 3-IP-90).

El Tribunal sostiene que: “El riesgo de confusión puede establecerse a primera vista y con toda certeza si se trata de dos signos idénticos para productos de la misma clase, tal como ocurre en el presente caso según el relato de los hechos que hace el Consejero Ponente. Un signo idéntico, o sea "completamente igual" a otro ya registrado como marca para productos o servicios de una misma clase o para productos o servicios idénticos o similares si se trata de una marca notoria -no puede cumplir en ningún caso con los requisitos básicos que se exigen para el registro de una marca válida (artículo 56).

Un signo idéntico o exactamente igual a otro, con el cual resultaría entonces intercambiable, serviría para establecer una inevitable confusión, inadmisible en el derecho marcario. Tampoco cumpliría, por definición, con los requisitos esenciales de ser distintivo y novedoso". 5. Otorgamiento del Registro El artículo 67 de la Decisión 85 autoriza a la Oficina Nacional Competente para otorgar el certificado de registro cuando no se presentaren oposiciones o cuando éstas fueren rechazadas por la misma Oficina.

Esta disposición forma parte del conjunto de normas (artículos 60 al 71) agrupadas en la Sección II “Procedimiento de Registro", del Título III denominado "De las Marcas", de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Estas normas, partiendo de la forma de presentación de la solicitud y de los documentos que se deben acompañar a ésta (artículos 60 a 61) o de las correcciones a que diere lugar la falta de ellos (art. 63), regula los casos de aceptación o rechazo de la solicitud cuando cumple o no con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión (artículos 62 y 64), la publicación y la oposición (artículos 65 y 66), la expedición del certificado de registro (art. 67), la limitación del registro y su protección a una sola clase (art. 68), la duración y renovación del registro (art. 69 y 70) y finalmente autoriza la publicación de las marcas registradas (art. 71 ).

El texto del artículo 67, transcrito anteriormente, no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubiere presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, “expedirá el certificado de registro” que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca. 6.

Cancelación del Registro No obstante la aclaración hecha anteriormente, cabe insistir en el alcance de la norma que, en casos determinados, faculta a la Oficina Nacional Competente para la cancelación del registro de una marca (art. 76), ya que esta cancelación es procedente según el derecho comunitario siempre y cuando la contravención se refiera a los citados artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

El artículo 76 de esta Decisión, transcrito anteriormente, se encuentra incluido en la sección III referida a los "Derechos conferidos por el registro”, del Capítulo III que legisla sobre las marcas, dentro del cual también se encuentran los demás artículos mencionados en esta interpretación. Los unos, 56 y 58, pertenecen a la sección de los “Requisitos para el registro de marcas" y los otros, 60, 63 y 67, corresponden a la sección del "Procedimiento del registro".

Todos como se dijo, pertenecen al mismo Capítulo, el Tercero de la Decisión 85. Por esta razón, interpretado el artículo 76 dentro del compendio de normas concordantes se concluye que la atribución concedida a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca se ha de entender que permanece durante todo el tiempo de vigencia de la misma.

En otros términos, esta cancelación es procedente desde el momento del registro de la marca hasta el último día de vigencia del mismo registro, es decir, dentro de este lapso, cuando se compruebe la violación de los citados artículos 56 y 58 de la Decisión 85. De otro lado, si bien la norma comunitaria garantiza el derecho exclusivo que se adquiere para una marca mediante el trámite de la solicitud y la obtención del registro cuando no ha existido oposición o, de haberla, cuando ésta ha sido rechazada, tal garantía no excluye -y no podía hacerlo- la facultad que conserva la Oficina Nacional Competente para proceder a la cancelación del registro de una marca, de oficio o a petición de parte, cuando advierta que se han omitido uno o varios de los requisitos o condiciones consagrados por la norma comunitaria durante el procedimiento de registro.

Por todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Concluye: 1. La expedición del certificado de registro de una marca cuando las oposiciones no han sido presentadas dentro del término legal o cuando la Oficina Nacional Competente las ha rechazado fundadamente, implica la verificación previa del cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85; sin embargo, la Oficina Nacional conserva su competencia para cancelar un registro cuando con posterioridad a su otorgamiento advirtiere que no se han cumplido dichos requisitos. 2.

Es improcedente el registro de una marca que no cumpla con las condiciones previstas en el artículo 56 o que se encuentre dentro de las prohibiciones señaladas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente no puede conceder ni mantener en vigor el registro de una marca cuando compruebe que es idéntica o confundible con otra ya registrada por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 3.

Notifíquese al Consejo de Estado, Sección Primera, de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Decisión 184 de la Comisión (Estatuto del Tribunal), mediante copia certificada y sellada para los efectos previstos en el artículo 31 del Tratado del Tribunal; y, 4. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial del mismo.

Carmen Elena Crespo de Hernández Presidente Fernando Uribe Restrepo Magistrado Galo Pico Mantilla Magistrado Juan Vicente Ugarte del Pino Magistrado Edgar Barrientos Cazazola Magistrado Rubén Herdoíza Mera Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- El documento que antecede, compuesto de trece fojas útiles, constituye copia fiel y auténtica de la sentencia dictada por este Tribunal el dos de octubre de mil novecientos noventa, en el proceso judicial No. 4-IP-90, interpretación prejudicial del artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 56, 58 f) y g), 60, 63, 66 y 76 de la misma Decisión. CERTIFICO.

Dr. Rubén Herdoíza Mera Secretario a.i.