PROCESO 3-IP-91 Interpretación prejudicial del artículo 58, literales a), b), c), d) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veintidós días del mes de octubre de 1991, en la interpretación prejudicial del artículo 58, literales a), b), c), d) y f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Yesid Rojas Serrano, dentro del Proceso Nº 1.300 instaurado en acción de nulidad por la sociedad HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C., en ejercicio de la atribución que le concede el artículo 28 del Tratado de su creación y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, expide la siguiente sentencia: VISTOS: Que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada de conformidad con el citado artículo 28 y que el Consejo de Estado de la República de Colombia lo es también para pedirla de acuerdo con el artículo 29 ibídem;

Que la referida solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena); Que la solicitud de interpretación se ordenó mediante providencia de 25 de enero de 1991, a solicitud del señor Fiscal del Consejo de Estado, aunque tan sólo fue remitida a este Tribunal mediante Oficio del 9 de agosto del mismo año;

Que según lo manifiesta el Consejero Ponente en el citado Oficio, la solicitud de interpretación, a la cual equivocadamente se refiere como "la presente prueba", "se eleva como facultativa y no como obligatoria", puesto que observa que contra la sentencia que se va a dictar "procederán los recursos extraordinarios contemplados en el Código Contencioso Administrativo";

Que, según el demandante, "la División de Propiedad Industrial y la Superintendencia de Industria y Comercio, han debido negar la solicitud de registro de la marca "SASONED" para distinguir productos de la Clase 30 del Decreto 755 de 1972, por una de las dos siguientes razones: 1º) Por considerar que el término “SASON” es genérico para distinguir productos de la Clase 30 del Decreto 755 de 1972, o 2º) Por existir previamente registro de la marca “SUPERSAZON, a favor de la sociedad HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”;

Que el texto de las normas cuya interpretación se solicita, es el siguiente: "Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; b) Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores; c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios; d) Las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas; f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase."

CONSIDERANDO

1. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL NO ES UNA PRUEBA. El Consejero Ponente, como se ha visto, se refiere a la solicitud que ahora se examina, llamándola "la presente prueba", lo cual no es exacto. El punto es además trascendente ya que calificar como "prueba" a la solicitud de interpretación prejudicial implicaría darle un tratamiento procesal que no se compagina con su verdadera naturaleza jurídica.

De otra parte, la solicitud, trámite y valor de la interpretación prejudicial por parte de este Tribunal se rigen por la norma comunitaria. El Tribunal reitera una vez más, en consecuencia, que "la interpretación prejudicial no puede en ningún caso asimilarse a una prueba. En efecto, el recurso prejudicial es un elemento de juris que el Juez Nacional debe tener en cuenta para fundar jurídicamente su sentencia y que, por lo mismo, es esencialmente distinto a la prueba, la cual se circunscribe por definición a lo fáctico del juicio o proceso de que se trate y que es, en consecuencia, ajena a la competencia del Juez Comunitario cuando interpreta prejudicialmente." (Proceso 1-IP-91, Gaceta Oficial No. 78 de 18 de marzo de 1991).

De este principio básico se deduce, conforme ya ha tenido oportunidad de señalarlo este Tribunal, que "la solicitud de interpretación prejudicial, en consecuencia, bien sea de oficio o a petición de parte, puede hacerse en cualquier estado y grado de la causa, aunque debería hacerse de preferencia cuando el proceso esté listo para que se dicte sentencia de fondo, puesto que se trata de allegar un criterio hermenéutico que tan sólo resulta operativo para el juez nacional en el momento de dictar su fallo, ya que se plantea una cuestión de puro derecho como lo es la interpretación de las normas jurídicas del Acuerdo de Cartagena." Y agregó el Tribunal: "Distinta es la solución de la legislación interna para las cuestiones de hecho en las cuales sí existe una oportunidad procesal para que las partes puedan promoverlas o presentarlas ante el juez nacional." (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988).

2. EL CARACTER FACULTATIVO U OBLIGATORIO DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL. Ante la afirmación del Consejero Ponente según la cual la presente solicitud de interpretación "se eleva como facultativa y no como obligatoria", y teniendo en cuenta que manifiesta, además que contra la decisión que va a dictarse "procederán los recursos extraordinarios contemplados en el Código Contencioso Administrativo", este Tribunal considera oportuno reiterar los principios generales que regulan esta materia.

De acuerdo con el artículo 29 del Tratado que creó este Tribunal, el juez nacional que conoce de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, está en la obligación de suspender el procedimiento a fin de solicitar la interpretación del Tribunal, de oficio en todo caso o a petición de parte "si la sentencia no fuere susceptible de recursos en el derecho interno"; si lo fuese, en cambio, la utilización del recurso prejudicial es optativa, aunque en todo caso resultará obligatorio para el juez nacional "adoptar la interpretación del Tribunal" (artículo 31), aunque bien puede dictar sentencia sin esperar a que la interpretación del Tribunal se produzca (artículo 29).

Resulta entonces que la existencia o no de recursos contra la sentencia que se va a dictar, de acuerdo con el derecho interno o nacional, es la que determina si la solicitud de interpretación resulta obligatoria para el juez del proceso, por tratarse de una última oportunidad para que se examine el alcance de la norma común, o si, por el contrario, es tan sólo facultativa u opcional por existir un recurso que permita revisar la interpretación que se le haya dado a la norma.

En relación con el citado artículo 29, ha señalado este Tribunal: "Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria." (Proceso 3-IP-90, Gaceta Oficial Nº 70 de 15 de octubre de 1990). Conviene recordar, finalmente, que en la sentencia del Proceso 1-IP- 87 (Gaceta oficial Nº 28 de febrero 15 de 1988), este Tribunal se refirió al caso concreto de los recursos consagrados por el Código Contencioso Administrativo vigente en ese entonces en la República de Colombia, teniendo además en cuenta la opinión de tratadistas nacionales.

Aclarados los anteriores puntos, que son de interés general, procede el Tribunal a referirse a la interpretación de las normas comunitarias señaladas por el juez solicitante, en el orden de su importancia para la decisión del caso, de acuerdo con los planteamientos que hace el demandante.

3. LAS DENOMINACIONES GENERICAS QUE NO PUEDEN SER MARCAS. El primer argumento que presenta el actor en defensa de su causa consiste en sostener que ha debido negarse el registro de la marca "SASONED" teniendo en cuenta que el término "SASON" es genérico, de acuerdo con la prohibición que consagra el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85.

Advierte el Tribunal a este respecto, en primer lugar, que es al juez nacional a quien privativamente le corresponde apreciar si la denominación concreta de que se trata en el presente caso ("SASONED") es genérica o no para los efectos de la prohibición contenida en el aludido literal c). En efecto, tal apreciación se refiere a un "hecho materia del proceso" que, en cuanto tal, no puede ser calificado por el juez comunitario, de acuerdo con el artículo 30 del Tratado del Tribunal.

Corresponde en cambio a este Tribunal la interpretación de la norma. A ello se procede, mediante la reiteración de los siguientes conceptos contenidos en la sentencia del Proceso 2-IP-89 en la cual, luego de precisar el sentido gramatical de la palabra "genérico", se dijo: "Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto.

El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la "genericidad" de una denominación desde el punto de vista jurídico. se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.

La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar el producto o servicio de que se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta "qué es?" en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica.

Así, los términos "silla", "mueble", "píldora", "papel", son genéricos en relación con tal clase de productos." "Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con un determinado producto o servicio.

Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.

O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca." El Tribunal termina afirmando, en la citada sentencia, que: "Un término es genérico desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio." (Gaceta Oficial Nº 49 de noviembre 10 de 1989). En conclusión, corresponde al Consejo de Estado decidir si el término "Sasoned" es expresión genérica en los términos del literal c) del artículo 58 de la Decisión 85, teniendo en cuenta los criterios antes expuestos.

4. LAS MARCAS CONFUNDIBLES El otro argumento que presenta el actor para sustentar la acción de nulidad, consiste en sostener que no ha debido autorizarse el registro de la marca "SASONED", "por existir previamente registro de la marca "SUPERSAZON", para distinguir productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972." Se habría violado así la prohibición de registrar una marca que resulte confundible con otra ya registrada, para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de la Decisión 85.

A propósito del citado literal, o sea acerca del riesgo de confusión de una marca con otra ya registrada, este Tribunal tuvo oportunidad de precisar algunos conceptos relativos a la función individualizadora o diferenciadora de la marca, en la sentencia del Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988), y los cuales se permite reiterar en la presente ocasión. Dijo entonces el Tribunal: "La finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares.

En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados." "La unión entre signo distintivo y la clase de producto o servicio, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto." Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de "un hecho materia del proceso", cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creó al Tribunal Andino, al igual que establecer si una determinada denominación es "genérica", conforme antes se indicó, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma.

Sobre dicho cotejo de marcas el Tribunal adelantó los siguientes conceptos en la misma sentencia arriba citada: "Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto.

La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta." Más adelante precisó el Tribunal: " el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

En estos procesos de comparación para determinar la confundibilidad de marcas, debe tenerse muy presente, en todo caso, cuál es la actitud normal y cuál la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio." En conclusión, corresponde al Consejo de Estado, como juez nacional de esta causa, determinar si la marca "SASONED" es confundible con la marca "SUPERSAZON", previamente registrada conforme lo afirma el actor, teniendo en cuenta los criterios que se acaban de señalar.

5. LOS LITERALES A), B) Y D) DEL ARTICULO 58 DE LA DECISION 85 No aparece entre los "hechos relevantes" de que tiene noticia este Tribunal, para la interpretación de estas normas comunes -aparte de su escueto señalamiento tanto por parte del actor como del juez solicitante-, indicación o argumento alguno en el sentido de que en realidad resulten aplicables al presente proceso.

El Tribunal, sin embargo, se permite hacer algunas breves aclaraciones sobre el sentido y alcance de estos literales. De acuerdo con el literal a) no pueden ser objeto del registro como marcas las "que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor" en cuanto a las principales características del producto de que se trate.

Tiene por objeto esta norma "la protección del interés público en varios grados", como ha tenido oportunidad de señalarlo el Tribunal (ver, entre otras, la sentencia del Proceso 3-IP-88 de 9 de setiembre de 1988). En el presente caso resulta evidente, a primera vista, que ni las "buenas costumbres" ni "el orden público" pueden resultar afectados por la marca en discusión. En cuanto a su posible capacidad de "engaño" debe tenerse en cuenta que, para el presente caso, resultarían más específicas y por lo tanto más directamente aplicables, las otras especies o formas de "confusión" o "engaño" a que se refieren los demás literales del artículo 58 que se han citado en la solicitud de interpretación, y muy en especial los literales c) y f), a los cuales ya se ha referido el Tribunal en esta sentencia. El literal b) del artículo 58 prohibe el registro como marca de "las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores", y el literal d) prohibe dicho registro cuando se trate de las palabras que, en la práctica, "se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate".

Ambas normas prohiben, en el fondo, el uso de marcas engañosas, capaces de confundir al público consumidor o de inducirlo a engaño, reglamentando así, para las hipótesis concretas a las cuales se refieren, el principio general y básico contenido en el artículo 56 de la misma Decisión 85, según el cual el signo que se pretenda utilizar como marca debe ser en todo caso NOVEDOSO Y DISTINTIVO.

La marca debe cumplir antes que nada con la función específica que le corresponde, o sea con una función "diferenciadora" que le permita al público individualizar sin equívocos el producto o servicio de que se trate. De allí, por ejemplo, el fenómeno conocido como "la vulgarización de una marca", al que correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase.

Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca. En relación con los literales a), b) y d) resulta válida la advertencia que ya ha hecho el Tribunal al referirse a los literales c) y f), en el sentido de que se trata de situaciones concretas que hacen parte de los "hechos materia del proceso", cuya calificación corresponde privativamente al juez nacional.

Este, de otra parte, debe proceder a formar su juicio en tales casos teniendo como punto obligado de referencia la percepción del público consumidor-medio del correspondiente producto. Con apoyo en las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1. No es válido el registro como marca de una denominación considerada como genérica en los términos del literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual ocurre cuando tal denominación pueda servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para distinguir, en general, la clase de productos o servicios de que se trate. 2.

No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. No es válido el registro de una marca que consista en un signo que pueda crear confusión o engaño en el público consumidor, por no ser suficientemente novedoso o distintivo, lo cual ocurre en los casos contemplados por los literales a), b) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.

Corresponde al juez de la causa determinar en cada caso, como hecho que es del proceso, si la marca en discusión adolece de los vicios de nulidad a que se refieren los literales a), b), c), d) y f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación, que en ningún caso constituye prueba, al dictar sentencia en el proceso de la referencia, según lo estatuye el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal. 6.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo), notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada. 7. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan Vicente Ugarte del Pino Presidente Carmen Crespo de Hernández Magistrado Fernando Uribe Restrepo Magistrado Galo Pico Mantilla Magistrado Edgar Barrientos Cazazola Magistrado Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i.