PROCESO 5-IP-94 SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56,58 LITERAL g), 72 Y 73 DE LA DECISION 85 Y ARTICULOS 73 Y 93 DE LA DECISION 313 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, SOLICITADA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Quito, 23 febrero de 1995 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Miguel González Rodríguez en comunicación de 16 de Junio de 1994 solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 72 y 73 de la Decisión 85 y artículos 73 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto de Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en las decisiones 85 y 313 del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “a): El 15 de Marzo de 1984 el señor ALBERTO KADOCH solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca consistente en la expresión de Fantasía “BENETTON”, sin distintivos especiales y para distinguir “vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”, artículos estos comprendidos dentro de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

Dicha solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 59 a 61 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b): El 25 de Junio de 1988, aparece una oposición de la sociedad INVEP S.P.A., domiciliada en Italia, fundamentándose en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, aduciendo que la marca “BENETTON” es notoriamente conocida en el exterior, pues tal sociedad es la titular en varios países del mundo de productos distinguidos para la clase 25 internacional, propiedad que se remonta al año de 1966, cuando se hizo el primer uso en Italia. c): La Resolución N° 5415 de 13 de Agosto de 1.991 declaró infundada la oposición, luego de hacer un estudio de los literales f) y g) de la Decisión 85, con fundamento en que la primera norma protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, pero dentro de la regla de la especialidad, mientras que la segunda protege la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior más allá de la especialidad, lo cual obliga al estudio de la notoriedad, tema éste en el que se respaldó en transcripciones jurisprudenciales. d): Contra dicha Resolución se interpuso el recurso de apelación por la sociedad BENETTON GROUP S.P.A., antes INVEP S.P.A., decidido por la Resolución N° 5415 de 13 de Agosto de 1991 que había concedido el registro en favor del actor, basándose en los argumentos del opositor y el alcance de la protección contenida en el artículo 58 de la Decisión 85 y examinando el aspecto de la notoriedad y la prueba testimonial y documental”.

Del contenido de la demanda debe destacarse por este Tribunal que el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió el recurso de apelación contra la citada Resolución 5415 de la División de Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, mediante Resolución 1493 de 4 de septiembre de 1992, por la cual se revocó en todas sus partes la Resolución apelada, se declaró fundada la oposición presentada por la firma INVEP S.P.A., o Benneton Group S.P.A. y se negó el registro de la marca Benetton clase 25, solicitada por el señor Alberto Kadoch.

Contra la Resolución 1493, el demandante sustenta los cargos de violación que el Consejo de Estado consultante sintetiza, como se transcribe a continuación. “e): Para sustentar los cargos de violación adujo el demandante, en síntesis, lo siguiente: - La Resolución acusada violó, por falta de aplicación, los artículos 56 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al desconocer el derecho del demandante quien es un ciudadano colombiano, siendo Colombia País Miembro de la Comunidad Andina. - Así mismo se incurrió en la violación del artículo 58 literal g) ibidem, por aplicación indebida, al aceptar la oposición de la sociedad extranjera sin que aparezcan demostrados los requisitos y condiciones de la notoriedad, ni el ejercicio oportuno del derecho, y sin que la marca extranjera estuviera en Colombia ni en ninguno de los países que conforman la Comunidad Andina; tampoco se demostró ni probó el principio de la reciprocidad ni la exigencia del registro de la marca extranjera en Colombia, como lo dispone la Decisión 313 que tampoco se aplicó, lo cual condujo a la violación de los artículos 56 y 72 de la Decisión 85. - Se violaron los artículos 73 de la Decisión 85 y 93 de la Decisión 313, por falta de aplicación, y por aplicación indebida del artículo 58 literal g) de aquélla, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que no obstante la sociedad extranjera enunciar que tenía solicitud de registro de la marca en Venezuela, efectuada el 25 de octubre de 1982, no demostró el “derecho de prioridad”, es decir, que ella hubiese solicitado dentro de los seis meses siguientes el registro de la marca en otro país miembro, ni en la República de Colombia. - Tuvo en cuenta como fundamento la Superintendencia de Industria y Comercio para revocar el acto el hecho de que la marca goza del principio de notoriedad, para lo cual analizó documentos y testimonios que no la demuestran.

Al haber dado una valoración diferente de las pruebas, violó por aplicación indebida el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, ya que estaba vigente el artículo 93 de la Decisión 313 que derogó aquel. - Se violaron por falta de aplicación los artículos 73 y 93 de la Decisión 313 porque no está demostrada la existencia, en oportunidad, de la solicitud de registro en Colombia de la marca extranjera, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, como tampoco los derechos de terceros protegidos por el registro o solicitud anterior de registro, de acuerdo con la legislación de los países miembros, en el país en que se solicitó el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad”.

Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial las siguientes piezas procesales en copias debidamente certificadas: 1) providencia por la cual se dispone formular la solicitud de interpretación; 2) auto de admisión de la demanda contra la Nación -Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio - para que se declare la nulidad de la Resolución No. 1493 de 4 de Septiembre de 1992 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y sobre el consiguiente restablecimiento del derecho; 3) Resolución 5415 de 13 de Agosto de 1991 del Jefe de la división de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se declaran infundadas las oposiciones presentadas contra la solicitud del registro de la expresión nominativa Benetton requerida por el señor Alberto Kadoch para distinguir “vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”, artículos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972; 4).

Resolución 1493 de 4 de Septiembre de 1992 del Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se revoca la atrás citada Resolución 5415 del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, en la materia consultada, puede establecerse que se suscitan puntos de derecho comunitario regulados por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, susceptibles de aplicarse al caso concreto de la consulta prejudicial, como son los relativos al tránsito de legislación comunitaria; a las causales de irregistrabilidad de las marcas; a la notoriedad y a la prueba de la misma; a la noción de confundibilidad y a las características de novedad y función distintiva de la marca y de exclusividad en el uso de ésta; a la prioridad en el derecho de registro de una marca en relación con un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o con países que otorguen reciprocidad en el tratamiento al derecho de registro, y a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. C O N S I D E R A: 1.

Texto de las normas objeto de Interpretación.- Son motivo de interpretación prejudicial las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación: “DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:....................................

“f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;....................................

“Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 73.- La admisión de la solicitud de registro de una marca en un País Miembro otorgará al peticionario un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro en los otros países miembros”.

“DECISION 313 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:.................................... “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;.................................... “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;.................................... “Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 93.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena”.

Como las normas solicitadas en interpretación han sido sustituidas por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, actualmente vigente, la presente sentencia hará mención en la parte correspondiente a los artículos de esta última disposición que se refieren a la materia. 2. Interpretación y Aplicación de la Ley Comunitaria. En las últimas sentencias se ha venido ocupando este Tribunal de la aplicación de la Ley en el tiempo porque ha sido común a las solicitudes de interpretación prejudicial sobre marcas que el proceso de registro y sus incidencias en la vía gubernativa, coincidan con variaciones en el ordenamiento jurídico, como sucede en el presente caso.

La ya reiterada jurisprudencia releva al Tribunal de profundizar sobre una materia que ha quedado aclarada, de manera que en esta ocasión sólo será necesario referirse a las interpretaciones prejudiciales 1-IP-94 y 2-IP-94 para resaltar la presencia de un doble fenómeno en cuanto a los efectos de la Ley en el tiempo: de un lado la supervivencia de la ley antigua - representada por la Decisión 85 - al aplicarse en concreto al caso consultado, en cuanto al examen de la tramitación de la solicitud de registro y de la oposición descrita en el punto 4, b) de la síntesis de los hechos por la autoridad nacional consultante, que se transcribe al comienzo de la presente providencia. De otro lado, la presencia de la ley nueva - para efectos del presente caso, la Decisión 313 - vigente en el momento de revocarse la Resolución 5415 del 13 de Octubre de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Resolución 1493 de 4 de Septiembre de 1992 de la misma Superintendencia. Este órgano comunitario considera del caso recalcar aquí que en la medida en que no haya quedado en firme el registro de una marca, el asunto permanece en el campo de las expectativas de derecho, por lo cual la decisión comunitaria aplicable al mismo deberá ser la vigente al momento de su resolución. Lo anterior no obsta para que al juzgar en concreto la validez de las actuaciones administrativas de la oficina nacional competente, deba apreciarse su legalidad conforme a las normas vigentes en el momento en que ellas se efectuaron.

Por ello este Tribunal Comunitario ha considerado preciso dotar al alto Organo Jurisdiccional consultante de la interpretación prejudicial atinente a las normas aplicables en lo que corresponde al caso en estudio, tanto de la Decisión 85, como de la 313 del Acuerdo de Cartagena, advirtiendo una vez más que con ello no se están reviviendo normas ya sustituidas por la Decisión 344, hoy vigente, sino se está reconociendo la supervivencia del efecto de la ley antigua frente al caso concreto del derecho de registro de la marca que se controvierte en el proceso interno. 3.

Causales de irregistrabilidad de una marca. Los artículos 58 de la Decisión 85, 72 y 73 de la Decisión 311, 72 y 73 de la Decisión 313 y 82 y 83 de la 344 del Acuerdo de Cartagena establecen “in extenso” las causales de irregistrabilidad de las marcas que pueden dar lugar a oposición (hoy observaciones) frente a una solicitud de registro.

En el presente caso la interpretación se refiere a los literales g) del artículo y norma primeramente citados y e) del artículo 73 de la Decisión 313, que corresponden a la materia controvertida. Para que haya lugar a la no registrabilidad de conformidad con el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 se requiere que la marca que se pretende registrar sea confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; mientras tanto, a la luz del artículo 73 literal e) de la Decisión 313, basta que la marca que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Como quiera que en el caso sujeto a la presente interpretación se trata de establecer la legitimidad de quien se opone con fundamento en las causales de irregistrabilidad de una marca, sobre la base de reunir las condiciones de notoriedad, a ésta y a la confusión con la marca que se pretendió registrar ha de referirse la presente sentencia. La Confusión.- Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2- IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia. En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.

La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente - además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica - concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca. 4.

Protección Jurídica de la marca notoria.- La notoriedad de la marca que protege el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, el 73, literal e) de la Decisión 313 y el 83, literal e), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio.

La marca en este sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el consumidor. Su difusión implica para él esfuerzos, gastos y erogaciones para acreditar en el mercado su producto. La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma.

Es un activo patrimonial que la ley marcaria protege. De ahí que al titular de la marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley marcaria (artículo 58, literal g) de la Decisión 85 y 73 literal e) de la Decisión 313), se le ha otorgado el derecho de oponerse a la solicitud de registro de una marca similar, dentro del procedimiento abierto de oposición al registro contemplado en el artículo 65 de la Decisión 85, o dentro del procedimiento de observaciones contemplado en el artículo 82 de la Decisión 313 y 93 de la 344, para quien demuestre interés legítimo.

Asimismo a la luz del artículo 102 de la Decisión 313 y 113 de la 344, el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está, la que prohíbe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida.

Lo anterior no significa, como se advierte más adelante, que el titular de la marca notoria en otro país pueda ejercer en los países miembros del área andina el atributo de exclusividad de uso si no ha registrado la marca en dicha región. 5. Noción de marca notoria.- La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.

El artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, sobre las bases de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; su intensidad y el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Con las anteriores consideraciones y las adicionales relativas a la notoriedad de la marca que se hacen más adelante, este Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP-87 y 2-IP-94, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación: “.5. La marca notoria Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores ( ) Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de producto o servicio o “regla de especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”.

Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por “hecho notorio” debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida.

En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una “notoriamente conocida y registrada en el exterior”, así no cuente con un registro nacional válido ”. El artículo 73, literal e) de la Decisión 313 amplía lo que dispuso el artículo 58 de la Decisión 85 que otorgó protección a la marca notoria.

La Decisión primeramente citada extiende la prohibición de inscripción en el registro de productos similares, de manera que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida. Añade la Decisión primeramente citada que ello es independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y en el internacional en las condiciones previstas por el legislador comunitario. 6.

Ambito Territorial de la Notoriedad El derecho marcario que se predica de los bienes y servicios que están dentro del comercio, transciende el ámbito territorial en la medida en que las relaciones de comercio de esos bienes y servicios entre países rebasa las fronteras. Por la vía de la libertad de comercio los signos distintivos o los bienes con las marcas que los identifican se transan de un mercado a otro entre países.

De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdo de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 7.

Prueba de la Notoriedad. El presente caso lleva a reflexionar sobre la calificación que deba darse a la notoriedad de la marca para establecer el tratamiento procesal aplicable a ella. ¿Es la notoriedad de una marca concepto igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y por tanto a él le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo “notoria non egent probatione”?, ¿o se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca pueda o deba probarse? Y finalmente, ¿a quién corresponde la calificación y la determinación de la notoriedad?.

Antes de desarrollar estos puntos debe afirmarse que cualquiera sea la orientación que el intérprete siga a este respecto, lo cierto es que debe desestimarse la tesis que se esboza en los antecedentes administrativos de la demanda, según la cual “si para un hecho que no requiere prueba, como es el caso de la notoriedad se piden pruebas, equivale tácitamente a afirmar que no existe tal notoriedad”.

Una afirmación de esta naturaleza choca con principios básicos procesales como el de la carga de la prueba y el de la contradicción, que exigen la comprobación de los hechos que se discuten en el proceso, como el de la existencia de la notoriedad. El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca.

En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.

En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida.

La actuación administrativa en la vía gubernativa o la actuación judicial en la contenciosa, hace que el administrador o el juez deban entrar en un proceso de cognición o “juicio” en el que la determinación del “thema probandum” es el resultado de la acción que despliegan las partes bajo la dirección del proceso por el funcionario administrativo o, en su caso, por el juez de la causa, para la determinación de los hechos que se alegan.

En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra. En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica.

Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor. A la determinación de la calidad de notoria de una marca, se dirige el artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuando señala de manera enunciativa los criterios para establecer dicha calidad.

En la doctrina referida al derecho de marcas se encuentran expresiones más definidas sobre la prueba de la notoriedad de la marca entre tratadistas de la especialidad como Carlos Fernández Novoa en “La importancia de la Marca y su Protección” (pág. 49), cuando advierte la necesidad de probar “que la marca goza de difusión y conocimiento entre los sectores interesados”.

A él lo siguen autores como Manuel Pachón en su obra sobre “Protección de los Derechos de Propiedad Industrial”, quien resalta la “demostración por un medio probatorio idóneo, de la existencia de la notoriedad”, y confirma en su libro “Manual de Propiedad Industrial”, págs. 109 y 110, que “la notoriedad de la marca no es una noción que pueda fijarse de antemano, sino más bien una comprobación de un hecho ”.

Esta posición que se sustenta en la tesis sostenida por el profesor Antonio Rocha, en su obra “De la Prueba en Derecho”, permite diferenciar la notoriedad de un hecho que puede hacer superflua su prueba, de la notoriedad establecida en la ley como base de un derecho, que supone una exigencia más rigurosa sobre la prueba de la notoriedad. Este Tribunal Comunitario estima que la señalada evolución de la doctrina relativa a la prueba de la notoriedad de la marca, como notoriedad de un hecho, es aplicable al caso de que se ocupa la presente interpretación. De los hechos materia del proceso administrativo resulta que la notoriedad de la marca es alegada por una parte que la considera constitutiva de su derecho a oponerse, y está también controvertida por la otra parte.

Además, fundamento importante de la litis es precisamente el de determinar un hecho que tiene que ver con el estado de notoriedad que ostenta una marca. A quien alega o controvierte la notoriedad, pues, considera este Tribunal, debe aplicarse el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente su existencia o inexistencia. No significa lo anterior, naturalmente, que se desconozca con ello la facultad que tiene el administrador o el juez como director del proceso administrativo o judicial, para admitir las pruebas presentadas, para ordenar las que considere idóneas a la determinación de los hechos, o para calificar las pruebas aplicando los principios de la sana crítica.

El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador. La jurisprudencia sentada por el Tribunal en el Proceso 1-IP-87, en nada contradice lo dicho anteriormente, pues allí advierte el Tribunal el fenómeno de la marca notoria dentro de un contexto diferente al del presente caso, refiriéndose a lo innecesario de su prueba únicamente cuando ésta no sea discutida, lo cual difiere de lo sucedido en el presente caso, en el que la notoriedad de la marca es objeto básico de la confrontación procesal. 8.

Derecho de prioridad de una marca.- El impugnante, en la etapa administrativa que se revisa dentro del proceso interno, no hizo planteamiento sobre la prioridad de la marca en el área andina, pero en la demanda contenciosa sí tacha la actuación administrativa como violatoria de los artículos 58 literal g), 73 de la Decisión 85 y 93 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal Andino observa además que estas disposiciones son fundamento legal diferente al tema central de la controversia interna, sobre notoriedad de la marca. Con estas advertencias procede el Tribunal a interpretarlas para que sea el juez nacional quien establezca la oportunidad de su aplicación en el proceso interno. Consagra el artículo 73 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el derecho de prioridad, entendido como la protección que otorga la ley a quienes hayan solicitado el registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena, para invocarlo también en los demás países cuando presenten solicitudes dentro de un lapso de seis meses.

Dicha prelación concede también el derecho de oponerse a una solicitud de registro, como se deriva de lo dispuesto en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85 y el artículo 73, literal a) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, cuando se pretenda otorgar el registro con violación de estas normas comunitarias. En el presente caso el demandante aduce no haberse demostrado el derecho de prioridad ni haberse ejercido por la demandada oposición al registro dentro de los seis meses siguientes a la primera solicitud de registro en Venezuela.

Este plazo indica que una vez trascurrido pierde el beneficiario el derecho de oponerse al registro de una marca, razón suficiente para que la oficina nacional competente rechace la oposición. Corresponde al juez nacional determinar con los medios probatorios a que haya lugar si el término de la prelación había transcurrido o no y establecer la pertinencia y oportunidad de lo alegado.

Como la actuación procesal administrativa que agotó la vía gubernativa en el caso presente se cumplió en vigencia de la Decisión 313, corresponde a este Tribunal analizar las normas relacionadas con la prioridad que sustituyeron el artículo 73 de la Decisión 85, particularmente el artículo 93 de aquella norma, reproducido en el artículo 103 de la actual Decisión 344 hoy vigente en materia de derecho marcario.

Valga este análisis porque si llegare a considerarse pertinente el argumento del demandante por el juez nacional, de la aplicación de una u otra Decisión dependerá la forma de contar el término de 6 meses que ampara el derecho de prelación y la determinación de la cobertura territorial de dicha prelación. En efecto, mientras de acuerdo con el artículo 73 de la Decisión 85 el plazo de seis meses se cuenta a partir de la fecha de admisión de la solicitud de registro, el artículo 93 de la Decisión 313 señala que ese plazo debe contarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Debiendo ser posterior la fecha de admisión de la solicitud, a su fecha de presentación, la cobertura del beneficio de prioridad será diferente en uno u otro caso, siendo inferior en la segunda hipótesis. De otra parte, el artículo 73 de la Decisión 85 limita la prioridad a marcas con solicitud de registro en los cinco países del Acuerdo, en tanto que el artículo 93 de la Decisión 313 lo extiende a cualquier otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

En la primera hipótesis bastará la prueba de la fecha de solicitud o de la fecha de admisión de la solicitud de registro, según el caso, en cualquiera de los países miembros del Acuerdo; en el segundo caso, en cambio, será menester acreditar además de la solicitud de registro, la presencia de reciprocidad del país externo a la subregión, de que se trate, para con el correspondiente País Miembro del Acuerdo de Cartagena. 9.

Exclusividad del Registro. Señala el artículo 72 de la Decisión 85 que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. A su vez el artículo 74 de la misma normativa otorga a su titular el derecho de usarla en forma exclusiva y le garantiza la posibilidad de solicitar las medidas de protección pertinentes para la defensa de su derecho.

Algunos autores definen la exclusividad como la facultad condicional de excluir a otros del uso de un producto particular. En el régimen imperante en el derecho marcario andino, que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma en debida forma, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, como el declarativo, en los que la propiedad se adquiere por el uso de la marca.

La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho.

La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente por la Decisión 85 (artículo 72) en tanto que la Decisión 313 no la menciona (artículo 92). De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza.

El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. A su vez los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 señalan en forma expresa los casos de excepción al uso exclusivo de la marca registrada, al permitirlo sobre la base de la buena fe, para fines tales como los publicitarios y de información al público acerca del producto. 10.

Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Interno. Este Tribunal Comunitario ha sido minucioso en el análisis de las relaciones entre el ordenamiento jurídico andino y el derecho interno de los países. El efecto directo de la norma comunitaria, su preeminencia sobre el derecho nacional de los países miembros, la obligatoriedad en la aplicación de los fallos de este Tribunal y la complementariedad entre una y otro han sido objeto de examen, a guisa de ejemplo, en las sentencias 1- IP-87 de 3 de diciembre de 1987, 2-IP-88, 5-IP-89, 2-IP-90 y 3-IP-94, recogidas en lo esencial por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, entre otros, en fallos de septiembre 1 de 1988 y febrero 7 de 1991 y por el Consejo de Estado del mismo país, entre otros, en fallos de septiembre 9 de 1988, mayo 11 de 1990, febrero 7 de 1991 y abril 3 de 1992.

De esta forma se ha logrado establecer una estrecha relación entre el Tribunal Comunitario y las jurisprudencias de los más altos tribunales colombianos que coinciden en otorgar al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, la capacidad de regir la conducta de los países comprometidos en asuntos de interés común, fundamentales para el desarrollo de la actividad económica, y a su función de aplicarse en forma directa en el orden interno por encima del derecho nacional.

Asimismo se ha reconocido por el mencionado Consejo de Estado, la obligación de los países miembros de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y de abstenerse de aplicar o aprobar cualquier medida de derecho interno que esté en contradicción con el mismo. Como consecuencia de lo anterior, la alta jurisdicción colombiana ha reconocido el carácter obligatorio de las sentencias de interpretación prejudicial del Tribunal para el juez nacional, conforme al mandato del artículo 31 de su Tratado de creación. Como resultado de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1.

No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, siempre que además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. 2.

El titular de una marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley comunitaria sobre marcas, goza del derecho de oponerse o, según el caso, de formular observaciones a la solicitud de registro en los términos y dentro de los procedimientos establecidos en la ley marcaria vigente en el momento de ejercer dicha acción. 3.

La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo. Corresponde a la autoridad administrativa o judicial competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, sin que sea dado a este Tribunal Comunitario establecer interpretaciones al respecto. 4.

El derecho de prioridad de una marca, distinto a la notoriedad de la misma, consiste en la protección que otorga la ley comunitaria a quienes hayan solicitado primero el registro de una marca en un país miembro del Acuerdo de Cartagena o en un tercer país que conceda trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, para hacer prevalecer su petición en el tiempo frente a otras solicitudes de registro. 5.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. 6. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 7.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Edgar Barrientos Cazazola MAGISTRADO Juan Vicente Ugarte del Pino MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.