PROCESO 1-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 5 literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Quito, 27 de marzo de 1995 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, en comunicación de once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, solicita al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (en adelante Tribunal Andino), la interpretación prejudicial de los arts. 1o, 2o, 5o literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;
Que el Tribunal solicitante es competente para requerir la interpretación prejudicial, conforme al art. 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, por tener que aplicar normas de derecho comunitario en el expediente N° 2744 de nulidad y restablecimiento de derechos incoada ante ese Tribunal por James W. F. Raisbeck contra las Resoluciones N°11880 de 28 de diciembre de 1990 y la N° 867 de 6 de junio de 1993 dentro de la solicitud de patentes.
Que el Tribunal Andino es competente para conocer de la solicitud, al imperio del art. 28 de su Tratado de Creación. Que recibida la demanda, este Tribunal pasa a considerar sobre la observancia del art. 61 de su Estatuto, que establece los requisitos para ser admitida la demanda, advirtiendo que si bien se ha cumplido con las previsiones de los literales a), b) y d), en cuanto al requisito previsto por el literal c) relativo a la identificación de la causa y al informe sucinto de los hechos, sólo se ha cumplido con lo primero (identificación de la causa), mencionándose por parte del Tribunal solicitante que: “En razón del principio de economía procesal, la Corporación solicitante se abstiene de transcribir los hechos en que se fundamenta la acción, toda vez que ellos se hallan contenidos en el escrito de demanda etc, etc”, procedimiento que los jueces nacionales vienen usando y que no se compadece con el principio de economía procesal, por el que se debe buscar agilizar los trámites ante el Tribunal Andino. El informe sucinto conforme a la norma comunitaria vigente, ha de ser preparado por el juez nacional, ya que en el mismo deben insertarse “los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación” (Art. 61, literal c) de la Decisión 184 del Acuerdo de Cartagena, Estatuto del Tribunal), lo que deja claro que es a él, Juez Nacional solicitante, a quien le corresponde resumir en un informe sucinto las pretensiones de las partes y la apreciación inicial del Juzgador, sobre las normas que deben aplicarse y, por tanto, someterse a la interpretación del Tribunal.
De ninguna manera el juez nacional puede considerar el envío de copias como suficiente para dar por cumplido este requisíto pues a él le corresponde solicitar “la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si se considera procedente” (Art. 29 del T.J.A.C.), facultad que no puede resignar, ni menos exculparse con los argumentos de las partes, por lo que este Tribunal declara que es necesario que los jueces nacionales cumplan a plenitud con los requisitos previstos en el Estatuto del Tribunal para las solicitudes de interpretación prejudicial.
C O N S I D E R A N D O:
1. RELACION DE LOS HECHOS En base a las fotocopias adjuntas, este Tribunal observa que en fecha 1o de febrero de 1988, PFIZER INC. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la república de Colombia, solicitud de patente de invención para su invento titulado “Sal de sodio cristalina anhidra 5 - cloro - 3 (2 tenoil) - 2 oxidol 1, carboxamide” conteniendo dos reivindicaciones: 1)La Sal sódica cristalina anhidra de 5 - cloro - 3 - (2 tenoil) - 2 -oxidol - 1 - carboxamida caracterizada por agitar la correspondiente forma hidratada con aceitonitrilo, y 2)Un procedimiento para la preparación de la sal sódica cristalina anhidra de 5 - cloro - 3 -(2-tenoil) - 2 - oxidol - 1- carboxamida, caracterizada por agitar la correspondiente forma hidratada con acetonitrilo.
La solicitud, conforme al art. 19 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, fue remitida al Grupo Técnico, el mismo que estableció: 1)Que para la primera reivindicación “No se acepta porque se refiere a una sustancia terapéutica activa”, contemplada en la excepción a la patentabilidad prevista por el art. 5o. literal c), de la Decisión 85; y en cuanto a la segunda solicitud, dicho Grupo Técnico estableció que: “La reivindicación N° 2 carece de novedad, pues se trata de un procedimiento de simple agitación de una sal con acetonitrilo, solvente orgánico, utilizado en síntesis orgánicas (art. 2) THE MERCK INDEX 8a.
Edición 1968, pág. 8”. Con estos antecedentes, la División de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio en fecha 28 de diciembre de 1990, dictó la Resolución N° 11880, negando ambas reivindicaciones. Habiéndose opuesto el 7 de junio de 1990 por parte de PFIZER INC. el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, se pidió ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, la revocatoria sólo de la segunda reivindicación, o sea del proceso para preparar la invención. En mérito a esta solicitud la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución 867, en fecha 16 de junio de 1993 negando el recurso interpuesto por PFIZER INC. y declarando agotada la vía gubernativa.
Con estos antecedentes, la parte actora ante el Juez Nacional en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art. 85 del Código Contencioso Administrativo colombiano, demandó ante el Consejo de Estado, la nulidad parcial de las Resoluciones N° 11880 y N° 867 a las que hemos hecho referencia, manteniendo su petición para que se le reconozca la reivindicación 2, relativa al procedimiento cuya patente solicitó. En su demanda ante el Consejo de Estado acusa como normas violadas los artículos 1o, 2o, 5o literales c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que regulaba el Régimen Común de Propiedad Industrial “al momento de expedirse los actos demandados”: Los artículos, acusados de haber sido violados, son los siguientes: DECISION 85: “Artículo 1o.- Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones” “Artículo 2o.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente”.
“Artículo 5o.- No se otorgarán patentes para:....................... “c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;” d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. Vencido este lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de dicha solicitud”.
La demanda fue admitida, dándole el trámite legal correspondiente, teniendo por parte demandada a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, disponiendo su notificación a la Procuradora Primera Delegada ante esa Corporación. 2.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: La parte actora ante el Juez Nacional alega que: - Al no haber aceptado otorgar patente de invención a un procedimiento farmacéutico novedoso se violó el art. 1o de la Decisión 85. - Al no haber considerado el procedimiento a registrarse como nuevo, se violó el art. 2o. de la Decisión 85 por haberlo interpretado equivocadamente, ya que según la parte, dicho procedimiento no está en el estado de la técnica. - Indica que se violó el art. 5o. literal c) de la Decisión 85, porque dicho artículo prohíbe otorgar patentes a los productos farmacéuticos y medicamentos y no a los procedimientos para la obtención de un producto. - Finalmente alega que el literal d) del art. 5o de la mencionada Decisión, determina que si la solicitud se presenta un año después de la fecha de haber sido solicitada en el primer país en que se había pedido, no tendría derecho a la patente, pero que éllos la presentaron en EE.UU de Norteamérica el 2 de febrero de 1987 y en Colombia se radicó el 1o de febrero de 1988, o sea dentro del año, ratificando que se trata de un proceso novedoso que permite la conversión de “una sal farmacéutica aún en estado completamente novedoso; inesperado y extremadamente beneficial” y dicen: “En término simples, el proceso novedoso convierte esta sal farmacéutica desde un estado casi no utilizado a un estado muy deseable en el cual la sal se puede usar muy eficientemente”.
Afirman posteriormente que el proceso reivindicado no se había usado NUNCA para producir sal cristalina anhidra. Por su parte el Doctor Elías Alfonso Nule, en representación de la Superintendencia de Industria y Comercio, responde a la acción, negando las pretensiones por carecer de apoyo jurídico. En cuanto a los hechos, ratifica la cronología anotada anteriormente de la solicitud de patente, el informe del Grupo Técnico y las Resoluciones que posteriormente se dictaron con apoyo del informe técnico y que son la Resolución N° 11800 de 28 de diciembre de 1990, por la que se niega la solicitud de patentes y la Resolución N° 867 del 16 de junio de 1993 confirmando la anterior.
Alega que al dictarse las Resoluciones no se incurrió en violación alguna de las normas vigentes, en especial de la Decisión 85 o de la 313 (sustitutiva de la anterior). Indica que los actos administrativos impugnados, fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, con plena competencia para resolver la solicitud y la reposición. Alega que la primera reivindicación al tratarse de una sustancia terapéuticamente activa, se encuentra excluída de la patentabilidad (art. 5 literal c) Decisión 85).
En cuanto a la reivindicación 2a, define el procedimiento como de simple agitación de una sal hidratada con acetonitrilo para la obtención de una sustancia activa analgésica, anti-inflamatoria, la que carece de novedad puesto que está en el estado de la técnica.
3. EL INFORME TECNICO: Con fecha 25 de abril de 1990 se expidió el informe técnico N° 437 que textualmente dice: “No se acepta la reivindicación N° 1 porque se refiere a una sustancia terapéuticamente activa, excepción de patentabilidad (art. 5o, literal c))” “La reivindicación N° 2 carece de novedad pues se trata de un procedimiento de simple agitación de una sal con acetonitrilo, solvente orgánico, utilizado en síntesis orgánicas (art. 2°) THE MERCK INDEX 8a.
Edición, 1968, pág. 8”. Este informe técnico tiene un valor importante, por cuanto da luces al juzgador para sentenciar al respecto. Por su parte, el Tribunal Andino ya se ha pronunciado sobre el tema, así en la sentencia dictada en el Proceso 3-IP-89 (fechada el 26 de enero de 1990, G.O. N° 56), en la Segunda conclusión dice: “2.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 85, las oficinas nacionales competentes para el examen de las solicitudes de patente, pueden solicitar, según su criterio y de acuerdo con el derecho interno, dictámenes o conceptos técnicos y científicos acerca de los asuntos que deben resolver.”
4. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: Dejando claro que la acción ante el Consejo de Estado Colombiano, plantea la nulidad parcial de las resoluciones impugnadas, buscando sólo la reivindicación N° 2, ya que tácitamente aceptan que la reivindicación N° 1, al ser calificada de sustancia terapéuticamente activa no es patentable, es conveniente recordar que, conforme a la Decisión 85, para que una invención pudiera patentarse debería ser nueva, susceptible de aplicación industrial y lícita.
Esta Decisión en el art. 1° estableció la condición de que las patentes de invención se otorgaban a las nuevas creaciones y a las que perfeccionaran dichas creaciones; el art. 2° establecía que no se considera una invención nueva si está comprendida en el estado de la técnica, “esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente”, con las excepciones previstas en los literales a) y b) de dicho artículo, que no son pertinentes en el caso presente.
Al respecto, el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89 de fecha 31 de octubre de 1989, publicada en la G.O. N° 50 decía: “a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2 de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. Para la utilización de este criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que puedan afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria”.
En cuanto a las prohibiciones establecidas en el art. 5° literal c) de la Decisión 85, este Tribunal, igualmente se ha pronunciado en la sentencia dictada en el Proceso 1-IP-88 de fecha 25 de mayo de 1988, G.O. N° 33, que estableció: “De la lectura del referido artículo 5, literal c) se desprende que no podrán otorgarse patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos las sustancias terapeúticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal.
En otras palabras, ningún bien comprendido en esas categorías es susceptible de ser patentado, si es para el uso humano, animal o vegetal.” Esta misma sentencia, añade: “Por otra parte, las sustancias terapéuticamente activas serían aquellas que independientemente de cualquier excipiente constituyen por si mismas una sustancia utilizable en el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades”.
Igualmente la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-94 de 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O. N° 170 decía: “La misma Decisión, en el artículo 2do. establece que se considera como novedoso un invento cuando no está comprendido en el “estado de la técnica”, estado que comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de solicitud”.
De donde se colige que si una solicitud de patente de invención, así sea desglosada en dos o más reivindicaciones, es sin embargo calificada por el juez, con informe técnico optativo, de “sustancia terapéuticamente activa” no podrá ser patentable, ni élla, ni el procedimiento para obtenerla mucho más cuando éste haya ingresado en el estado de la técnica, que al haber hecho del dominio público los conocimientos existentes, le quita el carácter de nuevo a lo pretendidamente patentable.
Finalmente, en lo tocante a la prohibición establecida por el art. 5° literal d) de la Decisión 85, queda claro que vencido como fue el plazo de un año contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país, no se puede patentar en otro. POR TANTO: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1) Corresponde al Juez nacional solicitante de la interpretación prejudicial, la redacción del informe sucinto de los hechos que considere relevantes para la interpretación, debiendo por economía procesal, dar cumplimiento al requisito contemplado en el literal c) del art. 61 del Estatuto del Tribunal, por lo que se reitera, una vez más, la necesidad y conveniencia de que el Juez nacional solicitante, presente el “informe sucinto” de manera que oriente al Tribunal Comunitario sobre el caso concreto. 2) La novedad es un requisito indispensable e insustituible para otorgar patente de invención, ya sea a las nuevas creaciones o a las que perfeccionen las mismas.
El haber sido accesible un invento al público, por cualesquier medio, lugar, forma, uso o explotación, le quita el concepto de novedoso e incluye al presunto invento en el estado de la técnica, haciéndolo impatentable. 3) La prohibición para otorgar patentes a los productos farmacéuticos, medicamentos, sustancias terapéuticamente activas y otros, contemplados en el art. 5° literal c) de la Decisión 85 hacían impatentables las solicitudes, mucho más si existen informes técnicos que confirmen ese carácter. 4) Bajo el imperio de la Decisión 85 y durante su vigencia, sólo se podían patentar, las invenciones extranjeras que hubiesen sido presentadas dentro del año, vencido el cual, no quedaba recurso alguno. 5) El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación, en la sentencia a dictar dentro del Proceso N° 2744 conforme lo establecido en el art. 31 del Tratado del Tribunal. 6) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada. 7) Remitase copia de esta sentencia, a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.
Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Dr. Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Dr. Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Dr. Edgar Barrientos Cazazola MAGISTRADO Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino MAGISTRADO Sr. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.