PROCESO 04-IP-94 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en Quito a los siete días de Agosto de 1995, en la interpretación prejudicial de los artículos 58 f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el expediente Nº 1486 cuyo ponente es el Dr. Yesid Rojas Serrano, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 28 del Tratado de creación y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, dicta la siguiente sentencia: VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para requerir esta interpretación por vía prejudicial de conformidad con el artículo 29 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; y éste, a su vez, tiene competencia para absolverla, de acuerdo con el artículo 28 ibídem.
Que la solicitud de interpretación de las normas arriba señaladas se origina en el Consejo de Estado por petición de la parte actora, la Sociedad Elizabeth Arden Inc., en el proceso nacional Nº 1486. Que este Tribunal con fecha 9 de Agosto de 1994, dictó auto solicitando al Consejero ponente, que en cumplimiento del artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, envíe el “informe sucinto de los hechos”, al cual se refiere esa norma comunitaria, para cumplir, de esta forma con todos los requisitos allí puntualizados.
Que la Secretaría de la Sala solicitante, remitió a este Tribunal el oficio Nº 1430, de 12 de septiembre de 1994, adjuntando como informe sucinto de los hechos, nuevamente el escrito presentado por la parte actora dentro del juicio iniciado en Colombia y por el que pide al Consejo de Estado la interpretación prejudicial del Tribunal Andino. Se deja establecido, como claramente señala el artículo 61, literal c) del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) que este “informe sucinto” corresponde elaborarlo al juez solicitante, precisando en él los hechos que considere relevantes para la interpretación de la norma comunitaria por parte del Tribunal.
Que el Tribunal Andino de Justicia mediante Oficio Nº 093-S-TJAC-94 de 17 de octubre de 1994 pone en conocimiento del Consejo de Estado de la República de Colombia el auto dictado el 14 del mismo mes y año por medio del cual pide varios documentos referidos en el expediente judicial Nº 1486. Que el requerimiento de este Tribunal es atendido por intermedio de la Secretaría del Consejo de Estado, la que remite dichas piezas procesales por Oficio Nº 1956 de diciembre 19 de 1994, ingresado al Tribunal el 28 de febrero de 1995.
El Tribunal, en consecuencia, tendrá en consideración los hechos que se relacionen con la interpretación solicitada, sintetizándolos de los documentos anexos a la solicitud del Consejo de Estado. Que la Sociedad DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LIMITADA- DISPROBELL LTDA, formuló con fecha 22 de Octubre de 1982 a la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo “EDEN FOR MAN - ETIQUETA” “dentro de una etiqueta rectangular de fondo plateado y marco rojo y dentro de ella las palabras explicativas forman, clase 3” para distinguir “loción para manos y cuerpo y desodorante, ambos en crema”, productos comprendidos en la clase 3 del Decreto 755 de 1972 (que corresponde a la clasificación internacional de marcas), ordenándose por la oficina nacional competente la publicación del extracto para efectos del trámite de oposiciones.
Que en este estado del trámite, la Sociedad ELI LILLY AND COMPANY, (Sociedad Norteamericana) titular de los registros marcarios para ARDEN (28.506 de junio 25 de 1951), ELIZABETH ARDEN, (70.958, de marzo 25 de 1970), ELIZABETH ARDEN (etiqueta), (106.153 de julio 3 de 1984), ARDEN FOR MEN (etiqueta) (70.969 de 25 de marzo de 1970), y ARDENA, (66.674 de febrero 3 de 1972), presentó oposición a la solicitud de registro referida en el literal anterior.
(fs 274). Estos y otros registros fueron trasferidos por la sociedad ELI LILLY a la SOCIEDAD ELIZABETH ARDEN INC, según petición presentada el 18 de Abril de 1988. Que igualmente, fué opositora la compañía RECKITT & COLMAN (Overseas), Limited, domiciliada en Hull, Yorkshire, Estados Unidos de Norte América, la que impugnó por medio de apoderado, el registro de la marca “EDEN, ETIQUETA”, por cuanto su representada es titular de la marca “EDEN”, clase 5.
Que las oposiciones presentadas se rechazaron por el Jefe de la División de la Propiedad Industrial por resolución Nº 001141 de 3 de octubre de 1986. Analiza -esa oficina- la de Eli Lilly and Company, recurriendo a antecedentes administrativos (expedientes 220.241 y 220.537), las semejanzas entre EDEN Y ARDEN y por el significado de las mismas, considera que no puede haber lugar a la confusión entre el público consumidor de los productos de la clase 3.
Confrontando el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Edición 1979, la Resolución anota el significado de: “ARDER, estar encendido, o según nosotros en el indicativo presente “ellos arden, es decir que están encendidos o quemándose. EDEN, paraíso terrestre, morada del primer hombre, antes de su desobediencia, lugar muy ameno y delicioso”.
Que la oposición de la Compañia RECKITT & COLMAN (Overseas) Limited, no es aceptada, en tanto, la marca Eden distingue fungicidas, herbicidas, etc, productos de la clase 5, “que no pueden catalogarse como de la misma naturaleza con las de la 3”. Que apelada la antes dicha Resolución 001141 por parte de los dos opositores a la inscripción de la marca “EDEN FOR MAN”, y previo el rechazo del recurso de reposición sobre la misma por parte del Jefe de la División de Propiedad Industrial, el Superintendente de Industrias y Comercio el 3 de Abril de 1989 dicta la Resolución 2535, confirmando la providencia de 3 de Octubre de 1986 proferida por la División de Propiedad Industrial (Resolución 001141).
En esta etapa la entidad administrativa efectúa la comparación de las marcas EDEN FOR MAN (etiqueta) frente a la registrada -opositora- “ARDEN”, desestimando cualquier similitud entre las mismas ya por los aspectos gráficos como por el significado conceptual que se derivan de una y otra. Que en el análisis practicado dentro de esta resolución a la oposición de la Compañia RECKITT & COLMAN (Overseas), Limited, la autoridad competente hace un distingo entre los productos de la clase 3 y la clase 5, citando jurisprudencia de este Tribunal Andino en el sentido de que “de acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase”.
La resolución hace referencia también al trámite administrativo, el que fuera impugnado ante el inferior, por la aplicación del artículo 67 de la Decisión 85, en concordancia con lo previsto en el artículo 590 del Código de Comercio de Colombia. Que, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, mediante resolución 6342 de fecha 18 de julio de 1989, expidió el certificado de registro Nº 124722 para la expresión “EDEN FOR MAN” etiqueta, según modelo adjunto, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA LTDA-DISPROBELL LTDA, domiciliada en Medellín, Antioquia - Colombia, para productos de la clase 3.
Que esta resolución fué apelada por la actora y confirmada por la Superintendencia de Industria y Comercio según Resolución Nº 292 de 14 de febrero de 1990. Que con fecha 5 de junio de 1990, el apoderado especial de la Sociedad Elizabeth Arden Inc, demanda ante el Consejo de Estado la nulidad y restablecimiento del derecho contra varias providencias dictadas por la División de Propiedad Industrial y la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo Nº 216.883.
Que en el texto de la demanda mencionada anteriormente el actor hace hincapié en la confusión existente entre la marca a registrarse (Eden - etiqueta) y las siguientes marcas cuya titularidad, en un primer momento, pertenecieron a la Sociedad Eli Lilly and Company: Arden Elizabeth, Arden Etiqueta, Elizabeth Arden, Arden For Men Etiqueta y Ardena; argumentación que fué parte de la oposición presentada con fundamento en el artículo 58 f) de la Decisión 85.
Alega que en el trámite de las oposiciones se ha omitido conceder el término probatorio, establecido en el artículo 590 del Código de Comercio de Colombia, advirtiendo que “la administración ha mirado en forma aislada el artículo 67 de la Decisión 85 atrás mencionada”. Arguye que una vez concluido el trámite interno, “entra a jugar la norma del artículo 67 de la Decisión 85”, “esto es, no habiendo oposiciones o habiendo sido rechazadas las oposiciones, conforme a la ley interna Colombiana, se procederá a otorgar el registro”.
Especifica que “la no observación impuesta en el Código de Comercio acabada de citar, genera la nulidad del proceso conforme al arreglo del artículo 152 (6) del Código de Procedimiento Civil ”. Refuerza el argumento en el derecho exclusivo que sobre las marcas registradas se contempla en el artículo 72 de la Decisión 85, agregando que “una de las formas de proteger dicho derecho exclusivo es mediante lo previsto en el artículo 58 (f) de la Decisión 85 que prohíbe el registro de marcas que sean confundibles con las marcas registradas para productos de una misma clase marcaria”.
Que, el actor o demandante pretende ante el Consejo de Estado de la República de Colombia lo siguiente: “1. Que se anule el auto 001141 de octubre 3 de 1986 dictado por la División de Propiedad Industrial en el expediente 216.883 de octubre 22 de 1982, mediante la cual se decidió la oposición presentada contra la solicitud de registro de Eden etiqueta, sin abrir el proceso a pruebas conforme a lo ordenado en el Artículo 590 del Código de Comercio.” (lo subrayado corresponde al texto de la demanda)”.
“2. Que se anule la Resolución 003872 de agosto 5 de 1987 mediante la cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir el recurso de reposición interpuesto contra el auto 001141 de octubre 3 de 1986 dictada en el expediente 216.883, decidió confirmar dicha providencia.” “3. Que se anule la Resolución 2535 de diciembre 21 de 1988, notificada por edicto del 19 de enero de 1989, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto contra la providencia de octubre 3 de 1986, decidió confirmar dicha providencia.” “4.
Que se anule la Resolución 6342 de julio 18 de 1989 mediante la cual se ordenó expedir el certificado de registro para Eden etiqueta. Al anular la resolución 6342 de julio 18 de 1989 se deberá anular el certificado de registro 124.722 expedido en virtud de la mencionada Resolución 6342.” “5. Que se anule la Resolución 292 de fecha febrero 14 de 1990 mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 6342 de julio 18 de 1989, y se confirmó la expedición del certificado de registro para la marca Eden etiqueta número 124.722 y se cerró la vía gubernativa en el trámite de registro de la marca Eden etiqueta al declararse que contra la Resolución 292 de febrero 14 de 1990 no proceden recursos.” “6.
Que como reestablecimiento del derecho se ordene a la División de Propiedad Industrial dar trámite, conforme a lo señalado en el artículo 590 del Código de Comercio, a la oposición presentada por Eli Lilly and Company (quien cedió las marcas fundamento de la oposición a Elizabeth Arden Inc.) contra la solicitud de registro de Eden etiqueta pretendida por Distribuciones de Productos de Belleza Ltda. Disprobell Ltda ”.
(lo subrayado es del texto original)”. Que la Compañía Disprobell Ltda, en la contestación a la demanda referida ante el Consejo de Estado, por su parte, defiende el derecho al registro de la marca “EDEN FOR MAN” (etiqueta) rechazando toda posible confusión con ARDEN, por su significado conceptual; niega que el actor tenga derecho a oponerse al registro pues “quien puede oponerse al registro de una marca o de un nombre o de un emblema es solamente quien lo tiene o quien viene utilizándolo con respaldo legal, es decir, como consecuencia de un Registro de Marca, concedido por la Autoridad Administrativa correspondiente o al menos por el hecho de una utilización sin él, pero con una solicitud hecha con anterioridad”, y en este caso “la cesionaria de la opositora no tiene derecho a pedir la anulación de los actos, puesto que ni ella ni la cedente pueden exhibir registro alguno, que ampare la marca EDEN ni puede enarbolar solicitud de registro anterior a la presentada por DISPROBELL LTDA, sobre la cual puede alegar un supuesto derecho adquirido”.
En cuanto al trámite o procedimiento, alega, se cumplió con lo previsto en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 67 en concordancia con lo preceptuado por los artículos 587 a 597 del Código de Comercio Colombiano. Que la actora requiere al Consejo de Estado que éste a su vez solicite al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación de los artículos 58 f), 66, 67 y 72 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que son los que la Alta Corporación Nacional ha recogido en su oficio de 30 de junio de 1994.
El texto de las disposiciones señaladas es: DECISION 85: “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.
“Artículo 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”. “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”.
“Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. C O N S I D E R A N D O: Los puntos a los que se va a contraer esta sentencia y que se relacionan con las normas transcritas en la solicitud de interpretación prejudicial emanada del Consejo de Estado, son: a) A la confundibilidad de las marcas para productos o servicios de una misma clase; b) Al trámite de las “oposiciones” que fueron sustituidas por las “observaciones” (Decisión 344) en el registro de una marca; c) A la falta o rechazo de las oposiciones y expedición del registro; d) A la legitimidad para presentar oposiciones; y e) Al derecho exclusivo de la marca que concede el registro ante la Oficina Nacional Competente.
Todas estas materias han sido cubiertas exhaustivamente por el Tribunal en varias sentencias de interpretación con igual criterio jurídico, por lo cual, no encontrando nada que particularmente variara en cuanto al contenido de las consultas, en esta ocasión el Tribunal reiterará sus consideraciones anteriores en el orden y sobre las disposiciones que más adelante se verán. CONFUSION DE MARCAS.
En cuanto a la confusión de marcas (artículo 58 literal f), y consecuentemente a la prohibición para el registro de aquellas que “sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, este Tribunal, en su sentencia del Proceso Nº 4-IP-89, GO.
Nº 66 de 4 de junio de 1990 ya se expresó en los siguientes términos remitiéndose a los otros Procesos que abordan igual materia: “ En todo caso la labor de cotejo de marcas a fin de determinar si son confundibles o no corresponde al funcionario nacional competente, quien tiene para ello un poder que el Tribunal ha calificado como discrecional aunque no arbitrario”.
Concretamente, a este tema se han referido las sentencias de los Procesos 1-IP-87, GO. del Acuerdo de Cartagena Nº 28 de 15 febrero de 1988; 3-IP-88, GO. Nº 35 de 28 octubre de 1988, 4-IP-88, GO. Nº 39 de 24 de enero 1989, 5-IP-94, GO 177 de 20 de abril de 1995 y 9-IP-94, GO 180 de 10 de mayo de 1995. En la interpretación prejudicial en el Proceso 1-IP-87, este Tribunal al interpretar el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 analiza el riesgo de confusión de las marcas: “ Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”.
Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58 f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64).
Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar ”.
(GO. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presenta dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que de producirse condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial.
Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.
La inexistencia dentro de un signo marcario de esa “capacidad distintiva”, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frente a productos y servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real “estado de incertidumbre” derivado de la “similitud confusionista” o del “riesgo de confusión”.
Surge espontáneamente, y sin mayores elucubraciones, que si la marca cumple una función distintiva, el signo que se pretenda registrar debe ser distinguible del ya registrado, por lo que, con lógica consecuencia, el artículo 56, literal f) de la Decisión 85, prohibe el registro como marcas de:”las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.
LAS MARCAS EN CONFLICTO.- Presentado el conflicto marcario -entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar- corresponde al juzgador proceder al cotejo o comparación de las marcas, para luego de un proceso subjetivo, determinar o no la existencia del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y jurisprudencia han fijado para ese propósito.
El juzgador frente a la realidad planteada para su resolución tendrá que definir a qué tipo de marcas se refiere el caso, para luego de esa precisión, que en ocasiones puede ser difícil determinar, bajo los criterios generales establecidos, si la semejanza entre las marcas conlleva la confundibilidad que impide el ingreso de la nueva marca al registro marcario.
En el caso objeto de esta interpretación, la marca que se pretende registrar “EDEN FOR MAN - ETIQUETA”, frente a los registros de la opositora la compañía Elizabeth Arden Inc, esto es, “ARDEN FOR MEN”, “ELIZABETH ARDEN” (etiqueta) “ARDEN y ARDENA”, se observan grupos de marcas denominativas y mixtas, éstas representadas, además, por la combinación de varios colores, que corresponde a las marcas gráficas.
En las dos marcas controvertidas se presentan elementos denominativos expresados a través de un signo fonético, que pueden o no tener un sentido conceptual (marcas arbitrarias y marcas caprichosas o de fantasía) y un elemento gráfico (colores) que por sí no tiene ni pronunciación ni evocación.(Proceso 1-IP-87, 4-IP-91, GO. 97 de 16 de diciembre de 1991 y Proceso 9-IP-94).
El análisis comparativo se reduce a establecer la confundibilidad entre los signos que -dice- se encuentran registrados con anterioridad y que en su primera titularidad pertenecieron a Eli Lilly and Company y la marca EDEN FOR MAN, de Disprobell, presentada para su registro, según se anota, el 22 de octubre de 1982. En ambos grupos de marcas a compararse o cotejarse se añaden las expresiones “FOR MAN” (para Eden) y “FOR MEN” (para Arden) términos del idioma extranjero inglés, con significado y conocimiento generalizado en gran extensión dentro del área andina, con la traducción de “para hombre” y “para hombres” respectivamente, que no vienen a constituir signos registrables individual o aisladamente, conforme al artículo 58, literal e) de la Decisión 85.
Poseyendo las marcas, una identificación propia, aparte de los componentes genéricos, éstos no serán tomados en consideración para establecer los parámetros de semejanzas entre las diferentes marcas, procediéndose a la acción comparativa con lo que dentro del signo es registrable. a.1.- Campos en los que puede producirse la confusión.- Han señalado los tratadistas que la confusión tendría su origen en tres campos: El gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, los que sumados a los hechos propios de cada caso, orientan con su examen; sin ser determinantes para establecer el riesgo de confusión, por parte del ente administrativo o del juez.
La confusión visual o gráfica es la originada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, dibujos, etiquetas, etc, por la simple observación del signo, es decir, cómo se percibe la marca, y no cómo “se representa, manifiesta o expresa el signo”. Esta confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas; por la similitud de envase y de combinaciones de colores, sin perjuicio de que pueda presentarse además la confusión ideológica y la auditiva.
La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria. La similitud gráfica se produce cuando las características de los dibujos de las marcas, incluyendo los tipos de letras que se utilicen en las marcas denominativas, presentan trazos parecidos o iguales.
La similitud gráfica puede darse también cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, “sea por la similitud de la combinación de colores, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos”.( Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag.149) El segundo campo por analizarse como origen de la confusión marcaria es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de las palabras extranjeras.
El tercer aspecto que puede llevar a la confusión y que es aceptado como análisis para la determinación del riesgo de confusión entre signos marcarios, es la confusión ideológica, que produciría la similitud conceptual de las palabras y que se traduce “en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Jorge Otamendi, obra citada, página 153 y ss ). a.2- Criterios generales de apreciación de la similitud.- La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.
Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con un “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.
El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”. Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.
“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S. A. Bogotá, Página 69). d) La posición del juez.- El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente.
COMPARACION ENTRE DIFERENTES TIPOS DE MARCAS. a.1.- Comparación de marcas denominativas.- La regla primaria para la comparación de dos marcas denominativas hace relación a la visión general de las marcas, según se ha dicho anteriormente en remisión al Proceso 1-1P-87. A más de este criterio de una visión en conjunto de una marca, se han destacado otros que deben ser analizados para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión: “El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas.
Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica. En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos.
Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables, el significado de las mismas. La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y, si éste es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor” (Proceso 9-IP-94, GO 180 del 10 de mayo de 1995).
Continua la sentencia expresando que: “entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética”.
“En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.
Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.
Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Si al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”. a.2.- Comparación de marcas mixtas.- Existe en esta clase de marcas un elemento denominativo (palabra) y un elemento gráfico.
Para la comparación de esta clase de signos distintivos es necesario llegar a precisar cuál de los dos tiene mayor fuerza de penetración en la mente del consumidor, a fin de determinar la mayor intensidad del signo marcario. Doctrinalmente se ha dicho que el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento pueden ser definitivos” (Proceso 4-IP-88, GO.
Nº 39 de 24 de enero de 1989). a.3.- Comparación de marcas denominativas con mixtas La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto.
Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación. (Proceso 4-IP-91, GO.
Nº 97 de 16 de diciembre de 1991, y Proceso 9-IP-94, GO 180 del 10 de mayo 1985). Si en la marca mixta predomina el factor gráfico, no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcaria. EL GRADO DE ATENCION DEL CONSUMIDOR.- La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara.
La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario para considerarlo. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, y es el que soporta, junto con el titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra.
Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.
El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo comunitario: “ El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.
Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto”.
(reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94). PREVALENCIA O PRIORIDAD DE LA SOLICITUD.- La sola presentación de la solicitud se encasilla dentro de la teoría de las meras expectativas frente a la adquisición del derecho subjetivo a la marca. En lo que respecta a los derechos adquiridos el artículo 85 de la Decisión con ese mismo número decía: “todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo en la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fué concedido.
En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene”. Existía pues un pleno reconocimiento y protección a las marcas válidamente registradas. Sin embargo el hecho de la presentación configura, según el artículo 63 de la Decisión 85, un derecho de prelación. Se deduce, entonces, que quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma, que quien lo hace después. Este principio general, sufre actualmente dos excepciones en el régimen comunitario andino: La prioridad subregional andina en materia de solicitud de registro y la prioridad en el caso de presentarse productos y servicios en exposiciones en el territorio nacional y reconocidas oficialmente.
(artículos 97 y 103 de la Decisión 344). Para el presupuesto del literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, quien se oponga deberá tener, o una marca ya registrada o una solicitud con fecha anterior a la de quien presenta la solicitud de un nuevo signo marcario o reivindica la prioridad; pero en una u otra posibilidad, la oposición debe referirse a productos de la misma clase del nomenclator internacional de Niza, lo que doctrinalmente se conoce como la “regla de la especialidad”, significando ésta que la marca sólo protege los artículos para los que ha sido registrada.
De donde nace el impedimento para el titular de la marca de oponerse al registro de una marca igual o semejante destinada a distinguir productos distintos. Una solicitud presentada posteriormente no tiene validez como antecedente para la oposición. La oposición como un planteamiento formulado ante la oficina nacional competente, para que ésta rechace la solicitud o dé paso preferente a una solicitud anterior, no tiene condicionamientos especiales en cuanto al sujeto activo de la oposición: puede hacerlo cualquier persona.
Diferente es la hipótesis de que la oposición tenga protección jurídica si ella cumple con las condiciones y circunstancias que las normas exigen para la oponibilidad de un signo. PROCEDIMIENTO PARA LAS OPOSICIONES El procedimiento para las oposiciones al registro de marcas que permitía la Decisión 85, sustituida por la 311 (GO. Nº 96 de 12 de diciembre de 1991), ésta por la 313 (GO.
Nº 101 de 14 de febrero de 1992) y finalmente la sustitutiva de la anterior, la 344 (GO. Nº 142 de 29 de octubre de 1993) que se encuentra en vigor desde el 1 de enero de 1994, comprendía la posibilidad de que las oposiciones pudieran presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de registro (artículo 65), en cuyo caso debía tramitarlas de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interna (artículo 66); así mismo consideraba el hecho de que no existan oposiciones o que de haberlas fueran rechazadas por la Oficina Nacional Competente, a la cual en estos dos últimos casos le correspondía expedir el certificado de registro de la marca solicitada (artículo 67).
En otras palabras la remisión que hace el artículo 66 de la Decisión 85, a la legislación nacional para el trámite de las “oposiciones”, convirtiendo a este ordenamiento jurídico en complementario de aquél, según el citado artículo, significa -como queda dicho-, que las oposiciones previstas en esa norma “las tramitará” la Oficina Nacional Competente “de acuerdo con la legislación interna” es decir con la normatividad establecida, en este caso, por el derecho colombiano, sin que el Tribunal por lo tanto pueda inmiscuirse en el análisis o interpretación de aquella, por la expresa prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado según el cual: “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”. Esta limitación para el Tribunal Andino lleva implícito el reconocimiento de la facultad que tiene el juez nacional, dentro de la fase de cooperación con el Juez comunitario, de que sea él quien con el fin de aplicarlo, interprete el derecho nacional y resuelva según su criterio sobre los puntos de la controversia en el proceso interno, teniendo en cuenta que para la aplicación de la norma comunitaria requiere de la interpretación del Tribunal (artículo 29 del Tratado del Tribunal).
La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la “teoría del acto claro” no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino. Las sentencias han de recoger las peticiones formuladas por el juez nacional a fin de que éste pueda aplicar la norma comunitaria según las circunstancias o los hechos y los fundamentos de derecho que rodean al proceso, considerado como una individualidad jurídica.
El actor demanda la nulidad de un acto administrativo (Resolución 1141) en el que dice se han violado normas internas y la disposición del artículo 67 de la Decisión 85 por haber sido interpretado erróneamente por el administrador. Su fundamento se centraliza en la omisión de “un término probatorio claramente establecido por el inciso segundo del artículo 590 del Código de Comercio”.
“La administración -sostiene el demandante-, ha mirado en forma aislada el artículo 67 de la Decisión 85 atrás mencionada. Si miramos -agrega- en conjunto los artículos 66 y 67 veremos cómo la norma Andina claramente remite a la legislación nacional lo referente a la tramitación de oposiciones y concluye que una vez decidida la oposición (agrego yo, conforme a la ley interna) y si la oposición fuere rechazada, se procederá a otorgar el registro” (fs 281, texto igual al original).
Contrapuesta a esta tesis y en defensa de sus derechos la representante de la compañía Disprobell Ltda, en su alegato de conclusión, se acoge al criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, anotando que ha sido siempre doctrina “que, el hecho de presentarse una oposición por parte de un tercero o la solicitud de registro de una marca, no por ello se debería dar aplicación en forma inmediata a lo dispuesto por el artículo 590 del Código de Comercio, sino que es indispensable calificar la legitimación de quien la formula y si la oposición llenaba requisitos de forma y de fondo para determinar así, su viabilidad” (fs 591).
En cuanto a la remisión que hace la norma del artículo 66 a la legislación nacional como complementaria del Derecho Comunitario, debe entenderse que su aplicación es obligatoria en tanto no contradiga disposición alguna de la Decisión 85, y a quien corresponde precisar si se ha cumplido o no con ésta es al juez nacional, por las razones y motivos analizados en párrafos anteriores.
Sobre la complementariedad entre el derecho nacional y el comunitario el Tribunal dentro del proceso 10-IP-94 (Gaceta Oficial No. 177 de 20 de abril de 1995), manifestó que: “La norma del Artículo 144 de la decisión 344, consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” (Matías Alemán), según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos suceptibles de regulación jurídica.
Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.
Según el artículo 64 de la Decisión 85, el rechazo de la solicitud por incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59 procedía previa audiencia del interesado y antes de que se publicara el extracto, como ordena el artículo 65; transcurrido el plazo de 30 días siguientes a la publicación, se autorizaba, la presentación de las oposiciones, y fenecido éste sin haber oposiciones, se expedía el registro.
Caso contrario, presentadas las oposiciones se las tramitaba de acuerdo con la legislación interna del respectivo país miembro; trámite que concluía con la aceptación o rechazo de las oposiciones, y en este segundo supuesto se confería el certificado del registro. En consecuencia, conforme a la mencionada Decisión 85, si el rechazo a la solicitud se efectuaba antes de la publicación del extracto, no había lugar ni a publicar la solicitud ni a presentar oposiciones, pues no existía materia controvertida.
Si se efectuaba la publicación y se presentaban observaciones, éstas seguían el trámite interno de acuerdo con la legislación nacional del respectivo País Miembro. Durante la vigencia de la Decisión 85, el Tribunal en similares consultas (Proceso 3-IP-90, GO. Nº 70 de 15 de octubre de 1990 y Proceso 2- IP-91, GO. Nº 78 de 18 de marzo de 1991), ha mantenido el siguiente criterio: “El Procedimiento del registro de una marca, regulado por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe cumplirse ante la “Oficina Nacional Competente”, la que debe recibir la correspondiente solicitud (artículo 60), proceder a examinar si cumple los requisitos legales y reglamentarios (artículo 62), formular las observaciones del caso (artículo 63), decidir su rechazo (artículo 64), tramitar las oposiciones que puedan presentarse (artículo 66), expedir el certificado de registro (artículo 67) y ordenar su publicación (artículo 71).” Pero además de la parte jurisprudencial transcrita anteriormente, este Tribunal en el Proceso 4-IP-89, GO.
Nº 66 de 4 de junio de 1990 sentó el siguiente criterio reproducido en el Proceso 4-IP-89, GO. Nº 66 de 4 de junio de 1990: “Asimismo, dentro del procedimiento de registro de marca estatuído por los artículos 62 a 68 de la citada Decisión, el señalamiento de “requisitos legales y reglamentarios” (artículo 62), las notificaciones y señalamientos de audiencias (artículos 63 y 64), la publicación del extracto (artículo 65) y la certificación del registro correspondiente (artículo 67), son situaciones que deben ser reguladas por el derecho interno y que suponen actuaciones en un campo puramente fáctico de parte de los funcionarios nacionales competentes.
Obsérvese además que el artículo 66 ibídem dispone expresamente que las oposiciones al registro de marca que se presenten ante la oficina nacional competente deben ser tramitadas “de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro”. En las conclusiones a que llegó este Tribunal dentro del Proceso 2-IP- 91 (GO. Nº 78 de 18 de marzo de 1991), se dijo: “.- La expresión “Oficina Nacional Competente” de los artículos 66 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere en modo alguno a determinado “juez civil”, organismo, dependencia u oficina de los Países Miembros”.
“2.- La determinación del organismo, dependencia u oficina administrativa a la que, con el carácter de “Oficina Nacional Competente”, le corresponde ejercer las funciones que le atribuye la Decisión 85 y, por tanto, efectuar los trámites previstos en los artículos 66 y 67 de la misma Decisión, es facultad privativa de los Países Miembros del Acuerdo de conformidad con la legislación Comunitaria vigente” (lo subrayado es del Tribunal). 6.- OTORGAMIENTO DEL REGISTRO Cumplidas que hubieren sido todas las formalidades y el procedimiento para el registro de una marca, incluso la resolución o decisión de las oposiciones que hubieren sido interpuestas, el artículo 67 obliga a la Oficina Nacional Competente a conferir el correspondiente certificado.
(Proceso 4-IP-90, GO. Nº 71 de 17 de octubre 1990). Este certificado de registro confiere a su titular el derecho exclusivo a la marca (artículo 72). Anteriormente en el Proceso 4-IP-90, GO. Nº 71 de 17 de octubre de 1990, el Tribunal ya se refirió al artículo 67 en los siguientes términos: “El artículo 67 de la Decisión 85 autoriza a la Oficina Nacional Competente para otorgar el certificado de registro cuando no se presentaren oposiciones o cuando éstas fueren rechazadas por la misma Oficina.
Esta disposición forma parte del conjunto de normas (artículo 60 al 71) agrupadas en la Sección II “Procedimiento de Registro”, del Título III denominado “De las Marcas”, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Estas normas, partiendo de la forma de presentación de la solicitud y de los documentos que se deben acompañar (artículos 60 a 61) o de las correcciones a que diere lugar la falta de ellos (artículo 63), regula los casos de aceptación o rechazo de la solicitud cuando cumple o no con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión (artículos 62 y 64), la publicación y la oposición (artículos 65 y 66), la expedición del certificado de registro (artículo 67), la limitación del registro y su protección a una sola clase (artículo 68), la duración y renovación del registro (artículos 69 y 70) y finalmente autoriza la publicación de las marcas registradas (artículo 71).
El texto del artículo 67, transcrito anteriormente, no admite otro entendimiento que el que con claridad expresa el contenido de la norma. Es decir que en el caso de que se cumplieren dos condiciones: a) que no se hubiere presentado oposiciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del extracto; y b) que las oposiciones fueren rechazadas por la Oficina Nacional Competente de acuerdo con la legislación interna, este organismo nacional, “expedirá el certificado de registro” que concede a su titular el derecho exclusivo de la marca”.
(lo subrayado es nuestro) DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE LA MARCA.- La exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario que requiere una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 102 de la Decisión 344), ese derecho al disponer que: “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.
La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente. El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, que está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo, emprendiendo las acciones que la legislación confiere a su titular en cuanto al uso exclusivo.
(artículo 74 de la Decisión 85). Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.
El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos como similares. Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada.
La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.
Todas estas facultades se concretaban en el artículo 96 de la Decisión 311 y en el 95 de la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En defensa del uso exclusivo que las marcas otorgan, el titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc).
En la interpretación del artículo 72 de la Decisión 85 dada por este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94, se atendió el requerimiento del juez nacional en los siguientes términos. “La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho.
La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente por la Decisión 85 (artículo 72) en tanto que la Decisión 313 no la menciona (artículo 92). De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza.
El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. A su vez los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 señalan en forma expresa los casos de excepción al uso exclusivo de la marca registrada, al permitirlo sobre la base de la buena fe, para fines tales como los publicitarios y de información al público acerca del producto”.
El derecho exclusivo sobre la marca, que confiere al titular el ius prohibendi, se halla recogido en el artículo 104 de la Decisión 344, cuyo antecedente legal se remonta al artículo 95 de la Decisión 311 y al 94 de la Decisión 313. La disposición vigente dice: “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”.
En consideración a todo lo anteriormente expuesto. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1. En el trámite de las oposiciones al registro de una marca previsto en la Decisión 85, publicado el extracto a que se refiere el artículo 65 de dicha norma comunitaria, el funcionario competente debía tramitar las oposiciones, si las hubiere habido, de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro. 2.
Bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58, literal f) de esa Decisión. 3. La presentación de oposiciones que previó la Decisión 85, era una acción abierta a cualquier persona, sin que el opositor tuviera que demostrar ni la titularidad de una marca ni requisito alguno. 4.
La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del administrador o del juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en consideración, los principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado para el cotejo marcario, resumidos en esta sentencia. 5. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el expediente nacional Nº1846, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 6.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Decisión 184 de la Comisión (Estatuto de este Tribunal), notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 7. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta, Organo Oficial del mismo.
Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Edgar Barrientos Cazazola MAGISTRADO Juan Vicente Ugarte del Pino MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.
Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.