PROCESO No. 12-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58, literal c) de la Decisión 85, y de los artículos 81 y 82,literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Miguel González Rodríguez.

Expediente Nacional No. 2557. Parte Actora sociedad Colgate Palmolive Company. Quito, Septiembre 18 de 1995 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente Doctor Miguel González Rodríguez, en oficio dirigido a este Tribunal, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho instaurado por la sociedad Colgate Palmolive Company, Expediente No. 2557, a través de apoderado, en el que se pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nos. 2052 de 31 de Marzo de 1986 y 1617 de 24 de Septiembre de 1991 emanadas de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución 198 de 19 de Febrero de 1993 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita a este Tribunal Comunitario, interpretación por la vía prejudicial de las siguientes disposiciones: artículos 56 y 58, literal c) de la Decisión 85, reiterados en los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “ a): El 27 de Enero de 1.981 la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “EL ARRANCAGRASA”.

“b): Mediante auto de 24 de Septiembre de 1.982 se advirtió a la solicitante la irregistrabilidad de dicha denominación, por considerarla descriptiva y genérica para distinguir productos de clase 3a. del artículo 2° Decreto 755 de 1.972, por lo cual en memorial de 13 de Diciembre de 1.982 se modificó la marca objeto de registro por la de “VERDADERO ARRANCAGRASA”, que fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando que se trataba de una marca descriptiva de los productos que amparaba.

“Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente: “Los actos acusados violan el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque esta norma consagra tres requisitos esenciales respecto de los signos: que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “La Superintendencia de Industria y Comercio nunca efectuó el análisis de dichos requisitos.

El artículo 56 no impone límites en cuanto a la clase de signos a registrarse, mientras que se cumplan tales requisitos esenciales enunciados. “La expresión “EL VERDADERO ARRANCAGRASA” es, sin lugar a dudas, tanto por su naturaleza como por su efectiva utilización una frase de propaganda, que cumple con la novedad porque no existe otro idéntico o similar solicitado o registrado a favor de un tercero para los mismos productos; en cuanto a la visibilidad, también se cumple porque está compuesta por un conjunto de palabras, cuyos elementos externos son perceptibles visualmente; y es distintiva porque basta que dé una idea de lo que va a distinguir o de sus características.

“Se violó el artículo 58 literal c) porque la expresión “EL VERDADERO ARRANCAGRASA” no es genérica ya que no se denomina “jabón”, “crema lavaplatos”, “perfume”, “cosmético” ni “dentífrico”. Lo que se registra es el conjunto y no cada uno de sus elementos. “Al analizar el conjunto se ve que el mismo sólo evoca las calidades de los productos de la clase 3a., pero de ninguna manera la frase publicitaria indica las mismas.

“El conjunto a registrar tiene varios elementos: VERDADERO, que significa real y efectivo, sincero; ARRANCAGRASA, que no tiene acepciones en nuestro idioma y que es la composición de dos términos genéricos (no para la clase 3a. del artículo 2° del Decreto 755 de 1.972), que asociados se convierten en un término distintivo caprichoso o de fantasía, que naturalmente evocan características del producto, pero no lo indican ”.

Este Tribunal considera además necesario para orientar la presente interpretación prejudicial hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Nación -Superintendencia de Industria y Comercio - en el memorial sustentatorio de la contestación de la demanda. La demandada, después de afirmar que las resoluciones tachadas de nulidad, no han incurrido en violación de normas de carácter superior, como las previstas en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, se refiere a los antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal Comunitario, contenidos en la interpretación prejudicial 1-IP-89 sobre la condición de genericidad de un vocablo apelativo que impide jurídicamente ser utilizado como marca, e indica que “la expresión El Verdadero Arrancagrasa, dado el empleo común y obligado dentro de la comercialización de los productos de la clase tercera y especialmente los jabones para lavar platos y otras preparaciones para desengrasar, constituye una típica expresión genérica, ya que no reúnen las exigencias de distintividad de que tratan los artículos 583 y 584 del código de Comercio y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Agrega que “el registro de la expresión genérica cuestionada constituiría un factor de confusión o error en el público consumidor; además de ello, la marca solicitada evoca de manera inmediata la calidad de los productos que pretende distinguir ”. Señala finalmente que el signo citado “no cumple la función distintiva exigida por las normas legales ya que se considera como una expresión genérica; así se tiene que esta expresión no es ni novedosa, ni suficientemente distintiva en cuanto a los productos que pretende amparar que tienen justamente por misión arrancar o quitar la grasa”.

Que con fecha 3 de noviembre de 1994, fue rendido dictamen pericial solicitado por la parte actora en el proceso contencioso interno, en el que se hacen consideraciones sobre la distintividad de las marcas, su genericidad, las calidades propias de los artículos amparados por el signo que se pretende registrar, la naturaleza descriptiva de las marcas y el carácter evocativo de las frases de propaganda.

Corresponderá al juez nacional como director del proceso contencioso interno, evaluar dicho informe pericial en los términos que concilien con la norma comunitaria y el derecho nacional en materia, teniendo en cuenta la prevalencia de la primera. Que en el expediente anexo a la consulta se incluyen, entre otros, copias de los siguientes actos demandados: Resolución 2052 de 31 de marzo de 1986 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se niega el registro marcario de la expresión “el verdadero arrancagrasa”;

Auto 1677 de 24 de septiembre de 1991, originario de la misma dependencia por el cual se rechaza el recurso de reposición y subsidiario de apelación interpuestos por la firma Colgate Palmolive Company, contra la Resolución 2052 de 1986; Resolución 198 de 19 de febrero de 1993, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se revoca el auto # 1677 de 1991 y se confirma la Resolución 2052 de 1986.

Normas Objeto de interpretación. Este Tribunal considera que son motivo de interpretación prejudicial las siguientes Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Decisión 85 “ Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;..” “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente.” “Artículo 84.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.” En el presente caso este Tribunal se basa en su ya reiterado criterio de determinar “la interpretación de las normas comunitarias conforme al orden predatorio que estime mas racional y pertinente” al caso controvertido “adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado” (casos 1-IP-94 y 2-IP-94).

En el reenvío prejudicial de autos, opina esta autoridad comunitaria que de acuerdo con la cronología de los hechos procesales sintetizados por el Consejero de Estado consultante, los actos administrativos cuya nulidad se solicita en el proceso contencioso interno fueron expedidos, los primeros durante la vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y el último en vigencia de la Decisión 313.

De esta manera recogiendo la posición jurisprudencial establecida por este Tribunal en las Interpretaciones 1-IP- 94 y 2-IP-94 sobre supervivencia de los efectos de la ley antigua aplicable al caso concreto y a la “vigencia in concreto de la ley”, la interpretación prejudicial habrá de referirse a la Decisión 85 y a la 313 del Acuerdo de Cartagena, cuyo contenido conceptual no varía en los asuntos pertinentes.

Esto sin perjuicio de relacionarlas con las materias contenidas en la Decisión 344, actualmente vigente, cuando ello fuere del caso. En efecto, como la actuación administrativa comenzó bajo el imperio de la Decisión 85 y terminó en vigencia de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, procede interpretar también las normas pertinentes contenidas en los artículos 71 y 72, literal d) de esta última Decisión, a fin de que sirva de elemento de juicio al juez nacional para la aplicación de las normas que debieron regir frente a situaciones jurídicas no consolidadas al momento de definirse el proceso administrativo que se revisa en el juicio contencioso interno. El texto de estas normas es el siguiente: Decisión 313 “ Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “ Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; ” “ Artículo 119.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros ” Con los anteriores criterios el Tribunal se referirá a los siguientes puntos de interpretación prejudicial, a su juicio necesarios para dilucidar la forma de dar aplicación al ordenamiento comunitario en el caso concreto sometido a su estudio. 1.

Distintividad, novedad y visibilidad de una marca 2. Marcas genéricas 3. Marcas descriptivas y marcas evocativas. 4. Análisis del Conjunto de los Elementos de la Marca. 5. Régimen Comunitario y Leyes Nacionales sobre Propiedad Industrial. - Frases de propaganda - Efectos del uso de la marca 1. NOVEDAD, VISIBILIDAD Y DISTINTIVIDAD DE LA MARCA El artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, contiene los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.

Entre ellos la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño. El Tribunal ha sostenido desde su interpretación prejudicial 1-IP-87 (Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena No. 28 de 15 de Febrero de 1988), que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.

De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85 antedicha, orientadas a asegurar que los bienes que se ofrezcan en el mercado con sus denominaciones no induzcan a engaño porque puedan confundir sobre su naturaleza o características (literales a), f) y g); no se refieran a calidades usuales de los productos (literales b) y d); no sean descriptivas o genéricas (literal c); no reproduzcan o imiten emblemas de estados u organizaciones internacionales o nombres y seudónimos de personas naturales y jurídicas (literales h) e i).

La ausencia de distintividad hace que el signo no pueda ser objeto del derecho privativo de exclusividad de uso que otorga el articulo 72 de la Decisión 85 al titular del registro, bien porque se trata de signos usuales o genéricos que por pertenecer al dominio público no pueden ser objeto de apropiación. Las demás características atribuidas a la marca se interrelacionan con su naturaleza distintiva.

Para que un signo sea distintivo se requiere, además, que no haya sido empleado o registrado aún, es decir que la novedad de que trata el artículo 56 que se comenta se convierte en atributo esencial para que cumpla con su función identificadora. La novedad de la marca debe predicarse de su condición de no haberse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido ello significa que el signo escogido como marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de usurpación o abrogación del uso de una marca.

Al referirse a productos de la misma clase, la novedad no conlleva un concepto absoluto sino relativo, ya que no se requiere que la marca sea novedosa por sí misma sino que difiera de la que utilizan sus competidores para designar los mismos productos. El elemento de la visibilidad de los signos marcarios es concepto ya ampliado por la legislación comunitaria vigente y por la doctrina predominante que se refiere más bien a que los signos sean perceptibles, para incorporar dentro de este concepto no sólo los visibles sino también las expresiones fonéticas. 2.

MARCAS GENERICAS.- Cuando el artículo 58, literal c) de la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena dispone que “No podrán ser objeto de registro como marcas: c) Las denominaciones genéricas en cualquier idioma” se está refiriendo, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a aquellos nombres de conjunto de seres con caracteres comunes.

La prohibición de registro se dirige a precaver que expresiones de uso común o generalizado pertenecientes al dominio público puedan ser apropiadas, vía el registro marcario, a fin de utilizarlas en forma exclusiva en la denominación de un producto o servicio. Este Tribunal ha declarado en las sentencia de Interpretación prejudicial 3-IP-95, de 7 de Agosto del año en curso en el caso de “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti Fruti, S. A.” que “para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca”.

Lo anterior significa que la genericidad como causal de irregistrabilidad de la marca debe apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en abstracto, desde el mero punto de vista gramatical, como lo ha expresado también este Tribunal en la sentencia citada y en la referida al caso 2-IP-89, (Empresa Productos Familia;

S. A., Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 49 de 10 de Noviembre de 1989. Consúltese además la “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, 1989 - 1991, pág. 11). En otros términos la noción de marca genérica no es absoluta sino relativa. Cuando el término no tenga relación alguna con el producto o servicio al cual accede, se está dando un uso novedoso a la marca y lo que en términos abstractos aparece como genérico, resulta no serlo en el caso concreto, como sucede con el uso novedoso que se da de términos abstractamente genéricos por marcas como Familia, Hidalgos, Rey, Corona, Universo, Hoy, etc.

Igual sucede cuando la palabra genérica mirada individualmente desaparece como tal cuando se le analiza en el contexto de una frase o un conjunto de palabras, pues el análisis o examen de registrabilidad no es el resultado de un ejercicio simple sino complejo en el que, para detectar la generalidad de una marca, deberá desarrollarse un proceso analítico frente al caso concreto que se examine.

Cuando la doctrina y la jurisprudencia aconsejan - a manera de ejercicio metodológico para establecer el carácter genérico de una marca- la formulación de la pregunta “¿Qué es?”, frente al producto o servicio, de que se trate, la respuesta debe fluir libre y espontáneamente hacia la denominación genérica, tal como sería la reacción del consumidor desprevenido.

Así resulta, por ejemplo, que los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricos en relación con tales clases de productos, sin que para ello sea necesario hacer detenidas lucubraciones. (consúltese Caso 2-IP-89, citado). La razón de ser de la prohibición de registro de una expresión genérica, según la jurisprudencia últimamente citada, “ resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.” “Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.” Dado que la marca forma parte del régimen de propiedad industrial y de consiguiente constituye un bien inmaterial susceptible de apropiación individual, no puede versar sobre signos genéricos que, por pertenecer al ámbito del uso común, escapan a la posibilidad de constituirse en derechos subjetivos.

Sobre ellos el Estado, representado por sus órganos nacionales competentes, debe ejercer una función tutelar en pro de los usuarios comunes.

3. MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS.- Sobre esta materia considera el Tribunal que son aplicables las consideraciones formuladas con ocasión de la Interpretación Prejudicial 07- IP-95 dentro de la consulta prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia dentro del Proceso interno de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso de Espumas Plásticas, S. A. Por tal razón el Tribunal hace propias de la presente consulta prejudicial, las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión: “Cuando el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, sustituido por el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad o características usuales del signo que describen.” “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.” A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga “una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

“ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.” El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia.”

4. ANALISIS DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente - desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.

De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir. Es el conjunto de las palabras que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no los elementos considerados aisladamente, pues no tiene igual significado la parte que el todo.

Si bien palabras como seguridad o imaginación son términos genéricos, mirados en un conjunto no lo son cuando se constituyen como frases dotadas de originalidad. Otamendi, en su libro “El uso de Otras Cuestiones de la Nueva Ley de Marcas”, cita como ejemplo el término seguridad para su imaginación, que mirado con respecto al producto que anuncia, puede considerarse como original y novedoso para identificarlo.

5. REGIMEN COMUNITARIO Y LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El artículo 84 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 119 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, establece que los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los países miembros.

De acuerdo con la síntesis de los hechos el demandante en el proceso interno sostiene que la expresión “El Arrancagrasa”, venía siendo utilizada con anterioridad en Colombia, lo cual a su juicio “la hace distintiva de acuerdo con el artículo 584 del Código de Comercio”, el cual, opina, debe aplicarse en esta materia, ya que dicha ley nacional complementa y no contradice el artículo 56 de la Decisión 85 comentada.

La jurisprudencia comunitaria tiene repetidamente aclarado, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85 que “El desarrollo de la ley comunitaria”, por la legislación nacional es excepcional y a él le son aplicables principios tales como el “complemento indispensable”, de manera que para juzgar la validez de la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual armoniza con el sentido natural y obvio de la expresión que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, cuando se refiere al “régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías”.

Ha señalado el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales 2-IP-88, 3-IP-94, 6-IP-94 y 10-IP-94, que las disposiciones internas deben guardar relación de armonía, de complementariedad y de interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, por ser de prevalente aplicación, por lo cual no es posible “mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”.

El artículo 84 de la Decisión 85 aludida suscita el problema de las lagunas de la ley comunitaria o de la norma de clausura, cuando ésta remite a la legislación interna para llenar vacíos que se presenten en aquella, pues es imposible que la normativa andina haya previsto todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Cómo solucionar, pues el dilema que se presenta al interprete cuando el ordenamiento jurídico comunitario no contempla una norma para aplicar a cierto caso?.

La solución deberá tener en cuenta la finalidad perseguida por el sistema comunitario en el sentido de dar aplicación uniforme al régimen común de propiedad industrial. Para lograr este objetivo será necesario cuidar de que el ordenamiento jurídico interno que pretenda desarrollar el régimen común, no introduzca incoherencias que rompan la unidad en la esencia del sistema comunitario o adopte reglas incompatibles con el mismo.

En presencia de ellas deberá acudirse a la regla de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional del País Miembro, según la cual, la legislación andina deberá aplicarse preferencialmente en beneficio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional. A este respecto ha señalado el Tribunal comunitario en Sentencia de 25 de Mayo de 1988, caso 2-IP-88, Gaceta Oficial No. 33 de 25 de Julio de 1988, lo siguiente: “ Concretamente, no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella.

En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración ” Para concretar el asunto al caso contemplado en el proceso interno objeto de este reenvío prejudicial, conviene establecer los siguientes linderos legislativos en las relaciones jurídicas entre el derecho comunitario y el derecho interno: en primer lugar la posibilidad de registrar como marca las frases de propaganda, y en segundo término la relevancia del uso de un signo distintivo con respecto al registro de la marca. - Las Frases de Propaganda.- El Régimen Común de Propiedad Industrial, como se ha visto, señala en términos generales los signos que son registrables dado su carácter novedoso y suficientemente distintivo.

De manera específica en el artículo 58 de la Decisión 85 y en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, se enumeran aquellas marcas que no pueden ser objeto de registro. Ni en el enunciado genérico de posibilidad de registro, ni en las citas específicas de irregistrabilidad, se citan las frases de propaganda. Por tanto, para determinar si una frase de propaganda es registrable o no, deberá acudirse al sentido general de la norma comunitaria a fin de establecer con base en los elementos consignados en ella, si la frase reúne o no los requisitos de registrabilidad.

En el régimen andino no se ve impedimento para el registro de una frase publicitaria si cumple con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio. Esta posibilidad se apoya aún más en presencia de la Decisión 313 que permite el registro como marca de los lemas comerciales.

Correlativamente, la marca en sí misma puede ser utilizada por su titular en carteles de propaganda para distinguir su producto y por el hecho de constituirse en expresión propagandística no deja de perder las características que permitieron catalogarla como marca. Este Tribunal en la interpretación prejudicial 10-IP-94, Gaceta Oficial N° 177 de 20 de abril de 1995, a propósito de la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, con respecto a la “reserva de nombre”, ya reconoció que la marca cumple una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado, característica que se conoce como la función publicitaria o propagandística de la marca.

En la medida en que la frase publicitaria produzca el efecto de suscitar en el consumidor el recuerdo o asociación entre ella y el producto publicitado, resulta ilustrativa la cita de Steward W. Richards, Choosing The Right Trademark, que trae el profesor David Rangel Medina en su obra “Tratado y Derecho de Marca”, pues allí se hace referencia a la función propagandística de la marca en el sentido de que ella debe ser un símbolo con “fuerza suficiente para persuadir al consumidor o desear el producto sobre el que la marca aparece”.

Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla. - Relevancia del Uso de la Marca.

A diferencia del sistema anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la oficina nacional competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313). Dicho precepto significa que el régimen comunitario andino a diferencia de los países anglosajones, consagra el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente.

El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro. En el derecho comunitario andino, que para el caso planteado está constituido por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y la 313, el uso de un signo distintivo sólo adquiere relevancia cuando yendo acompañado al registro de la marca deberá demostrarse su utilización en cualquier país miembro como requisito para tener derecho a la renovación del registro.

Hoy, en presencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, vigente en materia de marcas, el uso de la marca registrada sólo tiene relevancia como condición para que la Oficina Nacional Competente determine su validez o proceda a su cancelación cuando no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante un término de tres años.

A parte de los anteriores casos el uso de la marca no otorga derecho alguno a quien lo alegue para que sea tenido en cuenta como criterio determinante de la registrabilidad de la marca. A manera de ejemplo puede decirse que el uso de una denominación para un producto no podría alegarse por sí mismo para determinar el carácter distintivo de la marca porque bien podría suceder que precisamente la expresión utilizada es genérica, o es descriptiva o induce a engaño y entonces no reúne el requisito de distintividad para su registro.

El Tribunal considera, de acuerdo con el régimen atributivo del sistema marcario vigente en la subregión andina, que “el uso sin registro de un signo resulta jurídicamente irrelevante” frente al derecho comunitario que consagra el régimen atributivo, tal como se establece en el artículo 72 de la Decisión 85, según el cual “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva oficina nacional competente”.

Salvo lo previsto en relación con las marcas notorias por el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 (artículo 73 literal e) de la Decisión 313), el derecho sobre la marca surge a la vida jurídica como consecuencia directa, inmediata y única del registro de ella ante la oficina nacional competente. Como resultado de las consideraciones anteriores, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 71 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda registrarse como marca, debe reunir las características de novedad, visibilidad (hoy carácter perceptible) y distintividad, que constituyen elementos esenciales de la marca. Estos requisitos así como la ausencia de causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión (artículos 72 y 73 de la Decisión 313), deben ser examinadas por la oficina nacional competente y revisados por el juez nacional, si fuere del caso. 2.

No son registrables como marcas los signos genéricos ni los descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. 3.

El artículo 84 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 120 de la Decisión 313, y en concordancia con el artículo 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, remite a la legislación interna de los países miembros, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en aquella en el entendido de que con ello no se introduzcan reglas incompatibles con la esencia del régimen comunitario. 4.

El artículo 72 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 92 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, consagra el sistema atributivo que asigna al registro de la marca los derechos inherentes a la misma. El uso de un signo distintivo es irrelevante desde el punto de vista jurídico cuando no va acompañado del registro de la marca. 5.

Las frases publicitarias o frases de propaganda pueden ser objeto de registro como marca, si cumplen con las condiciones de distintividad y novedad y tienen capacidad para identificar un producto o servicio. En el examen de registrabilidad de un signo compuesto, constituido por palabras que forman una frase, deberá analizarse el conjunto de ellas para determinar si se dan las condiciones de distintividad, novedad y visibilidad (hoy perceptividad), que permita su registro como marca. 6.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno N° 2820. 7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 8.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Edgar Barrientos Cazazola MAGISTRADO Juan Vicente Ugarte del Pino MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICADO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.