PROCESO No. 17-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los Artículos 58 literal g), 70 y 73 de la Decisión 85; Artículos 73 literal d), 74, 77 literal c), 99, 105, 107 y 110 de la Decisión 311; Artículos 73 literal e), 77 literal c), 93, 98 y Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313; Artículos 83 literal d), 84, 85, 103 y 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Quito, Noviembre 9 de 1995 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, VISTOS: Que el Presidente del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo de Quito, Segunda Sala, de conformidad con el artículo 29 y demás normas de la Sección Tercera del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha presentado solicitud de interpretación prejudicial de las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se enumeran en el encabezado de la presente Sentencia. Que la solicitud se hace dentro del Proceso No. 893-164-94, en acción de plena jurisdicción o subjetiva, propuesta ante el Tribunal citado, por la firma Varela S.A., mediante apoderado, para que se declare la ilegalidad de la Resolución 0453 de treinta de diciembre de 1993 del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, que dispone el rechazo de la cancelación del Registro No. 2015:91 de la marca PURO de Jabonería Nacional S.A. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, literal c) del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal solicitante hace el siguiente informe sucinto de los hechos que considera relevantes para la interpretación: “ ) La Empresa VARELA S.A., por intermedio de su apoderado, en acción de plena jurisdicción o subjetiva, demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y a las otras Instituciones del Estado mencionadas, para que el Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución contenida en Oficio Nº 0000453 de 30 de diciembre de 1993, notificada el 3 de enero de 1994, disponiendo el rechazo de la cancelación del Registro Nº 2615:91 de la marca PURO de Jabonería Nacional S.A. Como antecedentes de la acción propuesta anota el actor: a) El 29 de octubre de 1991 VARELA S.A., presentó la Solicitud de Registro Nº 28342 de la marca de fábrica PURO, para proteger: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, productos incluidos en la clase internacional Nº 3; b) Esta solicitud se ha presentado invocando expresamente el derecho preferente de registro, consagrado en la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en virtud del Registro colombiano de marca PURO Nº 89024 de 17 de agosto de 1977; y, solicitud de renovación Nº 358089, presentada el 27 de marzo de 1992; c) Que esta solicitud de Registro de la marca PURO de VARELA S.A., por cumplir con los requisitos legales fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 327, correspondiente al mes de abril de 1992, pág. 4; d) El 4 de febrero de 1993, JABONERIA NACIONAL, presentó observaciones a la solicitud de Registro Nº 28342 de la marca PURO de VARELA S.A., presentada el 29 de octubre de 1991; e) El 12 de febrero de 1993, el actor dice haber presentado a nombre de VARELA S.A., la acción de cancelación de la solicitud de registro Nº 2615 de la marca PURO de Jabonería Nacional, fundándose en las dos partes del Art. 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; f) La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ha corrido traslado a Jabonería Nacional y se dicta la providencia Nº 931841, notificada en el 23 de junio de 1993; g) El 8 de julio de 1993, Jabonería Nacional presenta reclamación administrativa al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, pidiendo se deje sin efecto la providencia de apertura a prueba y que se rechace la demanda de cancelación; h) El 20 de julio de 1993; el Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, ratifica la providencia del Director Nacional de Propiedad Industrial y dispone la continuación del procedimiento determinado en el Art. 76 del Reglamento para la aplicación de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; k) Que mediante Resolución de 4 de noviembre de 1993, contenida en el Of.

Nº 0933967 de 8 de noviembre de 1993, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la acción de cancelación; i) El 22 de noviembre de 1993 presenta el actor reclamación administrativa ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y esta Autoridad mediante Resolución de 30 de diciembre de 1993, contenida en el Of. Nº 0000453 de 3 de enero de 1994, se ratifica el contenido de la providencia Nº 0933967 y rechaza la reclamación administrativa; el 18 de marzo de 1994 el Ministro de Sustanciación de esta Sala, califica la demanda propuesta por la mandataria de Varela S.A. y ordena citar a los demandados, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en escrito de fojas 20, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; el Director de Control de Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado y Delegado del Procurador General, en escrito de fojas 23 formula las excepciones que estima pertinentes; y el Gerente General de Jabonería Nacional S.A. en escrito de fojas 28 hace un análisis legal y plantea igualmente las excepciones de las que estima necesarias, que no se anotan en razón de que adjuntamos a esta comunicación los referidos escritos; ” Que el actor se refiere a la acción de cancelación, dentro del proceso administrativo cuya legalidad se revisa por la vía contencioso administrativa, señalando lo siguiente: “ n) Dada la complejidad del caso PURO en el Ecuador, es menester señores Ministros hacerles conocer que paralelamente a esta acción se han venido tramitando las siguientes, las cuales en orden cronológico son las siguientes: “n.1 Observaciones (subrayamos) propuestas por JABONERIA NACIONAL, a la solicitud de registro 28342/91 de la marca PURO, solicitada por VARELA S.A. y que ha sido resuelta por el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazándola, Resolución respecto de la cual se va a presentar la correspondiente demanda contencioso administrativa.

“n.2 Acción de Cancelación (subrayamos) de la marca PURO de JABONERIA NACIONAL, acción propuesta por VARELA S.A. y que ha sido resuelta por el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazándola. Resolución de la cual hemos presentado apelación ante el señor Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, quien ha confirmado la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial; y que es objeto de esta demanda.

“n.2 (sic) Acción de Nulidad (subrayamos) de la marca PURO de JABONERIA NACIONAL, acción esa que ha sido propuestas por FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA, PHIDAYGESA S.A. Nótese que en este caso no es mi representada VARELA S.A. quien ha iniciado la acción de nulidad, sino otra persona distinta, que también ha sido perjudicada por el obrar deliberado de Jabonería Nacional ” Que el demandante concreta de la siguiente manera las pretensiones de su demanda: “En consecuencia de los fundamentos de hecho y de derecho señalados solicito señores Ministros aceptar la demanda y declarar ilegal la resolución dictada por el señor Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contenida en Oficio Nº 0000453 de 30 de diciembre de 1993, notificada el 3 de enero de 1994, disponiendo la cancelación del registro Nº 2615/91 de la marca PURO de JABONERIA NACIONAL ” Que además de la síntesis de los hechos anteriores, corresponde referirse a la contestación de la demanda formulada por el apoderado de Jabonería Nacional S.A., en la que después de controvertir todos y cada uno de los fundamentos de la misma se refiere a las observaciones propuestas por dicha empresa contra la solicitud de registro de la marca PURO presentada por Varela S.A., indicando lo siguiente: “.- El señor Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución, aceptó las observaciones propuestas y desechó el registro solicitado.

Esta resolución administrativa ha sido objeto de impugnación en sede jurisdiccional, motivo por el cual se tramita el juicio Nº 892-LRO ”. Que Jabonería Nacional S.A. opuso las siguientes excepciones: “Segunda.- Niego el derecho de VARELA S.A. o de cualquier otra persona, para demandar la cancelación de la marca de fábrica “PURO”, de propiedad de JABONERIA NACIONAL S.A., en virtud de que, hasta la presente fecha, no han transcurrido cinco años desde la fecha en que se le concedió el registro de dicha marca y, además, porque la marca es usada normalmente en forma permanente y pública por mi representada, desde la fecha de dicho registro;

“Tercera.- Alego expresamente en favor de mi representada el hecho de que ni VARELA S.A. ni persona alguna distinta de esa compañía, tiene registrada en el Ecuador otra marca de fábrica “PURO”, además de mi representada, a pesar de que se ha inscrito una marca con claras características de frase publicitaria, cuya cancelación persigo por cuerda separada y que es la llamada marca “PURO SUAVE CON LAS MANOS DURO CON LA MUGRE”, con cuyos propietarios VARELA S.A. tiene un contrato, en base del cual se comercia con productos de la Compañía actora, en forma ilegal;

“Quinta.- Alego expresamente ilegitimidad de personería de la parte actora ”. Que el señor Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, al contestar la demanda opuso las siguientes excepciones: “. ACUMULACION DE AUTOS.- Con el propósito de que no se divida la continencia de la causa ni se produzcan fallos contradictorios y por economía procesal, a esta causa (Nº 893/94) deben acumularse los juicios que se tramitan en las dos Salas del Tribunal, en los que intervienen las mismas personas, en idénticas acciones y por especies que provienen de la misma causa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del Código de Procedimiento Civil. y, “2.

NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta ” Que la Procuraduría General del Estado ha intervenido como parte procesal y después de negar los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda ha señalado que: “ la Resolución del director Nacional de Propiedad Industrial, como la del señor Ministro de Industrias, que ratifica la primera, están debidamente fundamentadas en la disposición del artículo 98 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena que establece los requisitos que deberá reunir la acción de cancelación de un registro a fin de ser aceptada, lo que no ha ocurrido en la especie ”.

Que el tribunal nacional ha solicitado al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario así: - los artículos 58 literal g), 70 y 73 de la Decisión 85; - Los artículos 73 literal d), 74, 77 literal c), 99, 105, 107 y 110 de la Decisión 311 (sic); 73 literal e), 77 literal c), 93, 98 y disposición transitoria quinta de la Decisión 313; 83 literal d) 84, 85, 103 y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal solicitante cumple con los demás requisitos contenidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). Que el Tribunal solicitante adjunta los siguientes documentos: copia de la demanda presentada por VARELA S.A.; auto de calificación de la misma; contestaciones de la demanda por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y por Jabonería nacional S.A.; escritos de las partes solicitando la interpretación prejudicial, la decisión de la Dirección de Propiedad Industrial de 8 de Noviembre de 1993 sobre rechazo de la cancelación del registro de la marca PURO de Jabonería Nacional, S.A. Que este Tribunal ha recibido por vía diferente de la consulta formulada por el juez nacional, memoriales sustentatorios de los argumentos relativos al proceso interno, cuya consideración por este Tribunal Comunitario no ha sido prevista ni en el Tratado de su creación ni en el Estatuto que lo rige.

De consiguiente el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena no puede entrar a considerarlos.

CONSIDERANDO: I- CONCRECION DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL De la síntesis de los hechos y de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial que nos ocupa, se desprende claramente que en el procedimiento administrativo interno se han producido actuaciones administrativas entre las mismas partes en conflicto que versan sobre la misma marca, pero que han generado acciones administrativas separadas y perfectamente definidas, así: 1.

De un lado la acción de cancelación presentada por Varela S.A., a la solicitud de registro Nº 2615 de Jabonería Nacional, que dio como resultado la Providencia del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca número 0453 de 30 de Diciembre de 1993, notificada el 3 de Enero de 1994, disponiendo el rechazo de la cancelación del registro Nº 2615:91 de la marca Puro de Jabonería Nacional S.A., Providencia que es objeto de la contención judicial interna por haber sido demandada su ilegalidad en acción subjetiva dentro del proceso interno No. 893, del cual se ha derivado la presente solicitud de Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 2.

De otra parte, se ha interpuesto la acción de observaciones propuesta por Jabonería Nacional a la solicitud de registro Nº 28342/91 de la marca Puro, solicitada por Varela S.A., y que ha sido resuelta por el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazándola, de la cual el actor señala que “se va a presentar la correspondiente demanda contencioso administrativa” y Jabonería Nacional S.A. anota que ha sido objeto de impugnación en proceso contencioso separado No. 892-LRO. 3.

Por último, el demandante afirma en el punto N 2 (sic) de su demanda que paralelamente “se han venido tramitando acción de nulidad de la marca PURO de Jabonería Nacional, S.A.”. 4. La existencia de acciones administrativas contenciosas diversas se corrobora en los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial contentivos de la contestación de la demanda y de la solicitud de acumulación de autos, presentadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo en la que solicita la acumulación del “ proceso 892-LRO que se tramita en la misma sala ”.

II- MARCO DE ACCION DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL. La síntesis de los hechos y los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, constituyen elementos orientadores básicos para determinar el marco dentro del cual deba ceñirse el Tribunal Comunitario para proceder al desarrollo de la interpretación prejudicial en concreto, sin que ello contradiga la limitación establecida en el artículo 30 de su Tratado Constitutivo, en el sentido de que éste no podrá calificar los hechos materia del proceso.

Así lo ha sostenido este Tribunal en el Proceso 1-IP-87 (caso VOLVO, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 28 de Febrero 15 de 1988) en el sentido de que los hechos materia del proceso puestos en conocimiento del Tribunal le permiten “enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar”.

En este sentido al juez comunitario le corresponde, respecto del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena determinar las normas que han de interpretarse. O, para aplicar la doctrina moderna (Eduardo J. Couture), puede decirse que a este Tribunal le corresponde hacer el ejercicio de subsumir o de buscar el eslabón que debe existir entre la situación concreta que se desprende de la síntesis de los hechos, y la hipótesis o previsión abstracta contenida en la normativa andina que ha de interpretarse por el juez comunitario y adoptarse por el juez nacional.

De lo contrario una interpretación prejudicial que llegare a adoptar el Tribunal resultaría demasiado general y abstracta pudiendo llegar a ser contradictoria frente a su aplicación a un caso concreto, y de todas maneras inútil para decidir el proceso y “para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”. Esto ocurriría en el evento de que el Tribunal ecuatoriano solicitante decretara la acumulación con otros procesos sobre cuyos fundamentos legales se hubiere anticipado un pronunciamiento del Tribunal Comunitario.

En el expediente remitido por el consultante a este despacho consta claramente que se está en presencia de acciones administrativas distintas y paralelas a la acción de cancelación objeto de la controversia (como las observaciones y la acción de nulidad) cuya acumulación apenas ha sido solicitada por alguna de las partes. Al no haber sido decretada su acumulación no son parte de la litis en el proceso contencioso interno, ni generadoras de competencia para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre ellas o sobre sus eventuales fundamentos jurídicos.

Hacerlo significaría para éste interferir indebidamente en el proceso interno, sugiriendo o no que se acceda a la acumulación de acciones procesales contenciosas de carácter interno. Anticiparse a una interpretación de eventuales solicitudes del juez nacional, sería preconcebir una declaratoria del derecho comunitario a manera de alcance jurisprudencial, sin contar con los elementos de juicio necesarios.

Además una interpretación anticipada como la supuesta, podría entrar en eventual contradicción con futuros reenvíos prejudiciales sobre las controversias que se debatan en el tribunal nacional, por hechos similares, con lo cual se resquebrajaría la finalidad fundamental de la interpretación prejudicial consignada en el Preámbulo y en el artículo 28 del Tratado de su creación. Dada la argumentación anterior y siendo que en el presente caso no están en juego ni las observaciones a la solicitud de registro, ni consideraciones alrededor de la acción de nulidad de una marca, sino una decisión administrativa que rechaza la petición de cancelación de una marca, esta jurisdicción comunitaria deberá concretarse a las normas del ordenamiento jurídico que le son aplicables al caso concreto y no a otras.

III- NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION. Para este Tribunal, después de hacer un detallado análisis de las normas solicitadas en interpretación y confrontarlas con los hechos materia del proceso interno y con los fundamentos de derecho, sólo son relevantes al caso sometido a estudio, las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que hacen relación con las causales de cancelación de una marca contenidas en los artículos 99 de la Decisión 311 y 98 de la Decisión 313, que a la vez concuerdan con el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, vigente en la actualidad, cuyo texto se transcribe a continuación: Decisión 311: “ Artículo 99.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en alguno de los países miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro. “Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.” Decisión 313: “ Artículo 98.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro. “Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.” Además de los artículos anteriores que serán objeto de interpretación prejudicial, a manera ilustrativa del régimen vigente en la actualidad se transcribe a continuación el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, con la advertencia de que esta Decisión no había entrado a regir al momento de expedirse la Providencia 0453 de 30 de Diciembre de 1993 del Ministro de Industrias, objeto de la demanda en el proceso interno: Decisión 344: “ Artículo 108.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por el licenciatario de éste durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: “1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. “2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

“3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del país miembro donde se solicite la cancelación. “La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

“Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” Esta jurisdicción no considera pertinentes para la causa objeto de esta interpretación prejudicial, las siguientes normas del régimen común sobre propiedad industrial que se ha solicitado en el proceso interno como se sustenta detalladamente en el punto I de esta Providencia: a) los artículos de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena números 58 literal g) (marcas confundibles), 70 (renovación) y 73 (prioridad); b) los artículos de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena números 73 literal d) (reproducción o imitación de marcas), 74 (sistemas de protección de marcas notorias), 77 literal c) (documentos para la solicitud de registro), 105 (cesión de la marca), 107 (requisitos de los contratos de licencias) y 110 (causales de no registrabilidad de lemas comerciales). c) los artículos de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena números 73 literal e) (marcas confundibles), 77 literal c) (documentos para solicitud de registro), 93 y Disposición Transitoria Quinta (prioridad). d) los artículos de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena números 83 literal d) (reproducción o imitación de marcas), 84 (determinación de marcas notorias), 85 (sistemas de protección de marcas notorias) y 103 (prioridad).

Naturalmente que el Tribunal Andino de Justicia, dentro de sus competencias, tendrá en cuenta e interpretará, en el momento oportuno, las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que considere pertinentes, una vez le hayan sido solicitadas por el Tribunal Nacional en los procesos que allí cursan sobre causas relacionadas con el presente caso.

IV.- NATURALEZA JURIDICA DE LA CANCELACION Y EFECTOS RESTRICTIVOS. DEFINICION. La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho de registro de una marca que puede interponerse por quien ostente interés legítimo, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de infracción, nulidad u observaciones.

Conoce de la acción de cancelación la Oficina Nacional Competente del país miembro de que se trate. La cancelación de la marca se distingue de la nulidad absoluta en cuanto a sus consecuencias ya que no produce efectos retroactivos sino hacia el futuro, desde el momento en que se produce tal declaratoria administrativa por no uso, en los términos establecidos por la legislación comunitaria.

Esta es una figura nueva en el derecho marcario andino, introducida desde la expedición de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena (artículo 99) y mantenida con algunas modificaciones por las Decisiones 313 (artículo 98) y 344 (artículo 108). En la medida en que la cancelación de la marca se produce por el no uso de la misma en el transcurso del tiempo, tiene los mismos efectos de la caducidad administrativa, aunque, como lo veremos más adelante, la simple ausencia de uso, salvo las excepciones previstas en la norma comunitaria, a las que haremos referencia más adelante no siempre produce los efectos de extinción de la marca.

Por cuanto la cancelación de la marca extingue el derecho sobre la misma, se trata de una medida de carácter restrictivo y por tanto la interpretación de la normal legal que la contempla no puede tener alcance extensivo. De acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 313 la cancelación de la marca debe ser declarada a petición de la parte que tenga interés legítimo.

Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada; en este sentido, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del artículo 98 de la Decisión 313, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción como medio de defensa en procedimientos administrativos como el de las observaciones al registro de una marca contemplados en los artículos 82 de las Decisiones 311 y 313, en concordancia con el hoy vigente artículo 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

V- SIGNIFICADO DEL USO DE LA MARCA: CONTINUIDAD E INTERRUPCION. El uso de la marca que exigen los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena se fundamenta en la necesidad predicada por el derecho marcario, de garantizar que la marca honre la función que está llamada a cumplir, cual es la de proteger los signos marcarios registrados mediante la identificación efectiva de los bienes y servicios a que ella se aplica.

La forma de contrarrestar la acción de cancelación es la de demostrar el uso de la marca, que tiene su titular, a quien corresponde la carga de la prueba. El concepto de uso de la marca, por tanto, dará la medida para que prospere o no la acción de cancelación contemplada en el artículo 98 de la Decisión 313. Dentro de este enfoque el uso de la marca a que se refiere la norma citada debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual deba ejercitarse el uso, elementos estos que deberán ser acreditados para que la acción de cancelación no prospere.

Con arreglo a la forma, para este Tribunal no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se incurrira en la causal cuando la marca no se hubiere utilizado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito.

Así, según las precisiones de los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo de 5 años señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca.

Naturalmente corresponderá a la autoridad nacional competente - dentro de criterios de equidad y justicia - determinar si el uso tiene los elementos citados atrás. Asimismo corresponderá a dicha autoridad, en su caso, determinar la existencia o no de motivos justificativos del no uso de la marca, los cuales deberán basarse en el caso fortuito o en la fuerza mayor; ajena esta última, naturalmente a la voluntad y previsión del titular del registro marcario.

Resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la marca o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de los establecido en la Sección VII de las decisiones 311, 314 y 344.

VI- EL USO DE LA MARCA EN EL AMBITO GEOGRAFICO. En cuanto hace al uso de la marca en una área geográfica dada, la doctrina más generalizada no le da mayor importancia a este elemento como determinante de la intensidad y seriedad del uso marcario. Esta posición puede ser válida cuando la explotación de la marca tenga lugar en un país individualmente considerado, pues allí únicamente el uso de la marca efectuado dentro de la frontera del país respectivo, tendrá la capacidad de desvirtuar la acción de cancelación, si la difusión geográfica del uso es significativa para demostrar la comercialización efectiva de la marca.

Sinembargo, en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra relevada importancia, puesto que convencionalmente - para efectos del uso marcario - se está considerando a la subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones de uso de la marca en un país surten efectos en toda la región. A este respecto la evolución legislativa no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la decisión 311 se refiere a la marca no utilizada en alguno de los países miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 98 de la Decisión 313 se refiere al no uso en la subregión que, a juicio de éste Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica compatible con la finalidad de un derecho marcario común. De esta manera debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos eventuales en toda la región para demostrar la cabal explotación de una marca.

VII- LA CANCELACION COMO EXCEPCION. Los artículos de las Decisiones 311 y 313 que se comentan, al igual que el actualmente vigente artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, abren la posibilidad de que la solicitud de cancelación pueda ejercerse como medio legal de defensa en los procedimientos de infracción, de nulidad o de observaciones a que se refieren los artículos 82 de las dos primeras normas comunitarias citadas.

Desde el punto de vista procesal esta figura constituye una excepción de fondo o perentoria opuesta en la vía administrativa, que cuestiona un derecho sustancial. Los procesalistas asignan al tema de la excepción un cierto paralelismo con el de la acción, hasta el punto de considerar a la excepción (Eduardo J. Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Depalma, 3a. ed. póstuma, págs. 90 y ss.) como “la acción del demandado” producto de la existencia para él de una “verdadera necessitas defensionis”.

Sirvan las nociones anteriores para destacar que al derivarse el paralelismo existente entre la acción y la excepción, de la finalidad que tienen ambas figuras de afectar el derecho que se discute, no se ve justificación para considerar que pueda existir diferencia alguna entre los efectos de la acción de cancelación y la excepción de cancelación contempladas en los tantas veces citados artículos 99 y 98 de las Decisiones 311 y 313, respectivamente.

De ello no puede fluir una interpretación como la de que, para que prospere la acción se requiera demostrar el no uso de la marca durante “los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción”, en tanto que para que prospere la excepción, esa misma demostración tenga una connotación diferente. La unidad temática de dichos artículos lleva a la conclusión de que para que prospere la cancelación de una marca (por acción o por excepción), en ambos casos, será necesario que el titular de la misma no haya probado el uso de la marca durante el número de años exigido en la ley vigente, que era de cinco años y que la Decisión 344 actualmente en vigor lo ha reducido a tres años.

Como resultado de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1. En la interpretación prejudicial corresponde al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establecer el nexo que debe existir entre la situación concreta que se desprende del informe sucinto de los hechos elaborado por el Juez Nacional consultante, y la documentación anexa a él, con la hipótesis o previsión abstracta contenida en la norma comunitaria que deba interpretarse. 2.

En el caso que aquí se estudia sólo son pertinentes para la interpretación prejudicial las normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario relativas al caso concreto, es decir a la cancelación del registro de la marca por no uso, contenidas en los artículos 99 de la Decisión 311 y 98 de la Decisión 313, concordantes con el artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que se ha mencionado en esta providencia a manera referencial. 3.

De acuerdo con los artículos 99 de la Decisión 311 y 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho de registro de la misma, que puede interponerse como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos señalados por el régimen comunitario como la infracción, la nulidad o las observaciones a la solicitud de registro. 4.

Según las normas citadas en el punto anterior se incurre en la causal de cancelación de una marca cuando ella no se hubiere utilizado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. Corresponde al titular de la marca demostrar que la ha utilizado de manera real y efectiva, cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar la eficacia de su uso.

Corresponde a la autoridad nacional competente, dentro de criterios de justicia y de equidad, establecer si el uso de la marca ha cumplido con tales elementos. 5. Los propósitos tanto de la acción como de la excepción de cancelación de una marca, a que se refieren los incisos primeros de los artículos 99 y 98 de las Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente, guardan identidad, de manera que en uno y otro caso será necesario establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria vigente, para que pueda prosperar su cancelación. 6.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Tribunal Contencioso - Administrativo de Quito, Segunda Sala, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno Nº 893-164-94. 7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Tribunal Contencioso - Administrativo de Quito, Segunda Sala, mediante copia certificada y sellada de esta sentencia. 8.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Edgar Barrientos Cazazola MAGISTRADO Juan Vicente Ugarte del Pino MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.