Proceso Nº 7-IP-96 Solicitud de Interpretación Prejudicial presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, registro de la marca ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, expediente N° 3202. Interpretación prejudicial de los artículo 58, literales c) y g) de la Decisión 85; artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 313 y artículos 82, literal d), 83, literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Quito, Agosto 29 de 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, solicita a este Tribunal comunitario, la interpretación por vía prejudicial de los artículos 58, literal c) de la Decisión 85, 72 literal d) y 73 literales d) y e) de la Decisión 313, y artículos 82 literal d), 83 literales d) y e), 89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la Sociedad Refinadora de Maíz Venezolana Compañía Anónima REMAVENCA, expediente N° 3202, sobre nulidad de las resoluciones 5530 de 17 de julio de 1990, del jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de la resolución 9959 de julio 23 de 1993 del jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia y 1992 de septiembre 19 de 1994, proferida por la antedicha Superintendencia mediante la cual se confirma la Resolución 5530 de 1990 y se modifica el artículo segundo de la Resolución 9959 de 1993, correspondiente al registro de la marca “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, otorgado a favor de la Sociedad Productos de Maíz S.A. PROMASA.
Que verificados por este Tribunal Comunitario en el expediente adjunto a la consulta, los documentos sobre solicitud de registro, la petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio no fue simplemente la marca “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, sino que tal como fue presentada, se trata de una etiqueta con un conjunto de características descriptivas y gráficas que al examinarse en su conjunto dan la inevitable sensación de identidad gráfica y denominativa, lo cual constituyó materia importante para decidir sobre su registrabilidad.
Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación. Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.
Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 84, Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así: “.
HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la sociedad REFINADORA DE MAIZ VENEZOLANA COMPAÑIA ANONIMA -REMAVENCA-, en el año de 1960 lanzó al mercado venezolano una harina de maíz refinada precocida que identificó con la marca P.A.N., fabricación que fue autorizada por la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de la República de Venezuela, autorización inscrita bajo el N° A-16.324.
“REMAVENCA obtuvo el registro de la marca mixta P.A.N, bajo el N° 54.084-F de marzo 14 de 1968 para distinguir toda clase de productos elaborados a base de maíz o productos premezclados de maíz y otros cereales (clase 46 de la Clasificación Venezolana). La marca registrada consiste en una etiqueta de color amarillo, en la cual aparece un conjunto formado por una figura femenina con turbante blanco con pepas rojas, una figura azul sin forma determinada que dice “masa al instante” y un círculo azul con una mazorca de maíz a la izquierda y un óvalo rojo a la derecha.
El círculo tiene escritas las palabras “P.A.N.” harina de maíz refinada precocida y el óvalo dice “Para las más deliciosas arepas”. En su parte inferior dice: “Productos Alimenticios Nacionales”. “La marca mixta P.A.N. que identifica el producto de REMAVENCA, ha sido usada en Venezuela durante 35 años aproximadamente y en virtud de su difusión es notoriamente conocida en el mercado venezolano desde hace más de veinte años.
“La sociedad PRODUCTOS DE MAIZ S.A. PROMASA, domiciliada en Bogotá, mediante solicitud de fecha 24 de noviembre de 1978, radicada bajo el expediente N° 178.098 solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca que describe en la respectiva solicitud en los siguientes términos: “‘Etiqueta cuadrada de fondo amarillo dividida en tres secciones: en la primera al borde izquierdo y en color rojo se leen las expresiones Productos Alimenticios Nacionales, For Export Only (Solamente para exportación).
Productos de Maíz S.A. LMSP -A000180/IV-76 AA 80330 y en el centro una figura de bordes rojos con la expresión EXPORTVEN. “‘En la parte derecha apreciamos el conjunto esencial donde se ve una elegante trigueña con turbante en blanco de bordes azules y pepas rojas, rematando en su parte inferior con grandes aretes. Una expresión de admiración en blanco “Masa al Instante!” se ve sobre una figura estriada de fondo azul y bordeada de blanco.
Terminado el cuello de la doncella se aprecia un círculo de gran tamaño, fondo azul y borde blanco donde aparecen las letras explicativas P.A.N. en blanco y bordes rojos, debajo “Harina de Maíz Refinada precocida”, al lado izquierdo de lo descrito sobresale una mazorca de maíz semidescapachada, a su lado una figura de fondo rojo y bordes blancos dentro de la cual se leen las expresiones para las más deliciosas Arepas.
Para rematar en la parte inferior de esta sección aparece un semicírculo también de fondo azul y las mismas letras explicativas P.A.N.. En la segunda sección en su centro aparece un semicírculo de fondo blanco y bordes azules con las instrucciones para los diferentes usos. Se reivindica todo el conjunto de la etiqueta con sus colores amarillo, azul, blanco y rojo; a excepción de las letras P.A.N. que son explicativas’.
“En la solicitud PROMASA le atribuye un carácter explicativo a las letras P.A.N. que no tienen (pues nada explican en relación con la Harina de maíz refinada y precocida) con el doble propósito de obtener indirectamente su registro y vulgarizar la marca P.A.N. de propiedad de REMAVENCA. “La expresión EXPORTVEN que se incluye dentro del conjunto es un elemento tendiente a engañar al público consumidor sobre la procedencia y lugar de fabricación del producto (Venezuela), como lo reconoció la propia Superintendencia. “El empaque que presenta PROMASA como modelo de la etiqueta que pretende registrar, contiene una sección con las instrucciones para los diferentes usos del producto que incluye alimentos típicos de la cocina venezolana (Hallaquita, Hallaca, Majaretes, Atoles, Polentas y Pelones), con el propósito de inducir al público a creer que el producto proviene y es fabricado en Venezuela.
“.
FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas: “a) Artículo 82 literal d) de la Decisión 344; Artículo 72 literal d) de la Decisión 313 y Artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, por cuanto la administración concedió el registro como marca de las siguientes expresiones: “FOR EXPORT ONLY (SOLAMENTE PARA EXPORTACION);
“MASA AL INSTANTE!”; “HARINA DE MAIZ REFINADA PRECOCIDA” PARA LAS MAS DELICIOSAS AREPAS”. “El registro de la marca se concedió para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, se comprende entre otros, la harina de maíz. Las mencionadas expresiones consisten exclusivamente en indicaciones para describir el destino de los productos en que han de usarse, características de los mismos y el nombre genérico del producto y por ende son irregistrables y no pude recaer un derecho de exclusiva sobre las mismas.
Al ser registradas como parte del conjunto de la etiqueta, con la expresa indicación de que son reivindicadas, se violaron directamente las disposiciones citadas. “b) Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 y artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por falta de aplicación, si se tiene en cuenta que la marca mixta P.A.N. cuyo titular legítimo es REMAVENCA, es notoriamente conocida en Venezuela, país miembro del Grupo Andino, desde una fecha anterior a la solicitud de registro de marca presentada por PROMASA, por lo que la Administración estaba obligada a decidir sobre la registrabilidad de la marca a la luz de las normas vigentes al momento de su concesión. “c) Artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio al disponer la exclusión de la denominación EXPORTVEN de la etiqueta, modifica de oficio la solicitud, con lo cual se infringe esta norma, vigente al momento de proferirse la Resolución, ya que sólo el peticionario puede modificar la solicitud y la administración se debe limitar a requerir a éste para que introduzca las modificaciones pertinentes; además, todo requerimiento de modificación debe tramitarse de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la misma Decisión, trámite omitido.
La solicitud inicial sólo puede modificarse en relación a aspectos secundarios y en ningún caso cambiar el signo. La denominación EXPORTVEN dentro del conjunto solicitado como marca, es elemento esencial. Su exclusión implica un cambio del signo solicitado como marca. “d) El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto procede decretar la nulidad del registro de una marca por la autoridad nacional competente, cuando éste se haya obtenido de mala fe.
El registro de la marca obtenido por PROMASA comporta un acto de mala fe, destinado a crear confusión en el público consumidor y obtener la desviación de la clientela en forma contraria a las costumbres mercantiles ”. Que de conformidad con el principio audiatur pars, que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, en consonancia con la bilateralidad del mismo, todas las partes deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones, etc. es opinión de este Tribunal que el juez nacional que formule una petición de interpretación prejudicial debe incorporar en la síntesis de los hechos, exigida por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada, que ilustran el objeto de la controversia judicial.
No existiendo sumario de los argumentos esgrimidos por la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y la coadyuvante, Productora de Maíz S.A. PROMASA, este Tribunal sintetiza así los argumentos de dichas partes. Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en memorial presentado ante el Consejo de Estado el 28 de abril de 1995, por medio de apoderado, dio contestación a la demanda después de aludir a cada uno de los hechos de la demanda entre los cuales merece destacarse la alusión a que la Resolución 9959 del 23 de julio de 1993, se expidió otorgando el registro de la marca en estudio, por el término de diez años de conformidad con la norma vigente de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La demandada aduce las siguientes razones: a) Que las resoluciones acusadas no han incurrido en violación de las disposiciones legales contenidas en la Decisión 85 y en las Decisiones 313 y 344; b) Que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es la norma legal aplicable al caso concreto según la legislación interna sobre la aplicación de la ley en el tiempo; c) Que se aplicaron debidamente el artículo 56 de la Decisión 85 que exige que los signos por registrar reúnan los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, el artículo 58 literal a) sobre irregistrabilidad procedencia de fabricación y el literal g) del mismo artículo 58 sobre irregistrabilidad de signos confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior por cuanto para la doctrina y jurisprudencia del Tribunal y del Consejo de Estado, la irregistrabilidad contemplada por ese literal, en lo que respecta a la confusión con la marca notoria se refiere a aquella comprobada en el país en que se reclama la protección, como según la demandada se destaca en el proceso 1-IP-87 de este Tribunal; d) Que la demandante no demostró “en las actuaciones administrativas surtidas ante la Oficina Nacional Competente que la marca de la cual es su titular exclusiva, goce de notoriedad y por lo tanto de protección ampliada en la República de Colombia”, habiendo correspondido a dicha parte la carga de la prueba de tal hecho.
Apoya su argumentación la demandada en las sentencias de interpretación prejudicial proferidas por el Tribunal Andino de Justicia en los casos 1-IP-87, 1-IP-88, 2-IP-88 y 5-IP-94. Productora de Maíz S.A. PROMASA Así mismo PROMASA en su contestación a la demanda se apoya en la consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la aplicabilidad de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena por ser la “que regía en el momento de expedición de la providencia impugnada”.
Agrega que de acuerdo con la norma citada, artículo 58 literal g), la actora debió demostrar que la marca mixta registrada en Venezuela, era notoriamente conocida en la República de Colombia para el 24 de noviembre de 1978 fecha de la solicitud de registro, o para el 12 de marzo de 1981 fecha de publicación de la solicitud, “o por lo menos hasta el 17 de julio de 1990 (fecha de Resolución N° 5530, motivo principal de esta demanda)”.
Que tal hecho nunca fue demostrado por la parte actora. Se refiere el representante de PROMASA a que en igualdad de condiciones rige el principio lógico de que tiene mejor derecho a la concesión de una marca el que primero la solicita y quien esto hizo fue su representada el 24 de noviembre de 1978. Que la opositora “alegó un sinnúmero de supuestas causales de irregistrabilidad que no tuvieron viabilidad en el proceso por no ser relevantes al mismo, en especial alegó la notoriedad de una marca de Venezuela cuando la legislación vigente en ese momento (Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) exigía que la notoriedad de la marca fuera en Colombia” para lo cual cita la sentencia 1-IP-87 de este Tribunal en el caso VOLVO.
Se refiere la parte impugnadora de la demanda al carácter territorial de la marca establecida en la Decisión 85 como requisito para que tenga “efecto la notoriedad en caso de una oposición como se desprende de la norma vigente al solicitarse el registro”. Agrega que las demostraciones de notoriedad de la marca por la parte demandante son irrelevantes pues muestran ventas en Venezuela y no en Colombia y que “el reflejo en el mercado de la frontera Colombo-Venezolana nunca fue demostrado por la parte opositora durante el trámite de registro de la marca”.
Que para la oposición al registro de la marca colombiana no era argumento válido el de que la marca era notoria en Venezuela, pues en Colombia “rige básicamente el principio atributivo para la adquisición de una marca, y la notoriedad de la marca en Venezuela no era argumento válido para impedir el registro de la marca en Colombia” bajo la Decisión 85.
Reconoce la parte impugnadora que la duración del registro se concedió por diez años dentro de las disposiciones de la Decisión 313 pero sostiene que las supuestas imputaciones de violación a las Decisiones 313 y 344 “son totalmente irrelevantes en este caso ya que la resolución base para este asunto es la Resolución 5530 del 17 de julio de 1990”, expedida en vigencia de la Decisión 85 que exigía la prueba de la notoriedad de la marca en el país donde se alegaba.
Concluye esta demandada que no ha habido violación alguna de la norma comunitaria andina. Solicitud de Suspensión Provisional La demandante solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional del artículo 2° de la Resolución 1992 de 1994 por violación manifiesta del artículo 89 de la Decisión 344 por carecer la administración de competencia para modificar la marca solicitada y por haber excluido la palabra EXPORTVEN.
Agrega que las resoluciones son contradictorias e incongruentes, lo que constituye error de procedimiento. Que además las Resoluciones 9959 y 1992 infringen manifiestamente los artículos 82 literal d) de la Decisión 344, 72 literal d) de la Decisión 313 y 58 literal c) de la Decisión 85, que “consagran prohibiciones claras y expresas en el sentido de que no son registrables como marcas las denominaciones descriptivas o genéricas”.
El Consejo de Estado no accedió a la suspensión provisional al estimar, después de hacer varias consideraciones, que “la materia controvertida es de tal naturaleza que implica reflexiones de tipo jurídico propias del momento de dictar el fallo correspondiente y no del de ahora cuando de lo que se trata es de constatar a primera vista la ostensible violación de las normas citadas como infringidas, circunstancia que tal como ha quedado consignado no observa la sala por ahora”.
C O N S I D E R A N D O: I- NORMAS QUE SE HACE NECESARIO INTERPRETAR Teniendo en cuenta que el proceso administrativo de registro de la marca por parte de la empresa colombiana PROMASA, tomó más de 15 años desde la solicitud de registro hasta la concesión del mismo y su ratificación por la Resolución 1992 de 1994 que dio por agotada la vía gubernativa, y en razón de que durante dicho lapso rigieron en cuanto a la propiedad industrial las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es del caso proceder a la interpretación de las siguientes disposiciones contenidas en ellas (excepto de la Decisión 311 por no haber incidido su vigencia en el proceso a que nos venimos refiriendo).
Por tanto las normas susceptibles de interpretación, según criterio de este Tribunal son las siguientes: “ DECISION 85 “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios; ”. g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;
“ DECISION 313 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
“ DECISION 344 “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
“Artículo 83.- Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
“Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.
Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.
Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”. La Materia Litigiosa El Tribunal considera del caso analizar los siguientes temas: II- LEY APLICABLE El intrincado proceso administrativo y judicial interno que ha dado origen a la interpretación de este Tribunal, tiene la especial particularidad de que estuvo regido en materia de registro de la propiedad industrial y especialmente en cuanto a causales de irregistrabilidad, por la sucesión de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La situación administrativa antedicha hace necesario dilucidar la compleja materia de la aplicación de la ley en el tiempo. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha referido en varias oportunidades a este tema enfocándolo desde el punto de vista de los derechos adquiridos o situaciones jurídicas concretas, las meras expectativas o las situaciones jurídicas abstractas y la aplicación inmediata de la ley en materia procedimental.
En cuanto a los derechos adquiridos la Decisión 85 optó “por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria” en el sentido de que aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría durante el mismo lapso por el cual hubiere sido concedido. En cuanto a las situaciones jurídicas caracterizadas por las expectativas de derecho y por la situación de los procesos pendientes o en curso para el momento de entrar en vigencia la norma andina “la Decisión 85 remitió las solicitudes en trámite a lo dispuesto en dicha Decisión”, en aplicación de los principios de efecto directo, inmediato y primacía del derecho comunitario.
De este modo si una solicitud de marca presentada con anterioridad a la vigencia de la Decisión 85 estaba incursa en una causal de exclusión de registrabilidad no prevista en la ley preexistente, la autoridad competente estaba obligada a negarla en aplicación del derecho comunitario. Así, las solicitudes en trámite estarían regidas por dicha Decisión, vigente para el momento en que fue expedido el acto concesorio del registro de la marca en todo lo atinente a los aspectos sustantivos.
En cuanto se refiere a aspectos procesales del proceso interno, el Tribunal Andino ha opinado que “las dudas que puedan surgir en materia de formas y hechos procesales ya ocurridos dentro del proceso, corresponde al juez nacional discernirlas dentro de ese contexto”.(Proceso 1-IP-88, G.O. No. 33 de 26 de Julio de 1988 De acuerdo con el razonamiento jurisprudencial del Tribunal, este órgano comunitario ha de considerar la materia teniendo en cuenta que el caso se sucede dentro de una solicitud de registro marcario presentada en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, sujeta a oposición también en vigencia de la Decisión 85 y que el registro se concedió en vigencia de la Decisión 313 (Resolución 9959 de 29 de Julio de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio) y fue modificado por la Resolución 1992 de 19 de Septiembre de 1994 en vigencia de la Decisión 344.
Para este Tribunal el momento de concesión del registro u otorgamiento del mismo ha de ser determinante para establecer cuándo ingresa al patrimonio del solicitante del registro su derecho al uso del mismo; o en otras palabras, el instante en que se incorpora a su patrimonio la exclusividad de uso de la marca. Con anterioridad a la fecha de expedición de la Resolución 9959 de 1993, el solicitante del registro estaba ante una situación jurídica abstracta de la cual se derivaba una mera expectativa de derecho a la obtención de la marca.
Si bien al presentarse la oposición al registro de la marca en estudio, el día 27 de abril de 1981, se declaró infundada la oposición, nueve años después, mediante la Resolución 5530 de 17 de Julio de 1990 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, según los documento obrantes en escrito de 25 de Febrero de 1991, la Sociedad Refinadora de Maíz Venezolana Compañía Anónima REMAVENCA, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 5530 y sólo hasta el 26 de Julio de 1993 se resolvió el recurso no reponiéndola y por Resolución 9959 de 29 de julio de 1993 se decidió ordenar el registro de la marca “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, para distinguir productos de la clase 30 en favor de la Sociedad productora de MAIZ S.A., PROMASA, por el término de diez años.
El 19 de septiembre de 1994, por Resolución 1992 el Superintendente de Industria y Comercio resuelve el recurso de apelación confirmando la Resolución 5530 de 1990 y modificando el artículo 2° de la Resolución 9959 de 1993 en el sentido de que el registro allí concedido “ha de efectuarse con exclusión de la palabra EXPORTVEN” y advirtiendo que quedaba agotada la vía gubernativa.
La anterior situación, deberá ser tomada en cuenta por el juez nacional para dilucidar de acuerdo con ella la aplicación de los regímenes de la Decisión 85 al acto de oposición de la marca, la Decisión 313, al acto que ordena el registro de la marca a favor de la empresa colombiana y la Decisión 344 a la modificación del mismo. El Tránsito de Legislación Para orientar el criterio de la alta jurisdicción nacional consultante, este Tribunal estima que deberá tomarse en cuenta el tránsito legislativo en la evolución normativa de la Comunidad Andina, que ha sido preocupación principal de las resoluciones de la Comisión, especialmente de las relativas al derecho de propiedad industrial.
El artículo 85 de la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena precavió la subsistencia de “todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido” de acuerdo a la legislación anterior a la vigencia del Reglamento Comunitario. La Decisión 311 guardó la misma filosofía al respetar la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la legislación preexistente y señalar además, que la solicitud de registro de marca y los escritos de observaciones a dicho registro, presentados con anterioridad, serían tramitados y resueltos conforme al ordenamiento legal vigente en la fecha de su presentación (Disposición Transitoria Cuarta).
La Decisión 313, vigente en el momento de otorgarse el registro de PROMASA y la Decisión 344 fueron consistentes con las precedentes (Decisiones 85 y 311) al respetar los derechos adquiridos con anterioridad a ellas. Sinembargo es de anotar que la Decisión 313 nada estableció al respecto de solicitudes de registro de marca en trámite y de observaciones u oposiciones presentadas antes de su vigencia. En tal caso concreto estamos en presencia de una laguna aparente de la ley comunitaria que deberá ser llenada por el intérprete comunitario acudiendo a principios de derecho desarrollados jurisprudencialmente y respaldados, en el presente caso, por el derecho comunitario escrito, como el de la preeminencia, aplicación directa y efecto inmediato que permiten aclarar los efectos de la norma comunitaria en el tiempo.
Con fundamento en estas consideraciones, si las decisiones 313 y 344 no se refirieron expresamente a la ley aplicable a las solicitudes en trámite, los principios comunitarios respaldados en el derecho originario (artículo 3 del Tratado del Tribunal) permiten concluir que a los actos de trámite procesal les son aplicables en forma inmediata las leyes vigentes al momento de la expedición del respectivo acto.
Protección de la Marca Notoria en el Régimen de la Decisión 85 Jurisprudencia anterior del Tribunal en el caso del Proceso 1-IP-87 sostiene, al interpretar el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que la prueba de la notoriedad de la marca a que se refiere dicha norma debe efectuarse “en el lugar donde se adelanta el procedimiento [de registro] y no en otro distinto”.
Sinembargo un análisis detenido del texto del literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 permite concluir que la exégesis de esta norma facilita desarrollar su texto en el sentido de que una marca es irregistrable cuando sea confundible con otras notoriamente conocidas en el país o en el exterior. La propia jurisprudencia comentada lleva necesariamente a esa interpretación cuando en el punto 2 de las conclusiones señala que “La Oficina Nacional Competente también debe rechazar aquellas solicitudes de marcas que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.” De otra parte las Decisiones 311, 313 y 344, de idéntico tenor en sus artículos 73, literal d), las dos primeras y en su artículo 83 literal d) la última, son claras al señalar que la notoriedad está referida, bien al país en el que solicita el registro, al ámbito territorial de la subregión o al ámbito internacional sujeto a reciprocidad.
En este sentido el Tribunal ajusta el alcance de la disposición mencionada que dio en la parte motiva de la sentencia de 1987 pero que dejó aclarado en sus conclusiones. Protección en el Régimen de las Decisiones 313 y 344. Las Decisiones 313 y 344 no exigen la prueba del uso de la marca en el país en donde se trata de reivindicar la protección marcaria, cuando se sucedan los siguientes supuestos: 1° que se pruebe la notoriedad en cualquier lugar del comercio subregional; 2° que se pruebe la notoriedad en el comercio internacional sujeto a reciprocidad.
Las Decisiones 313 y 344 en este aspecto de la notoriedad deben concebirse en su relación estrecha con la liberación del comercio subregional caracterizado por el intercambio sin barreras de productos en la subregión. La liberación del Comercio en el área andina da una connotación especial a la expresión comercio subregional como un territorio que va más allá de las fronteras de cada uno de los países miembros, para constituirse en un nuevo espacio territorial en el que opera la liberación comercial.
Así entendida la liberación, no hay duda de que en lo referente a la prueba de la notoriedad de una marca, en el régimen andino basta que con ella se produzca en cualquier lugar de la subregión, para que el titular de la marca notoria pueda ejercer sus derechos como legítimo contradictor de marcas idénticas o similares a la suya en cualquiera de los países miembros.
IV - MARCA NOTORIA Y RIESGO DE CONFUSION. Los artículos 58 de la decisión 85, 72 y 73 de la Decisión 311, 72 y 73 de la Decisión 313 y 82 y 83 de la 344 del Acuerdo de Cartagena han venido señalando, in extenso las causales de irregistrabilidad de las marcas que pueden dar lugar a oposición (hoy observaciones) frente a una solicitud de registro, o que pueden ser fundamento para una posterior nulidad del mismo.
En el presente caso la interpretación se refiere a los literales g) del artículo 58 de la Decisión 85 y e) del artículo 73 de la Decisión 313, que fue solicitada en consulta y que corresponden a la materia controvertida. Para que haya lugar a la no registrabilidad de conformidad con el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 se requiere que la marca que se pretende registrar sea confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, mientras a la luz del artículo 73 literal d) de la Decisión 313, basta que la marca que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Como en el caso presente se trata de establecer la legitimidad de quien se opuso alegando causales de irregistrabilidad de una marca, sobre la base de reunir las condiciones de notoriedad, a ésta y a la confusión ha de referirse la presente sentencia. Noción de marca notoria. La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.
Con las consideraciones adicionales relativas a la prueba de la notoriedad de la marca, este Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP- 87, 2-IP-94 y 5-IP-94, (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 177 de 20 de abril de 1995, respectivamente) cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación: Marca notoria, según esta jurisprudencia i.es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.
Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.
Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de producto o servicio o “regla de especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.
El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”. La Confusión. Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la identidad o semejanza se opone a la distinción o carácter distintivo que hace registrable una marca y le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.
De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento para determinarse a comprar un cierto producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.
En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales. La función distintiva es la característica mas importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.
El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente, concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca. En tratándose de marcas idénticas - tanto en cuento a signos como a productos - el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto.
Los signos o marcas comerciales pueden atentar también contra el derecho de terceros cuando de su examen comparativo resulten idénticos o se asemejen a una marca notoriamente conocida. La igualdad o calidad de idéntico, por definición, se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que debe tener una marca para que pueda ser registrada.
La distinguibilidad es la cualidad que se destaca como elemento esencial en la definición de la marca registrable. Este elemento hace de la marca un signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona, de los productos idénticos o similares de otra persona. V - PROTECCION JURIDICA DE LA MARCA NOTORIA.
La notoriedad de la marca que protege el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 y el 73, literal e) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio. La marca en este sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el consumidor.
Su difusión implica para él esfuerzos, gastos y erogaciones para acreditar en el mercado su producto. La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcaria protege.
De ahí que al titular de la marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley marcaria (artículo 58, literal g) de la Decisión 85 y 73 literal a) de la Decisión 313), se le ha otorgado el derecho de oponerse a la solicitud de registro, dentro del procedimiento abierto de oposición al registro contemplado en el artículo 65 de la decisión 85, o dentro del procedimiento de observaciones contemplado en el artículo 93 de la decisión 313 para quien demuestre interés legítimo.
Asimismo a la luz del artículo 102 de la Decisión 313, el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está, la que prohibe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida.
La interpretación anterior ha sido expuesta también en el caso 5-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 177 de Abril 20 de 1995). VI- DENOMINACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS. El artículo 58 literal c) de la Decisión 85 señala dos causales de irregistrabilidad de la marca que la oficina nacional competente debe examinar cada vez que se trate de aplicar la norma comunitaria: de una parte la originada en la imposibilidad de registro como marca, que tienen las indicaciones o los signos genéricos; de la otra, la denominación descriptiva. a) Denominación Genérica.
Las denominaciones genéricas comprenden, para efectos marcarios, las que se refieren a individuos tanto de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.
Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.
El carácter genérico de una denominación, por sí mismo o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que una solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse.
Resulta necesario que la oficina nacional competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo en su conjunto que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que lo componen.
En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras -como es el caso que nos ocupa- puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se les considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.
De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras, para deducir o no la naturaleza general de la expresión vista de cara al producto que pretende distinguir. Este Tribunal, en sentencia de Interpretación Prejudicial proferida en el Caso 2-IP-89, Gaceta Oficial No. 49 de 10 de Noviembre de 1989, a propósito de consulta prejudicial solicitada por el Consejo de Estado en el proceso instaurado por la empresa Productos Familia, S.A., se pronunció en los siguientes términos con respecto al carácter no registrable de los signos descriptivos o genéricos, contemplados en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena: “ Nociones Generales.- Según el Diccionario de la Real Academia, GENERICO es “lo común a muchas especies”, y GENERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”.
También es isla clase a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. ESPECIE, por su parte, es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “denominación genérica” o “nombre apelativo”, como la llama Don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Castellana, es la que conviene “a todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan”.
Don Miguel Antonio Caro, por su parte, afirma que la denominación genérica “siendo común a muchos, no pertenecen a nadie” (citados por Manuel Pachón M. en Manual de Propiedad Industrial, Ed. Temis, 1984, pág. 101 y 102). “Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone que “no podrán ser objeto de registro como marcas las denominaciones genéricas en cualquier idioma” se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombres de “conjuntos de seres con caracteres comunes” o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes.
La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.
“Noción Jurídica.- Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario La GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico.
No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.
Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata.
De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “¿qué es?” en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricas en relación con tales clases de productos. “Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.
O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca. “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como “Familia”, “Ley”, “Hidalgos”, “Universo”, “Hoy”, “Comercio”, etc. etc.
“Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio ”.
La anterior jurisprudencia fue reiterada por este Tribunal en Fallo 3- IP-91, Gaceta Oficial No. 93 de 11 de Noviembre de 1991. b) Signos Descriptivos. Según Fernández-Novoa la denominación descriptiva es aquella “que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica”.
Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera enunciativa por el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta, referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción, entre otros.
VII- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO La demandante considera que la administración omitió efectuar el examen de registrabilidad de la marca en la oportunidad prevista en el artículo 84 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, al advertir la Oficina Nacional Competente que incurría en causales de irregistrabilidad de la marca contempladas en los artículos 58 de la decisión 85 y 72 de la Decisión 313.
A fin de dar aplicación al ordenamiento jurídico comunitario en materia procesal, este Tribunal estima del caso referirse al procedimiento de registro con énfasis en el examen de registrabilidad. La norma comunitaria contempla los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad: el examen formal de registrabilidad y la determinación, también mediante examen, acerca de si el signo que se solicita registrar es novedoso, visible y suficientemente distintivo, y si no está incurso en causales de irregistrabilidad como las contenidas en los artículos 58 y 59 de la decisión 85 y 72 y 73 de la 313, según el caso.
Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de las causales que impiden el registro de un signo distintivo como marca. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente, en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores y también de los productores y de la trasparencia del mercado.
La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica. De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo practicado en la ocasión procesal el examen de registro y habiendo dado oportunidad a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por los artículos 63 a 67 de la Decisión 85 relacionados con los artículos 80 a 85 de la Decisión 313.
La Oficina Nacional Competente violaría la ley comunitaria si frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, procediera a su registro, pues en esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en desviación de poder generadora de nulidad de su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente, mediante aplicación de la norma comunitaria que se interpreta en el presente caso.
VIII- LA MALA FE COMO CAUSAL DE NULIDAD El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena establece una nueva causal de nulidad del registro marcario, cuando éste se hubiere obtenido de mala fe en dos casos específicos expresamente contemplados: a) cuando el representante distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de una marca confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular; b) cuando el registro se hubiere obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Estas causales de nulidad por mala fe han sido introducidas por primera vez en el derecho marcario andino por la Decisión 344, sin que con anterioridad la ley comunitaria se hubiere ocupado de ella.
Si se toma en consideración que según la descripción de los hechos que hace el demandante y que reconoce como cierta la administración, el registro se solicitó el 24 de Noviembre de 1978 y se obtuvo el 23 de Junio de 1993, ninguno de los dos supuestos de la conducta antijurídica a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344 pudieron darse durante su vigencia sino mucho tiempo antes.
Ya ha sostenido este Tribunal que el reconocimiento y la constitución de un derecho real como el de propiedad industrial por el registro de la marca confiere al individuo un claro derecho adquirido dentro del imperio de una Decisión como la vigente al momento de su constitución sea en vigencia de la Decisión 85 o de la 313 -. A dicho derecho se aplica el principio de irretroactividad de la ley, no pudiendo ser modificado por disposiciones sustantivas posteriores como la 344 del Acuerdo de Cartagena.
Aplicar el artículo 113 de esta Decisión al caso en estudio significaría para este Tribunal violar el principio fundamental de nulla paena sine lege que debe prevalecer para la aplicación de la ley en el tiempo (proceso 25-IP-95, Marca “Bonita”, Actor: Nacional Mercantil, S.A., Gaceta Oficial No. 253 de 7 de Marzo de 1997). IX- MODIFICACIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA Tampoco hay lugar a la aplicación de las prohibiciones de modificar el registro de una marca, contenidas en el artículo 89 de la Decisión 344, por la siguiente razón básica que exonera al Tribunal Comunitario de profundizar sobre el alcance de este artículo: la prohibición allí contenida hace referencia al peticionario del registro, para que no pueda modificar su solicitud sino para efectos secundarios de la marca; en ningún momento esta limitación se refiere a la Oficina Nacional Competente.
En razón de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1. El uso exclusivo de una marca sólo se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, al tenor de las Decisiones 85 artículo 72, 311 artículo 93, 313 artículo 92 y 344 artículo 102, en virtud del sistema atributivo que orienta el derecho marcario en la Comunidad Andina. 2.
Las Decisiones 85, 313 y 344 del Acuerdo de Cartagena, son consistentes en amparar los derechos adquiridos sobre propiedad industrial que se consolidaron con anterioridad a la vigencia de cada una de ellas. 3. Con respecto a las actuaciones en trámite corresponderá a la autoridad nacional competente o al juez del proceso judicial interno dar aplicación a las Decisiones comunitarias vigentes en cada momento, según las reglas establecidas en esta interpretación prejudicial. 4.
Al tenor de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la exigencia del lugar de la prueba de notoriedad de la marca puede cumplirse acreditándola bien en el país donde se reivindique su protección, en cualquier otro país de la Subregión o -por lo que respecta a las tres últimas Decisiones- en los países extra- regionales con los cuales se hayan celebrado tratados sobre reciprocidad. 5.
La liberación del comercio en el área andina da una idea precisa de lo que debe considerarse por el término “comercio subregional”, calificándolo como un territorio más allá de las fronteras de cada país miembro, en el que opera la liberación del comercio intra regional. 6. Corresponde al juez nacional la resolución del asunto controvertido, dando aplicación inmediata a las Decisiones vigentes al momento de la expedición del respectivo acto, según se trate de la Decisión vigente en el momento de la oposición al registro o en el de su otorgamiento a favor de la empresa colombiana productora de Maíz, PROMASA. 7.
La función distintiva de los signos marcarios es condición fundamental para su registro como marca. Los signos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida atentan contra el carácter distinguible del signo marcario, elemento esencial en la definición de marca registrable. 8. Las denominaciones genéricas o descriptivas no pueden ser registradas como marcas.
El carácter genérico de una palabra, puede desaparecer al analizarse dentro de una expresión compuesta por varias, con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. 9. Corresponde a la oficina nacional competente efectuar en la oportunidad procesal, el examen de registrabilidad de los signos con el criterio de evitar la confusión o engaño que pueda generarse por los mismos, en perjuicio del interés general de los consumidores, los productores y la transparencia del mercado en el País Miembro o en la Subregión, según el caso. 10.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 11. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.
Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.