PROCESO 21-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial, presentada por el doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, expediente nacional Nº 3363, parte actora Delictus Ltda., caso marca GOLOSIA. Interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f), 64, 65 y 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes respectivamente, con los artículos 73 y 84, de la Decisión 313 y 83 literal a), 96 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Los artículos 81, 83, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Quito, 1 de Diciembre 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos del Acuerdo de Cartagena citados al inicio de esta sentencia. Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la sociedad Delictus Ltda., expediente Nº 3363, sobre nulidad de la Resolución 50559 de 21 de diciembre de 1994 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, por la cual se niega el registro del signo GOLOSIA para distinguir todos los productos de la clase 30 del nomenclator.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. Que así mismo el Consejo de Estado de la República de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184, contentiva del Estatuto del Tribunal y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así: “ º: La sociedad PRODUCTOS ROMA LTDA, presentó la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, clase 30, tramitada bajo el expediente administrativo núm. 249.554, estando vigente la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“2º: Dicha solicitud fue posteriormente transferida el 21 de junio de 1989 a la Sociedad Delictus Ltda. “3º: Mediante auto núm. 16174 de 22 de diciembre de 1986, expedido por la División de Propiedad Industrial, se formuló advertencia de irregistrabilidad argumentada en la posible semejanza de la marca solicitada (GOLOSIA, clase 30) con la marca GOLOSAS, clase 30, registrada a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. “4º: A la citada advertencia de irregistrabilidad se dio oportuna respuesta mediante escrito radicado el 19 de febrero de 1987.

“5º: El 4 de agosto de 1992 a raíz de la entrada en vigencia de la Decisión 313 y con el propósito de adecuar las actuaciones administrativas se expidió la circular núm. 2, de la División de Propiedad Industrial, en la cual se indicaba que si la objeción se había fundamentado en alguna de las causales de irregistrabilidad, se procedería al estudio de los argumentos del solicitante para determinar si procedía negar el registro o su envío a publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, entendiéndose en el último evento que el estudio de fondo ya se había realizado.

“6º: Dicho extracto fue efectivamente publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 408 de 26 de septiembre de 1994, según lo ordenado en el auto 017341 de 12 de agosto de 1994. Contra esta publicación no se formularon oposiciones ni observaciones por parte de terceros. “7º: La División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 50559 de 21 de diciembre de 1.994, en la cual niega el registro argumentando que la marca GOLOSIA, clase 30, era confundible con la marca GOLOSAS, certificado de registro núm. 95556 a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., para distinguir la misma clase de productos.

“8º: Contra la mencionada Resolución fue interpuesto el recurso de apelación el 10 de enero de 1.995, ante la División de Signos Distintivos, sin que a la fecha se haya notificado decisión expresa al efecto. “3.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1º: Se violó el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 73 de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, dado que cuando se efectuó el segundo examen de registrabilidad (el cual no era procedente realizar) se dictaminó que la marca GOLOSIA era confundible con la marca GOLOSAS, sin tener en cuenta que dicho examen se había llevado a cabo con anterioridad (12 de agosto de 1.994), razón por la cual se ordenó la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

"El signo GOLOSIA, clase 30, constituye una modificación al signo GOLOSAS, clase 30 (no registrable por ser descriptivo) y en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca. "2º): El artículo 64 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344), de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se violó por aplicación indebida, dado que dicha norma consagraba la figura del rechazo de la solicitud, cuando no se desvirtuaba la advertencia de la irregistrabilidad.

Por el contrario, si la advertencia de irregistrabilidad era desvirtuada, entonces se ordenaba la publicación del extracto de la solicitud, como en efecto ocurrió respecto de la marca GOLOSIA, clase 30. "3º): Se violó el artículo 67 de la Decisión 85 (en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 313 y el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, ya que la División de Signos Distintivos no expidió, debiendo hacerlo, el certificado de registro.

En lugar de esto, decidió negarlo argumentando que la marca era confundible con otra ya registrada, aspecto éste que ya había sido desvirtuado y finiquitado, dejando de aplicar, en esta forma, el artículo 67 antes citado, el cual está en armonía con el artículo 65 ibídem. “4º): Se violó el artículo 85 de la Decisión 313 (en concordancia con el artículo 96 de la Decisión 344) ibídem, por aplicación indebida, dado que la División de signos Distintivos efectuó, sin ser procedente, un segundo examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca GOLOSIA, clase 30.

“5º): Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ibídem, toda vez que se ignoró que la marca GOLOSIA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, así como que es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, producidos y comercializados por DELICTUS LTDA, de los productos idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquier otra empresa.

"6º): Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ibídem, por aplicación indebida, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la Resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca ".

Como lo ha manifestado reiteradamente este Tribunal de acuerdo con el principio de bilateralidad y contradicción del proceso judicial, todas las partes deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto a impugnaciones, alegatos, conclusiones, etc. De esta manera es necesario que el juez nacional que formule una petición de interpretación prejudicial incorpore en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada que ilustran el objeto de la controversia judicial interna.

No habiéndose presentado la síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada en nombre de la República de Colombia y por la coadyuvante, Industrias Alimenticias Noel S.A., este Tribunal, en aras de la economía procesal decide sintetizar a continuación los argumentos de dichas partes. Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia en la contestación de la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por la actora, con base en los siguientes argumentos: a) Que la Superintendencia no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior y que la resolución demandada fue expedida especialmente con base en normas de la Decisión 344, con plena competencia para resolver el caso; b) Que la norma aplicable para resolver el caso era la Decisión 344, habiéndose ajustado a ella el trámite administrativo previsto en la Ley marcaria; que según la Decisión 344 artículo 83, literal a) que sirvió de base a la Decisión demandada es causal de irregistrabilidad "el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error". c) Que publicado el extracto de la solicitud de la marca GOLOSIA, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, lo cual no impidió que la Oficina Nacional Competente, de acuerdo con su deber legal de examinar la registrabilidad decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro conforme al artículo 96 de la Decisión 344.

Oposición de la Sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A. Por intermedio de apoderado judicial la Sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos: a) Considera ésta que el artículo 64 de la Decisión 85 no es aplicable a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, pues la ley rige para el futuro y no tiene efectos retroactivos y en razón de que el trámite de la solicitud de registro de la marca GOLOSIA se inició bajo la vigencia de la Decisión 85 y su registrabilidad fue decidida en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de esta manera la solicitud de registro generó meras expectativas. b) Que aún si hubiera sido aplicable la Decisión 85 los actos acusados tampoco violaron o vulneraron el artículo 64 de la misma, por cuanto la irregistrabilidad de la marca se advirtió por la Superintendencia de Industria y Comercio en razón de estar ya previamente registrada la marca GOLOSAS a favor de Industrias Alimenticias Noel. c) Que el hecho de que la Superintendencia hubiera publicado el extracto de la solicitud correspondiente sin haber decidido sobre su registrabilidad, no genera vicio que ocasione nulidad del acto administrativo. d) Con respecto a la violación a los artículos 65 y 67 de la Decisión 85, la coadyuvante se remite a la posición establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso de la interpretación prejudicial 4-IP-90, en el sentido de que la Superintendencia de Industria y Comercio puede determinar que la solicitud no sea concedida porque ya existe una marca similar, previamente solicitada y registrada, cuando así lo haya establecido aun después de publicado su registro, pues su competencia para calificarlo va hasta el momento de la toma de la Resolución respectiva. e) Que en el presente caso no se ha practicado un segundo examen de fondo sobre la solicitud de la marca GOLOSIA sino que, como la Superintendencia no había tomado decisión definitiva con respecto a la advertencia de su registrabilidad formulada el 22 de diciembre de 1986, vino a decidir definitivamente por resolución 50559 de 21 de diciembre de 1994 aplicando el artículo 96, pues de conformidad con el artículo 40 de la ley 153 del 1987, tratándose de normas procedimentales, éstas tienen efecto general inmediato. f) Que la marca GOLOSAS no es descriptiva ya que la existencia de su registro prueba lo contrario y mientras él esté vigente no puede tacharse su legalidad sino mediante acciones procesales como la cancelación o la nulidad. g) Que no constituye cualidad de los productos contenidos en la clase 30 del nomenclator el ser "GOLOSAS" y por consiguiente no hay impedimento para su registrabilidad en dicha clase.

Con respecto a la tacha de violación del artículo 81 de la Decisión 344 expresa la coadyuvante que carece de fundamento alguno porque el signo GOLOSIA no cumple con el requisito de distintividad a que se refiere este artículo y porque es confundible con una marca ya registrada.

CONSIDERANDO: 1. Normas que se hace necesario interpretar Denota el Tribunal con preocupación lo dilatado del trámite administrativo que se dio a la solicitud de registro de la marca GOLOSIA, el cual va de 4 de octubre de 1985 fecha de presentación de la solicitud de la Sociedad de Productos Roma Ltda., transferida al demandante en Junio 21 de 1986.

A pesar de haberse manifestado la administración por conducto de la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio en fecha de 22 de diciembre de 1986, sobre la advertencia de irregistrabilidad de la marca solicitada en registro, el 4 de agosto de 1992, cuando entró a regir la Decisión 313 aún estaba pendiente de publicación y apenas fue publicado el extracto el 12 de agosto de 1994.

Además, sólo hasta el 21 de diciembre de 1994, por Resolución 50559, en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se vino a definir la solicitud negando el registro. Finalmente, surtida la apelación, no se decidió en tiempo oportuno habiendo operado el silencio administrativo negativo. Dada la complejidad en la aplicación de la ley comunitaria a que da lugar la dilación en la Resolución administrativa de las peticiones de registro, este Tribunal estima necesario acceder a lo pedido por el Tribunal consultante en cuanto a las normas objeto de interpretación prejudicial, salvo los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por las razones que se indican más adelante.

A continuación se transcriben las disposiciones solicitadas en consulta. “ DECISION 85: “Artículo 58: literal f).- Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“Artículo 64: En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud. “Artículo 65: Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca. “Artículo 67: Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro. “DECISION 313: “Artículo 73: Literal a): Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 84: Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.

“Artículo 85: Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar, el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “DECISION 344: “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83: literal a): Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 95: Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

“Artículo 96: Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. 2. Los Artículos 146 y 147 de la Decisión 344 Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intere-ses individuales. Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria".

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. 3. Aplicación de la Ley en el Tiempo Como es frecuente en materia de interpretación prejudicial referentes a la propiedad industrial se presenta en este caso un asunto típico de aplicación de la ley en el tiempo, puesto que en el curso del dilatado procedimiento administrativo interno se suscitaron actuaciones jurídicas de diversa índole durante la vigencia de distintas normas del ordenamiento jurídico andino; así durante la Decisión 85 se presentó la solicitud de registro y dentro de su vigencia debería haberse realizado el examen de registrabilidad en condiciones normales de eficiencia del servicio público; además durante su imperio se sucedió el fenómeno de la "advertencia de irregistrabilidad".

En vigencia de la Decisión 313 -al parecer, aun cuando no figura constancia en el expediente sometido a este Tribunal- se procedió a efectuar un nuevo estudio sobre la marca. Ya vigente la Decisión 344 se cumplió con la publicación del extracto de la marca en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial y al parecer se produjo un segundo examen de registrabilidad.

Y finalmente la negación del registro se efectuó después de entrar a regir la Decisión 344. Las anteriores circunstancias dan lugar a la necesidad de examinar el caso a la luz de la aplicación de la ley en el tiempo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido en varias ocasiones al tema de la aplicación de la ley en el tiempo con particular referencia a los derechos adquiridos o situaciones jurídicas concretas, a las meras expectativas o situaciones jurídicas abstractas y a la ley en materia procedimental.

En cuanto a las situaciones jurídicas concretas, este Tribunal ha sostenido el respeto a los derechos adquiridos durante la vigencia de una ley, que no pueden ser desconocidos por una normativa posterior. En otras palabras los derechos que se han consolidado en cabeza de un individuo (persona natural o jurídica) ingresando a su haber patrimonial, no pueden ser objeto de modificación o enmienda por la norma sustantiva de derecho.

Con respecto a las situaciones jurídicas abstractas o expectativas de derecho, no consolidadas en cabeza de los individuos, las normas sustantivas pueden modificarlas. Quien haya solicitado un registro en vigencia de la Decisión 85, no podrá alegar en su beneficio la aplicación de las mismas después de entrar a regir una disposición legal que las elimine porque ahí no existe un derecho particularizado y concreto.

La normativa comunitaria no establece plazos fijos para tomar o dictar la resolución administrativa, lo que significa que deberán aplicarse las reglas procesales internas en materia de plazos, las cuales constituyen un complemento de la regla comunitaria, que debe ser cumplida por la administración y por las autoridades competentes. Estima el Tribunal que si en la relación procesal se señalan al administrado plazos improrrogables para cumplir con los requerimientos de la administración en un procedimiento de registro, con la consecuencia de que no cumpliendo con los plazos se pierde la oportunidad procesal, algún remedio ha de tener el administrado cuando por culpa de la administración se le llega a imponer disposiciones posteriores que resulten de alguna manera gravosas para el otorgamiento de los derechos que de otra forma le hubieran correspondido, de haberse practicado las diligencias procesales de manera puntual.

Al administrado deben quedarle a salvo los recursos por dilación de la administración en la resolución oportuna de su caso. 4. Confundibilidad de la marca En el proceso interno, materia de esta interpretación, están involucrados dos aspectos relacionados con las causales de irregistrabilidad de las marcas. De un lado la confundibilidad con otras marcas ya registradas a que se refería el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, y por otro la inminencia de que una marca pueda inducir al público a error, como lo señalan los artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente interrelacionadas, porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.

De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen. Así, con el nombre de riesgo de confusión, se entiende el que va implícito en un signo idéntico o similar a una marca registrada que carece de fuerza distintiva, induciendo a la confusión del “consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un grado de conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (Procesos 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-94 y 9-IP-94, Gacetas Oficiales Nº 28 de 15 de febrero de 1988, 39 de 24 de enero de 1989, 163 de 12 de septiembre de 1994 y 180 de 10 de mayo de 1995). 5.

La inducción a error La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro. 6.

Procedimiento de Registro Los artículos 64, 65 y 67 de la Decisión 85; 84 y 85 de la Decisión 313 y 95 de la Decisión 344 establecen el procedimiento para el registro de una marca, en lo que respecta a los puntos de controversia. El artículo 64 de la Decisión 85 establecía que cuando no se cumplieran los requisitos de distintividad de los signos marcarios, cuando se incurriera en motivos de irregistrabilidad de una marca, la oficina nacional competente podía decidir el rechazo de la solicitud.

Este Tribunal en varias oportunidades ha interpretado que la norma en mención es obligatoria y no facultativa puesto que corresponde a la Oficina Nacional Competente velar por la estricta aplicación de la norma comunitaria y por tanto es su obligación definir las solicitudes de registro mediante aprobación o rechazo oportuno cuando se dan las causales para ello.

Examinada la legislación comunitaria, no encuentra este Tribunal la figura de la "advertencia de irregistrabilidad de una marca”. Estima esta jurisdicción que tal figura consistió en un procedimiento establecido por la legislación interna. Lo que sí parece advertirse es que cuando por conducto de este instrumento la administración señalaba una causal de irregistrabilidad, era porque ya había procedido a hacer el examen sobre la solicitud de registro y estaba en condiciones de rechazarla, como señala el artículo 64 de la Decisión 85.

Por el contrario al ordenar la publicación de un extracto de la solicitud, si no se presentaban oposiciones, la Oficina Nacional Competente debía expedir el registro porque cuando ordenaba la publicación del extracto ya debía tener una noción exacta del cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo de la petición que no fueron desvirtuados por una oposición o una observación que no se produjo.

Era en ese momento cuando se ha debido expedir el registro según lo expuesto en el artículo 67 de la Decisión 85. Examen de fondo De acuerdo con la Decisión 85 el examen de fondo de una solicitud de registro de marca se realizaba en dos oportunidades únicamente cuando se hubieren presentado oposiciones. Dicho examen ocurría primero, en el momento de analizar el funcionario administrativo de oficio la solicitud, pues admitida formalmente ésta, la oficina nacional competente debía examinar motu proprio si la marca podía registrarse por no hallarse comprendida en las causales que impiden el registro de un signo distintivo como marca (artículo 62).

En esta función la Oficina actuaba en el interés general de cumplimiento de la ley. En segundo lugar, la administración debía hacer un nuevo examen para el caso de que se produjera oposición sobre la petición de registro, por terceros. Pero si la petición no había sido objeto de oposiciones, el examen de fondo no tenía lugar sino una sola vez, pues la oportunidad procesal para formularlas era el único incidente dentro del proceso administrativo que daba lugar a un nuevo examen de registrabilidad.

Según la Decisión 313, artículos 80, 81, 84 y 85, el procedimiento varió con respecto al de la Decisión 85 en el sentido de que aquella dividió el examen de registrabilidad de la marca, en dos etapas: una referente al análisis de los requisitos formales de la petición a que se refiere el artículo 80, que puede dar lugar al rechazo si no se han cumplido los requisitos de forma, o a ordenar la publicación del extracto si tales requisitos se han cumplido.

Si además se ha surtido la etapa de observaciones a que se refieren los artículos 82 y 83 de dicha Decisión -háyanse o no presentado aquellas- la Oficina Nacional Competente, según la Decisión 313 debe proceder al examen de fondo sobre registrabilidad de la marca, para finalmente otorgar o denegar el registro. Igual procedimiento se estableció en la Decisión 344.

En vigencia de la Decisión 85 la publicación del extracto debía hacerse después del examen de fondo. En cambio en el régimen de las Decisiones 313 y 344 la publicación es previa al examen de fondo. El Tribunal comunitario se ha referido jurisprudencialmente a las reglas para practicar el examen de fondo porque pueden ser orientadoras para las autoridades locales.

En el proceso 9-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1994), se han señalado las reglas que deberán tomarse en consideración para confrontar dos signos marcarios a fin de determinar si entre ellos se produce una similitud tal que pueda enfrentar al consumidor con el riesgo de confusión. Ha dicho el Tribunal en aquella oportunidad y lo reitera ahora que: “ Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de "disectarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto ”. En cuanto a la determinación de la identidad o similitud fonética entre dos marcas en el mismo proceso ha dicho el Tribunal: ".- Comparación fonética.- “Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el piano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas estén configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

“En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca) “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor " Los signos GOLOSIA y GOLOSAS pueden tener alguna relación conceptual en la medida en que el primero de ellos pudiera considerarse como derivado de la palabra GOLOSÍA que según la acepción del Diccionario de la Real Academia Española, edición 1970, significa "gula, glotonería".

En este sentido corresponde también a la Oficina Nacional Competente, dentro del examen de fondo de la solicitud de registro, comparar los signos en conflicto marcario para establecer su identidad o disimilitud no solamente desde el punto de vista gráfico y fonético, sino también conceptual. 7. Validez del Registro de una Marca.- Los actos de concesión y de otorgamiento del registro por la Oficina Nacional Competente, como actuaciones administrativas que son, están revestidas del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, de manera que una vez producidos y en firme tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser desconocidas ni suprimidas de la vida jurídica mientras no hayan sido declaradas nulas.

De lo anterior no podría sostenerse que es inválida una decisión de rechazo de registro basada en la identidad de una marca registrada anteriormente, con el argumento -por parte de quien pretende registrar un signo similar- de que la marca registrada de la cual se predica la semejanza era genérica o descriptiva, pues en virtud del principio anotado, el registro de la marca anterior goza de legalidad y es totalmente válido.

Si la parte que alega su invalidez pretendiera que ella prosperare tendría que acudir a demandar la nulidad ante la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344, que le otorgan a la parte interesada el derecho de solicitar la nulidad de registro de una marca, entre otras causales, cuando éste se haya concedido en contravención a las disposiciones previstas en el régimen comunitario.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONCLUYE: 1. Los derechos válidamente adquiridos y las situaciones jurídicas concretas en vigencia de una ley, no pueden ser desconocidos por norma posterior. Las meras expectativas o situaciones jurídicas abstractas no consolidadas en cabeza de los individuos, pueden ser modificadas por ley posterior. 2.

En términos generales, desde el punto de vista procedimental, la nueva ley es de aplicación inmediata a la actuación administrativa correspondiente. En este sentido la norma aplicable al examen de registrabilidad en el presente caso es la Decisión 344 de la Comisión. 3. El riesgo de confusión se produce como consecuencia de la solicitud de registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada.

La confusión a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, es noción relacionada con el error a que se refiere el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y representa amenaza de desorden en el mercado de productos, induce a equívocos en la selección de productos por los consumidores y perjudica a los productores interesados en que se conozca la calidad y origen de sus productos.

Por consiguiente constituyen causales de irregistrabilidad de una marca. 4. Según el procedimiento marcario contenido en las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el ejercicio de comparación entre dos marcas deberán tomarse en cuenta criterios que se ciñan al examen del conjunto de las características, a la comparación sucesiva y a la naturaleza de los productos y a sus semejanzas. 5.

La presunción de legalidad de los actos administrativos de concesión de un registro no puede ser desconocida mientras dichos actos no hayan sido anulados. 6. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 7.

Remítase copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.