PROCESO 6-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial de los Arts. 30, 53, 99, 114 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de la acción de nulidad de los Arts. 25 y 26 del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, por el cual se reglamenta la Decisión 344, que se sigue en contra de la Nación, representada por los Ministros de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior.

Proceso interno 3395. Caso: Tasas periódicas. Quito,14 de julio de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, solicita a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 53, 99, 114 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene origen dentro del proceso que sigue Claudia Mercedes Yépez Londoño en contra de la Nación, representada por los Ministros de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, en el que se pretende obtener la nulidad de los artículos 25 y 26 del Decreto No. 117 de 14 de enero de 1994, expedido por el Gobierno de Colombia, por el cual se reglamenta la Decisión 344.

Que la actora fundamenta su demanda de nulidad en que el Gobierno Nacional, al reglamentar la Decisión 344 y, de manera especial, incluir las normas contenidas en los Arts. 26 y 27 del Decreto No. 117, viola los Arts. 30, 53, 99, 114 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344. En relación al Art. 25, dicha violación, en criterio de la demandante, se produce al haber creado “una peculiar caducidad para los TITULOS de CONCESION de PATENTES", por cuanto “la caducidad de la patente, según el artículo 53 de la Decisión 344, hace directa relación al pago de tasas periódicas”, bien para mantener vigente la patente concedida, bien para mantener viva la solicitud de patente en trámite y como en Colombia no existe en la actualidad norma legal alguna que ordene el pago por tasas PERIODICAS, para que no caduque la patente, tal disposición -Art. 53 de la Decisión 344- no es aplicable, ni podría surtir efectos jurídicos.

Por otro lado, afirma que “algo similar sucede con el artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el artículo 25 del decreto reglamentario 117 de 1994 resolvió crear motu proprio, la caducidad para los TÍTULOS de concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del decreto, esto es, el 14 de enero de 1994.

Sea lo primero señalar que el artículo 114 de la Decisión 344, norma que pretende reglamentar el artículo 25 del decreto 117 de 1994, habla de la caducidad del REGISTRO y no de la caducidad de los TITULOS”. Al referirse al Art. 26 del Decreto 117, la actora manifiesta que “la Decisión 344 determina en su artículo 30: ´La patente tendrá un término de duración de veinte (20) años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud´.

Ni en éste ni en ningún otro artículo establece la posibilidad de prorrogar o extender una patente concedida antes o después del 1° de enero de 1994. Si la Decisión 344 no contempla la prórroga o extensión de las patentes concedidas antes o después del 1° de enero de 1994 no puede su decreto reglamentario establecer arbitrariamente dicha prórroga ”.

Que el Ministerio de Desarrollo Económico contesta la demanda y manifiesta que “no le asiste razón por carecer de sustento legal en la pretensión demandada por la actora”, entre otras razones, por considerar que “el artículo 144 de la Decisión 344 permite a cada país miembro regular lo previsto en la misma ”; “ que existen plenas facultades en materia de reglamentación interna de la Decisión 344 en cabeza de cada país miembro”;

“ el artículo 25 del Decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, lo que hace es establecer que el no pago de las tasas a que se refiere el artículo 114 de la misma Decisión, genera la caducidad de los títulos allí enunciados”; y que “En conclusión el artículo 26 demandado, lo que hace es ratificar la disposición señalada en el artículo 37 de la Decisión 344, que determina la obligación del titular de la patente de explotar lo patentado.

Además, la norma demandada, se sustenta en lo dispuesto por el artículo 143 de la citada Decisión que faculta (sic) los Países Miembros, para que mediante sus legislaciones fortalezca (sic) los derechos de propiedad industrial, que fue precisamente lo que ocurrió con la promulgación de la norma demandada”. Que el Ministerio de Comercio Exterior contesta la demanda y se opone a la “pretensión del demandado (sic) consistente en la declaratoria de nulidad de los artículos 25 y 26 del Decreto 117 de 1994”.

En su escrito de contestación a la demanda el Ministerio de Comercio Exterior -al igual que el de Desarrollo Económico- se remite a la sentencia de 18 de octubre de 1994, dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera, dentro del proceso No. 2907. C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL ACUERDO DE CARTAGENA OBJETO DE INTERPRETACION El Juez Nacional ha solicitado la interpretación prejudicial de los Arts. 30, 53, 99, 114 y la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se transcriben las normas de la Decisión 344, cuya interpretación es solicitada por el Juez requirente: “Artículo 30.

La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”. “Artículo 53. Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente”.

“Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia”. “Artículo 99. La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”. “Artículo 114. EL registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

“Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

III. LA NORMA NACIONAL, ACUSADA DE VIOLATORIA A LA DECISION 344 Se envía a este Tribunal, por parte del Juez Nacional requirente, copia del Decreto 117 de 14 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial de la misma fecha. Los Arts. 25 y 26 de dicho Decreto son acusados de violatorios de los Arts. 30, 53, 99, 114 y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con el fin de lograr una comprensión global del caso consultado frente al Ordenamiento Jurídico Andino, se transcriben los Arts. 25 y 26 del Decreto 117 de 1994 que, a entender de la actora en el proceso ante la justicia nacional, son violatorios de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, sin que el Tribunal pueda interpretar su contenido y alcance, por así disponerlo el Art. 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 25.

Caducidad. La Superintendencia de Industria y Comercio declarará la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, prórrogas, licencias, cambios de nombre y domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo.

Para las patentes de invención el plazo será de seis meses. Asimismo, se declarará la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto”.

“Artículo 26. Extensión de la patente. Los titulares de las patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1994 deberán acompañar a la solicitud de la extensión de las mismas la prueba de su explotación”. IV. TRATAMIENTO LEGAL DE LA CADUCIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales -siempre que la legislación interna contemple un sistema de registro- y las denominaciones de origen, están sujetos al régimen de caducidad contemplado por la Decisión 344.

Tanto las patentes de invención como las patentes de modelos de utilidad y los diseños industriales, en lo relativo a su caducidad, se rigen por la Sección X del Capítulo I de la Decisión 344, Sección denominada "DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE”. La caducidad del registro de las marcas y de los nombres comerciales se rige por la Sección VI del Capítulo V de la Decisión 344.

Sin embargo, los aspectos de caducidad del registro de marcas que no llegaren a contemplarse en la Ley Comunitaria podrían ser regulados por la legislación nacional en desarrollo del art. 144 de la Decisión 344. En efecto en la sentencia que puso fin al proceso 10-IP-94, donde se solicitó la interpretación, entre otros, del art. 27 del Acuerdo de Cartagena, refiriéndose al caso concreto el Tribunal expresó lo siguiente: “El demandante, dentro de los fundamentos de derecho referidos a que la transferencia de competencia legislativa es exclusiva y excluyente, en el sentido de que los órganos nacionales no podrán ejercer su función en materias cedidas a los órganos de la comunidad andina, concluye que en materia marcaria la única ley aplicable en Colombia es la comunitaria.

Sustenta el demandante su posición, entre otros, en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena que ordena a la Comisión aprobar un régimen común sobre marcas, patentes, licencias y regalías y establece que los países miembros se comprometen adoptar las providencias necesarias para poner en práctica dicho régimen. De ahí que el demandante solicite la interpretación del citado artículo 27”.

“Al respecto este Tribunal considera que para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que desarrollan a éste, cuando el primero de ellos dispone que ‘los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos’ en dicha Decisión, y al establecer el segundo que ‘serán regulados por la legislación interna los asuntos no comprendidos en la Decisión’ (Subrayado es nuestro).” Y concluye: “De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre Propiedad Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial no contemplados en la norma vigente (artículo 144).” (Proceso 10-IP-94, Gaceta Oficial Nª. 177 de 20 de abril de 1995, pág. Nº 12 y ss.) Se analizará, más detenidamente, los distintos tratamientos de la caducidad de los derechos de propiedad industrial. 4.1 La caducidad de la patente de invención. En principio, la caducidad de la patente, tanto de invención como de modelo de utilidad, o de la solicitud en trámite, en su caso, opera cuando el titular o el solicitante, respectivamente, no cumpla con su obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme las disposiciones de la oficina nacional competente.

Sin embargo, esta forma de extinguir el derecho otorgado por la patente no opera de pleno derecho, pues la caducidad, para los casos de patentes, según el artículo 53 de la Decisión 344, para que produzca efectos jurídicos, debe ser declarada por la oficina nacional competente, que en los términos de la Disposición Final Unica de la misma Decisión 344 es el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.” Por otra parte, los Países Miembros, antes de declarar la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, deben conceder a los titulares o a los solicitantes, en su caso, un plazo de seis meses, establecido a fin de que cumplan con sus obligaciones impagadas.

El efecto de la declaratoria de caducidad de la patente está contemplado en el propio artículo 53 de la Decisión 344, cual es el de la pérdida de vigencia de la patente o de la solicitud de patente en trámite. Durante el plazo de gracia de seis meses para cumplir con el pago de tasas impagas, la patente mantendrá plena vigencia. En consecuencia, la caducidad de la patente se produce una vez que la oficina nacional competente concede al interesado un plazo de gracia de seis meses, a fin de que efectúe el pago requerido por la ley, y aquel no cumple con su obligación, dentro de dicho período.

Sólo después de ocurridas tales circunstancias se podrá declarar la caducidad. El plazo de seis meses concedido por la Decisión 344 es de ineludible observancia y la caducidad no podrá ser declarada mientras no transcurra dicho período; lo contrario acarrearía la ilegalidad de la declaratoria de caducidad de la patente. El Tribunal en este sentido se pronunció en el Proceso N° 22-IP-95 (Gaceta Oficial N° 220 de 9 de agosto de 1996), al decir: “Tampoco podría menoscabarse el derecho al plazo de gracia consagrado en los artículos 52 de la Decisión 313 y 53 de la Decisión 344 valiéndose de la remisión que hacen las disposiciones comunitarias al definir como causal de caducidad “la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del país miembro”.

(artículos 103 de la Decisión 313 y 114 de la Decisión 344), porque estas disposiciones se refieren a la caducidad del registro de la marca y no de la patente cuyo plazo de caducidad está expresamente señalado en los artículos 52 de la Decisión 313 y 53 de la Decisión 344. La legislación nacional no podría ni durante la vigencia de la Decisión 313 ni al amparo de la Decisión 344, desconocer el plazo de gracia otorgado al titular de la patente para el pago de las tasas señaladas por la ley interna.

Ello implicaría rebasar los ámbitos de la legislación comunitaria cuya prevalencia sobre la ley interna ha sido reiteradamente declarada por este Tribunal y adoptada por el Consejo de Estado de la República de Colombia”. “La referencia que la parte opositora y el Ministerio de Comercio Exterior, hacen dentro de los escritos de oposición a la demanda interna sobre la base de considerar que la reglamentación nacional de la Decisión 344, deja vigente el artículo 33 del Decreto que reglamentaba la Decisión 313, no puede ser argumento de recibo para la jurisdicción comunitaria como quiera que la legislación nacional, una vez más en razón del principio de preeminencia del derecho comunitario, no podía establecer la aplicación de una disposición comunitaria como el artículo 103 de la Decisión 313, pues la Decisión 344 al regular íntegramente la materia, sustituyó expresamente esa disposición. Además la mención del artículo 103 resulta irrelevante para desvirtuar la tacha de ilegalidad de la ley colombiana en discusión, pues idéntica norma existe en vigencia de la Decisión 344, artículo 114 y se refiere a la caducidad de la marca y no de la patente.” En relación al Decreto 117 de 1994 y la aplicación de la ley a los plazos en curso, este Tribunal ya manifestó su criterio en el proceso antes citado, en el siguiente sentido: “Al entrar en vigor el artículo 53 de la Decisión 344, y la norma contenida en el artículo 25, inciso 2° del Decreto 117 de 1994, pudieron haberse sucedido las siguientes situaciones hipotéticas para los titulares de las patentes: “1.- Para aquellos que desde antes del 1° de julio de 1994, no hubieren cancelado las tasas exigidas por la ley nacional, se habría producido, según el caso, la caducidad de las patentes expedidas entre el 1° de julio de 1993 y el 31 de diciembre del mismo año. La ley comunitaria se habría cumplido porque los titulares de las patentes se habrían beneficiado del plazo de gracia de seis meses”.

“2.- En cambio, los titulares de patentes cuyo plazo de gracia para el pago de las tasas, hubiere empezado a correr del 1° de octubre de 1993 en adelante, perderían su patente por caducidad de la misma, al término de los tres meses, por caer dentro de la vigencia de la ley interna que redujo de seis a tres meses el plazo para el pago de las tasas vigentes internamente.

De ser esta la conclusión a la que llegare la autoridad administrativa o el juez nacional, indudablemente se estaría pretermitiendo el plazo de gracia establecido por la norma comunitaria” 4.2 La caducidad de los registros marcarios. La Decisión 344 ha diferenciado la caducidad de la patente de la caducidad del registro marcario. En efecto, mientras la caducidad de la patente opera sólo cuando no se ha cumplido con los pagos de las tasas periódicas y una vez que el País Miembro ha concedido un plazo de gracia de seis meses a fin de que el interesado cumpla con su obligación, la caducidad del registro de la marca, de conformidad con los artículos 99 y 114 de la Decisión 344, se produce en dos supuestos: 1.- Cuando el titular del registro no solicitare la renovación ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro el período de gracia. (Inciso 1 del art. 114 y art. 99). 2.- Cuando no se pagaren las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.(Inciso 2 del art. 114).

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de expirado dicho plazo el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá solicitar su renovación. Sin embargo, según el art. 99 de la Decisión 344, si el titular no solicitare la renovación, dentro de dicho plazo, el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo disponen las legislaciones de los Países Miembros. Por ello no ve el Tribunal cómo se transgrediría la ley comunitaria por el hecho de que la interna previera tasas que podrían establecerse hacia el futuro, por algún País Miembro.

El plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento del registro, en todo caso, deberá ser observado por los Países Miembros antes de que se produzca la caducidad. En consecuencia, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se producirá seis meses después de su vencimiento. El artículo 114 de la Decisión 344 ha previsto una segunda causal de caducidad del registro marcario, para lo cual ha hecho una remisión a las legislaciones internas de los Países Miembros.

La regulación de la causal de caducidad por falta de pago de las tasas corresponde al Derecho Interno de cada uno de los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. La Decisión 344 no fija un plazo máximo de pago de las tasas relacionadas con los registros de marcas, por lo que la caducidad por falta de pago quedaría sujeta a las normas internas.

V. TIEMPO DE VIGENCIA DE LA PATENTE DE INVENCION La Decisión 344 establece que "la patente de invención tendrá un plazo de vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.” (Art. 30). Esta disposición es aplicable para las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 1994, y para aquellas que fueron presentadas con anterioridad y concedidas durante la vigencia de la Decisión 344.

Las solicitudes de patente presentadas y concedidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 tienen que sujetarse al plazo de duración que se encontraba vigente al momento en que fueron concedidas por el respectivo País Miembro. En consecuencia: - A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es, desde su incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos internos hasta el 11 de diciembre de 1991, se les aplica lo dispuesto por el Art. 29 de la Decisión 85: “Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga.

Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada.” (El resaltado nos corresponde). - A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 311, esto es, desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992, se les aplica lo previsto en el Art. 30 de la Decisión 311: “La patente tendrá un plazo de duración de quince años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.

(el resaltado es nuestro). - A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 313, esto es, desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993 se les aplica, en cuanto al plazo de vigencia, lo dispuesto por el Art. 30, idéntico al de la Decisión 311. Por último, las solicitudes de patentes presentadas durante la vigencia de las Decisiones 311 y 313 y que no fueron concedidas a su amparo, tendrán un plazo de duración de 20 años según lo dispuesto en la Decisión 344.

VI. LA PRÓRROGA Y LA EXTENSIÓN DE LA PATENTE AL AMPARO DE LAS DECISIONES 85, 311 y 313, EN CONCORDANCIA CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contemplaba la posibilidad de prorrogar el tiempo de vigencia de la patente, que en todo caso no podía exceder de diez años desde su concesión. Esta prórroga se regulaba por el Art. 29: “Artículo 29.

Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada.” La prórroga de la que trataba la Decisión 85 funcionó para las patentes otorgadas a su amparo y hasta el 11 de diciembre de 1991.

Las patentes concedidas durante la vigencia de la Decisión 85 y no prorrogadas conforme al artículo 29, pasaron a regirse por lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 311 y, posteriormente, por el artículo 30 de la Decisión 313, por así haberlo establecido la Disposición Transitoria Cuarta de las Decisiones 311 y 313, cuyo texto rezaba: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” El artículo 30, tanto de la Decisión 311 y 313 disponían: “ La duración de la patente podrá ser extendida por una sola vez y a petición del titular de la misma, por un plazo de cinco años, cuando su titular produzca industrialmente el producto o utilice integralmente el proceso patentado en el País Miembro donde ésta se haya solicitado; o, conceda licencia para la producción industrial del producto o para la utilización integral del proceso patentado; o, se asocie con empresas mixtas o nacionales del País Miembro, para los mismos fines, siempre que: a)la producción industrial del producto, la utilización del proceso, la licencia o la asociación, tengan lugar dentro de los cinco años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de la patente; b) la explotación industrial del producto, el uso integral del proceso, la licencia o la asociación, sea hasta el término de los derechos que confiere la patente, incluida su prórroga; y, c) la licencia o convenio de asociación sea por escrito, registrados, irrevocables y puedan transferirse con autorización previa del titular.” Esta norma creó la figura de la “extensión de la patente” que consistía en la posibilidad de solicitar la ampliación del plazo de duración de la patente, siempre que se reunieran las circunstancias enunciadas en el artículo 30 (explotación de la patente).

Al momento en que la Decisión 313 fue sustituida por la Decisión 344, esto es, el 1 de enero de 1994, tanto la prórroga como la extensión del tiempo de duración de la patente dejaron de tener un tratamiento legal. A partir de esa fecha las patentes que se concedieren bajo su imperio tienen una duración de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud y no es posible “prorrogar” o “extender” ese tiempo de duración. Las patentes concedidas al amparo de las Decisiones 85, 311 y 313 y no prorrogadas ni extendidas, con anterioridad a la vigencia de la Decisión 344, no podrán durar más tiempo que aquel que se les concedió, por lo que no cabe la prórroga o la extensión, por así disponerlo la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, transcrita.

Como vemos, en lo relativo a las prórrogas del tiempo de duración de las patentes concedidas de conformidad a la legislación anterior a la Decisión 344 (Decisiones 85, 311 y 313), se aplican las normas de la Decisión 344 y como este cuerpo legal no contempla la posibilidad de prorrogar o extender la duración de las patentes, tales figuras no son dables, a pesar de que la patente haya sido concedida cuando existía tal posibilidad.

VII. PRINCIPIOS DE ORDEN TRIBUTARIO El artículo 53 de la Decisión 344 establece el pago de tasas para el mantenimiento vigente de la patente. Se fija en consecuencia una obligación tributaria que pesa sobre el titular de la patente, como obligación principal para que aquella continúe vigente en beneficio del titular. Esta norma faculta al País Miembro para dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes en cuanto al sistema de cobro de las tasas periódicas, esto es, mensual, trimestral, semestral, anual, etc., así como el monto de las mismas.

No podría impugnarse dada su legitimidad del origen tributario que se encuentra establecido en la norma. Tampoco cabría alegarse que el no pago de la tasa regulada por un Estado Miembro genere un efecto distinto al estrictamente tributario como sería la cancelación de la patente, negando el efecto tipificado por la norma comunitaria para todos los casos de tasas no pagadas dentro del término de gracia de 6 meses, que expresamente confiere la norma en favor del contribuyente.

En cuanto al cobro de las tasas de las patentes, la acción pertinente está sujeta al trámite que determine el derecho interno de los Países Miembros, no pudiendo el Tribunal pronunciarse al respecto. Basta con recordar sobre este punto lo que el Tribunal manifestó dentro del Proceso 3-IP-93 (G.O. Nº 138 de 4 de agosto de 1993): “Además, como en el caso presente está en juego el debate sobre la legalidad de un gravamen arancelario frente al Acuerdo de Cartagena, este Tribunal, sin pretender interpretar el contenido y alcances del derecho nacional” porque le está vedado hacerlo, hace referencia al tema tributario únicamente por vía de doctrina para recalcar el principio de la legalidad impositiva “en virtud de lo cual no es posible por la vía de interpretación analógica, crearse obligaciones tributarias ni modificarse las existentes.

La analogía tiende exclusivamente a hacer posible la correcta aplicación de los tributos cuya existencia jurídica es indudable, y nunca a solucionar una controversia sobre la existencia o inexistencia de un tributo. En caso de dudas debe regir el principio fundamental de que no hay tributo sin ley que así lo establezca” (Juan Eduardo Figueroa Valdéz, “Las Garantías Constitucionales del Contribuyente en la Constitución Política Chilena y en el Derecho Comparado”, Chile, 1993).

“Citando a Eusebio González García (Principios de Legalidad Tributaria en la Constitución de 1989, páginas 60 a 65, Madrid, 1980) el Dr. Figueroa Valdéz transcribe: “La garantía de la legalidad del Tributo consiste en que no puede haber tributo sin ley previa que los establezca (nullum Tributum sine lege) y, mediante ella se busca garantizar la libertad patrimonial del individuo, sustrayéndose así a la eventual arbitrariedad del Poder Ejecutivo.

Desde el momento que sólo en virtud de una ley se pueden imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión, se otorga seguridad jurídica al contribuyente”. C O N C L U Y E: 1. La normativa aplicable a la caducidad de las patentes difiere del régimen de caducidad del registro de las marcas, pues mientras la primera se regula por lo dispuesto en el artículo 53 de la Decisión 344, la segunda se rige por lo dispuesto en el artículo 114 del mismo cuerpo legal. 2.

La caducidad de la patente sólo se produce por la falta de pago de las tasas acordadas por la legislación interna. La caducidad de los registros de marcas se produce tanto por la falta de renovación como por la falta de pago de las tasas. 3. El artículo 114 de la Decisión 344 deja a la Legislación Nacional de cada País Miembro el establecimiento de los términos en los cuales opere la causal de caducidad del registro de las marcas por la falta de pago de las tasas correspondientes; en cambio el art. 53 de la misma Decisión 344, reserva por una parte, al régimen comunitario la determinación del plazo de gracia, que fijó en seis meses, a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas y por otra parte en lo referente al sistema y monto de las tasas, deja a cada País Miembro la adopción, de conformidad con la ley, de las disposiciones pertinentes. 4.

El Derecho Nacional no puede disminuir el plazo de gracia de seis meses establecido en favor de los titulares o solicitantes de patentes para cumplir con su obligación de pago de las tasas, a pretexto de reglamentar la Decisión 344. Sin embargo, los Países Miembros pueden reglamentar lo relativo al sistema y monto de pago de las tasas para mantener vigente el registro de las marcas. 5.

Las patentes concedidas al amparo de la Decisiones 85, 311 y 313 y no prorrogadas ni extendidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 no podrán durar más tiempo de aquel que les fue concedido. 6. Las Decisiones 313 y 344 del Acuerdo de Cartagena establecen en los arts. 52 y 53 de cada una de ellas, respectivamente, un plazo de gracia de seis meses, al cual deben sujetarse los Países Miembros antes de declarar la caducidad por no pago de las tasas de patentes. 7.

Una ley interna que reduzca el plazo de gracia señalado por los arts. 52 de la Decisión 313 y 53 de la Decisión 344 rebasaría el ámbito del ordenamiento comunitario, menoscabando los derechos del titular de la patente al restringir el alcance favorable del régimen común. 8. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3230. 9.

Notifíquese al Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. 10. Remítase copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i