PROCESO Nº 11-IP-97 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a), d) y e); 87 Y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pedida por el Doctor Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Proceso Interno Nº 2464.
Actor COLOMBINA S.A. Marca PIRULITO. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los once días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, solicita al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos: 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e), 87 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que se formula esta solicitud dentro del proceso que sigue el apoderado de la empresa Colombina S.A. contra el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en el cual pide además que se tome en cuenta a Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Limitada.
Que los hechos considerados por el Tribunal consultante como relevantes en el presente caso, son los siguientes: “La empresa COLOMBINA S.A. por intermedio de su apoderado, en el recurso de plena jurisdicción o subjetivo demanda al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y al tercerista: Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda., para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo constante en la Resolución Nº 946976 de 10 de noviembre de 1995, por la cual la autoridad demandada rechaza la observación presentada contra el registro de la marca PIRULITO, solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. Como antecedente de la acción propuesta anota el actor: a) Que el 10 de febrero de 1993, presentó demanda ante el Director de Propiedad Industrial, tendiente a impedir el registro de la marca PIRULITO Nº 29939-92 que fue solicitada por el tercerista en este proceso, sobre la base de notoriedad y reconocido uso de la marca PIRULITO por parte de la actora; b) Que con la providencia Nº 946976, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concede los derechos marcarios, que según el actor les pertenece a ellos; piden que en sentencia se revoque la referida providencia Nº 946976 y se rechace el registro de la marca PIRULITO solicitada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía Ltda. “El Ministro de Sustanciación califica la demanda y ordena citar a los demandados.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la acción, niega los fundamentos de la demanda y expresa la legalidad y validez de la resolución impugnada; el Procurador General del Estado, propone las excepciones siguientes: negativa de los fundamentos de la demanda; improcedencia de la acción; caducidad del derecho; y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca expresa la validez y legalidad de la resolución y la negativa de los fundamentos de la demanda”.
Según el recurso presentado por la actora COLOMBINA S.A., ésta posee los siguientes registros prioritarios que legitiman sus derechos sobre esta denominación marcaria: |MARCA NUMERO PAÍS CLASE | |PIRULITO 2849-92 Ecuador 29 | |PIRULITO 2848-93 Ecuador 30 | |PIRULITO 148515 Colombia 30 | |PIRULITO 148837 Colombia 27 | |PIRULITO 148835 Colombia 32 | | | “El derecho adquirido por Colombina S.A., sobre la marca PIRULITO, según la actora, debe entenderse más allá del que tradicionalmente se deriva de un registro marcario.
La marca cuya exclusiva comercial se intenta violar resulta notoriamente conocida en el Pacto Andino y en Colombia en particular, por su continuado uso, amplia difusión y sostenida calidad durante muchos años”. El Director Nacional de Propiedad Industrial al contestar la demanda manifiesta: “Que la notoriedad de la marca debe ser probada por la persona interesada, en este caso el observante, cosa que a lo largo del proceso no hace, pudiendo apreciarse ( ) que aunque en la demanda de observación dice que la marca se halla registrada en la República de Colombia, nunca dentro del proceso presenta dichos registros”.
Añade, asimismo, el Director de la referida Oficina de Propiedad Industrial que el observante “se equivoca totalmente al pretender aplicar el artículo 96 de la Decisión 344, el mismo que es aplicable en lo que a registrabilidad se refiere cuando NO SE HUBIERE PRESENTADO OBSERVACIONES; pero en el presente caso es aplicable el artículo 95 de la misma Decisión”.
La solicitante de la marca PIRULITO sostiene que la actora ha hecho pasar a los números de los expedientes de trámite como si fueran los de registro en Colombia y en el Ecuador. Estas solicitudes serían de fechas posteriores a la presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. La representante de la marca PIRULITO sostiene que su solicitud fue presentada por Industria de Caramelos Pérez Bermeo Cía. Ltda. el 30 de enero de 1992; esto es con anterioridad a todas las solicitudes de registro de la misma marca presentada por Colombina S.A., tanto en Colombia (18 de marzo de 1992) como en Ecuador (11 de septiembre de 1992).
Consta en el expediente interno que la Dirección de Propiedad Industrial concedió de oficio a la empresa objetante de la solicitud de marca el término de quince días para que presentara los títulos de la marca PIRULITO en Colombia, los que no han sido presentados dentro de dicho término, por lo que dicha Dirección dicta el 10 de noviembre de 1995 su Resolución Nº 0946976 en la que dispone que conforme al artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la marca PIRULITO no es notoria, rechaza la observación y concede el registro de la marca solicitada.
CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial que provenga de un Juez Nacional, todo en las condiciones previstas en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 2. NORMAS A INTERPRETARSE: Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.
“Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: “a) La identificación del peticionario; “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; “c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; y, “d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.
“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Además el Tribunal considera pertinente interpretar el siguiente artículo: “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.
3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE SEA REGISTRABLE El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, arriba transcrito, al definir lo que es marca, dice que “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la marca diciendo: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” OMPI “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).
De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.
Para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no por ello tiene asegurado su registro, ya que podría encuadrar, no obstante, dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96; y, 22-IP- 96, G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997).
Últimamente reconocida en el proceso 15-IP-97, G.O. Nº 314 de diciembre 18 de 1997. A) La perceptibilidad, tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, se dice en lo tocante a que el signo sea perceptible: “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir”.
(pág. 195). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).
La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.
B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.
La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.
C) La representación gráfica, es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77).
4. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 87 EL Tribunal considera que este artículo no requiere en el presente caso de mayor interpretación, porque en la controversia interna no se está discutiendo si la marca observada está o no cumpliendo con los requisitos exigidos para la presentación de la solicitud de registro. 5. IRREGISTRABILIDAD A CAUSA DE RIESGO DE CONFUSIÓN La confusión puede tener dos variantes indeseables: así existe la confusión directa, que hace que el público consumidor esté adquiriendo un producto pensando que compra otro y la indirecta, que igualmente engaña al consumidor, porque cree que “el producto que desea tiene un origen, fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. “Quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería. El dueño de la marca original ha perdido una venta.
Puede también perder al cliente para siempre, si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original. Así, la próxima vez comprará un producto de la competencia“. (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, pág. 146). En el presente caso se ve claramente que existe identidad total de las dos marcas al ser ambas sobre productos de la clase 30.
No se entra a discutir sobre el punto; ya que además de engañarse al consumidor se engaña a toda persona que tenga interés en el mismo.
6. IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZAS DE MARCAS Sobre el artículo 83, literal a) el Tribunal se ha pronunciado en la sentencia del proceso 27-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial Nº 279 del 25 de julio de 1997. Expresó allí el Tribunal que “La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial ( )”.
Ahora es importante anotar, que uno de los requisitos para que un signo sea considerado como marca es el de la distinvidad, lo cual significa que no se preste a confusión o que no exista ese riesgo. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 2-IP-94. G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994). “Pese a que en este caso la identidad absoluta de las dos marcas y de la similitud de los productos, llevaría a determinar per se que existe confundibilidad pues la identidad es opuesta a la similitud, y “descarta por sí mismo toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre dos signos” (Proceso 17-IP-96, G.O. 253 de 7 de marzo de 1997) y en “ marcas idénticas -tanto en cuanto en signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse “prima facie” con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto (Proceso 7-IP-96, G.O. 299 de 17 de octubre de 1996)”.
7. REGLAS DE COMPARACIÓN DE LAS MARCAS: Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha acogido los criterios expuestos en los procesos 09-IP-94 y 32-IP-96 (G.O. Nº 180 de 10 de marzo de 1995 y 279 de 25 julio de 1997). 8. REGISTRO O SOLICITUD DE LA MARCA: En el régimen adoptado por la Comunidad Andina (artículo 102 de la Decisión 344) “el registro es constitutivo del derecho exclusivo y preferente sobre una marca, de allí su especial importancia en el derecho andino” ( Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987).
Como punto trascendente para el presente caso hay que ver que no se especifica si existe o no el registro de la marca PIRULITO, en ningún País de la Subregión ya que no consta en el expediente remitido a este Tribunal algún documento que acredite ésto; sólo se conoce que existe la solicitud y posterior concesión de registro de acuerdo a la Resolución 946976.
Con la solicitud se adquieren ciertos derechos sobre la marca. La presentación de la solicitud no es de por sí la obtención del derecho a la marca; “sin embargo, la solicitud configura también un derecho de prelación, en principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después”. (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 120).
En relación al presente caso pueden darse las siguientes posibilidades: 1. Que la marca se encuentre registrada en un país de la Subregión antes de que se presente la solicitud en otro país por alguien diferente al titular y que sea notoria, en cuyo caso tendría toda la protección que se le da a éste tipo de marca, con lo cual puede oponerse y pedir la nulidad de otras solicitudes en cualquier País de la Subregión. Esta notoriedad debe encontrarse debidamente probada.
En el proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28, del 15 de Febrero de 1988, se dice: “ La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena, más allá de los límites de ‘la clase’ de productos o servicios o ‘regla de la especialidad‘, siempre que, además de ser notoria esté también registrada, así sea en el exterior”. 2. Que la marca, no sea notoria pero se encuentre registrada en un país del grupo Andino; al estar la protección de la marca basada en el principio de la territorialidad, no podría oponerse a terceros en otro país en el cual no se la haya registrado (art.103 ).
Por el contrario, cuando se trata de marcas notorias debidamente comprobadas se rompe con el principio de la territorialidad marcaria y el titular de una marca notoria puede oponerse u observar a una solicitud de registro, si acredita la prueba de notoriedad de la marca en los términos establecidos en el art. 83, literales d) y e) y 84 de la Decisión 344. 3.
Que la marca no se encuentre registrada en ninguno de los países y sólo existan solicitudes, en cuyo caso la primera solicitud debidamente presentada en el país ante la oficina nacional competente, concede la prioridad en dicho país.
9. LA MARCA NOTORIA Para poder entender y aplicar en este caso la norma comunitaria pertinente hay que señalar que del texto de los literales d) y e) se deduce que ellos se aplican a signos distintivos notoriamente conocidos y a marcas notoriamente conocidas. La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que ésto implica “un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 327).
En el Proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. Nº 28 del 15 de febrero de 1988, se dice: “ La marca notoria “Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores ( )”.
“La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de julio 21 de 1994) La doctrina ha reconocido como elementos indispensables para considerar a una marca como notoria, los siguientes: La marca debe ser conocida por una gran fracción del público (Otamendi ob. cit. pag. 329), o para una gran parte de los potenciales compradores.
Pero no sólo se debe dar este conocimiento, sino que además exista una inmediata asociación con un producto o servicio determinado. Se deduce de lo anterior, que la marca notoria debe ser conocida en un país de la Subregión, o en otro país sujeto a reprocidad. “ ‘ ‘Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuanto actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; porque frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica. esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor’”.
(Proceso 5-IP-94). “En este mismo sentido se orientó el fallo dentro del Proceso 7-IP- 96, al expresar que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”. “Resumiendo los criterios jurisprudenciales anotados, considera el Tribunal Andino que la administración o el juez, en su caso, bien pueden hacer practicar las pruebas que reafirmen el hecho de la notoriedad, si no se presentaren observaciones o tuviera que declararse posteriormente, de oficio la nulidad de una marca o signo registrado frente a una marca notoria anterior”.
El Tribunal, en forma concordante ha aclarado definitivamente que para la declaratoria de notoriedad ha de actuar con su propio criterio y con las pruebas que aporten las partes o las que el administrador o el juez de oficio solicitare. Así declaró dentro del proceso 5-IP-94 “El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador”.
En el Derecho Comunitario Andino se utiliza el sistema atributivo, establecido en el artículo 102 de la Decisión 344, por lo que, la marca notoriamente conocida debe encontrarse registrada, ya que es gracias al registro que nace el derecho al uso exclusivo de la marca y sólo el registro, el uso y la difusión pueden conducir a que la marca se convierta en notoria.
PRUEBA DE LA NOTORIEDAD: Es indispensable, que la notoriedad sea probada, de acuerdo a quien le corresponda la carga de la prueba, según la legislación interna y por los medios que ésta acepte o reconozca; pero para establecer si una marca es notoria, el juzgador debe tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión, que son entre otros, los siguientes: a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La autoridad correspondiente, puede valerse de uno de estos medios y no de todos ellos, baste aquel que le sea convincente para tomar su determinación. La sola afirmación del titular de una marca notoria de que la suya tiene tal característica, no ha de llevar a la Administración o al Juez a descartar la posibilidad de probar la notoriedad para en base de ella rechazar el registro de otra marca posterior, toda vez que la convicción de que una marca es notoria ha de producirse por la propia investigación de la Administración, sumada a las pruebas presentadas.
10. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 Sobre la interpretación de estos artículos el Tribunal de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los Procesos 27-IP-95, 33-IP-95, 22- IP-96, 27-IP-96 y 15-IP-97, habiendo expresado en el primero de ellos lo siguiente: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional Competente o al Administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.
“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”.
Hay que anotar que el examen de registrabilidad constituye una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas. Es lógico que el titular de una marca protegida espere, que por el hecho de haberla registrado, la oficina nacional competente examinará de oficio las solicitudes de su posible conflicto con otras marcas registradas anteriormente, a fin de evitar que se registren marcas iguales o similares que puedan ser susceptibles de confusión por semejanza.
De este examen también se beneficia el solicitante, porque puede conocer a la mayor brevedad posible antes de hacer inversiones importantes si la marca que desea registrar puede infringir una marca protegida. Este examen, como bien lo señala Jorge Otamendi, es independiente de las oposiciones que puedan presentar terceros. (Derecho de marcas, Ed. Abeledo Perot, pág. 125).
Con estos antecedentes el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: CONCLUYE: 1. Un signo que no cumpla con las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse apto para el registro marcario. 2. Si el signo reúne las condiciones requeridas para tener acceso al registro no deberá estar incurso en ninguno de los impedimentos o situaciones de irregistrabilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.
La notoriedad de una marca debe ser debidamente probada por quien la alega. 4. No procede el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 5. En caso de conflicto entre un signo registrado -derecho prioritario- frente a otro por registrar o solicitado -derecho expectaticio- el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. 6.
El examen de registrabilidad conforme a los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 procede tanto en los casos en los que se presente observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. 7. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá tener en cuenta la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno 2464.
Remítase copia certificada de esta sentencia al Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito y a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i