PROCESO 33-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 113 ibidem.
Marca GLICOLIK. Expediente Interno No. 4650 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En la ciudad de Quito a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz en el proceso interno en que se demanda por parte de la sociedad Allergan Inc., domiciliada en los Estados Unidos de América, la nulidad de la resolución No. 48337 de 29 de noviembre de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en virtud de la cual se concedió en favor de laboratorios Medihealth S.A. el registro de la marca GLICOLIK, para distinguir “todos los productos de la clase 3 y productos de limpieza y tocador, productos comprendidos en la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza” El artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, conforme al cual es competente para interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
El artículo 29 del mismo Tratado en cuya virtud el Consejo de Estado de la República de Colombia se encuentra legitimado para elevar ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial por estar conociendo un proceso interno en el que deben aplicarse normas integrantes del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Los hechos materia del proceso interno, son resumidos en forma completa por la instancia jurisdiccional consultante en los siguientes términos: El juez consultante advierte en la solicitud de interpretación que: “Como quiera que en la demanda simplemente se solicitó la declaratoria de nulidad del citado acto, sin expresarse cuál es el interés de los accionantes para formular esa petición, conforme lo dispone el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante auto de 19 de septiembre de 1997 se inadmitió la demanda para que se aclarara tal aspecto, y en escrito que obra a folios 34 a 35, los accionantes manifestaron, en lo esencial, lo siguiente: “Como se sabe, las causales de irregistrabilidad marcaria tienen por finalidad tutelar, bien el interés del tercero que poséa (sic) un mejor derecho, o bien el interés del público.
A las primeras se refiere el artículo 83 ibidem y a las segundas el artículo 82. Así que cualquier persona tiene interés en que la Administración no contravenga las causales de irregistrabilidad establecidas para la protección de todos, cuales son las del artículo 82. Si ninguna persona pudiera invocar la protección que brinda el artículo 82 al público en general, las causales de irregistrabilidad enunciadas en dicho artículo serían inoperantes toda vez que la Administración las contraviniere.
Dicho en otras palabras, no serían verdaderas causales de irregistrabilidad, puesto que ese Honorable Consejo de Estado no siempre, ni mucho menos, tiene conocimiento de las contravenciones al artículo 82 en que incurra la Superintendencia de Industria y Comercio. “Pues bien, en la demanda que mi representada y yo hemos presentado a su ilustrada consideración, los tres últimos cargos están relacionados con causales de irregistrabilidad enunciadas en el artículo 82 de la Decisión 344, y tanto yo como mi representada, tenemos interés como parte que somos del público, en que no se nos engañe, no se nos confunda, ni se nos recorte la facultad o libertad de expresión, con el registro como marca del término “GLICOLIK” “Por si lo anterior no fuera suficiente, mi representada tiene un interés adicional en la nulidad impetrada, por cuanto el titular de la marca “GLICOLIK” se opuso a la solicitud de registro de una marca presentada inicialmente por la sociedad Herald Pharmacal Inc. que ha venido siendo tramitada en el expediente Nº 94-57.720, solicitud de la cual mi representada es cesionaria, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha considerado la existencia del registro Nº 171.911 de “GLICOLIK”, como causal de irregistrabilidad de la marca de mi representada”.
Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación prejudicial: “1.- El 11 de julio de 1994, la sociedad Laboratorios Medihealth S.A., solicitó el registro de la marca GLICOLIK, " tomada en sí misma e independientemente de toda forma distintiva o acompañada de leyendas, figuras, alegorías y etiquetas de carácter explicativo, para ser usada en todos los colores y tamaños, (…) para distinguir productos de limpieza y tocador; preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, productos relacionados en la clase 3, según Clasificación Internacional de Niza” y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.
“2.- Mediante el acto cuya nulidad se impetra, previa consideración acerca de "Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, se concedió el registro de la marca solicitada. “3.- Mediante Resolución núm. 6653 de 13 de marzo de 1996, se ordenó la inscripción, en el Registro de la Propiedad Industrial, de la referida marca GLICOLIK realizado por su titular, en favor de Laboratorios Silpro S.A.” (se entiende el traspaso de la marca por la compañia Laboratorios Medihealth S.A a favor de Silpro SA) “4.- La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente: Indebida motivación. Al expedir el acto acusado, se incumplió la formalidad contemplada en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no motivó debidamente el acto y no se puede saber, de todas las disposiciones legales vigentes, cuáles fueron las que se aplicaron en este caso particular, ni como fue que se consideró que estaban cumplidas dichas disposiciones para conceder el registro de GLICOLIK como marca.
“Falta de examen de registrabilidad. De conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344, la División de Signos Distintivos ha debido efectuar un serio examen de registrabilidad de la expresión cuyo registro se solicitó como marca, pero el que hizo fue incompleto, puesto que no examinó la registrabilidad de la expresión en si misma, sino apenas si existía otra marca idéntica o similar a ella, solicitada o registrada con anterioridad por un tercero. “Insuficiente distintividad.
Si conforme al artículo 81 de la Decisión 344, una de las condiciones para que una marca pueda ser registrada es la de que sea suficientemente distintiva, para expedir el acto acusado no se observó dicha condición, pues las expresiones GLICOLIK (registrada) y GLICOLIC (usada), son insuficientemente distintivas en relación con el ácido glicólico en loción, al cual el actual titular de la marca impugnada podría aplicar la primera de dichas expresiones o de hecho aplica la segunda.
El ácido en cuestión tiene la característica de ser GLICOLICO, y la sola supresión de sus nueve letras, no es suficiente fonéticamente para impedir la confusión de cualquiera de las expresiones en cuestión, con esta característica. Posibilidad de engaño. Al expedirse el acto acusado se desconoció el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, pues la expresión GLICOLIK da a entender que se trata de un producto con la característica, cualidades y aptitud para el uso de ser GLICOLICO, como lo es el ácido glicólico para ciertos daños de la piel, pero característica, cualidades y aptitud que no siempre tienen todos los productos de la Clase 3 Internacional para los cuales se concedió el registro de la marca GLICOLIK.
Se trata de un término descriptivo. También se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, puesto que se concedió el registro de la expresión GLICOLIK para productos como el ácido glicólico en loción, expresión que es fonéticamente idéntica al término inglés "GLYCOLIC", y dado que en el comercio de productos higiénicos, de tocador y cosméticos, el uso de terminología inglesa es frecuente como símbolo de tecnicismo y calidad.
“5.- Por su parte, la entidad demandada sostiene que el acto acusado se ajusta plenamente a derecho, pues se expidió conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, se respetó el trámite administrativo en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Agrega que, en razón a que no se presentaron oposiciones, la oficina nacional competente efectuó el estudio administrativo de la marca solicitada, y al encontrar que es novedosa, visible y suficientemente distintiva, se concedió su registro.
“Finalmente, se expresa que es de suma importancia tener en cuenta lo expuesto por esta Corporación en sentencia proferida el 26 de febrero de 1998 dentro del proceso en que fue actor el ciudadano Carlos Adolfo Cháves Fabre y la correspondiente interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. “6.- A su vez, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Silpro S.A., expone, en resumen, los siguientes argumentos: “Que la expresión GLICOLIK cumple con los requisitos señalados en el Artículo 81 de la Decisión 344, como son distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representada gráficamente, y no estar comprendida dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en el Artículo 82 ibídem.
“Que la mencionada sociedad ofrece con la indicada marca un producto de belleza que contiene una pequeña parte de ácido glicólico, y que está siendo usada para reparar algunos problemas de la piel, por lo que no está incursa en la causal de irregistrabilidad del articulo 82, literal h) de la citada Decisión 344”. Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal pasa a resolver el asunto de autos:
CONSIDERANDO: 1.- LAS NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE. En varias oportunidades este Tribunal ha indicado que la interpretación prejudicial debe hacerse teniendo en cuenta el alcance del cuerpo legal en su conjunto, para lo cual resulta necesario integrar las materias que, reguladas en distintas normas, son pertinentes para la solución del caso controvertido, de forma que el juez comunitario, en desarrollo del principio según el cual debe existir recíproca colaboración con las jurisdicciones nacionales, puede adicionar o restringir el acervo de normas comprendidas en la solicitud de interpretación. (Proceso 01-IP- 94, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994, Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994, Proceso 7- IP-98, G.O. No. 349 de 19 de Junio de 1998 y Proceso 4-IP-98).
En el presente caso, además de los artículos 81, 82 literales d) y h) y 96 de la Decisión 344, el Tribunal estima pertinente referirse al contenido y alcance del literal a) del artículo 113. El texto de las mencionadas disposiciones es el siguiente: Artículo 81 de la Decisión 344: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". Literales d) y h) del artículo 82 de la Decisión 344: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
( ) h) “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Articulo 96”.- Vencido el plazo establecido en el artículo 96, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante Resolución debidamente motivada.” Literal a) del artículo 113 de la Decisión 344. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”; 2.- REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA a) La distintividad La condición esencial de un signo para que pueda ser registrado como marca es su distintividad, que se revela en su capacidad propia o intrínseca de diferenciarse y no confundirse con los productos o servicios que el signo pretende proteger o amparar y en su aptitud exterior para distinguirse de otros signos. La distintividad, vista desde estas dos dimensiones, constituye así requisito sine qua non para que un signo pueda acceder al registro marcario, que es precisamente a partir del cual se adquiere el derecho al uso exclusivo, cuyo contenido se concreta en un ius prohibendi que alberga las facultades necesarias para garantizar que terceros no hagan uso ilegítimo de la marca.
A partir del requisito de distintividad se estructuran la mayoría de las causales de irregistrabilidad. Así, la que dice relación a los signos genéricos y descriptivos del producto o servicio o de sus características; la referida a los términos usuales o comunes que utiliza el público consumidor para mencionar a los productos o servicios de que se trate, etc.
La indistintividad del signo o la insuficiente distintividad es motivo, razón o causa para que la oficina nacional competente rechace su inscripción o registro en aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en los Artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. El análisis de registrabilidad del signo no puede hacerse en forma aislada de otros factores que integran el concepto y la finalidad de la marca, como son los productos o servicios que va a individualizar.
En efecto, la sola circunstancia de que exista identidad o similitud entre signos bajo comparación, es insuficiente para la aplicación de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa comunitaria, pues puede ocurrir que por la distinta naturaleza y función de los productos o servicios respecto de los cuales se pretenden usar dichos signos, no exista un verdadero riesgo de confusión. En esta comparación - signos - productos o servicios - radica la esencia de la distintividad, ya que signos similares pueden coexistir en el mercado si entre los productos o servicios no existe dato alguno que permita afirmar su conexión o competividad hasta el punto de crear confusión. Por esos motivos, marcas iguales pueden subsistir para productos distintos, salvo el caso de los signos notorios.
“Visto el sistema marcario en su conjunto, se observa que el mismo se encuentra estructurado sobre el concepto de distintividad bien que se contemple en forma estática, como elemento esencial para la existencia de la marca, y desde su perspectiva dinámica, es decir, analizada la función del signo una vez que los productos o servicios que individualiza circulan en el mercado.
Basta repasar las causales de irregistrabilidad para percatarse de que en su mayoría el legislador comunitario toma como fundamento el carácter distintivo del signo. Basta también analizar el contenido del derecho marcario, para deducir que la exclusividad conferida al titular del registro no tiene un fin en sí misma sino que se encuentra concebida en aras de la distintividad ” (Proceso 4-IP-98, Gaceta Oficial No. 375 de 7 de Octubre de 1998).
El derecho marcario en general, y así se observa también en la Decisión 344, al garantizar la existencia y permanencia del carácter distintivo de las marcas cumple una finalidad de interés público, consistente en procurar el correcto funcionamiento del mercado, todo para la salvaguarda de los intereses del consumidor, como principal afectado dentro del régimen de competencia económica.
Es por ello que las normas agrupadas en lo que hoy se conoce como el Derecho de Marcas deben analizarse teniendo en cuenta no sólo la posición de las empresas que ofrecen los productos o servicios, sino también, y principalmente, la del consumidor. “Cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.
Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de inicio dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca”.
(Proceso 4-IP-98) La jurisprudencia de este Tribunal en punto de la distintividad de la marca ha sido extensa y constante. Así, en la sentencia dictada dentro del proceso 1-IP-87 expresó: “( ) Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca ( ) Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.
Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando". (Jurisprudencia reiterada en los procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP- 93, 1-IP-94, 2-IP-94, 9-IP-94, 5-IP-94, 7-IP-94, 15-IP-97, 26-IP-97, 27-IP- 97, 4-IP-98, 6-IP-98, 11-IP-98,14-IP-98 y 17-IP-98).
En la sentencia proferida dentro del proceso 2-IP-95, el Tribunal manifestó: “El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca ( )” (Gaceta Oficial No. 199 de 26 de enero de 1996). b) La perceptibilidad El signo en que consiste la marca debe poderse apreciar por cualquiera de los sentidos, pues sólo así puede cumplir la función distintiva bajo cuya consideración se reconoce su importancia y se otorga el derecho de exclusividad en el uso.
Mientras no se exteriorice sólo podrá calificársele como una idea o un sentimiento, sin relevancia jurídica y económica, por lo que resulta necesaria su materialización para que pueda ser considerada como un dato de la realidad. Dicha materialización puede lograrse por distintas vías, bien representando la idea en una gráfica, vocablo, forma, colores, o bien en sabores, olores y sonidos.
Traducido el signo en una sustentación física o material, el público en general y en particular el consumidor de esos productos o servicios, tiene la posibilidad fáctica de percibirlo por uno o varios sentidos, según sea la configuración interna del mismo. La perceptibilidad exigida como requisito esencial de la marca, es entonces congruente con la función que a ésta se le reconoce y al mismo tiempo se le atribuye, toda vez que constituye premisa indispensable para que el signo pueda distinguir los productos o servicios de un empresario de los homólogos de otro. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica es sobre todo un requisito formal para el registro, cuya finalidad consiste en que la oficina nacional competente conserve un soporte documental que le permita comparar la marca con otras ya registradas y con aquellas cuyo registro se solicite en el futuro, a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, y proceder en consecuencia de acuerdo con las normas pertinentes.
El cumplimiento del requisito permite también que la publicación de la solicitud cumpla con el objeto para el que ha sido prevista, es decir, que los terceros puedan saber a ciencia cierta cuál es la tipología de la marca cuyo registro se pide (denominativa, gráfica, mixta, bidimensional o tridimensional), así como las características y demás datos que la configuran, para que con base en dicha información cuenten con los elementos de juicio necesarios que les permita formular o no las observaciones pertinentes. 3.- SIGNOS DESCRIPTIVOS (artículo 82, literal d) de la Decisión 344) Una de las causales de irregistrabilidad sustentadas en el requisito de la distintividad de la marca, se encuentra referida a los signos descriptivos, entendidos como aquellos que representan de forma tal las características esenciales del producto o servicio para el que se pretende utilizar, que al consumidor le basta percibirlos para formarse directamente la idea de que se están señalando las cualidades o las calidades de dichos bienes.
El profesor Manuel Otero Lastres define la denominación descriptiva como aquella que “informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio” (MEMORIAS, Seminario Internacional: “La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios” Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1996, página 237).
Al decir del autor Víctor Bentata (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 170), el signo será descriptivo positivamente, es decir, impedido de su registro, cuando “comunica a quien lo oiga, lo vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto” Con relación a esta causal, debe quedar claro que lo prohibido consiste en que tales signos se encuentren constituidos exclusivamente por la descripción de que se trate, así como que no cualquier aditivo o modificación que se incorpore a la descripción respectiva permite su registro, sino sólo aquella que le otorgue suficiente distintividad.
Desde esta última perspectiva, no cabría el registro de una denominación que conceptualmente represente las cualidades del producto, por el hecho de que se le haya suprimido una letra para sustituirla por otra que posea el mismo sonido, pues tal modificación al no variar la percepción auditiva, mantiene el carácter descriptivo. De otro lado, para que la descripción sea irregistrable como marca debe “encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que protege.
En estos casos, si el bien protegido por la marca se halla por ésta directamente designado, pierde su carácter de distintivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo” (Proceso 12-IP-96 Gaceta Oficial No. 265 de 16 de mayo de 1997) 4.- SIGNOS ENGAÑOSOS Un signo que pretende ser registrado como marca puede reunir los tres requisitos esenciales analizados anteriormente y, sin embargo, encontrarse imposibilitado de ingresar al registro cuando, por ejemplo, produzca ante el consumidor efectos negativos como son el error, la confusión o el engaño, o afecte derechos de terceros que hayan solicitado o registrado anteriormente signos iguales o semejantes para los mismos o iguales productos.
Esas prohibiciones de registro se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 y en su mayoría derivan del carácter distintivo que debe poseer la marca. Las normas marcarias pretenden proteger al consumidor como destinatario directo de los bienes y servicios, así como al titular del derecho evitando que su signo pueda ser utilizado indebidamente en el tráfico mercantil por otros productores de bienes o servicios competitivos (Procesos 12-IP-96, G.O. 265 del 16 de mayo de 1996, 30-IP-96, G.O. No. 299 del 17 de Octubre de 1997, 20-IP-97, G.O. 332 del 30 de Marzo de 1998, 27- IP-97 y 4-IP-98) Dentro de una concepción trasparente del mercado, resulta necesario prohibir el registro de un signo que pueda engañar al público o a los medios comerciales sobre “la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos de que se trate”, engaño que debe entenderse como “La distorsión de la realidad acerca de esas condiciones o características” (Proceso 30-IP-96).
Las prácticas de lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos o servicios, inducen, incuestionablemente a engaño, asunto que en todo momento trata de evitar la norma del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, sustentada en la necesidad de fomentar un comercio en el que los productores reciban la adhesión de los consumidores gracias a las referencias ciertas de los bienes y no sobre la base de apariencias y engaños que, por demás, afectan perjudicialmente el adecuado funcionamiento de un sistema competitivo en el que las reglas de lealtad y corrección revisten importancia capital.
Al referirse a los signos engañosos el Tribunal en el proceso 21-IP- 95 (Gaceta Oficial Nº 233 de 19 de noviembre de 1996), expresó: “La denominación “OFTAFLOX” puede ser considerada como evocativa al utilizar el prefijo “ofta” que dentro del campo farmacéutico se refiere a un producto para la utilización en los órganos visuales. No hay impedimento, en forma general, para que entre los productos farmacéuticos exista una relativa semejanza dada la libertad de comercio de un competidor frente a otro.
Pero si la evocación del producto se refiere a uno que no tenga esa aptitud, composición o finalidad, la marca no podría ser registrada, no por la similitud ortográfica o fonética, sino por el posible engaño que el público soportaría al escuchar un signo que tiene una finalidad propia y generalmente conocida y constatar, ante la realidad, que el mismo no puede ser usado para la necesidad que se imaginó en un primer momento el adquirente.
“El peligro que, en el campo farmacéutico o químico, puede correr el consumidor al adquirir un producto con determinada aptitud de utilización o composición, que no corresponde a su denominación o evocación, debe llevar a pensar que para la aceptación del registro marcario es necesario realizar un examen más exigente de los signos a registrarse, aún cuando estos productos puedan venderse o expenderse bajo receta médica.
Hipotéticamente, por ejemplo puede existir un fármaco con la denominación de “calci oral”, entendiéndose el prefijo “calci” como reconstituyente y no teniendo esa aptitud, sino más bien la de eliminación de parásitos y bacterias. No podría registrarse esa marca por referirse a las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto, según lo establecido en el artículo 72 literal h) de la Decisión 313.
“El objetivo de esta prohibición de irregistrabilidad es el evitar la confusión o el engaño pues “depende de que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el Proceso 3-IP-90 (jurisprudencia del TJAC, Tomo II, Pág. 119)”.
Es oportuno citar en este aspecto el valioso criterio del Profesor Fernández Novoa, quien señala que para determinar si un signo es engañoso o provoca el riesgo de engaño, se debe, en primer lugar, “relacionar la denominación o signo solicitado como marca con los productos o servicios para los que se ha presentado la correspondiente solicitud", es decir, que la denominación será engañosa sólo cuando proporciona información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger y, en segundo término, tener en cuenta la situación del consumidor medio, “dotado de las normales facultades perceptivas y que se guía por apreciaciones visuales o auditivas normales” ("Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo, S.A, Madrid 1990, págs. 95 y 96).
La enumeración contenida en el precitado artículo 82 literal h) es enunciativa y podría agregarse a aquella otros elementos más como serian el de la finalidad, los ingredientes, el destino de los productos o su composición (Proceso 12-IP-96) El engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, aptitudes o composición del producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar, o como bien sostiene el tratadista Jorge Otamendi, esos signos aplicados a ciertos productos o servicios “Inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características” (“DERECHO DE MARCAS”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1989, Pág. 85).
Así por ejemplo, un signo que consista en términos como “Eterna o irrompible” podría hacer pensar que el producto respectivo tiene estas cualidades, cuando lo cierto es que, por regla general, ningún bien tiene duración indefinida. Conforme a lo expuesto, en el caso sub examen, sólo podría ser el signo engañoso si la denominación que lo conforma designa alguna cualidad o característica del producto del cual carezca Al respecto el Tribunal, en el caso de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (Proceso 12-IP-96), manifestó: “El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso "margarina", y la aptitud o destino, esto es, "para repostería y pastelería", no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es, es decir, no rodea la sombra del engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina EXCLUSIVA, está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud para el que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto margarina está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional, así como tampoco podrá entender que el producto margarina servirá para elaborar café o té o tapioca, pero sí que es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general.
Este análisis no significa sino una precisión del alcance de la solicitud de registro de la marca, y no una calificación de los hechos materia de proceso, lo que está impedido de hacer el Tribunal conforme al artículo 30 de su Tratado de Creación. “Diferente sería la situación, en el caso de que el producto designado como "margarina", no hubiere tenido esa composición ni característica, ni sirviera para los fines propios de su elaboración y propósito, es decir, se habría presentado un engaño entre la denominación del producto y la aptitud del mismo”.
De otra parte, puede ocurrir que el signo no indique directamente una de las características del producto, es decir, que no se trate de una denominación descriptiva, pero que sí la evoque, caso en el cual tendrá que analizarse si el concepto evocado resulta engañoso. Sobre el punto Otamendi comenta: “Las marcas que son claramente evocativas de una determinada materia prima, de una función, o en definitiva de cualquier característica de un producto o servicio pueden ser engañosas si los productos o servicios que distingue nada tienen que ver con la evocación que hacen dichas marcas ” (Obra citada Pág. 89).
La Resolución que confirió el registro del signo GLIKOLIK ha sido objeto de una demanda de nulidad por considerarse que la expresión es descriptiva y engañosa. Para decidir el asunto, el juez nacional tendrá en cuenta, en primer lugar, si la expresión es exclusivamente descriptiva de los productos para los que el registro se ha concedido, caso en el cual procederá el decreto de nulidad con base en el literal d) del artículo 82, o si únicamente evoca sus cualidades, en especial su composición y función, evento en el que tendrá que analizarse en relación con cada uno de los productos si lo evocado corresponde con la realidad de los mismos para, en caso de que ello no resulte así, declarar la nulidad con fundamento en el literal h) de la misma norma.
Se advierte que el análisis debe hacerse en relación con cada uno de los productos para los que se ha otorgado el registro marcario, por cuanto la distinta naturaleza y finalidad que revisten podría hacer llegar a la conclusión que la expresión GLICOLIK es exclusivamente descriptiva para algunos de ellos pero no para los demás o que, siendo sólo evocativa, insinúa conceptos falsos en relación con uno o más de ellos, y verdaderos frente a los otros. 5.- DENOMINACIONES EN IDIOMA EXTRAJERO Autores como Jorge Otamendi (obra citada, pág. 177) consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sin embargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el cual, si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden estar impedidas para acceder al registro En la demanda de nulidad se hace referencia a que el término GLYCOLIC pertenece al idioma ingles.
Para el estudio del asunto, se remite el Tribunal a lo expresado en el fallo proferido dentro del proceso 3-IP-95 (Gaceta Oficial 189 del 15 de septiembre de 1995) y reiterado en el proceso 4-IP-97 (G.O. No. 329 de 9 de marzo de 1998), en el que se precisó: “La legislación comunitaria se refiere a las marcas extranjeras dentro del tópico de las denominaciones descriptivas y genéricas, como no registrables.
Las Decisiones 311, 313 y la actual Decisión 344, nada dicen al respecto, por lo cual corresponde examinar lo que la doctrina señala sobre el particular. El Tribunal ha dicho que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Tal sería el caso de la palabra francesa “Chevalier”, por “caballero” o la denominación italiana “tutto il mondo”, por “todo el mundo”.
Con igual sentido puede aludirse al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los medios de difusión y publicidad, ha pasado a formar parte del léxico común para la designación de un producto, como sería el caso de las expresiones “sweter” o “pull over” para referirse a “sacos tejidos en lana”. “Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso 3-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). 6.- DEBIDA MOTIVACIÓN (Interpretación del art. 96 de la Decisión 344) La accionante descansa su objeción al registro del signo GLICOLIK, también en el hecho de que la Resolución impugnada, esto es la No. 48337 de 29 de noviembre de 1994, no tiene la debida motivación, acusándola por su vaguedad que “puede ser aplicada a gran cantidad de solicitudes de registro a pesar de que ellas conciernan a diferentes marcas, productos, servicios, solicitantes y/o vigencias.
De modo que no aparece motivación alguna relativa a este caso particular”. El análisis sobre la debida o indebida, suficiente o insuficiente motivación es un hecho que corresponde decidir al Juez Nacional. El Tribunal se remite a lo expuesto en el fallo dictado dentro del proceso 5- AN-97 (G.O. No. 361 de 7 de agosto de 1998) en el que se decidió la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución 430 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.
Allí se dijo todo cuanto sigue: “A. CAUSA O MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS “La causa del acto administrativo no es sino el antecedente o precedente o las razones de hecho y de derecho que en cada caso lleva a la administración a dictar el acto. De esto se deriva la importancia de la causa. Para Bielsa “La causa en el derecho privado y en el derecho público tienen de común que ella sirve de fundamento legal a la obligación, y que los motivos-supuestos que deben ser necesariamente lícitos son esenciales, pues la validez o legitimidad del acto depende de la validez o legitimidad de esos motivos (Aunque el Código Civil sólo requiere que la obligación se funde en una causa verdadera, aunque la expresada en ella sea falta ); en el derecho público la causa (o el motivo - presupuesto) debe tener como directiva la realización de un fin de interés público, y esa realización le está impuesta a la administración pública de acuerdo con normas legales, según la reglada o discrecional.
La falta o alteración de esos motivos afecta la validez del acto” (Cita de José Canasi, “Derecho Administrativo”, Editorial Depalma, Buenos Aires 1984, Tomo II, pág. 150). “Entendiéndose causa como motivo, y motivación como “acción y efecto de motivar”, los términos tienen un contenido único, aunque se diferencien desde el punto gramatical.
El motivo o la causa es “la circunstancia o antecedente de hecho aceptado o impuesto por la ley para justificar la emisión del acto; “motivación” es la expresión o constancia de que el motivo existe o concurre en el caso concreto” (Cita de Marienhoff, por Canasi, obra mencionada pág. 181). El motivo está constituido por los procesos intelectivos que realice el funcionario para tomar una resolución en forma abstracta, y que concretados ya al caso específico se transforma en realidad a través de la motivación, es decir, de la traslación de lo abstracto a lo concreto.
“Si la norma positiva exige como requisito que una resolución o decisión administrativa sea motivada, la ausencia, insuficiencia o la falsedad de la motivación puede conducir a la nulidad o anulabilidad del acto, dependiendo en cada caso de la incidencia que la falta de motivación tenga en la parte resolutiva del acto administrativo. También en el fallo que decidió el proceso 1-AN-97 el Tribunal al referirse a la motivación expresó: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.
“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.
Rec. 277). “Según sentencia del mismo Tribunal, citada por Guy Issaac (“Manual de Derecho Comunitario General”, Ariel Derecho, pág. 143), “la motivación tiene el fin de dar a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de ejercer su control, y a los Estados Miembros como a todo nacional (interior), de conocer las condiciones en las cuales las instituciones aplican el Tratado” (4.7, 1963, Alemania c/ Comisión, as. 24/62, Rec. 143).
“El objeto de la motivación es el “ de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez” (“Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel).
“Un acto administrativo puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios de fondo o de forma. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen en la disposición del Artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal que abre la vía contenciosa comunitaria para que las Resoluciones de la Junta puedan ser declaradas nulas cuando fueren dictadas con violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, con lo cual se entiende que las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de forma que son aceptados generalmente por la doctrina.
“El acto administrativo carente de una efectiva motivación o contentivo de disgregaciones legales que sólo conduzcan a que los hechos no concuerden con el objetivo o esencia de la norma impugnada, o que estén tergiversados, alterados o interpretados erróneamente, lleva a la nulidad del acto. “La motivación en los actos no ha de pretender recoger todas y cada una de las condiciones o de las circunstancias de los hechos que han servido de base o de fundamento para su expedición. Basta que la motivación se reduzca a la esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte motiva y la parte declarativa del acto, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador.
Será suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que “los elementos de hecho y de derecho” que constituyen su objetivo “estén en armonía con el Sistema Normativo del que forman parte” (Rec -9 Pág. 4153, caso: Reino de España contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas).
“Por la importancia del tema, merece mención la cita que Canasi recoge sobre las reglas establecidas por el Consejo de Estado de Francia, que se aplican a la motivación de un acto administrativo: “1a. Regla: 'Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone', pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación en los demás casos.
“2a. Regla: 'Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical'. 'Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público'. “3a regla: 'Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes.
“4a regla: 'Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta'. “5a regla: 'Los motivos alegados deben ser materialmente exactos'. “6a regla: 'El motivo determinante invocado debe ser lícito'.
“7a regla: 'Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico'. “8a regla: 'Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político.
Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos. “9a regla: 'En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.
En el hecho esto se produce muy raramente'. “10a regla: 'El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. “11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’”.
(Ob. citada, Vol. II, Parte especial, págs. 174 y 175). “En el caso “The Irish Farmers Association y otros contra Minister for Agriculture, Food and Forestry, Irlanda y Attorney General”, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al referirse a la motivación expresó: “ Sin embargo, no exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de que si la motivación de una decisión cumple las exigencias del Artículo 190 del Tratado debe apreciarse no sólo en la relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 17 de octubre de 1.995, Países Bajos/ Comisión, C-478/93, Rec. p. Y- 3081, apartados 48 y 49)” (Asunto C22/97 “Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, Parte I, 1997- 4, pág. I-1843)”.
En el caso sub judice el juzgador apreciará si la motivación de la resolución impugnada es suficiente con base en el análisis de la actuación surtida con anterioridad a la expedición del acto administrativo de concesión del registro, teniendo en cuenta que en el mismo deben constar todos aquellos hechos relevantes que sirvieron de fundamento, así como las consideraciones de Derecho que sobre las normas pertinentes de la Decisión 344 motivaron el otorgamiento del titulo sobre la marca.
Para tal efecto, debe tenerse en cuenta la finalidad que se persigue con la exigencia de la motivación del acto administrativo en virtud del cual se resuelve las solicitudes de registro de una marca, consistente en que los peticionarios se enteren de las razones por las cuales no se accedió a su petición, que los terceros que presentaron observaciones a la misma conozcan la causa por la cual sus argumentaciones y alegatos fueron rechazados, e igualmente que unos u otros, según sea el caso, conozcan los razonamientos de la oficina nacional competente a partir de los cuales se adoptó la decisión respectiva a fin de que los recursos y acciones procedentes contra ella puedan fundamentarse adecuadamente.
De otra parte, ha de advertirse que al no ser requisito de legitimación para demandar la nulidad del mencionado acto el de que se hayan presentado observaciones frente a la solicitud de registro, la motivación debe contener las circunstancias fácticas y jurídicas cuyo conocimiento resulte indispensable para que los terceros autorizados, no intervinientes en dicha actuación, puedan ejercer la referida acción. Con base en lo anteriormente expuesto, cabe afirmar que no todos los actos administrativos en virtud de los cuales se resuelve una solicitud de registro deben contener idéntica motivación, así como también que no toda omisión produce la nulidad del acto, sino únicamente aquellas que afecten un interés legítimamente tutelado. 7.- LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO La declaración de nulidad de un registro marcario debe hacerse por la autoridad nacional competente, esto es, la designada por cada País Miembro, bien de oficio o a petición de parte interesada, pero en cualquiera de estos casos previa audiencia de las partes interesadas, cuando, entre otros supuestos el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344 (literal a) del artículo 113).
En concordancia con la prescripción legal comunitaria sobre observaciones (artículo 93 de la Decisión 344), que pueden ser presentadas por quienes tengan “interés legítimo”, el artículo 113 de la misma Decisión faculta también bajo la denominación de “parte interesada” a quienes puedan tener esa calidad. Pero en todo caso la condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca debe ser analizada en cada caso por el juez que decida el proceso interno. Así por ejemplo quien ofrece productos o servicios que pertenecen al género que la marca propuesta designa, reúne las condiciones de interés directo exigidas como legitimación procesal cuando pretenda por la observación impedir la apropiación en exclusiva por otro, de la denominación identificativa del género.
Dentro de la sentencia de interpretación prejudicial 28-IP-95 (marca: CANALI, G.O. No. 332 de 30 de marzo de 1998), el Tribunal hizo un estudio pormenorizado sobre la legitimación para demandar la nulidad, la cancelación de una marca notoria según la disposición del artículo 108 de la Decisión 344 y para presentar observaciones. Respecto al Artículo 113 el Tribunal en esa ocasión expresó: “b) Pero existe además el recurso consagrado en el Artículo 113, concebido por la propia Decisión como: ‘De nulidad del registro’, tampoco sometido a plazo alguno para interponerlo ante la ‘autoridad nacional competente’ (expresión textual de la Decisión 344), la cual es, ya no exclusivamente ‘la Oficina Nacional Competente’ como en el caso del 108, sino que dicha acción podría ser llevada ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre la materia, reguladas en dicho artículo; mas, librada esta acción específica a otra u otras personas naturales o jurídicas que demostraren su condición de ‘parte interesada’, con lo que se está ampliando la legitimidad para obrar.
(Véase a este respecto sentencia de 24 de septiembre de 1997, Proceso 10-IP-97, ‘COLSUBSIDIO’, que mantiene una línea jurisprudencial recogida en el fallo emitido con motivo del proceso 04-IP-95 (G.O. No.253 de 7 de marzo de 1997). Recurso este, el del 113, que procede únicamente por causales también ‘taxativas’ consagradas en el texto legal comunitario, pero todas de ‘ilegalidad’; y constituyendo ellas -como puede apreciarse- numerus clausus para el intérprete y, se entiende, también para el juez en el momento en que le corresponda aplicarlas.” En el Proceso 10-IP-97 (marca: COLSUBSIDIO G.O. No. 308 de 28 de noviembre de 1997), el Tribunal al referirse a la legitimación activa para presentar una demanda de nulidad dijo: “Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados.
Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa. “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario "DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA".
“La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser "parte interesada". Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.
“Para Cabanellas, parte interesada es, "procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción". (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994). “El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.
“Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso - administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados. “De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de "parte interesada", cuando la petición de nulidad provenga de un particular”.
En el Proceso 04-IP-95 (Gaceta Oficial N° 253 de 7 de marzo de 1997), el Tribunal hizo una clara diferenciación entre la legitimación activa exigida en la Decisión 85 frente a la cancelación de una marca. En esa ocasión expresó: “‘B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). "Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial" objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, "si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12".
"‘En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a "cualquier persona" a los fines de interponer la respectiva solicitud. "‘Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión "el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente " ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión "cualquier persona", en tratándose de patentes.
“La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. “En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del Artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de "parte interesada" lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo, los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial.” Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo que no se diferencie de otro ya registrado o por registrarse o que no se distinga de los productos o servicios a los que se refiera, carecería de distintividad y por lo tanto sería irregistrable, según lo previsto en el artículo 81 de la Decisión 344. 2.- Para que una denominación descriptiva sea irregistrable como marca deberá representar los elementos, cualidades o características esenciales del producto o servicio. 3.- Un signo puede ser exclusivamente descriptivo en relación con unos productos y apto como marca para la identificación de otros. 4.- Si el signo consiste exclusivamente en la descripción de los componentes o ingredientes del producto, se encuentra imposibilitado para acceder al registro marcario. 5.- Si el signo por registrarse o registrado ha sido solicitado para varios productos de una misma clase, y es la expresión denominativa de uno de sus ingredientes, puede ser descriptivo para unos productos y engañoso para otros, según que contengan o no tales ingredientes. 6.- Las palabras en idioma extranjero serán irregistrables si además de ser conocidas en el medio geográfico en donde se va a utilizar la marca, aparecen como genéricas o descriptivas para designar productos o servicios.
Así mismo, ciertos términos que en otro idioma tienen la misma configuración gramatical o la misma fonética, serían irregistrables si caen en alguna de las causales dispuestas en la Decisión 344. 7.- La suficiencia de la motivación de una resolución en virtud de la cual se decide sobre una solicitud de registro marcario, ha de analizarse teniendo en cuenta la finalidad de su exigencia normativa y tomando como referencia en cada caso concreto los antecedentes de la actuación. 8.- Previamente a resolver lo principal, el juzgador analizará si el accionante en una demanda de nulidad reúne la condición de “parte interesada” conforme se advierte en este fallo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno Nº 4650. En cumplimiento del Artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.
Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 6 de noviembre de 1998, por los cinco Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
No la suscribe el Doctor Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, queda suscrita por los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.