PROCESO 2-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Proceso Interno No. 4681. Actor: Sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA. (Marca “OPRAZOLE”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel Urueta Ayola, en oficio 2084 de 30 de noviembre de 1998, de los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso Nº 4681 instaurado por la Sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA., por el cual pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 25354 de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegatoria del registro de la marca OPRAZOLE solicitado por la Sociedad actora; de la Resolución 9619 de 15 de abril de 1997, dictada por la División de Signos Distintivos de la misma entidad, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la primeramente mencionada; y de la Resolución 1010 de 20 de junio de 1997, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la que se decide el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25354.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: El Tribunal, analizada la documentación allegada estima necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa: 1.1. Los actos administrativos demandados. La acción de nulidad intentada abarca los siguientes tres actos administrativos relacionados con la negativa de registro a la marca en cuestión así: 1.1.1.

La Resolución Nº 25354 de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca OPRAZOLE solicitada por la Sociedad actora; 1.1.2. La Resolución No. 9619 de 15 de abril de 1997, dictada por la División de Signos Distintivos de la misma entidad, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la primeramente mencionada; y 1.1.3.

La Resolución No. 1010 de 20 de junio de 1997, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se decide el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25354. 1.2. Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1.

El procedimiento administrativo mediante el cual se negó a LABORATORIOS FARMACOL LTDA. el registro de la marca OPRAZOLE (Clase 5) se respalda en el argumento central de que dicha marca presenta “similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético”, con la marca ORAZOLE previamente registrada a favor de LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., sociedad ésta que actuó como opositora en el procedimiento gubernativo. 1.2.2.

De la demanda y sus anexos, se colige que la sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA. presentó la solicitud de registro de la marca OPRAZOLE para amparar productos de la clase 5a. internacional, solicitud que se radicó con el número 331200, para el trámite administrativo; que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A.. se opuso a la concesión del registro alegando ser prioritario solicitante del registro de la marca ORAZOLE, también solicitada para amparar productos de la clase 5a. internacional; que la oposición fue declarada fundada, particularmente con el argumento de que entre los dos signos “existen similitudes que inducirían al consumidor a error”, por lo cual se negó el registro solicitado con apoyo legal en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que el apoderado de la solicitante vencida, interpuso los recursos gubernativos procedentes, los cuales no tuvieron prosperidad; y que, por último, se acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acción de nulidad con restablecimiento del derecho, en procura de obtener la nulidad de los actos denegatorios del registro para que, en su defecto, se ordene la concesión del mismo. 1.2.3.

Aparecen en el expediente sendas copias de las contestaciones a la demanda producidas por la Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso y por la Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad emisora de los actos administrativos demandados. En tales documentos se proclama y defiende la legalidad de los actos acusados señalando que ellos no incurren en violación de normas de carácter superior, puesto que, de conformidad con las atribuciones legales de la Superintendencia de Industria y Comercio, se procedió a efectuar el examen conjuntual de la marca solicitada (OPRAZOLE) frente a la marca registrada (ORAZOLE) y se concluyó que aquélla era irregistrable por presentar similitudes que conducirían a error al consumidor. 1.2.4.

La controversia judicial se plantea, entonces, en la supuesta violación de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que ellas permitirían el registro como marca de los signos perceptibles y suficientemente distintivos, susceptibles de representación gráfica y en que, de otra parte, ellas se habrían interpretado inadecuadamente al impedir el registro solicitado alegando una presunta situación de confundibilidad.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, las normas a interpretarse son las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más el artículo 5o. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No obstante, El Tribunal, siguiendo los derroteros que ha trazado en anteriores oportunidades, estima que no es procedente el pronunciamiento interpretativo con relación a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ni con respecto al artículo 5o del Tratado Constitutivo del Tribunal, por las razones que ahora ratifica y que bien se expresaron en la sentencia de 3 de diciembre de 1998, cuando se dijo: “ estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares.

Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro”.[1] En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 3.1.

Artículo 81. Decisión 344. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. Decisión 344. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.3.

Artículo 93. Decisión 344. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 3.4.

Artículo 95. Decisión 344. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 4.

CONSIDERACIONES Con vista en lo anteriormente expuesto, y con seguimiento de las líneas jurisprudenciales que sobre los temas regidos por las normas arriba copiadas ha desarrollado El Tribunal, corresponde realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, los aspectos referentes a requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la comparación entre marcas, en particular de productos farmacéuticos; el trámite de las observaciones a la solicitud de registro y el interés legítimo para proponerlas. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

El Tribunal ha sostenido que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica también señaladas en ese artículo son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, tanto en el caso de marcas denominativas como gráficas, pues el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.), por lo que si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 81 de la Decisión 344, a la luz del artículo 82 literal a) de la misma Decisión, no puede ser registrado como marca.

Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.[2] El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En el mismo sentido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define dicho concepto poniendo el énfasis en el aspecto de la distintividad, cuando dice que: “Se entiende generalmente que una marca es signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa”[3].

Las concordantes definiciones arriba mencionadas dejan ver que la marca se caracteriza por estar conformada por los siguientes elementos: es un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados de la distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, como paso previo a la registrabilidad de una marca[4]. En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá entonces, analizar, en primer lugar, si el signo que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado.

En cuanto a los conceptos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica el Tribunal Comunitario ha elaborado y sistematizado con fundamento en la ley supranacional, en la doctrina y en su propia creación jurisprudencial, unos criterios que permiten al juez nacional, en el proceso ideológico de subsumir el caso concreto que juzga en la norma aplicable, realizar la valoración correspondiente tendiente a definir la controversia planteada; tales son: 4.1.1.

La distintividad es una característica esencial de la marca consistente en la posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, logrando que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie. Se dice, por tanto que el signo será distintivo cuando sirva por sí solo para identificar un producto o servicio sin que llegue a confundirse con dichos producto o servicio, o con sus características esenciales o primordiales o, con otros productos o servicios.

La distintividad supone que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya utilizados para distinguir productos o servicios de la misma especie, de tal forma que si tal confusión o falta de distintividad se presenta y el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, tiene vedada la posibilidad de registrarse como marca. 4.1.2.

La perceptibilidad es la capacidad o característica que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Según lo ha dicho El Tribunal la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que pueda ser aprehendido por el público. No obstante, por ser el sentido de la vista el más generalizado en la percepción sensible o externa de los signos, éstos han venido caracterizándose como una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, etc. 4.1.3.

La posibilidad de representación gráfica se concibe como la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca. Tal representación se vale de palabras, figuras o signos con el objeto de permitir, igualmente, tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas[5]. 4.2. Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores quienes quedarían en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los mismos bienes y escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre albedrío. Con el propósito de proscribir el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizarse por el juez o el administrador el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada.

Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).

En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia[6]”.

En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las denominaciones ORAZOLE y OPRAZOLE, la primera de ellas registrada previamente para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la segunda, negada su registrabilidad, también referida a productos de la misma clase.

Se concluye evidentemente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá limitarse a verificar si entre ellas existe similitud. Empero la semejanza debe ser, según lo ha dicho reiteradamente El Tribunal, de tal magnitud que pueda originar confusión en el público consumidor[7]. Como quiera que en el “sub-lite” la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios denominativos, el juez nacional deberá tener en cuenta, para resolver el conflicto, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto, punto que se desarrolla en el siguiente acápite.

Pero además, y toda vez que se trata de productos farmacéuticos, los criterios y reglas especiales que al respecto se han definido y que también serán objeto de examen en esta providencia. 4.3. Comparación entre Marcas Denominativas. Las marcas denominativas son las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en unificar, elaborar y señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.

A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar o ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[8] Empero como en el sublite se trata de la comparación entre dos signos marcarios referentes a productos farmacéuticos, a medicamentos, según lo que han dicho tanto la doctrina como El Tribunal, debe guardarse un cuidado especial al realizar el cotejo correspondiente con el fin, por un lado, de no incurrir en un rigorismo extremo que impida la posibilidad de competencia y, por otro, de no caer en laxitudes de tal naturaleza que permitan la confusión y las equivocaciones en el consumidor, las cuales en este tipo de productos pueden tener consecuencias mucho más allá de lo simplemente económico.

Estos criterios específicos aparecen consignados en pronunciamientos interpretativos del Tribunal como los que se transcriben a continuación, en los que además, prolijamente, se hace referencia a lo que la doctrina enseña a este respecto:[9] “El señalar una diferencia entre las diversas marcas que pertenecen a la clase 1, 4 y 5 que se refieren a productos químicos y farmacéuticos es básica, ya que dentro de las mismas se encuentra asentado el precedente de beneficiar al público en general a obtener un producto que fácilmente identifique alguna de sus propiedades químicas.

Es muy válido que una casa farmacéutica corra el riesgo que al obtener derechos de registro de una marca existan otras que sin ser idénticas a la suya puedan ser similares y exista cierto riesgo de confusión por haber usado las primeras letras del químico más importante en su medicamento. “La naturaleza de las marcas de productos farmacéuticos dan a conocer al público y a sus comerciantes una cualidad que tiene el producto, de esta manera si son aceptadas por la Oficina Nacional Competente diferentes marcas de medicamentos similares en sus radicales por señalar una de las bondades del medicamento, no se puede pensar que se limite el registro de marcas farmacéuticas que tienen una misma finalidad.

Por ejemplo si una casa farmacéutica decide el tener una exclusividad en el registro marcario con el nombre de un medicamento no debe usar la combinación de letras de uno de los compuestos del mismo ya que otros tienen el mismo derecho de registrar un nombre que sin ser idéntico al primero sea confundible por utilizar una combinación de letras del mismo componente químico genérico resultando por ello confundibles.

““Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno””.

(Proceso 13-IP-97, G.O. 329 de 9 de marzo de 1998) “El Tratadista mexicano David Rangel Medina, expresó que: ““Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cuál es la composición de las diversas especialidades ” ““En la composición de las marcas de este género -escribe Da Gama Cerqueira- sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales sacados de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con ellos nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación. Otras veces, se procede por la supresión de letras o sílabas de palabras conocidas o por la intercalación o transposición de sus elementos.

En la industria de medicamentos es común el empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, IOD, BROM, LACTO, LACTI, CARBO, FER, BISM, ARBS, PEPTO, GLUC, FOSF, SULF, etc., los cuales, ligados a otros elementos, forman denominaciones especiales, como calcigenol, iodinjectol, bromural, lactipan, bismanión, arsan, peptocalcio, glucal, fosfatán, sulfargil.

Otras veces, la radical se refiere al órgano (pulm, hepato, oto), dando lugar a marcas como pulmoquinín, hepabilín, otalgán, o a la propia enfermedad (bronchi, gastr, pio), o también al modo de aplicar el medicamento (trans, endo, etc.), formando denominaciones como transpulmín, endopulmín, y otras””. ““Todas estas radicales, prefijos y sufijos -sigue diciendo el autor brasileño- siendo de uso común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo.

Lo cual, sin embargo, no significa que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registradas, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos. Es cierto que el número limitado de esos elementos no permite la formación de marcas absolutamente distintas, habiendo cierta semejanza entre las que se componen con los mismos radicales y sufijos.

De ahí resulta que las cuestiones entre marcas de tal especie no pueden ser examinadas con el mismo rigor que se justificaría en relación a denominaciones completamente arbitrarias ””. (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, págs. 273 y 274) “Básicamente hay que tomar muy en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en lo que se refiere al registro de una marca, puesto que al tomar un prefijo del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario; es decir, que al juzgar registros de marcas de productos farmacéuticos se debe tomar en cuenta estas características específicas para el tema.

Y por ende la oficina nacional competente debe tomar en cuenta éstas en todos los casos en las que se los solicite”.[10] 4.4. Sobre las observaciones a la solicitud de registro de una marca y el interés legítimo para oponerse al mismo. Con respecto a la interpretación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, que son también objeto de la solicitud que se atiende, hay que decir, con el texto de dichas normas, que admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92 ibídem, la oficina nacional competente debe proceder a la publicación de la misma.

Efectuada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante la formulación de "observaciones", las cuales pueden ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación (art. 93). En el evento de que se hayan presentado las “observaciones” en el término oportuno y por parte de quien tenga el interés legitimo requerido para hacerlo, la oficina nacional competente notificará al peticionario " para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, " (art. 95).

Una vez agotado este término, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. La función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de "observaciones" compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo.

Esto porque el objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de las marcas. Ahora bien, las normas interpretadas establecen que sólo pueden tomarse en consideración por la oficina nacional competente aquellas observaciones formuladas por la persona que tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe, por supuesto, acreditarse en el momento procesal administrativo correspondiente.

Sobre el particular ha dicho El Tribunal en reciente pronunciamiento: “El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. “Más como definición de lo que es y significa legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra "Marcas" (ob. cit. pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes les asiste tal legítimo interés, y anota que el "legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país donde se solicita el registro, o haya sido solicitado primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular de un derecho de autor, etc.” citado en el Proceso 32-IP-96, Gaceta Oficial N° 279 de 25 de julio de 1997.

“Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al “titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación ” (“Derecho de Marcas”, Madrid, 1990, pág. 154).

“Según Metke “cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83), sino el que pueda efectuarse aún en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causales consagradas en el art. 82)”.

(ob. cit, pág. 108, Marco Matías Alemán, MARCAS)”[11] Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la oficina nacional competente no debe concretarse exclusivamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la "denegación o concesión" del registro deberá realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de la solicitud de registro frente a las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Omitir el análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud, so pretexto de que no se presentaron observaciones o, limitarse sólo a los argumentos planteados en éstas, podría conducir, al estudiarse la legalidad de la concesión o de la negación del registro, a que se diera la nulidad de tal decisión por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la violación de "cualquiera" de las disposiciones de la Decisión que se interpreta.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 sino también, no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación. Empero, tratándose del registro de marcas de productos farmacéuticos, esta comparación deberá, además, y de manera especial, remitirse a la jurisprudencia comunitaria en la que se señalan reglas específicas para analizar la confundibilidad entre un signo ya registrado y uno solicitado.

Tercero: Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro, en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. Cuarto: El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o negar la solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten.

Quinto: Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca las personas que acrediten un legítimo interés. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4681, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. Marca OMEPRAL. En G.O.A.C. Nº 419 de 17-III-99. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13-VII-98. [3] ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. “El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores”.

Ginebra 1983. pág. 13. [4] Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V- 1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 359 del 4-VIII-98. [5] Con respecto a los anteriores conceptos véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal que se citan a continuación: Sentencia de 9-XII-88.

Proceso 4-IP-88. Caso “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”. En G.O.A.C. Nº 39 de 24-I-89. Sentencia de 25-IX-90. Proceso 3-IP-90. Caso “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”. En G.O.A.C. Nº 70 de 15-X-90. Sentencia de 22-X-91. Proceso 3-IP-91. Caso “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”. En G.O.A.C. Nº 93 de 11-XI-91. Sentencia de 11-III-98. Proceso 14-IP-96.

Caso “PROMOFERIAS”. En G.O.A.C. Nº 363 de 11-VIII-98. Sentencia de 17-VII-98. Proceso 4-IP-98. Caso “OPTIPAN”. En G.O.A.C. Nº 375 del 7-X-98. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [7] Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17- IV-98.

Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13-VII-98. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. N° 394 de 15-XII-98. [9] Sobre la comparación marcaria respecto de productos farmacéuticos pueden verse, entre otras, las siguientes sentencias del Tribunal: - Sentencia de 6-II-98.

Proceso 13-IP-97. Caso DERMALEX, G.O.A.C. N° 329 de 9-III-98; - Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95, Caso AFLOX, G.O.A.C. N° 233 de 19-XI-96. - Sentencia de 27-VI-96.Proceso 18-IP-95, Caso SULFAPLATA, G.O.A.C. N° 231 de 17-X-96. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. Caso OMEPRAL.

En G.O.A.C. N° 419 de 17-III-99. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. En G.O.A.C. N° 419 de 17-III-99. Véase también a este respecto la sentencia de 4-VII-94.Proceso 2-IP-94, G.O.A.C. N° 163 de 12-IX-94.