PROCESO 6-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 (de oficio) y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5288. Actor: LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO Y CIA. S.C.A. Marca NUTRISAL.
Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los nueve días del mes de febrero del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio 1708 de 26 de octubre de 1999, recibido en El Tribunal el 21 de enero del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO CIA. S.C.A. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca NUTRISAL destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. 1.2.
Actos demandados en el proceso interno. Lo son, las Resoluciones Nº 34.174 de 18 de agosto de 1994, 20.379 de 18 de septiembre de 1996 y 2.991 de 20 de agosto de 1998 mediante las cuales la entidad demandada negó la solicitud de registro, resolvió el recurso de reposición y denegó el recurso de apelación, respectivamente. 1.3. La demanda.
Estima la demandante que la Superintendencia dio una aplicación equivocada al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 al considerar que la expresión NUTRISAL no es apropiable como marca al encajar en las previsiones de dicha norma que prohibe el registro como tal de expresiones que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.
Argumenta que existen en las diferentes clases de la clasificación internacional de Niza signos registrados que evocan alguna característica de su contenido o función con la expresión destinada a distinguir el producto, tales como AIRET, que evoca AIRE; ALEGEX, que evoca ALERGICO o ANTIALERGICO; AMIDOL que evoca AMINORA EL DOLOR; BATIHELADO que evoca HELADO BATIDO, COMAPAN, que evoca CONSUMA PAN, DEL MAIZ, que evoca DE MAIZ, etc.
Estima la actora que aunque la expresión NUTRISAL efectivamente evoca la sal, es totalmente nueva en el lenguaje comercial ya que nunca antes nadie la había utilizado y por lo tanto, reúne el principal requisito para su registro, esto es, el de ser novedosa y que el análisis de la Superintendencia parte de la base de fraccionar la marca olvidando que las expresiones solicitadas deben ser analizadas en conjunto como un todo y no como lo hace aquélla, dividiendo la expresión en dos palabras NUTRI y SAL. 1.4.
Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial dedicado a defender la legalidad de los actos acusados aduciendo que, efectuado el examen de la marca NUTRISAL se concluyó que está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y por lo tanto es irregistrable pues carece de distintividad.
Dice que de registrarse generaría confusión y engaño en el público consumidor acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto, impidiendo su diferenciación de otros productos iguales o similares.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita, el literal d) del artículo 82, debe previamente interpretar el artículo 81 de la Decisión 344. Se transcriben a continuación. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” 4.
CONSIDERACIONES. Son aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas y la registrabilidad o no de signos evocativos. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, antes transcrito, señala las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.
Ellas son la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra." [1] El segundo inciso del artículo 81 ibídem define el concepto de marca poniendo el acento en el aspecto de la distintividad al señalar que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La definición legal mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo, esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.
Signos genéricos, descriptivos y evocativos. Cuando el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad, la especie, la cantidad o características usuales del signo que describen. El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.
De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes”. [2] Se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.
De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquéllos.
A diferencia de los signos descriptivos, los evocativos cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrables. Empero como no existe un criterio exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos debe ser, por tanto, la autoridad nacional competente la que en cada caso establezca, al realizar el examen para el registro, si el signo corresponde a una u otra categoría. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo.
El Tribunal, en la sentencia anteriormente referenciada dice respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
(Rangel Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario", 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”. [3] Lo anterior da base para señalar que el juez nacional consultante, a fin de resolver la controversia que se le plantea deberá analizar si el signo cuestionado como descriptivo, lo es en verdad, caso en el cual no podría ser registrable o si, como alega la demandante, se trata de un signo evocativo, evento en el cual podría proceder el registro.
De todas formas no debe olvidar el juez consultante que entre las reglas para la comparación de marcas tiene singular importancia la que establece que los signos deben apreciarse y analizarse en conjunto, lo cual significa que está vedado dividir las palabras para o fraccionarlas para hacer análisis parciales. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5288, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso Nº 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. [3] Ibídem.