PROCESO 12-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno No. 5515. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: SVELTY. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio de 26 de noviembre de 1999, recibido en este Tribunal el 7 de febrero del 2000.
V I S T O S: Que la consulta, por observarse en ella el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, fue admitida a trámite con auto del 11 de febrero del dos mil. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Presenta la demanda la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio por la negativa a otorgarle registro a la marca SVELTY para distinguir productos de la clase 29 internacional. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. En la acción de nulidad con restablecimiento del derecho se pide al Consejo de Estado que declare la nulidad de la Resolución Nº 20331 de 23 de mayo de 1994 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó el desistimiento de la oposición presentada por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y negó el registro de la marca SVELTY; de la Resolución Nº 17025 del 29 de julio de 1996 por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la antecedentemente citada y de la Resolución Nº 4596 de 11 de diciembre de 1998, confirmatoria de las anteriores. 1.3.
La demanda. Expone la demandante que solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SVELTY y que, dentro del término legal, la Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. se opuso a dicho registro argumentando que era titular de la marca ESBELTA que distingue productos de la misma clase 29; que ALPINA oportunamente desistió de su oposición y NESTLE limitó su solicitud de registro para amparar únicamente leche en polvo semidescremada y leche evaporada semidescremada; que no obstante ello, la Superintendencia denegó el registro aplicando indebidamente los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, argumentando que entre SVELTY y ESBELTA existen semejanzas que inducirían al público a error y que por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público.
Razona en el sentido de que entre los dos signos en conflicto no existe posibilidad de confusión y que por lo tanto el registro debe ser concedido, previa anulación de los actos administrativos que lo negaron. 1.4. Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio da contestación al escrito de demanda planteando la legalidad de los actos acusados y ratificando su criterio de que las marcas SVELTY y ESBELTA generan confusión, siendo por lo tanto la primera irregistrable en aplicación de la Decisión 344.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado Constitutivo
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. En atención a la solicitud referida, la interpretación comprenderá los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se incorpora a renglón seguido. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 4.
CONSIDERACIONES. Para dar satisfacción a la consulta El Tribunal analizará, de manera principal, los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas y el concepto de irregistrabilidad por confundibilidad. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. La normatividad andina aplicable, contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra las características básicas o requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y además, establece de manera taxativa ciertas condiciones o situaciones en las que no obstante cumplirse con los atributos de registrabilidad, el registro no puede darse por la presencia de una o varias de estas situaciones impeditivas.
Es así como el artículo 81 ibídem establece, de inicio, que son registrables como marca los signos dotados de distintividad, perceptibilidad y capacidad de representación gráfica y define la distintividad como la característica que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra, de donde puede concluirse que la distintividad, esto es, la capacidad de distinguir, es un atributo esencial para la registrabilidad del signo. Empero, de acuerdo a lo dicho, no basta para que el registro tenga que otorgarse, que el signo solicitado sea suficientemente distintivo, puesto que además de cumplir con los otros dos requisitos que señala el citado artículo 81, no debe estar incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la misma norma andina.
Por ello, el juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en el presente caso, en primer lugar, si el signo “SVELTY” cuya solicitud de registro fue denegada, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81, esto es, si es suficientemente distintivo, perceptible y capaz de representación gráfica, pues de encontrarse ellos presentes, deberá, en segundo lugar, determinar si el signo solicitado encaja o no, en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente en el contemplado en el literal a) del artículo 83. 4.2.
Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión. Si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, tanto el titular de la marca como las autoridades competentes tienen el derecho y el deber de evitar que por la utilización arbitraria o sin control de signos idénticos o similares, referidos a los mismos productos o servicios, se creen situaciones de confusión y de desconcierto entre los consumidores La posibilidad de que existan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, derechos de marcas similares o idénticas para designar productos o servicios iguales o de la misma naturaleza o finalidad, produce el riesgo de confusión por la pérdida absoluta o relativa de los signos de su capacidad de distinguir, de diferenciar.
Esta situación repercute negativamente, primero, en los consumidores quienes se ven abocados, por la confusión generada, a la incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios y, segundo, al empresario que tenía un mejor derecho al uso del signo, quien se ve sometido a una usurpación de sus derechos legítimos por quien, de buena o de mala fe, utiliza la marca confundible quitándole distintividad a la primera Por lo anterior y para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha consagrado como un deber de las autoridades nacionales competentes de los Países Miembros la vigilancia y control sobre este particular, determinando que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). Igualmente, poniendo en cabeza de los titulares de los signos registrados o de los solicitantes prioritarios, incluso, el derecho de oponerse, presentando observaciones a las solicitudes de registro de signos creadores de confusión, o de impugnar en busca de su anulación, si fueren concedidos, el registro de las marcas de igual carácter.
Aunque la legislación comunitaria no contempla normas sobre el particular, El Tribunal, siguiendo la doctrina más autorizada en esta materia ha realizado amplios pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener y las reglas que se deben aplicar al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión.[1] Sobre la existencia del citado riesgo de confusión, El Tribunal en reciente sentencia expresó: “ La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador.
En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, (a partir de( los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.
(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999) ”.[2] Y en la misma providencia citada, resumió los criterios o reglas en que debe apoyarse quien realiza la comparación, diciendo que ellos son: “- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.[3] Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto.
Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos, en cambio, este análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados la posibilidad de confusión no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia [4].
Observa, finalmente, El Tribunal que el hecho de que se haya desistido de la observación por parte de la empresa titular del registro cuya existencia sirvió para denegar el solicitado no trae como fatal consecuencia el registro de éste, toda vez que la autoridad nacional competente está obligada a practicar, en defensa del interés general de los consumidores, el examen de registrabilidad con independencia de que existan o no observaciones a la solicitud de registro.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas, todo ello de conformidad con lo que disponen los artículo 81, 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5515, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Sobre el tema de las reglas para la comparación entre marcas El Tribunal hizo amplia exposición en la Sentencia de 4-IX-96.
Proceso 21-IP- 95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26-01- 2000. Proceso 55-IP-99. Marca “FARLIN”. Aún sin publicar. [3] Ibídem. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17- VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X- 98.