PROCESO 03-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. E interpretación de oficio del literal e) del artículo 82 y de la Primera Disposición Transitoria ibídem.
Expedientes Internos acumulados: 4164, 4173, 4174 y 4186. Actor T.V. CABLE LIMITADA. Marca: T.V. CABLE Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes febrero del año dos mil. VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal, por escrito de 15 de octubre de 1999, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) d) y e), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La solicitud de interpretación prejudicial se plantea en razón de que la actora T.V. CABLE LIMITADA invoca como violados los artículos arriba citados, por lo que pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nos: 8848, 8849 y 8850 de 19 de noviembre de 1991 y 46269 de 21 de noviembre de 1994, proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la cancelación de los certificados de registro Nos: 139.257, 139.258 y 139.259, correspondientes a las marcas PROMISIÓN (ETIQUETA), clase 35;
PROMISIÓN (ETIQUETA), clase 38; PROMISIÓN (MIXTA), CLASE 41; y PROMISIÓN (MIXTA), clase 42, a favor de T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona como hechos y fundamentos de derecho de la demanda los siguientes: “La sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A., el día 3 de abril de 1987, solicitó a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el depósito del nombre comercial TV CABLE indicando que estaría destinado a distinguir al empresario como tal en lo referente a la fabricación, importación, distribución, exhibición de toda clase de elementos para comunicaciones por radio, televisión, elaboración, preparación, coordinación y exhibición de programas radiales y de televisión, solicitud que se tramitó en el expediente número 268.813.
“La División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución número 6957 otorga el depósito del nombre comercial TV CABLE a favor de la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A., al cual le asigna el Certificado de Depósito número 4942. “El día 15 de enero de 1990 la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S. A., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se inscribiera el traspaso del depósito número 4942 del nombre comercial TV CABLE a favor de la sociedad T.V. CABLE LIMITADA, solicitud que se tramitó en el expediente número 315.528 y que fue aceptada el día 25 de septiembre de 1996, mediante la resolución número 20.769, ordenando la correspondiente inscripción del traspaso.
“El 3 de abril 1987 la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A. solicitó ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el depósito de la enseña comercial T.V. CABLE (MIXTA) consistente en la denominación T.V. CABLE en letra de bloque, acompañada de la figura de una estrella de cinco puntas y que se usará para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, importación, distribución, exhibición de toda clase de elementos para comunicaciones por radio y televisión, y elaboración, preparación, coordinación, exhibición de toda clase de programas radiales y de televisión, solicitud que se tramitó en el expediente número 268.812.
“Las sociedades GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A. GRAMACOL S.A., radio cadena nacional R.C.N. S.A. y DATOS Y MENSAJES S.A. constituyeron la sociedad T.V. CABLE LIMITADA el día 7 de mayo de 1987, con el fin de operar el servicio de televisión por suscripción. En virtud de la constitución de la sociedad mencionada, la sociedad GRAMACOL S.A. cedió a T.V. CABLE LTDA. los derechos sobre la expresión T.V. CABLE como nombre comercial, enseña y marca.
“Desde su constitución la actora siguió dando un uso público y extenso al nombre comercial y a la enseña TV CABLE en el mercado nacional, especialmente en Santa Fe de Bogotá mediante la prestación de servicios de televisión por suscripción. “A fin de presentarse al público consumidor la sociedad T.V. CABLE LIMITADA adopta como nombre comercial y enseña la expresión T.V. CABLE que venía siendo utilizada por su predecesora y llevó a cabo los trámites para que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio efectuara el registro del traspaso del nombre comercial, enseña comercial y marcas con la expresión T.V. CABLE, solicitudes efectuadas antes de que T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. obtuviera el registro de la marca concedida.
“La expresión T.V. CABLE fue adoptada para distinguir los servicios de comunicaciones, dado que no estaba siendo utilizada y además era distintiva frente a los nombres comerciales, enseñas y marcas de todas aquellas empresas que para tal fecha prestaban en el país servicios de comunicaciones relacionados con la radio, la televisión, las comunicaciones satelitales o cualquier otro servicio telemático.
“T.V. CABLE LTDA. inicia sus emisiones de televisión a los suscriptores el día 18 de diciembre de 1987, obteniendo un éxito fenomenal atribuido a la calidad de sus servicios y al reconocimiento y retentiva que el público consumidor tiene del nombre comercial, enseña y marca T.V. CABLE. Debido a este fenómeno, la sociedad actora se ha visto obligada a confrontar una continua violación de sus derechos de propiedad industrial por parte de terceros inescrupulosos que han buscado asociar sus actividades comerciales con las de T.V. CABLE a fin de identificar servicios de televisión por suscripción, que dichos terceros ofrecen al público consumidor.
Afortunadamente, una vez esas compañías han sido confrontadas con el inicio de acciones judiciales, han aceptado cesar el uso no autorizado del nombre comercial, enseña y marca debidamente depositados y registros de la expresión T.V. CABLE y ha sido posible llegar a acuerdos transaccionales donde éstos reconocen el uso ilegal que han hecho de la propiedad industrial de la sociedad demandante.
“A pesar de que el nombre comercial, enseña comercial y marca T.V. CABLE (MIXTA) es notoria para distinguir los servicios de las clases 35, 38, 41 y 42 del decreto 755 de 1972, que presta al público consumidor T.V. CABLE LTDA. y que dentro de la industria de las comunicaciones ésta es ampliamente reconocida por otros empresarios que se dedican a tal actividad, existen terceros como T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. que intentan apropiarse del nombre comercial, enseña y marca T.V. CABLE, no sólo mediante su uso sino también obteniendo de forma abiertamente contraria a la ley y a las sanas costumbres comerciales, su registro como marca, cuando tal derecho pertenece a la sociedad actora.
“La sociedad T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. se constituyó el 1º de diciembre de 1988 y desde su constitución comenzó a usurpar la propiedad de la actora al incorporar dentro de su razón social el nombre comercial, enseña y marca de T.V. CABLE. De conformidad con el certificado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el objeto principal de la sociedad T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. está dentro del mismo ramo de negocios de T.V. CABLE LIMITADA, por lo que el uso de la expresión T.V. CABLE es una clara violación de la ley que constituye competencia desleal y una infracción a los derechos de propiedad de la sociedad T.V. CABLE LIMITADA.
“El día 7 de abril de 1989, la sociedad T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. solicitó ante la División de Signos de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PROMISIÓN (MIXTA), para distinguir servicios comprendidos en las clases 38, 41, 35 y 42 del Decreto 755 de 1972.
Estas solicitudes se tramitan en los expedientes 300.771, 300.769, 300.772 y 300.700. “Dentro de las marcas registradas no es, en ningún momento, la expresión PROMISIÓN la que se destaca, sino por el contrario, ella está en segundo plano y fuera del control visual de las marcas y en letras delgadas sin ningún tipo gráfico particular apreciable.
Lo que verdaderamente se destaca en el plano nominativo como gráfico es la expresión T.V. CABLE en letras de molde gruesas, recalcadas y con perspectiva, posicionada en el centro de percepción visual de la marca”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO En los fundamentos de derecho manifiesta el juez consultante que según la actora fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 56 de la Decisión 85, subrogado por los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio omite dar aplicación correcta a las normas comunitarias que determinan las características que debe tener el signo para tenerse como registro de marca, disposiciones que otorgan a la marca las características de suficiente distintividad y representación gráfica.
Las marcas registradas no eran en el momento del registro ni actualmente suficientemente distintivas del nombre comercial, enseña y marca T.V. CABLE de propiedad de T.V. CABLE LIMITADA, la cual fue previamente registrada en Colombia para distinguir servicios relacionados con las clases 38 y 16 del Decreto 755 de 1972. La violación de los preceptos comunitarios en este caso radica en la inobservancia de los mismos, puesto que los criterios de la distintividad de una marca para que sea capaz de distinguir los servicios de una persona de los de otra no fueron tenidos en cuenta al concederse el registro de la marca PROMISIÓN (MIXTA), cuando era evidente que el aspecto nominativo y gráfico no se limitaba a dicha palabra, sino por el contrario, utilizaba la expresión T.V. CABLE de forma prominente y destacada en ambos aspectos, es decir, que se aceptó el registro de una marca que no sólo reproducía de manera íntegra elementos fonéticos, gramaticales e ideológicos de la marca de T.V. CABLE LTDA., sino que además era evidente que lo hacía de una forma destacada dentro del conjunto de las marcas cuyo registro se tramitaba.
“b) El artículo 58, literal a), de la Decisión 85, hoy subrogado por el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, por cuanto se concede un registro de marca a un signo que carece de la suficiente distintividad, permitiendo que lleve al público consumidor a ser engañado sobre el origen, calidad y procedencia de los servicios que pretende amparar el solicitante, toda vez que podría llegar a adquirir para su consumo servicios prestados por una persona distinta de aquélla que él considera es el fabricante.
“c) El artículo 58, literal f), de la Decisión 85, subrogado por el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, por falta de aplicación, puesto que la Administración al conceder el registro de la marca PROMISIÓN (MIXTA) no considera en ningún momento la existencia previa del depósito del nombre comercial, la enseña, ni el registro de la marca T.V. CABLE (MIXTA), para distinguir exactamente el mismo tipo de servicios, lo que crea confusión en el mercado que consume servicios comprendidos en las clases 35, 38, 41 y 42.
“Para determinar el grado de confusión y demostrar que la marca PROMISIÓN (MIXTA) es irregistrable al ser confundible por no diferenciarse suficientemente de la marca previamente registrada, se entra a analizar la similitud entre las marcas PROMISIÓN (MIXTA) y T.V. CABLE, en sus aspectos visual, fonético e ideológico. “La marca PROMISIÓN (MIXTA) presenta una identidad en su aspecto fonético y una extrema similitud en sus aspectos visual e ideológico, frente a la marca, nombre comercial y enseña TV CABLE, que genera confusión entre el público consumidor, toda vez que éste quedaría imposibilitado para distinguir los servicios identificados con una u otra marca.
“CONFUNDIBILIDAD VISUAL, por cuanto el elemento que se destaca visualmente en ambas marcas son las palabras T.V. CABLE, toda vez que la palabra PROMISIÓN es utilizada por el solicitante de forma secundaria, conforme se aprecia no sólo en la forma como tiene registrada su marca, sino en la forma como la usa para presentarse ante el público consumidor.
“En cuanto al tipo de letra, tamaño y presentación de las marcas forzoso es concluir que la expresión PROMISIÓN carece de cualquier aspecto que la acentúe o haga pensar que la verdadera intención de T.V. CABLE PROMISIÓN es identificar sus servicios de comunicaciones mediante dicha palabra. Por el contrario, el diseño de la marca y la forma como se presenta T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. ante el público es como T.V. CABLE, dejando de lado y en algunos casos desapareciendo la palabra PROMISIÓN. “El aspecto visual de las palabras que componen las marcas T.V. CABLE frente a T.V. CABLE PROMISIÓN no tienen diferenciación, puesto que ambas marcas comienzan con las mismas letras y utilizan la palabra CABLE, además de que la palabra T.V. y CABLE de la marca T.V. CABLE PROMISIÓN contiene exactamente las mismas consonantes de la marca, colocadas en idéntico orden que T.V. CABLE, lo que hace que el público consumidor pueda ser inducido a error en el origen de las marcas.
“CONFUNDIBILIDAD FONÉTICA. Existe gran similitud entre ambas marcas, la que radica en la identidad de una y otra. Las marcas se componen principalmente de las mismas vocales y se encuentran localizadas exactamente en el mismo lugar y no existe diferencia fonética en cuanto las palabras T.V. CABLE lo que fácilmente hace pensar al consumidor que los servicios de comunicaciones que prestan una y otra compañía tienen un mismo origen.
De otro lado, en ambas expresiones la sílaba tónica o acento se produce por la inclusión de la palabra T.V. CABLE la cual se encuentra localizada en la misma posición en ambas marcas. No existen pausas o diferencias significativas en la modulación de la voz, que permita inferir con claridad cual es la diferencia entre las dos palabras.
“CONFUNDIBILIDAD IDEOLÓGICA. Esta resulta de la identidad visual y fonética de las marcas, puesto que ambas expresiones son similares y llevan a pensar en lo mismo al no contener éstas un significado específico, situación que le impide a un consumidor desprevenido efectuar diferenciación alguna respecto de las dos marcas. Adicionalmente a la confusión de las marcas se suma el hecho de pertenecer a la misma clase.
“d) El artículo 83, literal b), de la Decisión 344, por falta de aplicación, por cuanto los actos administrativos que concedieron el registro de la marca del depósito del nombre comercial TV CABLE para distinguir al empresario como tal, el cual se dedica a la fabricación, importación, distribución y exhibición de toda clase de elementos de comunicaciones por radio, televisión y elaboración, preparación, coordinación y exhibición de toda clase de programas radiales y de televisión, es decir, el mismo tipo de servicios comprendidos en el Decreto 755 de 1972.
“e) El artículo 58, literal g), de la Decisión 85, subrogado por el artículo 83, literal e), de la Decisión 344, porque cuando una marca es notoria y ha sido ampliamente difundida, es conocida por los compradores o consumidores habituales de los productos o servicios que ampara, lo que se presenta en este caso por la comercialización de los servicios de la sociedad T.V. CABLE LIMITADA dentro de la República de Colombia, sin dejar de lado el conocimiento que el público tiene sobre la existencia de su marca debido a la extensa publicidad realizada para comercializar el conocido sistema de televisión por suscripción, identificado con la marca T.V. CABLE.
“La protección otorgada por la ley a las denominadas marcas notorias, pretende evitar engaños al público consumidor, por lo que el artículo 84 de la Decisión 344 ha establecido unos parámetros que sirven para determinar si una marca es o no notoria. Esta norma fue violada por la Administración por cuanto al conceder el registro de la marca PROMISIÓN (MIXTA), pretermite la norma y otorga como marca a un tercero una expresión que es confundiblemente similar con una marca notoria previamente solicitada, registrada y depositada.
“f) El artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena subrogado por el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión, porque la División de Propiedad Industrial estaba debidamente facultada para estudiar si la expresión PROMISIÓN (MIXTA) estaba cumpliendo con los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley para que se registrara como marca, sin embargo, omitió de manera evidente hacer uso de las facultades que le otorga la ley para establecer las múltiples características que hacían a dicha marca irregistrable y proceder a rechazar su registro.
“g) El artículo 72 de la Decisión 85, subrogado por el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, porque cuando un derecho es exclusivo significa que pertenece únicamente a la persona que lo detenta y no a alguien más. En el caso de una marca significa que solamente el titular de la misma puede hacer uso de ella y cualquier tercero debe abstenerse de interferir con el goce y explotación de ésta.
En nuestra legislación no existe disposición alguna que le permita a la Administración facultar a terceros para que utilicen y se apropien de marcas registradas o de nombre y enseña depositados, con la excusa de que las van a utilizar como explicativas, ni de otra manera. En el presente caso se verifica la violación de la norma por cuanto los actos administrativos que concedieron el registro de la marca PROMISIÓN (MIXTA), pretermite la norma que otorga a T.V. CABLE LIMITADA, el derecho a usar de manera exclusiva la marca T.V. CABLE, y faculta a un tercero a utilizarla de forma explicativa, cuando dicha facultad es inexistente dentro de nuestro ordenamiento legal.
Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda y manifiesta que las pretensiones de la demandante en contra de la nación carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho. En cuanto a los hechos señala que bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se adelantó el trámite administrativo y se concedió el registro de la marca PROMISIÓN (MIXTA) a favor de la sociedad TV CABLE PROMISIÓN S.A., para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38, con estricta sujeción a las normas vigentes supranacionales y comunitarias en materia de Propiedad Industrial.
Respecto a la pretensión de la demandante de que la marca PROMISIÓN (mixta) se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los literales a), f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, frente al registro de la marca TV CABLE (mixta) a favor de la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A., sostiene que entre los signos marcarios en cita, no existe confundibilidad que pueda llevar al engaño al consumidor, pues, en primer lugar la marca PROMISIÓN (mixta) está conformada no solamente por vocablos sino por un elemento gráfico y por su parte, la marca registrada TV CABLE (mixta) de la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A. ha sido registrada en forma mixta en una etiqueta muy distinta a la registrada a favor de la sociedad T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. a través del acto administrativo acusado.
Contestación a la demanda por la Tercería Coadyuvante T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. El apoderado judicial de la sociedad demandada rechaza las pretensiones por cuanto la resolución objeto de la acción de nulidad, según sostiene fue proferida sin violación alguna de las normas andinas, la ley comercial o las normas administrativas internas, que regulan el procedimiento de solicitud de otorgamiento de registros marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Afirma que no se puede acceder a la nulidad impetrada, pues hacerlo le otorgaría a la demandante derechos exclusivos y excluyentes sobre una expresión que pertenece a la comunidad, por ser genérica. A tal efecto, presenta la lista de empresas prestadoras de servicios de T.V. CABLE en muchos países del mundo publicada en la guía Latin American Cable/Pay T.V. Databook 1995.
Señala que si las expresiones T.V. CABLE, resultan ser genéricas, de uso común, constituyen un signo débil y se encuentran claramente determinadas en la Ley 182 de 1995, no pueden constituir o entenderse como términos de fantasía o producto del ejercicio arbitrario de la imaginación creadora e innovadora de nadie. Cita en su abono a Rendu Ambroise quien dice que para que una expresión pueda catalogarse como de fantasía y por ende derivar derechos exclusivos y excluyentes, por ser lo suficientemente distintiva, tiene que ser ella “ propiamente hablando, original, es decir que nació de la imaginación de su autor y no surgió, ni de la naturaleza, ni de la fabricación o del género del objeto al cual se aplica.
Es aquella que el azar sugiere y que no se relaciona a un objeto determinado” (Derecho de las Marcas, Justo Nava Negrete. Editorial Porrua S.A. México 1985.) Indica que la televisión cableada o televisión por cable, se conoce en todo el mundo bajo denominaciones tales como TELE CABLE, TEVECABLE, CABLE TEVE, T.V. CABLE, CABLE TV., TV CABLE, CABLE TELE, CABLE TEL, CABLE TELEVISIÓN entre otras, sin que pueda predicarse por parte de una persona derechos exclusivos y excluyentes sobre las formas nominativas mencionadas, pues por estar incluidas dentro del lenguaje común, lenguaje técnico o en la ley, dichas expresiones resultan ser de propiedad de la comunidad en general, las cuales son utilizables por cualquier persona.
Respecto a la marca concedida mediante la resolución que se impugna, T.V. CABLE PROMISIÓN S.A. fue clara en indicar que dentro de la marca mixta PROMISIÓN las expresiones T.V. CABLE y S.A. irían como explicativas es decir, que hacen parte de la marca, pero sobre ellas no se pretende exclusividad y uso excluyente, simplemente los registros pretenden amparar los derechos derivados de la forma particular en que fueron concebidas en la forma presentada en la etiqueta.
CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
II. NORMAS A SER INTERPRETADAS La normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: DECISIÓN 344 Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 96.-Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Artículo 102.-El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. III. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO Las Resoluciones cuya nulidad se solicita ante el Consejo de Estado se expidieron en diferentes momentos y en vigencia de distintas Decisiones. En efecto, al amparo de la Decisión 85 se emitieron las resoluciones 8848, 8849 y 8850 de 19 de noviembre de 1991, mientras que en vigencia de la Decisión 344 fue dictada la Resolución 46269 de 21 de noviembre de 1994, siendo todas impugnadas en vigencia de la Decisión 344.
En cuanto a la aplicación de la Ley en el Tiempo la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. El Tribunal se ha expresado categóricamente al respecto, señalando que “Las normas del Ordenamiento Jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.[1] De lo cual se desprende, que corresponde al juez consultante, al momento de emitir su sentencia dentro del expediente acumulado de los procesos internos Nos: 4164, 4173, 4174 y 4186, identificar previamente qué régimen normativo estuvo vigente al momento de expedirse las resoluciones impugnadas en cada uno de aquellos; identificación previa y necesaria a los fines de juzgar la legalidad de dichos actos administrativos.
Adicionalmente, observa el Tribunal que en el régimen establecido por la Decisión 85 para el registro de marcas, era obligación de la Administración el proceder al examen de registro, ello en los términos establecidos en el artículo 62 de dicha Decisión, situación que también en el presente caso el consultante deberá proceder a verificar si en efecto se realizó. Aclarada la normativa supranacional sobre la aplicación de la Ley en el Tiempo, el Tribunal pasa a referirse a los siguientes aspectos: IV.
LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 de la Decisión 344, concordante con el 56, de la antigua Decisión 85, señala las tres condiciones básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La resolución 8849 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 19 de noviembre de 1991, -que es la única resolución acompañada al expediente del Tribunal consultante-, al conceder el registro de la marca PROMISIÓN (etiqueta) a favor de T.V. CABLE PROMISIÓN S.A., expresa en su considerando que la solicitud de registro “reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMO MARCA Además de reunir los requisitos señalados para que un signo pueda ser registrado como marca éste no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En el artículo 82, literal h) se prohibe el registro como marca de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.
Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y características de los productos y se deriva del concepto de marca en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.
VI. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS El artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 prescribe claramente la irregistrabilidad de los signos que por ser idénticos o semejantes entre sí pueden inducir al publico a error. Esta irregistrabilidad se refiere en el caso de existir una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios.
En el presente caso la expresión T.V. CABLE estaba registrada como nombre comercial con depósito otorgado a favor de la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A. que la traspasó a favor de la sociedad T.V. CABLE LIMITADA, con la correspondiente inscripción del traspaso en la División de Signos Distintivos. Asimismo, se efectuó el depósito de la enseña comercial T.V. CABLE (mixta) e igualmente, se obtuvo el registro de la marca T.V. CABLE (mixta) mediante resolución 3589 de 15 de mayo de 1990, cuya renovación fue concedida por resolución 2147 de 31 de enero de 1995.
Ante una nueva solicitud de registro formulada por la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A. de la marca T.V. CABLE (mixta), que en virtud del traspaso de dicha solicitud, el registro de la marca fue expedido a favor de la sociedad T.V. CABLE LIMITADA por resolución 16109 de 31 de agosto de 1995. No obstante lo anterior, la empresa TV PROMISIÓN S.A., solicitó el registro de la marca PROMISIÓN (mixta) en la cual figura, según afirma la parte coadyuvante, como complemento accesorio la expresión T.V. CABLE.
Del expediente remitido a este Tribunal, se observa que de las denominaciones confrontadas, “PROMISIÓN (mixta)”, solicitada en registro, y “TV CABLE”, registrada, se identifica como elemento común a ambas la denominación “TV CABLE”, de la cual, el juez consultante tendrá que determinar si la misma constituye un auténtico ejemplo de lo que en Derecho marcario es una marca débil, es decir, de aquellas que con el paso del tiempo se han convertido en denominaciones de uso común para los productos o servicios que protegen.
De los hechos resumidos por el consultante parece desprenderse que la marca “TV CABLE” fue utilizada en Colombia a partir del año 1987 por la sociedad GRAMACOL GRABACIONES MODERNAS DE COLOMBIA S.A. (más tarde T.V. CABLE LIMITADA). De lo cual, habría que determinar si dicha denominación en ese momento y en ese mercado, efectivamente era una marca débil, que, sin llegar a ser un signo genérico ni uno descriptivo, podía sinembargo ser susceptible de registro.
Mas, considera el Tribunal, que corresponde también al consultante determinar, tomando en cuenta la evolución tecnológica y la difusión que en ese campo -transmisión televisada por cable- se ha producido, si la denominación “TV CABLE” ha pasado a ser de uso común, es decir, genérica, y por tanto no susceptible de apropiación por una sola persona.
De llegarse a tal conclusión, habrá que determinar si cabe el uso por varias personas de la denominación “TV CABLE”, por ser de uso común, y siempre y cuando la forma en que se la presente, le proporcione el grado de distintividad suficiente respecto de marcas propiedad de terceros. En consecuencia, lo que en definitiva le corresponde al juez nacional consultante al momento de resolver los casos de autos, es el determinar si entre las marcas confrontadas “TV CABLE (mixta)” y “PROMISIÓN (mixta)” existe, respecto de la forma en que se representa la denominación “TV CABLE” y los demás elementos que integran el conjunto marcario del signo “PROMISIÓN (mixta)”, el grado de distintividad suficiente como para permitir que éste continué en el mercado.
Dicha marca fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución 8849 de 19 de noviembre de 1991, sin otra motivación que la de expresar que la solicitud “reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. La anterior resolución concesoria de la marca PROMISIÓN (mixta) que incluye como explicativa la expresión T.V. CABLE, es impugnada por la titular de la anterior marca registrada T.V. CABLE.
Es de destacar que la denominación T.V. CABLE evidentemente ha devenido en una expresión de uso corriente para denominar usualmente el servicio de transmisión de la televisión por cable, la cual ha sido aceptada por la administración como componente accesorio o explicativo de la marca PROMISIÓN (mixta). Esto nos lleva a señalar que el inciso e) del artículo 82 de la Decisión 344 por el que no pueden registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente “en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos que se trate”.
Lo anterior significa que no puede haber uso exclusivo ni excluyente de las denominaciones de carácter genérico que designen o describan de modo común o usual los productos o servicios de que se trate. VII. SEMEJANZA DEL SIGNO CON EL NOMBRE COMERCIAL El artículo 83, inciso b) prohibe el registro de los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dada las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
Como en el presente caso, la expresión T.V. CABLE integrante como accesoria de la marca PROMISIÓN (mixta) que es la impugnada, coincide con el nombre comercial T.V. CABLE, depositado, con el lema comercial idéntico y con la marca registrada, corresponderá a la administración y/o al Juez Nacional determinar si dadas las circunstancias de este caso puede la coincidencia inducir al público a error.
VIII. SEMEJANZA CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA La Decisión 344 en el inciso e) del artículo 83 prohibe el registro, cuando los signos sean similares, hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. En el presente caso la empresa T.V. CABLE LIMITADA que impugna la concesión de la marca PROMISIÓN (mixta), por incluir como accesoria la denominación T.V. CABLE alega en su favor que su marca es notoriamente conocida en el mercado colombiano. La notoriedad debe ser probada por quien la alega y de realizarse tal probanza se erige en causal de irregistrabilidad a tenor de lo prescrito en el mencionado inciso del artículo 83 que se interpreta.
IX. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344 cuya interpretación se ha solicitado, señala que una vez vencido el plazo que posibilita la presentación de observaciones si éstas no se hubieran presentado, corresponde a la Oficina Nacional Competente proceder a realizar el examen de registrabilidad y como consecuencia de este examen, otorgar o denegar el registro de la marca solicitada.
Este hecho debe en todo caso ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. X. DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentra ubicada en la Sección Tercera referente a los derechos conferidos por la marca.
Como ha señalado el Tribunal en la doctrina y en diversas legislaciones se encuentran dos sistemas para la protección de un signo: el declarativo que protege a la marca únicamente por su uso y el atributivo que sólo confiere el derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. El régimen comunitario se ubica en el sistema atributivo expresando claramente en el artículo 102 que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva Oficina Nacional Competente“.
El Tribunal ha dicho que: “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.[2] Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.
Para poder ser registrado válidamente como marca, un signo debe reunir los tres requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 2. Además de reunir los requisitos señalados no deberán encontrarse incurso en las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.
No pueden ser registrados como marca los signos capaces de engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación y características de los productos o servicios de que se trate. 4. No procede el registro de una marca que es confundible con otra por razón de identidad o semejanza, cuando tales signos puedan inducir a error. 5.
No pueden registrarse como marcas los signos que en el lenguaje corriente o en el uso comercial, sean una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. 6. No se puede pretender la exclusividad de un signo o expresión que por su uso haya devenido en común y genérico. 7. La Oficina Nacional Competente está obligada a realizar el examen de registrabilidad tanto en caso en que se hubieren presentado observaciones así como en el caso en que ellas no hayan sido formuladas, antes de proceder a otorgar o denegar el registro de la marca. 8.
Mediante el registro de una marca ante la respectiva Oficina Nacional Competente, se adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada.
Remítase también, copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis H. Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Interpretación Prejudicial 08-IP-94, G.O. Nº 241 de 20 de enero de 1997.
Marca MAC POLLO (etiqueta). [2] Ver Proceso 9-IP-98, G.O. Nº 481 de 13 de setiembre de 1999.