PROCESO 23-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Actor: ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. Marca ARISCO TOMATO (mixta). Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los quince días del mes de marzo del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio recibido en El Tribunal el 28 de febrero del 2000, dentro del expediente interno No. 5479.
V I S T O S: Que la consulta se tramita en cumplimiento de lo dispuesto por el Tratado de Creación del Tribunal y con observancia de lo señalado en el artículo 61 del Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto del 10 de marzo del 2000. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante la sociedad ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca ARISCO TOMATO (mixta) destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza. 1.2.
Actos demandados en el proceso interno. La demandante plantea ante el Consejo de Estado una acción de nulidad con restablecimiento del derecho, para lograr que previa la anulación de los actos demandados se ordene el registro de la marca objeto de la negativa proferida por la Administración. Los actos demandados son, las Resoluciones Nº 33528 de 11 de agosto de 1994, 23.035 de 31 de octubre de 1996 y 3964 de 30 de octubre de 1998 mediante las cuales la entidad demandada negó la solicitud de registro, resolvió el recurso de reposición y denegó el recurso de apelación, respectivamente. 1.3.
La demanda. Considera la sociedad demandante que la Superintendencia interpretó equivocadamente el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 al estimar que el signo ARISCO TOMATO no es apropiable como marca al encajar en las previsiones de la referida norma, la cual prohibe el registro de expresiones que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.
Argumenta que el signo solicitado constituye un conjunto marcario que, dado su carácter distintivo ha sido registrado en varios países del mundo, entre los cuales se cuentan Bolivia y Ecuador, en donde se aplica la misma norma jurídica comunitaria. Estima la actora que aunque la expresión TOMATO efectivamente describe una especie de productos, los tomates, lo que se está solicitando es el registro de un signo compuesto, conformado por la expresión ARISCO TOMATO, debiendo entenderse, por tanto, que el signo no es exclusivamente genérico pues consta además de otros elementos que le aportan distintividad y que lo hacen registrable.
Expone que el análisis de la Superintendencia parte de la base de fraccionar la marca en sus diferentes componentes, olvidando que la expresión solicitada en registro debe ser analizada en conjunto, como un todo. Finalmente critica la demandante la posición de la Superintendencia consistente en aplicar en sentido contrario las conclusiones de una sentencia del Tribunal Comunitario en la que, precisamente, se plantea la posibilidad de registrar como marcas signos que no sean exclusivamente genéricos o descriptivos. 1.4.
Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio defendiendo la legalidad de los actos acusados y aduciendo que, efectuado el examen de la marca solicitada se concluyó que está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y por lo tanto es irregistrable pues carece de distintividad.
En efecto, expone, la expresión TOMATO constituye una designación común o usual de los productos que pretende distinguir y dice que de registrarse se estaría privando a los competidores del titular de usar el único signo conocido para designar dicho producto.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente para interpretar las normas objeto de la consulta porque ellas hacen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y porque así lo dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará, según lo solicitado, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 y añadirá, para interpretarlo de oficio por estimarlo pertinente para la resolución del caso, el literal e) del mismo artículo. Los textos legales rezan: Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; 4.
CONSIDERACIONES. Como quiera que la negativa para el otorgamiento del registro en el presente caso se motiva en la consideración de que el signo solicitado es de los llamados descriptivos o genéricos, El Tribunal enfocará su interpretación sobre este particular aspecto de la norma cuya interpretación se consulta. Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos.
Cuando el artículo 82 en sus literales d) y e) establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende tanto los que designan la calidad, la especie, la cantidad o características usuales del producto que distinguen como los que comúnmente sirven para designar o nombrar tales productos. Tales signos no son registrables porque comportan el riesgo de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se predica del producto de que se trate o cuando simplemente se limitan a nombrar el producto con su denominación propia o común. Además, el no registro se justifica, también, en la medida en que estos signos, al servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, verán disminuida su capacidad distintiva y se convertirán en signos débiles que, por ser pasibles de utilización en diversos productos, afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquéllos.
Observa, sin embargo, El Tribunal, que la expresión “exclusivamente” contenida en las dos normas interpretadas, tiene significación jurídica y debe ser apreciada por el Juez en el momento de su aplicación, máxime que por tratarse de una disposición limitativa debe interpretarse restrictivamente. En efecto, debe entenderse que sólo son irregistrables aquéllos signos que consistan “exclusivamente” en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez.
Lo anterior da base para señalar que el juez nacional consultante, a fin de resolver la controversia que se le plantea deberá analizar si el signo cuestionado como descriptivo, lo es en verdad, caso en el cual no sería registrable o si, como alega la demandante, se trata de un signo compuesto por diversos elementos (uno descriptivo y otro no descriptivo) que le otorgan distintividad suficiente, evento en el cual podría proceder el registro.
De todas formas no debe olvidar el juez consultante que entre las reglas para la comparación de marcas tiene singular importancia la que establece que los signos deben apreciarse y analizarse en conjunto, lo cual significa que está vedado dividir las palabras o fraccionarlas para hacer análisis parciales. El Tribunal se ha ocupado en diversas sentencias de interpretar el artículo 82, literales d) y e), destacando el significado de las expresiones descriptivas, genéricas o evocativas para precisar las circunstancias en que ellas determinan que un signo solicitado se considere registrable o irregistrable[1].
En una de ellas, en que se discutía sobre la registrabilidad de la marca “MARGARINA EXCLUSIVA” (etiqueta), afirmó: “ El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso "margarina", y la aptitud o destino esto es, "para repostería y pastelería", no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es, es decir, no rodea la sombra del engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina EXCLUSIVA, lo está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto margarina está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional, así como tampoco podrá entender que el productos margarina servirá para elaborar café o té o tapioca, pero si es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general ”.[2] En otra de ellas expresó lo siguiente: “Para determinar si en verdad existe este elemento distintivo se debe recordar que la marca C.A.S.A. es mixta, la cual se ha definido como la “que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.
En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o acústicos”. “En el presente caso hay que tener en cuenta el elemento denominativo que si bien es de tipo genérico forma parte de una marca de tipo mixto, por lo que según la doctrina marcaria debe tenerse en cuenta la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la misma.
(Proceso 14-IP-95, G.O. Nº. 230 de 16 de octubre de 1996)”.[3] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: No son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en expresiones que se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al producto de que se trate o que se confunden con el nombre que usualmente lo designa.
Segundo: Pueden, en cambio, ser objeto de registro como marca los signos que incorporan junto a la expresión descriptiva o genérica, elementos de fantasía, que otorguen distintividad suficiente al conjunto. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5479, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Sobre el tema pueden consultarse entre muchos otros, los siguientes pronunciamientos: Proceso 6-IP-2000 Marca NUTRISAL, sentencia de 9-II- 2000 (sin publicar);
Proceso 7-IP-2000, Marca NUTRASAL, sentencia del 16-II-2000 (sin publicar); Proceso 20-IP-99, Marca SUMMER JUICE, sentencia de 20-X-99, G.O.A.C. 508 de 15-XI-99; Proceso 33-IP-98, Marca GLICOLIK, sentencia de 7-XI-98 en G.O.A.C. 416 de 15-III-99; Proceso 26- IP-98, Marca CASA, sentencia de 11-XI-98, en G.O.A.C. 410 de 24-II-99; Proceso 16-IP-98, Marca SALTIN, sentencia de 20-IX-98 en G.O.A.C. 398 de 22-XII-98 y Proceso 12-IP-96, Marca MARGARINA EXCLUSIVA, sentencia de 7-IV-97 en G.O.A.C. 265 de 16-V-97. [2] Proceso 12-IP-96, Marca MARGARINA EXCLUSIVA, sentencia de 7-IV-97, en G.O.A.C. 265 de 16-V-97. [3] Proceso 26-IP-98, Marca CASA (mixta), sentencia de 11-XI-98, en G.O.A.C. 410 de 24-II-99.