PROCESO 2-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (interpretación de oficio del literal d) del artículo 83 de la misma Decisión), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno No. 3922 promovido por la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. Marca: CRYSTAL (NOMINATIVA).
Magistrado Ponente: Dr. Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial fechada el 5 de marzo de 1999 y recibida por el Tribunal el 17 de enero del año 2000, formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno No. 3922, promovido por la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. VISTOS: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el articulo 61 del Estatuto del Tribunal, y con fundamento en: 1.
ANTECEDENTES: 1.1 La acción y las pretensiones. El proceso interno versa sobre una acción de nulidad con restablecimiento del derecho formulada por la Sociedad antes mencionada, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo colombiano. Con ella se pretende la nulidad del acto administrativo por medio del cual se concedió registro para la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), en favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 1.2 El acto administrativo demandado.
Se trata de la Resolución 21.398, de 27 de noviembre de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se concedió el registro de la marca CRYSTAL. 1.3 Los hechos considerados relevantes. Del escrito presentado por el Juez Consultante, como de la demanda y del memorial en que ella es contestada, el Tribunal relieva los siguientes aspectos: 1.3.1 De la demanda.
La presenta la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. en contra de la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la qué a través de la División de Signos Distintivos dictó la Resolución No. 21.398, de 27 de noviembre de 1995, por la cual declaró infundada la observación presentada por la mencionada firma, y dispuso el registro de la marca CRYSTAL en favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Solicita la actora que, a título de restablecimiento del derecho, “Se declare fundada la demanda de observaciones formulada por la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. y se niegue el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA) para distinguir cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos, bebidas no medicinales, aperitivos no alcohólicos, comprendidos en la clase 32 del articulo 2o. del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza;
“Se ordene la cancelación del certificado de registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA) en relación con los productos mencionados; “Se ordene comunicar a la Superintendencia de Industria y Comercio la sentencia y se expida copia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.” En resumen sostiene la demandante que: “ la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, inobservancia que conduce a no salvaguardar los derechos que le asisten a la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A.; además la administración no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la citada Decisión ni se abstuvo debiendo de hacerlo, de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca.” 1.3.2 De la contestación de demanda.
La demandada Superintendencia de Industria y Comercio, así como la Sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. actualmente dueña del registro de la marca cuya nulidad se solicita, da contestación a la demanda en dos escritos dedicados a argumentar y defender la legalidad de los actos acusados y el derecho que tenía la segunda, de obtener el registro en cuestión, alegando la calidad de marca “NOTORIAMENTE CONOCIDA” que la expresión CRISTAL tiene en Colombia, desde 1939 cuando se le otorgó registro para distinguir productos de la clase 23 del Decreto 1707 de 1931 vigente en ese tiempo.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL. Se solicita interpretar los artículos 31, 34, 45 y 48 de la ley colombiana 31, de 1925 en concordancia con la Disposición Transitoria Primera con los artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo.
Debe excluirse no obstante de esta interpretación, las disposiciones internas colombianas aludidas respecto de las cuales este Tribunal comunitario carece de competencia para pronunciarse. En relación con la interpretación de los artículos 89, 146 y 147 de la Decisión 344 y con el artículo 5° (hoy 4°) del Tratado de Creación del Tribunal, este Organismo en reiteradas ocasiones ha expuesto las razones por las que esta interpretación no es pertinente, relativas en términos generales a que: " estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares.
Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro.", conceptos concretados en varias de sus sentencias.
(Proceso 42-IP-99, G.O.A.C. 504 del 9-XI-99; Proceso 36-IP-99, G.O.A.C. 504 del 9-XI-99, Proceso 17-IP-99, G.O.A.C. 461 del 22-VII-99; Proceso 2-IP-99, G.O.A.C. 461 del 22-VII-99; Proceso 43-IP-98 G.O.A.C. 455 del 2-VII-99; Proceso 34-IP-98 G.O.A.C. 419 del 17-III-99, etc.) El Tribunal no procede a interpretar los artículos 104 y 105, por considerar que sus disposiciones no son aplicables al presente caso, ya que del análisis de los hechos relevantes y del propio texto de la demanda se desprende que el uso que está haciendo el titular de la marca objeto de la impugnación, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto jurídico revestido de la presunción de legalidad y aplicable hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial, que es lo que precisamente se persigue en el juicio interno ante el Consejo de Estado.
En consecuencia, la interpretación se referirá a los artículos 81, 83 literal a), 89 y 93 de la citada Decisión, así como de oficio, del literal d) del artículo. 83) de la misma, cuyos textos se transcriben a continuación. “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Art. 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.
“La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
“Art. 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. 4.
CONSIDERACIONES. El Tribunal, para la interpretación solicitada, observará los asuntos referentes a los requisitos básicos del registro de marcas, al riesgo de confusión, las observaciones presentadas a la solicitud de registro, así como a la prioridad y notoriedad de las marcas en conflicto. 4.1 Requisitos para el registro de una marca.
La distintividad. La Decisión 344 determina los tres requisitos básicos que debe reunir un signo distintivo para ser susceptible de registro como marca de fábrica: distintividad, perceptibidad y posibilidad de representación gráfica. El Tribunal ha expresado en su amplia jurisprudencia sobre esta materia, que la marca cuyo registro se pretende, además de ser distintiva del producto o del servicio producido o comercializado por una persona de aquellos idénticos o similares de otra, debe ser perceptible y susceptible de representación gráfica.
El principio general de protección jurídica de la marca basado en la distintividad, tal como se consagra en el artículo 81, es desarrollado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, disposiciones que en diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas. El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344, al concebir el concepto de marca, hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” De ello se desprende que un signo es registrable como marca cuando cumple los tres requisitos enunciados en el artículo 81, y, además, no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
La jurisprudencia del Tribunal ha sido muy amplia en la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344, debiéndose relievar los siguientes procesos: 12-IP-2000, Sentencia del 16-II-2000; 6-IP-2000 Sentencia del 9- II-2000; 1-IP-2000, Sentencia del 9-II-2000; 49-IP-99 G.O.A.C 504 del 9-XI- 99; 48-IP-99 G.O.A.C 528 del 26-I-2000, etc. 4.2 La distintividad y el riesgo de confusión La función principal de la marca es la de distinguir los productos o servicios de un productor, de productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa.
Existe un conjunto de facultades dirigidas a que el titular de una marca pueda oponerse a que terceros no autorizados hagan uso de la marca de su propiedad, toda vez que si se permitiera la utilización de una misma marca por parte de dos o más personas dentro de un mercado, para distinguir productos o servicios idénticos, se estaría garantizando un verdadero riesgo de confusión, pues los consumidores difícilmente podrían diferenciar el origen de cada uno de los productos y servicios amparados con la misma marca, lo que conduciría a confusión a la hora de adquirir los productos o de contratar los servicios de que se trate.
Es esta lógica la que se sustenta en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, según la cual no pueden acceder al registro los signos que sean idénticos o similares “…a una marca anteriormente solicitada para registro o, registrada por un tercero, para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo tambien de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto.
El caso que ha dado lugar a esta solicitud de interpretación prejudicial, trata de dos marcas denominativas, CRYSTAL y CRISTAL, ambas solicitadas para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que agrupa “Bebidas en general, no alcohólicas, cervezas, bebidas amargas, ajenjo, jarabes, soda, aguas minerales, naturales o artificiales, no medicinales; jugos de frutas, aperitivos, bebidas gaseosas.” 4.3.
Derecho a presentar observaciones. En lo que se refiere al artículos 93, materia también de ésta interpretación, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92, la normativa comunitaria dispone que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que tengan intereses legítimos respecto del registro solicitado, pueden oponerse al mismo mediante la formulación de "observaciones", las que se pueden presentar en los siguientes 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación. De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados también a partir de la notificación, presenten sus alegatos; vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y respecto de la concesión o denegación del registro.
La facultad otorgada a la oficina nacional competente, de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de "observaciones" compromete al funcionario a la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellos no lo libera de la obligación legal de este examen.
En efecto, el fin y objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación del registro de marcas. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya solicitado o no la aplicación de ellas. 4.4 Prioridad en la solicitud de registro.
La prioridad se constituye en el momento de solicitar el registro de una marca. De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”.
("Prior tempore, prior iure"). Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero ”. La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con la prioridad andina e internacional.
Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
Así, quien presente una solicitud posterior de registro para una marca idéntica o similar, destinada a proteger los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere 4.5 Notoriedad de la marca.
Los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan como causales de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, reproduzcan en alguna forma un signo notoriamente conocido o, sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca notoriamente conocida.
La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse; así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La marca común, para ser considerada como marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende demostrar ante el juzgador, que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[1] Dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada, se encuentra lo dispuesto por el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
Por lo tanto, la marca notoria tiene necesariamente que ser anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente por su calidad de marca, sino como tal y además como notoria. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptiblilidad de representación gráfica, su registro no debe estar impedido por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo. La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva; y, conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.
Tercero. La primera solicitud presentada confiere al solicitante, el derecho de “prioridad” para oponerse a la solicitud de un registro posterior de un signo idéntico o semejante, destinado a proteger los mismos productos o servicios, o aquellos respecto de los cuales el uso de la pretendida marca pueda inducir al público a error frente al signo anteriormente solicitado.
Cuarto. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina nacional correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, tanto los requisitos establecidos en su artículo 81, así como tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Este examen debe realizarse aún en aquéllos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.
Quinto. Para que se garantice la protección derivada de la notoriedad de una marca, esa notoriedad debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, y ante la autoridad que este conociendo del procedimiento de oposición al registro de marca, como sucede en el presente caso. Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3922, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98.
Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998.