PROCESO 22-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso Interno No. 5284. Actor: CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA. Marca: “Hola” (mixta). Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de abril del año 2000, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en oficio 321 de febrero 18 del 2000, recibido en el Tribunal el 28 de febrero del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1 Partes La parte demandante es la SOCIEDAD CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA. y la demandada, la Superintendencia de Industria de la República de Colombia. 1.2 Síntesis de la demanda. Se presenta la demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución No. 1851 del 1 de julio de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual se concede el registro de la marca “HOLA” (mixta) para productos de la clase 16 en favor de la sociedad española del mismo nombre y declarando infundadas las observaciones presentadas por la demandante en virtud de tener registrada la marca “OLA” (mixta) para la misma clase.
Fundamenta su acción, en que la Resolución impugnada viola al artículo 81 de la Decisión 344, porque el signo impugnado no es distintivo al existir otro idéntico o similar, “sobre lo anterior claramente se aprecia que el signo registrado por HOLA S.A. correspondiente a la marca ‘HOLA’ (Mixta) Clase 16 NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca, debido al hecho de que apreciadas en su conjunto son confundibles las marcas HOLA (Mixta) Clase 16 y OLA (Mixta) Clase 16”.
Además invoca al artículo 83 literal a) del referido cuerpo legal, ya que si bien los signos impugnados no son idénticos existen más similitudes que diferencias que pueden ocasionar confusión en el público consumidor; señala que existe similitud en el campo ortográfico (por la secuencia de las vocales, longitud, sílabas, raíces), fonético o auditivo (pronunciación de las palabras o sonidos semejantes), visual (similar forma de percibir al signo).
A los literales d) y e) del mismo artículo, ya que la notoriedad de la marca que se le ha reconocido en la Resolución impugnada no ha sido probada en ningún momento. Finalmente señala que se ha violado al artículo 102, “La anterior violación de las normas citadas se debe al hecho de que al otorgar la Administración una marca como lo es la marca ‘HOLA’ (Mixta) para todos los productos de la clase 16, que como ya se demostró es confundible con la marca ‘OLA’ (Mixta) Clase 16, se da un desconocimiento de las normas citadas, debido a que se desconoce el derecho exclusivo que tiene la sociedad CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA, para usar la marca ‘OLA’ (Mixta) Clase 16, para los productos que son amparados con la misma, debido a que la citada marca debe compartir el mercado con la marca “HOLA” (Mixta) que se encuentre registrada para amparar todos los productos de la clase 16, lo que hace que la nueva marca se encuentra en capacidad de interferir el mercado de los productos que son comercializados con la marca “OLA” (Mixta) Clase 16, marca que como ya se enunció en la presente demanda tiene mejores derecho que la marca ‘HOLA’ (Mixta) ” 1.3 Contestación de la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar a la demanda solicita que no se tome en cuenta las pretensiones de la demandante al carecer de sustento de derecho ya que se han cumplido con las normas constitucionales y las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en especial considera que la marca “¡HOLA¡” (mixta) colocada entre signos de interjección, no puede llevar a engaño a los consumidores, los cuales pueden diferenciar los productos.
“Estudiada en sus detalles la marca antes descrita y solicitada para el registro por la Sociedad Hola S.A., se hace relevante el hecho de que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria”.
Considera que la marca HOLA (mixta) es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica. Además que la Resolución impugnada no se fundamentó en la notoriedad de la marca “HOLA”. La Sociedad española HOLA S.A., por su parte expresa que no existe violación del artículo 81, ya que el signo “¡HOLA¡” dentro de un rectángulo de mayor base y menor altura es suficientemente distintivo.
No puede existir confusión entre los signos enfrentados, “ya que un signo puede contener letras que integren otra marca anterior, sin que por ello carezcan de distintividad”, y continúa “Ahora bien, la marca solicitada en registro consiste en una etiqueta bastante distintiva, por lo tanto consideramos que ha pesar de que tengan una pronunciación igual, los consumidores no incurrirían en error, más aún si tenemos en cuenta que la revista española ¡HOLA! ha adquirido a través de los años bastante popularidad ” Señala que no se han violado los artículos 83 literales d) y e) ni 102 de la Decisión 344 de la Comisión Andina. 1.4 Resolución Impugnada.
En la Resolución 1851 del 1 de julio de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, considera que “En el caso en estudio las marcas en confrontación HOLA Y OLA, tienen una significación propia, en efecto de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Hola es ‘una interjección que se emplea para denotar extrañeza placentera o desagradable para llamar a los inferiores, o a modo de salutación familiar’ y OLA significa: ‘Onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas ’ por lo tanto desde el punto de vista conceptual son completamente diferentes.
Ahora bien la marca solicitada en registro consiste en una etiqueta bastante distintiva, por lo tanto consideramos que a pesar de que tengan una pronunciación igual, los consumidores no incurrirían en error, más aún si tenemos en cuenta que la revista española ¡HOLA!, ha adquirido a través de los años bastante popularidad, por lo tanto no lo confundiría con otra.
En consecuencia estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. De conformidad con la solicitud presentada por el consultante, el Tribunal procede a interpretar los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretan los artículos 146 y 147 de la referida Decisión ni el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia, son ajenas a la aplicación al caso concreto y constituyen “compromisos que los países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.
Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales”[1]. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 4.
CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación son los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, irregistrabilidad de las marcas, reproducción o imitación de signos notoriamente conocidos, similitud o confusión y derechos conferidos por la marca. 4.1. Los requisitos para el registro de marca.
De una manera uniforme este Tribunal, en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344, ha señalado que un signo para poder ser registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La distintividad es la cualidad de un signo de distinguir unos productos o servicios de otros y de ser el medio que permite al consumidor identificar el signo con el producto.
Que un signo sea distintivo implica que puede por si solo, identificar un producto o servicio sin que se pueda confundir con otro. Este Tribunal al respecto ha manifestado: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.” [2] El segundo elemento hace referencia a la perceptibilidad, es decir la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos, este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca.
Como tercer requisito, la norma comunitaria exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, “que es una ‘descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”[3]. 4.2.
Irregistrabilidad de las marcas. La importancia de los requisitos del artículo 81, ha sido enfatizada reiteradamente por este Tribunal, ya que un signo sólo puede ser registrado como marca cuando se cumple a cabalidad con estos requisitos. Pero aún cuando un signo reúna estas características no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Estas prohibiciones buscan la tutela del interés general frente a las marcas que pueden contrariar el orden público y las buenas costumbres o pueden causar engaño al consumidor. Al respecto el Tribunal Andino ha expresado que: “el orden público entra en juego en el análisis de la registrabilidad de la marca, particularmente en los artículos de las Decisiones citadas que van dirigidos a la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad”[4].
Se busca proteger al consumidor evitando que pueda caer en error de hecho al momento de elegir su mercadería, sin que exista confusión en cuanto a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación o sobre cualquier información que pueda tener. Además se protege al productor de prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que han logrado los productores y distribuidores en un determinado mercado; son estos parámetros los que deben orientar a la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de registrabilidad. 4.3.
Reproducción o imitación de signos notoriamente conocidos. En los literales d) y e) del artículo 83, se protegen a la marca y a los signos notoriamente conocidos, protección que implica el no poder conceder el registro de una marca en desmedro del signo notoriamente conocido. Esta notoriedad se obtiene gracias a una gran difusión o conocimiento por los consumidores de la clase de productos o servicios que se trate.
Esta calidad de la marca debe ser probada a través de los medios probatorios reconocidos por la legislación interna por la parte que lo alega. La notoriedad de los signos, como lo ha dicho este Órgano Comunitario,: “se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no se extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y la marca notoria”[5].
Esta confusión, tal como señala la sentencia anterior, puede ser ocasionada por la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido. 4.4. Similitud o confusión. Antes de efectuar un análisis sobre este punto, se hace necesario el referirnos al consumidor medio, el cual es la persona que va adquirir un determinado producto y a quien se busca proteger a través de la marca.
Este Tribunal ha manifestado,: “que el consumidor al que debe tomarse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y capacidad de percepción corrientes.
Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en el cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”[6].
Con esta aclaración previa nos referimos a la confusión o la similitud; en párrafos anteriores señalamos que uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca es la distintividad, es decir la cualidad de un signo de identificar al producto o servicio amparado por la marca, de otro signo. Si un signo no es lo suficientemente distintivo es decir es confundible no puede ser registrado, ya que no se protege ni al consumidor ni al productor y la marca no cumplirá con su principal función. Para poder establecer la similitud y por tanto la existencia del riesgo de confusión este Órgano Comunitario, ha destacado las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).
"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio.
En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’”[7].
La confusión puede presentarse en el campo ideológico, es decir cuando el concepto o la expresión ideológica de los signos es el mismo, cuestión que en el presente caso no se aplica ya que conceptualmente “HOLA” y “OLA” tiene diferente significado, y en el campo fonético, es decir si existe, lo que Jorge Otamendi denomina confusión auditiva “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar”[8], si esta similitud ocasiona riesgo de confusión tomando en cuenta al consumidor y a los productos que ampara la marca, el juez deberá negar el registro. 4.5.
Derechos conferidos por la marca. Los derechos sobre la marca son adquiridos por su titular, al momento de efectuar el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Esto se explica en virtud del mandato del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto Larraguibel Zavala señala: “La inscripción tiene por objeto dar a los fabricantes o comerciantes una protección contra los concurrentes que trataran de aprovecharse de la notoriedad adquirida por otro, creando confusión en el espíritu del público y engañando con respecto de la procedencia de los artículos que ofrece”[9].
Los derechos sobre la marca otorgados a través del registro consisten en la facultad de su titular de usarla en forma exclusiva y evitar que otros la usen. Además como ya lo ha señalado este Tribunal implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria.
“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro”[10]. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.
Además no debe caer en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que de ser así el signo no podrá ser registrado como marca. Segundo: No puede ser registrado como marca un signo que sea similar a otro notoriamente conocido. La notoriedad del signo que es producto de la gran difusión y al conocimiento que tiene los consumidores de esos productos, debe ser probada por la parte que la alega.
Tercero: El juez nacional debe determinar si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Esta confusión puede no sólo ser en el campo ideológico sino también en el campo fonético, bastando que se presente en uno de estos campos para que exista este riesgo. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5284, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 26-IP-96, sentencia del 30 de Julio de 1997, Marca: “SEFRITA”, Pág. 307. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [3] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. [4] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Pág.: 166. [5] Proceso 20-IP-97, sentencia de febrero 13 de 1998, Marca: “Manuelita.” [6] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, Proceso 1-IP-87, pág. 117. [7] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 27-IP-96, Pág.: 338. [8] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, pág,: 165.
Ed. Abeledo-Perrot, Segunda Edición. [9] Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Santiago Larraguibel Zavala, Ed. Jurídica de Chile, pág: 106. Primera Edición. [10] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 10-IP-94, Pág.: 67.