PROCESO 33-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e); 96, 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso Interno No. 4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Marca: MAXMARA. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del cinco de mayo del año en curso. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Son partes en el proceso interno, en calidad de demandante, la Sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad ésta que se demanda por el otorgamiento a favor de la señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID del registro de la marca MAXMARA para distinguir productos comprendidos en las clases 21 y 24 y por la concesión a favor de la misma persona del depósito de la enseña comercial para la expresión MAXMARA.
Se cita como tercero interesado en las resultas del proceso a la referida persona natural. 1.2. Actos demandados en el proceso interno: Se pide, dentro del proceso interno, la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1.2.1. La Resolución Nº 10261 de 28 de noviembre de 1990, por la cual se concede un certificado de depósito de enseña comercial para la expresión MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta. 1.2.2.
La Resolución Nº 11464 del 23 de diciembre de 1991 por la cual se concede el registro de la marca MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta para distinguir productos comprendidos en la clase 24. 1.2.3. La Resolución Nº 11465 de 23 de diciembre de 1991 por la cual se concede el registro de la marca MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta para amparar productos comprendidos en la clase 21. 1.3.
La demanda.- Dice la demandante que solicita la nulidad de las Resoluciones antes mencionadas en razón de que ellas concedieron indebidamente el depósito y el registro para el signo MAXMARA, que es exactamente igual a la marca notoriamente conocida MAX MARA de la cual es titular la actora y que distingue productos comprendidos en las clases 9, 14, 18 y 25 y que sirve también para denominar establecimientos de comercio dedicados a la manufactura, compra y venta de bienes pertenecientes a las clases 3, 14, 18, 25 y 24.
Expone que las solicitudes de registro de las marcas MAXMARA para distinguir productos de las clases 21 y 24, hechas por la señora Luz Marina Acosta, no cumplieron cabalmente con los requisitos previstos en las disposiciones del ordenamiento jurídico andino. Y que, en cambio, la actora solicitó y obtuvo antes del 23 de diciembre de 1991 los registros internacionales de marca para el signo MAX MARA en las clases 9ª, 14, 18, 24 y 25, registros que le otorgan prelación en el derecho marcario.
Sobre esto último afirma que los registros otorgados por la Superintendencia se ven afectados por la reivindicación válida de prioridades, es decir, por el derecho que la ley otorga a un empresario para que registre en Colombia un signo como marca alegando prioridades con base en un registro anterior efectuado en otro país suscriptor de un tratado internacional ratificado por Colombia sobre protección de marcas. 1.4.
Contestación de la demanda.- No hay constancia en el expediente remitido al Tribunal, ni se menciona en los hechos relevantes descritos por el Magistrado que realiza la consulta, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado contestación a la demanda. Aparece, en cambio, la contestación a la demanda realizada por la señora Luz Marina Acosta Madrid, quien aduce que los actos demandados son perfectamente válidos ya que fueron concedidos por el organismo competente con arreglo a las disposiciones comunitarias vigentes.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión ni tampoco con respecto al artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal por no ser pertinentes al caso [1]. 3.1.
Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.
Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancia pudiere inducirse al público a error. ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3.
Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 96, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 3.4. Artículo 102.
“El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 3.5. Artículo 128. “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión; la protección al nombre comercial, la notoriedad de la marca y el examen de registrabilidad. 4.1. Los requisitos para el registro de marca.
(Artículo 81. D. 344) El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar o lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra.
El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Por ello, el juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “MAXMARA” cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), b), d) y e) del artículo 83. 4.2.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). D. 344) Siendo la función principal de la marca la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad para distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Tal incapacidad es contraria al libre albedrío con el que deben ellos realizar la elección o escogencia. Para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En los demás casos de comparación, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible [2]. 4.3.
La protección del nombre comercial. (Artículos 83, literal b). y 128. D. 344) A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.
Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.
Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. En el caso presente, la demanda contenciosa que pretende la anulación del registro marcario MAXMARA otorgado a LUZ MARINA ACOSTA MADRID, se fundamenta entre otras disposiciones comunitarias en la que se acaba de mencionar, pues se alega que esta marca no ha debido ser registrada en razón de que existía un nombre comercial, el de MAXMARA FASHION GROUP, notoria e internacionalmente conocido, que se usaba con anterioridad a la concesión del registro en referencia. En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, se ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican.
Ha sostenido con respecto a esta norma El Tribunal: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.
“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.
“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” [3]. Consecuente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para que, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios de comparación que se utilizan para la comparación de signos marcarios. 4.4.
Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). D. 344) Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[4] Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[5] 4.5. Trámite de las observaciones. (Artículo 96. D. 344) Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.
Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Según los artículos 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.[6] 4.6. Adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca. (Artículo 102. D. 344) Ha dicho El Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.
Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca”, alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: • La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. • La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. • La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.[7] En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Tercero: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro y la conclusión, sea cual fuere, debe plasmarse en una resolución motivada.
Cuarto. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas, es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
Quinto: La legislación andina protege el nombre comercial sin necesidad de registro o depósito. Para efectos de determinar la similitud entre un nombre comercial y una marca, se aplican las mismas reglas que para el cotejo entre marcas. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4954, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Para una exposición detallada de las razones por las que se considera impertinente la interpretación de estas normas se pueden consultar, entre muchas, las sentencias del Tribunal proferidas el 30-VII-97, Proceso 26-IP-96, Marca SEFRITA, Publicada en G.O.A.C. No. 308 de 28-XI- 97 y el 19-III-99, Proceso 43-IP-98, Marca FAIRBANKS, Publicada en G.O.A.C. No. 490 de 4-X-99. [2] Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.
Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. [4] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [5] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99.
Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99. [7] En abundamiento de los anteriores conceptos sobre forma de adquisición del derecho al uso exclusivo y preferente de la marca, se citan a continuación algunas de las sentencias que forman parte de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Comunitario en las que se interpretaron las normas que ahora se examinan: Sentencia de 18-IX-95, Proceso 12-IP-95, Marca: VERDADERO ARRANCA GRASA.
G.O.A.C. No. 199 del 26-I-96. Sentencia de 19-IX-95, Proceso 2-IP-95, Marca: LAURA & LAURA ASHLEY. G.O.A.C. 199, del 26-I-96. Sentencia de 7-VIII-95, Proceso 7-IP- 95, G.O.A.C. 189, del 15-IX-95. Sentencia del 7-VIII-95, Proceso 4-IP- 94, Marca: EDEN FOR MAN. G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95. Sentencia del 30- VIII-96, Proceso 8-IP-95, Marca LISTER.
G.O.A.C. No. 231 del 17-X-96, entre otras.