INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 párrafos f) y g), 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 emanada de la misma Comisión, solicitada por el Dr. Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, en el juicio intentado por el INSTITUTO FARMACOLÓGICO COLOMBIANO, SOCIEDAD LIMITADA, contra la resolución No. 386 de fecha 05 de agosto de 1992, emitida por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador (Expediente No. 6064, correspondiente al Tribunal consultante); e interpretación de oficio de los artículos 98 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313.

MAGISTRADO PONENTE: Luis Henrique Farías Mata Quito, 07 de julio del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, por intermedio del Presidente de la Segunda Sala Dr. Augusto Maldonado Vásconez, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, párrafos f) y g), 76 de la Decisión 85 y Disposición Transitoria Cuarta, de la Decisión 311, emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, en efecto, el 24 de junio de 1997 se recibe en el Tribunal Andino la consulta solicitada por la Administración demandada el 19 de setiembre de 1996, proveída por el Juez consultante el 13 de junio de 1997, y relativa al proceso interno suscitado por el INSTITUTO FÁRMACO BIOLÓGICO COLOMBIANO SOCIEDAD LIMITADA el 22 de octubre de 1992, aceptado al trámite respectivo el 27 de los mismos mes y año, demanda introducida ante la jurisdicción consultante en solicitud de que se pronuncie la declaratoria de nulidad de la resolución N° 386 del 05 de agosto de 1992, por la cual fue cancelada –en atención al pedimento proveniente de la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN– la marca “BUSCAP”, propiedad del demandante.

Que este Tribunal Andino, antes de absolver la consulta formulada, pasa a referirse a los siguientes puntos: A) El juez consultante considera como hechos relevantes para la presente interpretación los que a continuación se exponen, complementados por el Tribunal Andino sobre la base de los que aparecen originariamente en el expediente y de otros nuevos requeridos por esta jurisdicción comunitaria y posteriormente aportados, tanto por el consultante como por una de las partes (el 14 de octubre de 1999), estos últimos a solicitud del propio juez de la causa: 1.

La parte actora, el Instituto Farmacológico Colombiano, mediante apoderado y diciendo proceder por la vía del recurso contencioso administrativo “de plena jurisdicción”, demanda específicamente al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, autor del acto recurrido, y también al Procurador General del Estado de la República del Ecuador, para que el Tribunal consultante declare mediante sentencia la ilegalidad del acto administrativo contenido en la ya identificada resolución de ese Ministerio, concesoria de la señalada marca “BUSCAP”; 2.

El Instituto demandante alega que había obtenido el registro de la marca “BUSCAP” en Ecuador, la cual quedó protegida por el título No. 1588 del 6 de octubre de 1978, renovado por primera vez bajo el título No. 756 del 08 de febrero de 1984 y aún por segunda vez, habiéndole correspondido el No. 2744 de fecha 03 de mayo de 1989; 3. Por su parte, el 26 de octubre de 1987, es decir, entre la primera y segunda renovación del registro de la marca “BUSCAP” por el Instituto actor, la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN solicitó la cancelación del registro de la misma, entonces vigente (título 756 del 02.II.84), alegando ser propietaria de la marca “BUSCAPINA”, cuyo registro inicial lo había obtenido, a su vez, también en Ecuador, a partir del 1ro. de febrero de 1954, con una primera renovación el 21 de marzo de 1974 (o sea, con anterioridad al primer registro correspondiente a la marca “BUSCAP”), que le fue renovado asimismo en una segunda oportunidad, el 19 de mayo de 1989.

Destaca el Tribunal consultante que la sociedad C.H. Boehringer Sohn solicitó la cancelación de la marca “BUSCAP” “ a los nueve años de haberse obtenido el registro original y a los tres de la primera renovación”; 4. El Director Nacional de Propiedad Industrial desestimó el pedido de cancelación de la marca “BUSCAP”, formulado por C.H. BOEHRINGER SOHN, desestimación que se produjo mediante providencia administrativa No. 890917 del 06 de setiembre de 1989, según quedó aclarado por actuación del Tribunal consultante realizada a solicitud del Tribunal Andino contenida en auto para mejor proveer de fecha 25 de agosto de 1999 emitido por éste; 5.

En su momento, el 13 de octubre de 1989, la Sociedad C.H. Boehringer Sohn interpuso ante el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, recurso contra la mencionada providencia denegatoria No. 890917, de fecha 06.09.89, notificada el 15.09.89, insistiendo una vez más la recurrente en la cancelación de la marca de fábrica “BUSCAP”.

Advierte el Tribunal Andino que el referido escrito, tal como se vera más adelante, tiene especial relevancia en el proceso interno que se debate ante la jurisdicción consultante y también a los fines de la emisión de la presente consulta interpretatoria, razón por lo cual se solicitó al consultante dicho escrito, mediante el mencionado auto para mejor proveer de fecha 25 de agosto de 1999, y fue en efecto remitida, a esta jurisdicción comunitaria, el 08 de setiembre de 1999, folios 34 al 36 del expediente que cursa ante esta jurisdicción comunitaria.

Destaca así mismo de los hechos del proceso interno, tal como surgen del propio expediente, que: 6. Por resolución No. 528 del 16 de noviembre de 1989 –notificada el 28.11.89–, al resolver el señalado recurso jerárquico, el Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca canceló la marca “BUSCAP”, hasta entonces propiedad del Instituto Farmacológico Colombiano, revocando de esta manera el acto que había sido emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, denegatorio en cambio de la solicitud de cancelación formulada por C.H. BOEHRINGER SOHN.

Dicha solicitud versaba sobre la referida providencia No. 800917, y había sido formulada exactamente en los siguientes términos: “Solicito a usted, señor Ministro, de la manera más comedida, se sirva rever esa providencia, revocarla y disponer la cancelación de la marca BUSCAP, considerando los conceptos y argumentos de esta reclamación y las disposiciones legales que rigen la materia”; 7.

Fue contra dicha resolución interna, cancelatoria de la marca “BUSCAP”, que el Instituto ahora demandante interpuso recurso “de plena jurisdicción” ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que, en sentencia de fecha 10 de junio de 1992, declaró la nulidad del ya identificado Acuerdo Ministerial No. 528 de fecha 16 de noviembre de 1989, cancelatorio de la marca, pero por motivos exclusivamente formales, fundamentándola en la “incompetencia del funcionario que aparece suscribiéndolo”, y disponiendo “la reposición del trámite administrativo al estado de dictar por el titular de la cartera de Industrias, Comercio, Integración y Pesca la resolución que corresponda a la apelación interpuesta por C.H. BOEHRINGER SOHN, respecto a la resolución 890917 del Director Nacional de la Propiedad Industrial, fechada el 06 de septiembre de ese año ” (resaltados de este Tribunal Andino). 8.

Devuelto por la Sala sentenciadora el expediente a la Administración, ésta en la persona del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, se abocó al conocimiento del asunto, emitiendo finalmente la cuestionada resolución No. 386 del 05 de agosto del mismo año 1992, mediante la cual declaró, ahora por segunda vez, la cancelación de la marca “BUSCAP”, haciendo descansar la revocatoria asimismo –tal como la anterior– en los artículos 56, 58, párrafos f) y g), y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “por carecer de novedad y confundible con otra ya registrada y conocida”, según dejó expresado.

Esta segunda resolución cancelatoria –la impugnada en el proceso judicial interno–, que ha dado origen a la presente consulta, se emite, observa este Tribunal Andino, ya en vigencia de la Decisión 313, fundamentada sinembargo en motivos idénticos a los contenidos en la resolución 528, anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa; fundamento que será examinado más adelante en el capítulo “V” de la presente sentencia, correspondiente al tema de la “motivación de los actos administrativos”.

B) Que por su parte, además de lo previamente transcrito, narrado y acotado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, éste considera necesario referirse finalmente a hechos, algunos no mencionados hasta el presente, contenidos también en piezas procesales correspondientes al expediente que ha sido remitido por el consultante; a saber: 9.

Que la consulta recibida en este Tribunal fue requerida al Juez de la causa por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador; 10. Que advierte este Tribunal, cómo la resolución cancelatoria impugnada en vía contencioso-administrativa, que es la No. 386 de fecha 05 de agosto de 1992 se produjo –a diferencia de la 528, del 16 de noviembre de 1989 emitida en vigencia de la Decisión 85– cuando, como se ha expresado, se encontraba ya vigente una nueva Decisión, la 313, sustitutiva de la 311, pero aparece sinembargo fundamentada igualmente en la Decisión 85.

El razonamiento que la sustenta es el siguiente: “Que el Art. 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala cómo el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando se verifique que se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la citada Decisión”; por lo que “ACUERDA”: la cancelación de “la marca BUSCAP, de propiedad del Instituto Farmacológico Colombiano Ltda., registrada con No. 1588 de 6 de octubre de 1978 y renovada con el No. 756 de 8 de febrero de 1984, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 58 literales f) y g); y, 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por carecer de novedad y ser confundible con otra ya registrada y conocida.” (Lo resaltado corresponde a la presente sentencia). 11.

Que, a su vez, la demanda presentada ante el juez consultante por el Instituto Farmacológico Colombiano mediante la cual se solicita la declaración de ilegalidad del acto administrativo contenido en dicha resolución No. 386 del 05 agosto de 1992, parcialmente transcrita en el párrafo anterior, demanda que dio origen a la presente consulta, ha sido planteada en los siguientes términos: a) La administración demandada, “sin reformar ni revocar la resolución del Director de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin expresar razones de ningún tipo, ni de hecho ni de derecho, sin indicar siquiera los motivos por los cuales él, en su calidad de Ministro de Industrias, Comercio, Integración, se consideraba competente para dictar la resolución, y sin pronunciamiento alguno sobre la alegación fundamental de mi representada de que había transcurrido el tiempo previsto en la ley para poder presentar la solicitud de cancelación, decidió cancelar la marca BUSCAP de propiedad del INSTITUTO FÁRMACO BIOLÓGICO LTDA.” Argumenta además la actora: b) “ desde que entró en vigencia en el Ecuador la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, promulgada en el Registro Oficial No. 893 de 13 de marzo de 1992, el Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca perdió toda competencia para conocer de cancelaciones de marcas de fábrica, salvo en el evento previsto en el Art. 98 de dicha Decisión, caso en el cual dicho Ministerio a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial como oficina nacional competente, puede cancelar una marca de fábrica que no ha sido utilizada en cualquiera de los Países de la Subregión por cinco años consecutivos.” Añade: c) “En cambio no se prevé, ni se da competencia a la oficina nacional competente para cancelar marcas de fábrica, por razones distintas a las señaladas por el artículo 98 de la Decisión 313.

Al contrario el Art. 102 permite que se declare la nulidad del registro de marcas de fábrica por ‘la autoridad nacional competente’ siguiendo el procedimiento previsto en las disposiciones internas de cada País Miembro” (subrayado del Tribunal). De lo anterior –aclara este Tribunal Andino– deduce el demandante lo siguiente: d) “Por consiguiente, desde el 13 de marzo de 1992 –fecha de entrada en vigencia de la Decisión 313, aclara el Tribunal– desapareció de la legislación ecuatoriana el concepto de cancelación administrativa de marcas de fábrica, salvo en el caso de falta de uso, y unificó la posibilidad de demandar la nulidad ante la autoridad designada por las legislaciones nacionales.

Concretamente, en el caso del Ecuador, la nulidad del registro de marcas de fábrica, tiene que ser planteada, conocida y resuelta por el juez de lo Civil, tal como lo prevé el Art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica.” (Subrayados, en el original; cursivas del Tribunal). De lo anterior concluye asimismo el demandante que: e) “ al haberse declarado nulo el Acuerdo No. 528 y al haberse dispuesto, en la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, la reposición del trámite al estado de dictar resolución, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, debió haber remitido todo el expediente a la jurisdicción ordinaria, con el fin de que ésta, de acuerdo con el Art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica, resolviera la controversia.

Como lo establece el Art. 7, regla vigésima del Código Civil, ‘las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben comenzar a regir’. Por consiguiente –insiste la demandante–, siendo la competencia parte de la ritualidad de los juicios, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca la perdió, en virtud de lo dispuesto en el Art. 103 de la Decisión 313, en concordancia con el Art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica”.

Continúa argumentando la actora: f) “De otro lado, aún en el supuesto de que el Ministro hubiera conservado la competencia para conocer de peticiones de cancelación basadas en causas distintas de la referida en el Art. 98 de la Decisión 313, es indudable que su competencia se regía por las normas anteriores a la vigencia de la Decisión 313, y en el caso concreto, en virtud de la reclamación presentada por C.H. Boehringer Sohn, dicha competencia se reducía a confirmar, revocar o reformar la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, mas no, en ningún caso, a cancelar la marca de fábrica BUSCAP;

Reafirma que: g) “ De conformidad con la legislación, antes y ahora vigente, a la fecha en que se presentó la solicitud de cancelación, se encontraba prescrito y caducado cualquier derecho de C. H. Boehringer Sohn para intentar la cancelación del registro de la marca BUSCAP y se encontraba también, en consecuencia, caducado y prescrito el derecho de la administración para cancelar dicha marca.

En la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el registro de una marca sólo podía cancelarse por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuando ésta hubiere verificado que el registro se hubiera expedido en contravención de las disposiciones de los Arts. 56 y 58 de dicha Decisión. En consecuencia, sólo podía pedirse administrativamente la cancelación de un registro durante el plazo de duración del registro original, esto es cinco años, puesto que si el registro se había renovado, la inscripción original ya no podía ser cancelada.

Además, de conformidad con el Art. 84, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la Decisión 85, eran regulados por la legislación interna del respectivo País Miembro, y como la cancelación era una petición administrativa de naturaleza similar a la de nulidad, el plazo de prescripción de esta última, previsto en la Ley de Marcas de Fábrica, se había de aplicar también a la petición de cancelación. No puede sostenerse jurídicamente, que ya renovada una marca pueda plantearse administrativamente su cancelación, ya que la Decisión 85 se refiere expresamente a la cancelación del registro.

Además, la Ley de Marcas de Fábrica establece plazo de prescripción para la acción de nulidad, de cinco años. El Ministro en su escueta resolución, ni siquiera toma en cuenta este aspecto que fue expresamente alegado por mi mandante.” h) Insiste el demandante en que: “ La facultad de cancelar el registro de una marca de fábrica fue otorgada a la administración, única y exclusivamente como consecuencia del Art. 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

De no habérsele conferido esa facultad, la Administración no podía, en ningún caso, cancelar el registro de una marca de fábrica, aun si determinara que un registro hubiere sido expedido en violación de la ley, pues en tal evento la administración sólo hubiera tenido la posibilidad de recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través de la acción de lesividad.

Por ello, esa facultad excepcional sólo podía ser ejercida durante el período expreso al cual se refería el Art. 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, esto es, durante el período de vigencia del registro de la marca, es decir, cinco años. Por consiguiente, estuvo caducada la facultad de la Administración para cancelar el registro de la marca BUSCAP, desde el 6 de octubre de 1983, a las doce de la noche, ya que ese día y a esas horas expiraba el plazo de registro de la marca BUSCAP, registrada con el No. 1588 el 6 de octubre de 1978.

Esa facultad, en modo alguno, podía revivir con cada renovación. Sostener lo contrario, significaría admitir que la facultad de invalidar un acto administrativo, por parte de la propia administración, es perenne.” C) También destaca de los hechos contenidos en el expediente judicial: 12. Que la administración demandada, representada por el Ing.

Mauricio Pinto Mancheno, Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador, asistida por el Dr. Fabián Rodríguez M., al contestar la demanda opuso por vía de “excepciones”: de una parte, la legalidad y validez de la resolución impugnada, argumentando que es legal y válida por haber emanado de su autor guardando conformidad con la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y su reglamento general de aplicación; y, por la otra, negando pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, al considerar “que los mismos no están de acuerdo con la realidad ni con la legislación aplicable al caso”.

Consideró que: “Entre las marcas BUSCAP y BUSCAPina existe similitud gráfica, fonética, visual y auditiva, se nota claramente la supresión de la desinencia INA,” e “incluso protegen productos de igual clase. Además la marca BUSCAPINA es notoria y ha sido registrada con anterioridad en el exterior y en el Ecuador.” 13. Que mediante escrito presentado el 02 de diciembre de 1992 el Procurador General del Estado compareció ante el Tribunal consultante para “ dar contestación a la demanda”, oponiendo “las excepciones” cuyo contenido seguidamente se resume, y solicitando que: “en mérito a las excepciones propuestas se servirán desechar la demanda”.

Consideró el Procurador como excepciones las siguientes: “PRIMERA: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y (de( derecho de la acción propuesta. “SEGUNDA: Manifiesto mi plena conformidad con todas y cada una de las excepciones planteadas (por la Administración recurrida( haciéndolas mías, punto este que deberá tenerse en cuenta al momento de dictar sentencia. Alego (la( plena validez de la Resolución No. 386 de 15 de agosto de 1992, por tener su fundamento en los Arts. 56, 58 literales f) y g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes a la fecha en que se solicitó la cancelación de la marca BUSCAP.

“TERCERA: Las disposiciones legales invocadas en el numeral anterior se aplicaron debidamente ya que la Resolución No. 386, tuvo su fundamento en la disposición transitoria cuarta de la Resolución (sic) No. 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente a la fecha, que disponía que en ’lo relativo a su uso, goce y obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión ’; de ahí que la cancelación de la marca es legítima y ajustada a derecho.

“CUARTA: La similitud entre una y otra marca, que constituye la razón fundamental para la cancelación de la llamada BUSCAP, es evidente, por lo que la actuación del señor Ministro de Industrias, como máxima autoridad en propiedad industrial, es válida.” “QUINTA: Me opongo a la pretendida reclamación de daños y perjuicios toda vez que la resolución impugnada es legítima y no afecta intereses del Instituto Farmacológico Colombiano, ya que la marca no está siendo utilizada ni ampara ciertos productos; y como el propio actor sostiene en otro libelo de demanda ‘la marca debe, necesariamente, ser usada para que la misma pueda surtir el efecto de impedir que un tercero registre o use una marca similar’.” Al respecto observa el Tribunal Andino: Como se desprende de la precedente excepción “TERCERA” opuesta por la Procuraduría General del Estado en alegato coincidente con el esgrimido por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, consideran los excepcionantes que el acto recurrido se encuentra fundamentado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311, tema que más adelante es esclarecido por el Tribunal Andino. 14.

Que la sociedad C.H. Boehringer Sohn, por vía de coadyuvancia al demandado Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, defiende el acto administrativo recurrido alegando, de una parte, que “el mismo cumple con todos los requisitos de fondo y forma que aseguran su total legitimidad; y de otra, por reconocer los derechos que asisten a (su( representada la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN, dueña de la marca ‘BUSCAPINA’, que protege productos como: ‘medicamentos, productos químicos para la medicina e higiene, drogas farmacéuticas, emplastos, vendajes, productos para la extinción de animales y plantas, productos desinfectantes, productos para la conservación de comestibles’, pertenecientes a la clase internacional No. 5 de la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica, y cuyo registro se encuentra vigente”.

Además, considera, que “es evidente, de toda evidencia, que la confusión indicada salta a la vista cuando la denominación ‘BUSCAP’ utiliza las seis primeras letras de la denominación ‘BUSCAPINA’, hecho que vuelve confundible a las marcas en cuestión y genera, indudablemente, competencia desleal por parte del INSTITUTO FARMACOLÓGICO COLOMBIANO LTDA ” Con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción consultante, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes –a juicio del Tribunal Andino– para la resolución del litigio interno; y, Que la solicitud se adapta a las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 de su Tratado de Creación, e igualmente cumple con los requisitos exigidos por el 61 del Estatuto que rige este Organismo judicial.

II. TEMAS QUE VAN A SER EXAMINADOS Con vista de los autos conformatorios del proceso que nos han sido remitidos y de la propia consulta formulada, considera el Tribunal Andino que en ejercicio de su competencia, ya definida previamente, le corresponde proceder al examen de los siguientes temas a los fines de emitir su interpretación prejudicial: * Norma comunitaria aplicable al caso concreto * Motivación de los actos administrativos * Cancelación y anulación * Concesión de marcas en la Decisión 85 III.

NORMAS CUYA INTERPRETACIÓN VA A SER REALIZADA Los artículos del ordenamiento jurídico comunitario sometidos por el consultante a este Tribunal Andino como materia de interpretación fueron el 56, 58 párrafos f) y g), 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 emanada de la misma Comisión, pero considera el Tribunal que, conforme a la materia ya delimitada supra, y a los hechos expuestos y a las razones que más adelante se explanan en el texto de la presente sentencia, no resulta procedente la interpretación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311.

En cambio estima pertinente la interpretación de oficio de los artículos 98 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313. Consecuentemente, para el tratamiento de los temas señalados, considera en definitiva el Tribunal que las normas que van a ser materia de interpretación son las que a continuación se transcriben: DECISIÓN 85 “Artículo 56.

Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; ( ).” “Artículo 76. El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la Oficina Nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento.” DECISIÓN 313 “Artículo 98.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro. “Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.” Disposiciones Transitorias “Cuarta. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” IV. NORMATIVA COMUNITARIA APLICABLE AL CASO CONCRETO Como ya ha sido reseñado supra, considera la demandante en el proceso interno, refiriéndose a las atribuciones del Ministro autor de la resolución impugnada, que la competencia de éste “se regía por las normas anteriores a la vigencia de la Decisión 313, y en el caso concreto, en virtud de la reclamación presentada por C.H. BOEHRINGER SOHN, dicha competencia se reducía a confirmar, revocar o reformar la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial mas no, en ningún caso, a cancelar la marca de fábrica BUSCAP” (destacados del Tribunal); por lo expuesto, y en atención también a las consideraciones que más adelante se formulan en la presente sentencia, y especialmente las relativas a la motivación de los actos administrativos, considera este Tribunal Andino que resulta imperativo determinar la ley aplicable para el momento en el cual fue emitido el acto recurrido ante el contencioso administrativo.

En efecto, si bien se observan dudas iniciales en la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional comunitario acerca de cuándo entran en vigencia Decisiones emitidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en materia de propiedad industrial sustitutivas de la Decisión 85, a tales vacilaciones vino a poner fin el fallo de este Tribunal emitido el 11 de octubre de 1994, en la interpretación prejudicial 01-IP-94, que acoge en definitiva las entencia del 25 de febrero de 1994, correspondiente a la interpretación prejudicial 06-IP-93, confortado por la sentencia del 04 de julio de 1994, relativo a la interpretación prejudicial 02-IP-94.

Los anteriores fallos han sido publicados en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, páginas 115, 97 y 145, respectivamente, todos los cuales han sido más recientemente resumidos, respecto del tema que nos ocupa, en la decisión de fecha 27 de octubre de 1999 (interpretación prejudicial 15-IP-99, marca “BELMONT (II)”, publicada en la G.O.A.C. No. 528, de 26 de enero del año 2000.

Conforme a esta última: “, el problema se encuentra conectado con la vigencia de la ley en el tiempo, tema prolijamente examinado por la doctrina, y que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia: “ ‘Supervivencia de los efectos de la ley antigua’, ‘ultra-actividad de la ley’, principio de ‘no retroactividad de la ley’, son sólo aspectos parciales del más general de los ‘conflictos de leyes en el tiempo’, al que también se lo conoce como problema de la ‘aplicación de la ley en el tiempo’, todas ellas coincidentemente destinadas a identificar lo que también en doctrina es denominado ‘límite temporal de la vigencia de la ley’; y referentes al hecho real y específico de que, como lo ha reseñado la doctrina: “A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.

Nacen y mueren y, además, en el momento del nacimiento y de la muerte, suscitan problemas específicos, ya que su personalidad tiende a veces a rebasar el instante preciso en que se verifican esos dos acontecimientos. “El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determinación del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio, cuándo entra en vigor una ley, cuándo cesa de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado.

(SANCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín, ‘La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano’. Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas, 1976, páginas 95, 118 y siguientes). “Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva.

Es decir, en casos como el presente, tales derechos, de haberse consolidado válidamente, tendrían que ser respetados, situación de intangibilidad que, por el contrario, no se extiende a las meras expectativas. “El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan excluidas las meras expectativas”.

(Citado caso “BELMONT II”). De los hechos, previamente resumidos, se puede concluir sin la menor duda que la resolución impugnada en el proceso que cursa ante el juez consultante, al haber sido emitida el 05 de agosto de 1992 y notificada el 17 de los mismos mes y año, se produce dentro de la vigencia de la Decisión 313, que tuvo lugar del 14 de febrero de 1992 al 01 de enero de 1994, no estando por tanto en vigor la Decisión 311, como lo expresaran en su momento, y por cierto en coincidencia también con los argumentos de la parte actora, tanto la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Industrias Comercio Integración y Pesca de la República del Ecuador, dentro del proceso que dio origen a la presente consulta.

Sobre el mismo tema la citada sentencia de fecha 27 de octubre de 1999, continúa esclareciendo el punto en los siguientes términos: “Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en efecto también aparecen tanto en la Decisión 313 como en la 344, cuyo texto idéntico y arriba transcrito, es el siguiente: ‘Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.’ “Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión.” (Citado caso “BELMONT II”).

Y asimismo, lo había expresado previa y categóricamente este Tribunal: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” (Los anteriores criterios se encuentran también recogidos, sintetizados y desarrollados, a más de las citadas, en la sentencia del 22 de junio de 1998, emitida en el caso 27-IP-97, marca “TENNIS”.

G.O.A.C. Nº 369, del 03 de setiembre de 1998). Respecto de lo expuesto y en relación con el caso sometido a su consulta, observa el Tribunal Andino: Por mandato del fallo pronunciado el 10 de junio de 1992, emanado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ésta dispuso “ LA REPOSICIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO AL ESTADO DE DICTAR, POR EL TITULAR DE LA CARTERA DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA, LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A LA APELACIÓN INTERPUESTA POR C.H. BOEHRINGER SOHN ” Y así tenía que hacerlo en efecto el titular de esa cartera al emitir la impugnada resolución No. 386 del 05 de agosto de 1992, debiendo ceñirse por tanto: de una parte a las prescripciones contenidas en la normativa comunitaria vigente para esa fecha, que era la Decisión 313, y, de la otra, a los pedimentos contenidos en la apelación interpuesta por BOEHRINGER SOHN.

En relación con las primeras, dispone expresamente la Disposición Transitoria Cuarta de dicha Decisión, que los derechos válidamente adquiridos con arreglo a las Decisiones comunitarias anteriores, a saber, la 85 y la 311, no podían ser objeto de revocación; con lo cual se opera en el caso concreto que se debate ante el juez consultante y por virtud de dicha Disposición Transitoria, una remisión en bloque, o reenvío, al propio Derecho comunitario anterior, es decir, a las normas de la Decisión 85 vigentes cuando fue concedido el registro de la marca “BUSCAP”, que habrían de ser por tanto las aplicables por el titular de la referida cartera ministerial para el momento en que emitió la resolución impugnada, todo conforme a esa norma comunitaria transitoria y en ejecución del mandato del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 10 de junio de 1992, que ordenó la reposición del procedimiento administrativo al estado de emitir nueva resolución sustitutiva de la anulada por ese Tribunal.

Pero en cambio la Decisión 85 nada dispone respecto al pretendido derecho de la sociedad INSTITUTO FARMACOLÓGICO COLOMBIANO LTDA., conforme al cual, producida la renovación de un registro marcario, desaparece para la Administración la facultad de revocarlo aun cuando hubiere sido adquirido en contravención con la ley comunitaria que le dio origen.

Al respecto, y además, este Tribunal Andino considera, que la renovación del registro marcario tiene por objeto prolongar la vigencia del derecho concedido a través del acto concesorio originario, no resultando admisible sostener que la renovación además convalide irregularidades congénitas del acto administrativo que otorgó el registro. Establece también expresamente la señalada Disposición Transitoria que al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente adquiridos con anterioridad a la Decisión 313, le es enteramente aplicable el régimen de ésta.

Por lo que toca al otro parámetro del fallo judicial que ordenó la reposición, en cumplimiento de la cual el funcionario debía emitir la nueva resolución correspondiente a la apelación interpuesta por C.H. BOEHRINGER SOHN, el punto tiene que ver con el análisis y decisión del fondo del asunto que haya de hacer el juez consultante, respecto del cual el Tribunal comunitario sin entrar al análisis de los hechos, tendrá que realizar más adelante en esta sentencia la interpretación que le corresponda, de las respectivas normas supranacionales.

Aclarado el punto de la Decisión Andina aplicable al caso que va a ser juzgado por el Tribunal consultante, surge la necesidad de examinar el siguiente, complementario, relativo a la, V. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Considera el Tribunal que también resulta pertinente en el presente caso hacer breve referencia al tema relativo a la motivación de los actos administrativos, que si bien no se encontraba expresamente consagrado en la Decisión 85, constituye un principio general aplicable a la expedición de todo acto administrativo en razón de su conexidad con el necesario derecho de defensa que debe ser garantizado por el autor de aquel, a los particulares.

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal ha expresado al respecto: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” (Sentencia producida con motivo del proceso 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998.

Publicada en G.O.A.C. No. 361, del 07 de agosto de 1998). De esta manera, todo acto administrativo a través del cual se pretenda cancelar el registro de un signo, deberá encontrar fundamento en las razones de hecho y de derecho que estuvieron en el origen de su adopción, lo que permite al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas, una vez que hayan sido conocidas por él: “ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.” (Sentencia emitida en el citado proceso 04-AN-97).

No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos, tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277, citado en el caso 04-AN-97 decidido por el Tribunal Andino). En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar si la resolución que se impugna se encuentra debidamente fundamentada, con arreglo a los términos de la normativa aplicable, que era en el caso la Decisión 85, por remisión de la Cuarta Disposición Transitoria de la 313, vigente al momento de expedición de aquella.

VI. CANCELACIÓN Y ANULACIÓN De los hechos previamente resumidos, surge igualmente la necesidad de establecer las diferencias entre las figuras de la cancelación y de la anulación de un registro marcario, distinción que puede responder a dos criterios diferentes: Desde un punto de vista exclusivamente orgánico, la cancelación atendiendo al órgano emisor de la misma, en cuanto procede exclusivamente de la Administración del poder ejecutivo, en tanto que la nulidad provendría necesariamente de un órgano del poder judicial.

En cambio, con arreglo a un criterio material la cancelación obedece a exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto que la anulación o nulidad responde exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en consecuencia ser confiada por la norma tanto al poder judicial como a la Administración. Obviamente la Decisión 85 optó por un criterio orgánico, al denominar “cancelación” la facultad (que con arreglo a un criterio material se concibe como “nulidad”) de extinguir el acto administrativo concesorio de un registro, por razones de “ilegalidad” previstas en la respectiva norma comunitaria.

Por su parte, a partir de la Decisión 311, y concretamente en la 313, vigente para el momento en el cual fue expedida la resolución impugnada, se empleó la más cónsona denominación de “nulidad” para la misma facultad de hacer desaparecer por razones de “ilegalidad” un acto concedido en contravención con la ley, facultad denominada por la Decisión 85, “cancelación”; a la par que siguió confiándosela a la Administración. Los anteriores criterios aparecen consignados en la jurisprudencia del Tribunal, especialmente con motivo de las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, caso “CANALI” (G.O.A.C. Nº 332, del 30 de marzo de 1998), y en la más reciente No. 03-IP-99 del 14 de mayo de 1999, caso “LELLI (I)” (G.O.A.C. Nº 461, del 22 de julio de 1999).

Y, más recientemente, recogidos en la sentencia producida con motivo de la interpretación 15-IP-99, caso “BELMONT (II)”, del 27 de octubre de 1999. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el juez nacional consultante deberá tener en cuenta, que el recurso de “cancelación” intentado bajo la vigencia de la Decisión 85, se corresponde exactamente –dada, como ya se dijo, la identidad de las razones de ilegalidad por las que opera– con la “nulidad” prevista en la Decisión 313.

VII. CONCESIÓN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 85 En consonancia con lo desarrollado en el capítulo anterior, corresponde ahora al Tribunal Andino referirse a las previsiones de los artículos 56 y 58, párrafos f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas que han sido solicitadas en interpretación prejudicial, y que además sirvieron de fundamento a la solicitud de cancelación que contra la resolución 890917 (emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 1989) interpuso la sociedad C.H. BOEHRINGER SOHN.

Adicionalmente observa el Tribunal, que es sobre la referida solicitud de cancelación que el funcionario administrativo estaba obligado a pronunciarse, en virtud de lo dispuesto por la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 10 de junio de 1992, según la cual “se dispone la reposición del trámite administrativo al estado de dictar, por el titular de la cartera de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la resolución que corresponda a la apelación interpuesta por C.H. BOEHRINGER SOHN respecto de la resolución Nº 890917 ”.

Por tanto, corresponde ahora al juez consultante determinar, con base en lo que de seguidas expone este Tribunal Andino respecto de las normas cuya interpretación se solicita, si la autoridad administrativa referida emitió la resolución impugnada con arreglo a derecho y conforme a los parámetros que le fueron fijados en la tantas veces señalada sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito.

Procede finalmente este Tribunal a hacer referencia a los siguientes puntos, en relación con las normas comunitarias cuya interpretación ha sido solicitada y que tienen que ver con la solución del fondo del asunto controvertido ante el consultante: a) El concepto de marca La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representada aquella por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, carecería de la capacidad necesaria para ser distintivo. (Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”.

Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000). Del anterior concepto, que emana de los requisitos exigidos por el artículo 56 de la derogada Decisión 85 para el registro de marcas, se desprenden ya en concreto las siguientes exigencias: b) Suficiente distintividad Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos. c) Novedad y visibilidad La marca necesita de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan ser objeto de confusión. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando.

(Ver sentencia de interpretación prejudicial producida en el caso 17-IP-96, del 13 de diciembre de 1996, correspondiente a la marca “EDWIN”. Publicada en la G.O.A.C. No. 253 del 07 de marzo de 1997 y en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, p. 271). d) Prohibición de registro de signos que sean confundibles con otros ya registrados o solicitados en registro El artículo 58 literal f) de la Decisión 85, prohibe en efecto el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

En tales términos la referida norma pretende amparar la marca del llamado “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” respecto de otras que puedan generarlo; además hay que tener presente que la referida prohibición de registro opera siempre que las marcas confrontadas se encuentren destinadas a proteger productos o servicios comprendidos en la misma clase del nomenclator, lo que, observa el Tribunal Andino, sucede en el presente caso.

La confusión, en términos generales, se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que esas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios vendidos con la marca similar, sin advertir que tales productos y servicios pueden provenir de empresas diferentes.

(Ver sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, correspondiente a la marca “DIDA”. Publicada en la G.O.A.C. 180 del 10 de mayo de 1995 y en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, p. 79). e) La notoriedad Al respecto, pasa el Tribunal a realizar un extracto de la jurisprudencia que ha sentado en materia de marca notoria, la que ha quedado sintetizada de manera clara en algunas de sus sentencias, y especialmente en la producida con motivo de la interpretación prejudicial 07-IP-97, marca “EBEL SPA”, sentencia de fecha 07 de julio de 1998 (G.O.A.C. 412, del 26 de febrero de 1999), jurisprudencia conforme a la cual: La marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso “REMAVENCA”). En cuanto a la protección especial de que, como tal, goza la marca notoria, el Tribunal ha dejado sentado: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial. “La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica.” (Identificada sentencia producida en el caso 07-IP-97).

También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad “a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y, a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria consagra al otorgar una protección especial a las mismas.

Por lo demás, y como se desprende de lo expuesto, tal notoriedad debe ser probada por quien la alega. En consecuencia, y con vista de todo lo expuesto en este capítulo, corresponde al juez nacional consultante, como ya se dijo, establecer si al momento de concederse la marca “BUSCAP” –concedida a través de la resolución ahora impugnada– la oficina nacional competente violó alguna de las normas vigentes al momento de conceder el referido registro marcario.

Al respecto, en el caso el juez consultante deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que al momento de resolver pueda orientarse certeramente en la solución del caso concreto: En efecto, la referida jurisprudencia ha establecido que “el signo que se confunda con otro u otros, no tiene acceso al registro tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para que sea considerado como marca) como por que, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el de los consumidores.” (Sentencia producida con motivo del caso 33-IP-99, de fecha 22 de marzo del año 2000, correspondiente al caso “PACIFIC”).

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o, en su caso, del juzgador los que, alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a reglas y principios que doctrina y jurisprudencia de consuno han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad a la semejanza, y que es “ un concepto jurídico indeterminado en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico.” (“Sección de Derecho de la Propiedad Industrial Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España 1998, Pág. 11161).

Adicionalmente, observa el Tribunal, al lado de la comparación entre signos, que puede darse en el plano visual, fonético o auditivo e ideológico, es preciso tomar en cuenta los bienes que se pretende distinguir con los signos en conflicto, toda vez que si se trata de unos entre los cuales no exista conexión competitiva, el riesgo de confusión desaparece; mientras que si la comparación se establece entre signos destinados a distinguir idénticos productos, ese riesgo podría incrementarse.

Situación la descrita, que también en el presente caso toca determinar al consultante. En tal sentido, este Tribunal considera que, en el caso objeto de la consulta, resulta conveniente considerar y enfrentar la: 1. Similitud ideológica Que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Señala OTAMENDI al respecto que: “Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.

(Derecho de Marcas. Ob. cit., pág. 152). De modo que pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, pueden inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, si es que evocan la misma o similar idea. 2. Similitud ortográfica Se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable y notoria. 3.

Similitud fonética Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Para el caso concreto, el examinador -en este caso, juez consultante- al revisar la fonética de las marcas en conflicto tomará en cuenta, tal como se ha venido diciendo, la totalidad de las sílabas que conforman las marcas “BUSCAPINA” y “BUSCAP”.

Todo lo anterior también se encuentra ligado con las reglas para realizar el cotejo marcario, reglas que el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, y que han sido expuestas por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Aún más, en relación con dichos criterios, el Tribunal ha distinguido: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Así mismo, en la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor tampoco analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

Y, por lo que corresponde a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”; respecto de las reglas para la determinación del riesgo de confusión, pueden verse, entre otras, las sentencias de interpretación prejudicial –entre las primeras que tratan del tema– la No. 01-IP-87, publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, entre las recientes, la No. 40-IP-99, aprobada el 26 de noviembre de 1999, marca “LAUREL”.

Finalmente el Tribunal, dados los hechos y argumentos expuestos por las partes, también considera del caso referirse al tema de, f) La coexistencia de marcas Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha expresado: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos, y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento.” (Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, correspondiente a la marca “US TOP”).

En consecuencia, le corresponde también al juez nacional consultante verificar si la coexistencia de las marcas en el mercado es, en la práctica, efectiva, teniendo en cuenta que no resulta suficiente la coexistencia de ambas solamente a nivel del registro de los mismos sino que se requiere además que haya habido una coexistencia real y efectiva en el mercado respectivo, de las marcas confrontadas, sin que se corra el riesgo de confusión. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional, aunque siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste; ello en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2º En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.

Sinembargo, la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, vigente al momento de expedirse al acto administrativo recurrido, dispone expresamente, que los derechos válidamente adquiridos con arreglo a las Decisiones comunitarias anteriores, a saber, la 85 y la 311, no podían ser objeto de revocación; con lo cual se opera en el caso concreto que se debate ante el juez consultante y por virtud de dicha Disposición Transitoria, una remisión en bloque al propio Derecho comunitario anterior, es decir, a las normas de la Decisión 85 vigentes cuando fue concedido el registro de la marca “BUSCAP”. 3º Todo acto administrativo a través del cual se pretenda cancelar el registro de un signo, deberá encontrar fundamento en las razones de hecho y de derecho que estuvieron en el origen de su adopción, lo que permite al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que hayan sido conocidas por él. No obstante, la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos, tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones en las cuales se fundamenta el acto. 4º La Decisión 85 optó por un criterio orgánico, al denominar “cancelación” la facultad (que con arreglo a un criterio material se concibe como “nulidad”) de extinguir el acto administrativo concesorio de un registro, por razones de “ilegalidad” previstas en la respectiva norma comunitaria, sistema que más tarde con la vigencia de las siguientes Decisiones pasó a llamarse “anulación”. 5º En materia de renovación del registro marcario, la Decisión 85 nada estableció al respecto, sinembargo este Tribunal Andino considera, que la renovación del registro marcario tiene por único objeto prolongar la vigencia del derecho concedido a través del acto concesorio originario, no resultando por tanto admisible sostener que la renovación además convalide irregularidades originariamente contenidas en el acto administrativo que otorgó el registro. 6º La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 7º La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse por quien corresponda, conforme a las reglas de la carga de la prueba y ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo de una solicitud de “cancelación” como sucede en el presente caso.

Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica, siempre sometida esa revisión administrativa a la posibilidad del control posterior, también jurisdiccional, de la alta autoridad judicial consultante. 8º Respecto de la coexistencia de marcas, es necesario que ella sea efectiva en la práctica, teniendo en cuenta que no resulta suficiente la coexistencia sólo a nivel de registro de las mismas, sino que se requiere además que haya habido una coexistencia real en el mercado respectivo, de las marcas confrontadas.

Por tanto, la permisibilidad por parte del primer titular de una marca, del uso que de un segundo signo registrado hiciere su respectiva titular durante un período considerable de tiempo, podría entenderse como la aceptación implícita por aquél de la utilización simultánea de los dos signos. Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario, ha sido realizada por el Tribunal en esta sentencia, la cual se ordena notificarle mediante copia certificada y sellada de la misma.

Remítasele también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO