PROCESO 49-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, y de oficio el artículo 94 literal b) de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4383-MP.
Actor: MILLER BREWING COMPANY. Marca: “ICE BREWING”. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte cinco días del mes de agosto del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Luis Berrazueta Erazo, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, en oficio 420-TDCA-2S de 15 de mayo de 2.000, recibido en el Tribunal el 15 de junio del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. La actora MILLER BREWING COMPANY, demanda a los señores Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado ecuatoriano y como tercerista a la compañía JOHN LABATT INVESTMENTS (Barbados) LTD. 1.2. Acto demandado en el proceso interno. Dentro del recurso de plena jurisdicción, se impugna el acto administrativo No. 0959810 de junio 17 de 1997 expedido por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por el cual se rechaza la observación presentada por Miller Brewing Company y se otorga el registro del signo “Ice Brewing” como marca de fábrica, a favor de la compañía John Labatt Investments, para productos de la clase internacional 35. 1.3.
La demanda. Presenta el accionante recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra del acto administrativo expedido por el Director Nacional de Propiedad Industrial, con el cual se otorga el registro como marca de fábrica a la denominación “ICE BREWING” y se rechaza la oposición. Fundamenta su acción en que la marca en cuestión contiene los términos “ICE” que es “hielo” y “BREWING” que significa “elaboración o fabricación de cerveza” y que esta marca ha sido solicitada para proteger “ ‘Servicios para prestar asistencia técnica en el servicio cervecero y de elaboración y fabricación de cervezas”, vale decir servicios que se relacionan con el concepto derivado de la palabra ‘BREWING’, esto es, elaboración o fabricación de cerveza”.
Además señala que el signo solicitado no cumple las condiciones del artículo 81 de la Decisión 344, ya que carece de distintividad, por ser descriptivo, y el otorgar el registro de la palabra Brewing “constituiría un grave obstáculo en el sistema de libre mercado, ya que esta denominación es reconocida internacionalmente (en el ámbito de los fabricantes de cervezas) como un término que dice relación con la fabricación o elaboración de la cerveza”.
Cree que la Administración cae en un error al señalar en su resolución que: “No deben considerarse genéricas las palabras que en otro idioma son nombre comunes o genéricos de un producto o servicio salvo que esas palabras también fuesen comprendidas con el mismo significado en español o en algún otro idioma del país”, con lo cual se considera que el idioma determina la condición genérica o específica de una marca. 1.4.
Contestación de la demanda. Por su parte el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, al contestar la demanda, alega legalidad y validez de la Resolución impugnada y niega pura y simplemente los fundamentos de la demanda por no estar apegada a la Ley y a la realidad. El Tercero Coadyuvante, al contestar la demanda señala que la marca de productos ICE BREWING no contrapone ninguna disposición legal.
El signo solicitado es distintivo y susceptible de registro. Considera que JOHN LABATT INVESTMENTS LTDA tiene derecho a la marca ICE BREWING, ya que ningún otro productor de cerveza ha usado ese signo, y, es más, señala que la expresión solicitada “resulta en sí contradictoria, ya que es imposible fermentar cerveza con hielo y además está destinada a proteger servicios relacionados con la actividad de mi cliente, especialmente asistencia técnica en el proceso cervecero y de elaboración y fabricación de cervezas”.
Agrega que la demandante carece de derecho para impugnar, ya que al basar sus observaciones en los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344, “por lo que se entendería que su derecho debió ser anterior al de mi mandante; no obstante es lo contrario: tiene solicitada su marca en el Ecuador bajo el No. 51.671 en noviembre 9 de 1994; sin embargo, mi mandante solicitó ICE BREWING mucho antes, esto es en junio 29 de ese mismo año bajo el No. 48.639, o sea con casi tres meses y medio de antelación y 3.032 solicitudes después, por lo que el argumento que está fundado en la prioridad pudo usar mi mandante, más no la sociedad observante”.
Concluye señalando que el Director Nacional de Propiedad Industrial negó correctamente la solicitud de la marca ICE HOUSE posterior a la solicitud presentada por su mandante. La Resolución impugnada N° 0959810 dice: “SEGUNDO.- Cabe destacar que la marca ICE HOUSE, en la que basa su oposición el observante, ha sido solicitada con posterioridad a la solicitud de la marca del observado.
“QUINTO.- Por las consideraciones expuestas, se rechaza la observación presentada y se concede el registro de la marca solicitada, previo el cumplimiento de las formalidades legales correspondientes”.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344. Se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;..
“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” 3.3. Artículo 94. “La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos.
“b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;” 3.4. Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación son, los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, casos de irregistrabilidad y plazos para presentar observaciones. Del expediente remitido a este Tribunal, y específicamente de la resolución ahora impugnada, la N° 0959810, de fecha 17 de junio de 1997, se desprende que “la marca ICE HOUSE, en la que se basa su oposición el observante, ha sido solicitada con posterioridad a la solicitud de la marca del observado”.
Al respecto, observa el Tribunal Andino que la prohibición contenida en el párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344, está dirigida a la obligación por parte de la oficina nacional competente de no tramitar observaciones que “se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa”.
Tal prohibición en razón de que la denominación primeramente solicitada adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, ello con base en el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”. (Al respecto ver la sentencia de interpretación prejudicial del 13 de diciembre de 1996, producida en el caso 17-IP-96, correspondiente a la marca “EDWIN”.
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 del 07 de marzo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL Tribunal DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, 1996, página 281). Por tanto, en el presente caso, al revisar el juez consultante la legalidad del acto impugnado, deberá determinar, con base en los hechos del caso, si la observación presentada encaja en la prohibición contenida en el referido párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344, caso en el cual debió ser rechazada in limine, sin entrar por tanto la Administración a calificar aspectos de fondo. 4.1.
Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala claramente los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, y estos son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. El primer requisito es la perceptibilidad, es decir la capacidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos y que pueda ser conocido por el público consumidor.
El signo debe manifestarse de alguna forma al exterior; no debe estar en la mente del comerciante, sino que debe manifestarse y permitir el ser captado por los sentidos. Esta característica que se exige al signo se refiere a la impresión que causa en los sentidos y en especial a los que son utilizados habitualmente dentro del mercado para identificar un producto o servicio.
Generalmente es la vista el sentido que se utiliza para identificar al signo. En ese sentido este Tribunal ha manifestado: ”Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro. No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por medio del sentido del oído es en sí una marca auditiva” [1].
Además, la norma comunitaria exige que el signo sea distintivo, es decir que permita identificar claramente los productos o servicios que comercializa su titular y distinguirlos de otros similares producidos por sus competidores, pero además la característica de distintividad implica que no induzca al público a error o engaño, circunstancias que en caso de presentarse en una solicitud de registro ocasionan que el signo no sea registrable: “Tales características son desarrolladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc., circunstancias cuya presencia en una solicitud de registro, de alguna manera está significando que el signo no es registrable por que no es distintivo o no es perceptible o carece del atributo de la representación gráfica” [2] Es de esta forma que no se podrá registrar un signo que sea confundible con otros signos ya registrados o que sea la descripción usual del bien o servicio que se pretende proteger con la marca, ya que de ser así el signo no sería lo suficientemente distintivo.
El tercer requisito que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, es la susceptibilidad de representación gráfica, requisito que se constituye en la descripción que permite el tener una idea del mismo, pudiendo usarse palabras, signos, figuras o cualquier otro mecanismo idóneo que permita el materializar el signo y que de esta forma se lo pueda registrar, archivar y publicarlo.
La utilidad de este requisito radica en: “Por representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá, más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlo si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina” [3] Es de esta forma que la oficina nacional competente deberá determinar si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas como requisito previo para otorgar el correspondiente registro como marca. 4.2.
Casos de irregistrabilidad. Pero el reunir las condiciones antes descritas no es una garantía que por si sola permita otorgar el registro de la marca, sino que es necesario que ésta no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, prohibiciones que como se señaló anteriormente se refieren al riesgo de engaño al público consumidor.
En efecto el artículo 82 literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, es decir se prohibe el registro como marca de signos descriptivos. Al respecto, es signo descriptivo aquel que describe el propósito, función o uso de los bienes o servicios y como bien sostiene Zuccherino: “para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades” [4] y continúa el mismo autor citando “…para determinar la inidoneidad de un signo no es indispensable que la designación sea la necesaria, sino que alcanza con que sea la denominación habitual” [5].
No se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre del producto o servicio no puede servir como marca: Para determinar el carácter genérico de una denominación es necesario que se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse -incluidas todas sus características- según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca, contenida en el arreglo de la Clasificación de Niza.
Así mismo, sobre el tema este Tribunal Andino ha dejado sentado en su fallo del 03 de mayo de 1998: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.
En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse” [6]. Al respecto el Tribunal Supremo español al tratar el tema ha dicho: “fija el carácter genérico de una denominación sobre la base de los correspondientes productos o servicios; y una segunda línea jurisprudencial que -erróneamente- aspira a determinar la genericidad de una denominación in vacuum: al margen de los correspondientes productos o servicios” [7].
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha adoptado la primera línea jurisprudencial. En efecto: “Tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales.
Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste” [8]. La oficina nacional competente al proceder a realizar el examen de registrabilidad de una marca, debe desplegar toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar.
En definitiva, y con base en todo lo anteriormente expresado, corresponde al consultante determinar si la marca “ICE BREWING”, es un signo que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del Ecuador, es una designación común o usual -para los consumidores- de los productos identificados con dicha marca; caso contrario la marca podría continuar en el mercado. 4.3.
Plazos para presentar observaciones. Dentro del procedimiento para obtener el registro de una marca, la norma comunitaria permite que dentro de los treinta días hábiles, cualquier persona que tenga legítimo interés pueda presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca. Estas observaciones las puede presentar ya sea el titular de una marca ya registrada o la persona que haya solicitado su registro con anterioridad a la solicitud que se esta tramitando.
No se puede aceptar las observaciones fundamentadas en una solicitud posterior por prohibirlo expresamente el artículo 94 literal b) de la Decisión 344. Pero aun cuando las observaciones no precedan o éstas no se hubieran presentado, la oficina nacional competente está obligada a realizar un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo antes de otorgar el registro marcario.
Al respecto este Tribunal ha manifestado: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
“Dentro de esa amplia facultad conferida a la oficina nacional competente para otorgar o denegar la solicitud de registro, no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. [9] El examen de fondo que como se ha señalado lo debe realizar la oficina nacional competente, tiene por objeto determinar si el signo reúne las condiciones necesarias para ser registrado como marca o si incurre en alguna de las prohibiciones determinadas en la norma comunitaria en los artículos 82 y 83.
Examen que es una obligación de la Administración el realizarlo, sin que sea necesario que existan observaciones. La Administración, tal como dispone el artículo 96 de la Decisión 344, deberá emitir una resolución motivada en forma adecuada, es decir que se deberá proveer a los interesados la justificación de la acción para permitirles, en caso de creerlo oportuno, impugnarlo ante la autoridad competente.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren al nombre con el cual un producto o servicio es conocido por el público consumidor, sin importar el idioma con el cual sea expresado. Tercero: El examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo debe efectuarlo la oficina nacional competente, sin importar que se hayan presentado observaciones, o que estas no sean aceptadas por hallarse incursas en alguna de las causas señaladas en el artículo 94 de la Decisión 344.
La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4383- MP, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese a la mencionada Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Ver Derecho de Marcas, Tomo I, Luis Eduardo Bertone.
Ed. Heliasta SRL, Pág. 281. Proceso 33-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, pág.: 203. Marca: “PANPAN PAN PAN”. [2] Proceso 42-IP-99, G.O. N° 504 de 9 de noviembre de 1999. Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”. [3] Proceso 1-IP-98, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998. Marca: “EXPOSISTEMAS”. [4] Marcas y Patentes en el Gatt, Daniel Zuccherino. Ed. Abeledo-Perrot.
Pág.: 103 [5] Sala I, 29-XI-1985, causa 3685, citado por Daniel Zuccherino, pág.: 103 [6] Proceso 11-IP-98, Gaceta Oficial N° 353 de 4 de agosto de 1998. Marca: Pavco Núcleo Celular [7] Fundamentos de Derecho de Marcas, Carlos Fernández Novoa, Ed. Montecorvo. pág.: 148. [8] Proceso 27-IP-95, Marca: “Exclusiva”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Tomo V. pág.: 93. [9] Proceso 27-IP-95, G.O. N° 257 de 14 abril 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, pág.: 96. Ratificado 20-IP-96 G.O. N° 291 de 13 de sept. 1997 Marca: “Expovivienda”, Tomo VI, pág.: 285-286.