PROCESO 60-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5478. Actor: MARTINEZ POR VALLEJO LTDA. Marca MAXVALL.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio 1237 de 27 de junio del 2000, recibido en el Tribunal el 14 de julio del 2000.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

ANTECEDENTES 1. Las partes. Es demandante la sociedad MARTINEZ POR VALLEJO LTDA MAXVALL, frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca MAXVALL destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza y como tercero interesado la sociedad HITACHI NAKUSERO KABUSHIKI KAISHA, HITACHI MAXELL LTD. 2.

Actos demandados en el proceso interno. Lo es, la Resolución Nº 4093 del 9 de noviembre de 1998, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revoca la Resolución Nº 13926 del 29 de mayo de 1996 y declara fundada la observación presentada por la sociedad HITACHI NAKUSERO KABUSHIKI KAISHA, HITACHI MAXELL LTD. y niega el registro de la marca MAXVALL para distinguir productos de la clase 16 internacional. 3.

La demanda. Estima la demandante que la Superintendencia al expedir la Resolución Nº 4093, interpreta de forma errada los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con respecto al primero señala que el signo MAXVALL (mixta) es un signo perceptible, porque puede ser captado por los sentidos particularmente por el de la vista; suficientemente distintivo, tanto intrínseca como extrínseca del signo para identificar un signo; y, susceptible de representación gráfica.

Señala que la sociedad actora es titular en Colombia de la marca MAXVALL para productos de la clase 9 internacional, por un término de diez años otorgada el 13 de abril de 1977, registro que ha sido renovado manteniendo su última renovación en vigencia hasta 13 de abril del año 2002. La marca de la Sociedad Hitachi Makusero Kabushiki Kaisha, Hitachi Maxell Ltd.

MAXEL, fue otorgada el 28 de mayo de 1974, y pese a esto la Administración otorgó el registro a la marca MAXVALL. “Si además de ello se tiene en cuenta que la marca MAXVALL Clase 9 –Certificado de Registro Nº 88.909– que fue otorgada el 13 de abril de 1.977, ha coexistido en el comercio con la marca MAXELL (etiqueta) Clase 9 –Certificado de Registro No. 81.635– hace 21 años y 11 meses, la coexistencia hace presumir la inexistencia de riesgo de confusión, o que las marcas NO han producido una confusión que lleve al público consumidor a error o engaño, debido a que ambas marcas amparan productos idénticos y similares que corresponden a la clase 9”.

(folio 21) Señala que no se puede aplicar el artículo 83 literal a), por no existir similitudes ortográficas ya que “puede observarse a simple vista las diferencias que existen entre ellas”, tampoco existen similitudes fonéticas o auditivas y señala con respecto a la presunta similitud visual o gráfica, que “si eventualmente pueden existir algunas similitudes en cuanto a las letras que conforman las marcas MAXVALL y MAXELL, dicha similitud NO constituye argumento suficiente para determinar que las marcas enunciadas sean confundibles”.

(folio 26) 4. Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas ya que sostiene que con la expedición de la resolución Nº 4093 del 9 de noviembre de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Superintendente Delegado no ha incurrido en ninguna violación de normas legales, constitucionales y comunitarias.

“Adicionalmente cabe advertir que, de los documentos obrantes en el expediente Nº 93-408.925 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “MAXVALL” (mixta) para distinguir los productos de la clase 16 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Martínez por Vallejo Ltda, Maxvall… se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

(folio 38) Sostiene que la marca MAXVALL es irregistrable para distinguir productos de la clase 16, ya que no es suficientemente distintiva y “puede conllevar a una posible desviación de la clientela, como puede eventualmente propiciar competencia desleal entre las empresas y afectar al público consumidor”. (folio 41) Por estas razones sostiene que la resolución impugnada no viola ninguna norma legal como aduce el demandante. 5.

Resolución Impugnada La Resolución Nº 4093 de noviembre 9 de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación negando el registro de la marca MAXVALL para distinguir productos de la clase 16 y declara fundada la oposición de la sociedad Hitachi Makusero Kabushiki Kaisha (Hitachi Maxell) considerando que se presenta la causal de irregistrabilidad señalada por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ya que existe riesgo de confusión que puede inducir al público consumidor a error ya que los productos amparados por la marca solicitada y la registrada son los mismos.

Considera pertinente la administración, en primer lugar aclarar que sí existe una semejanza nominativa entre los signos MAXVALL y MAXELL, pero ello no es suficiente para negar el registro de una marca, puesto que existen otros factores paralelos al estudio de la confundibilidad de los signos como lo es la confundibilidad que se pueda presentar frente a los productos o servicios en sí mismos.

“En el caso objeto de estudio, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el considerando anterior, tenemos que sí existe una relación entre algunos de los productos de la clase 16, que se pretenden distinguir con la marca solicitada en registro como ‘toda clase de impresos que se sobreponen a los cassettes’ y los aparatos para reproducción de sonido o imágenes, comprendidos en la clase 9ª, dentro de los cuales se encuentran los cassettes.

Ahora bien al utilizar un impreso denominado MAXVALL sobre un cassette, el público podría asumir que es la marca del cassette no del impreso y que es producido por quien produce los CASSETTES denominados MAXELL, ya que como se dijo anteriormente las referidas marcas presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí. En consecuencia, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.

(folio 8) II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación. III.

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son el artículo 81 y el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que se transcriben a continuación: Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;…” IV.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación son: los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad, irregistrabilidad de los signos semejantes y la coexistencia marcaria. V. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA Del texto del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pueden destacar los requisitos que exige la norma comunitaria para que un signo pueda ser registrado como marca, los cuales son la distintividad, la perceptibilidad y la suceptibilidad de representación gráfica.

En cuanto al primer requisito, la distintividad, es el más importante, ya que se constituye en la razón de ser de las marcas y por lo cual se le otorga protección por parte del Derecho Comunitario; careciendo de sentido el proteger un signo que sea confundible con otro ya registrado o solicitado con anterioridad o que sea la el término usual, o por su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. no son lo suficientemente distintivos.

Un signo que caiga en alguna de las circunstancias referidas que se encuentran desarrolladas en los diferentes literales artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no permite identificar e individualizar al producto o servicio en el mercado. Además la norma comunitaria señala como segundo requisito, que el signo sea perceptible, es decir que pueda ser captado por alguno de los sentidos del ser humano, esto es que tenga alguna manifestación al mundo exterior que permita al consumidor el identificar los productos que él busca o necesita.

Al respecto este Tribunal ha dicho: “El signo no cumpliría la función de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. “De la perceptibilidad se desprende también el requisito de la capacidad diferenciadora, que es el medio más fidedigno de identificar un producto o un servicio de otro.” [1] Finalmente el último requisito exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, con lo que se busca facilitar a la Administración en el trámite de registro.

“El tratadista Marco Matías Alemán, en su obra: "Marcas", pág. 77, Top Management International, Bogotá, destaca la importancia de esta característica, y hace una relación entre la perceptibilidad con la materialización o factibilidad externa para el registro.” [2] VI. LA IRREGISTRABILIDAD Un signo para poder ser registrado como marca no puede incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Estas prohibiciones, en su primer grupo, hacen referencia a la calidad del signo por si mismo, es decir buscan ver que el signo pueda ser registrado, permitiendo la identificación del signo frente al producto o servicio que se pretende registrar; es de esta forma que no podrá obtener la protección un signo que sea usual o descriptivo o en otras palabras una denominación necesaria del producto o servicio.

La marca en estas circunstancias se confunde con el producto o servicio ofertado no permitiendo una real identificación del producto. Todas estas prohibiciones se hallan plenamente desarrolladas por los diferentes literales del artículo 82 de la norma comunitaria. En cambio el segundo grupo constante en el artículo 83, busca proteger a terceros que poseen un mejor derecho porque han registrado su marca o la han solicitado con anterioridad o han usado un nombre comercial o poseen una marca que alcanzó la calidad de notoria y frente a ellas no se puede registrar un signo que sea idéntico o similar.

Con estas prohibiciones se protege tanto al consumidor que no corre el riesgo de ser engañado al adquirir un producto diferente al que necesitaba o buscaba y al empresario que no se ve afectado por una competencia desleal de otro que aprovechándose del esfuerzo invertido por el titular de una marca u otro signo marcario en darlo a conocer o por la calidad del producto, sea afectado por un signo marcario idéntico o similar.

VII. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS SEMEJANTES Una de las prohibiciones consta en el literal a) del artículo 83 de la norma comunitaria, que busca amparar el derecho de terceros que poseen una marca ya registrada o solicitada con anterioridad y al público de la posibilidad de error “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Conociendo la dificultad que representa el establecer la existencia de riesgo de confusión entre dos signos enfrentados, este Tribunal ha puesto de relieve las siguientes reglas en anteriores procesos, las cuales pasamos a reiterar: "Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos; así: “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos." (Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: "OLD PARR")” [3] Al respecto, se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva entre ellos, para lo cual este Órgano Comunitario ha recogido los siguientes criterios: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández - Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator “Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien la alega.

“b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. “c) Mismos medios de publicidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

(motores y válvulas, pero no en el caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “h) Misma finalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos. “Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” [4] VIII COEXISTENCIA MARCARIA Finalmente es preciso anotar que las marcas han coexistido durante un lapso de tiempo, ante lo cual se hace necesario el señalar lo ya expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”. (Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 18-IP- 98, del 30 de marzo de 1998, correspondiente a la marca “US TOP”)[5].

Ante esta situación es obligación del Juez Nacional el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar que no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Debe determinar el Juez Nacional si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión, aplicando para el efecto las reglas recogidas en la presente sentencia, tomando en cuenta si entre los productos protegidos por las marcas existe conexión competitiva. Tercero: Respecto de la coexistencia de marcas, la permisibilidad por parte del primer titular de una marca, del uso que de un segundo signo registrado hiciere su respectivo titular durante un período considerable de tiempo, podría entenderse como la aceptación implícita por aquél de la utilización simultánea de los dos signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5478, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 29-IP-2000, sentencia del 2 de junio del 2.000, Marca: “FUENTE CLARA”. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. [3] Sentencia ratificada recientemente en la sentencia del expediente 05- IP-2000 del 3 de marzo del 2000, Marca: “LORD PARK”. [4] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-95, Marca: “LISTER”, Tomo IV, pág.: 324-325. [5] Proceso 12-IP-97, sentencia del 7 de julio del 2.000, Marca: “BUSCAP”.