PROCESO 07 - IP - 2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno 5313. Actor: VARTA S.A. (antes Colombiana de Baterías COLBATECO S.A.).

Marca: LASER. Magistrado Ponente: Guillermo Chahín Lizcano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejero de Estado doctor Manuel S. Urueta Ayola. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referenciada, la cual se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal;

El auto de 31 de enero del 2001 por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación. Comparece como Demandante la sociedad VARTA S.A. (antes Colombiana de Baterías COLBATECO S.A.) y como Demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. No fue citada al proceso ninguna persona en calidad de Tercero interesado. Se pretende con la demanda que el Consejo de Estado decrete la nulidad de las Resoluciones Nº 35253 de 25 de agosto de 1994, 12601 de 17 de mayo de 1996 y 2329 de 29 de julio de 1998 por las cuales, en su orden, la citada Superintendencia negó el registro de la expresión LASER y resolvió negativamente los recursos de reposición y de apelación. La demandante expone que ante la solicitud de registro presentada por VARTA S.A. para registrar la expresión LASER con el fin de distinguir “linternas” producto comprendido en la clase 11 internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio, fundamentándose en que el signo “láser” se usa “para referirse a una clase de luz de una determinada frecuencia y con una mínima dispersión” produjo la Resolución 35253 citada, por medio de la cual se negó la expedición del certificado de registro.

Ante la negativa, dice, se propusieron los recursos procedentes argumentando que el signo LASER no se pretende para distinguir rayos láser ni aparatos que emitan ese tipo de rayos sino linternas, productos en relación con los cuales LASER es una expresión de fantasía. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene por su parte, al contestar la demanda, que no incurrió en violación de las normas invocadas por la actora y que sus actos se ajustan a las normas legales colombianas y comunitarias.

Reafirma su criterio en el sentido de que la expresión láser es irregistrable a la luz de lo dispuesto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los territorios de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de dicha Comunidad.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” 4.

CONSIDERACIONES. Para dar satisfacción a la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas y con la irregistrabilidad de expresiones genéricas. 4.1 Requisitos para el registro de marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala como características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.”[1] En su segundo inciso, el referido artículo 81, complementa el concepto de marca relievando el aspecto de la distintividad, al señalar que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De la definición legal contenida en el articulo 81 ibidem se desprende que la marca se caracteriza por constituir un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, que se encuentra representada por un signo perceptible por los sentidos y que, por ser intangible, requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo, esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La susceptibilidad de representación gráfica, tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser descrita, apreciada y dada a conocer desde el momento mismo de introducirse la respectiva solicitud de registro. Por lo anterior debe concluirse, que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres requisitos del artículo 81 interpretado y si, además, no está comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.

Irregistrabilidad de signos genéricos. El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en ella, entre otros, a los signos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del signo que describen.

La doctrina y las diferentes legislaciones, incluso la comunitaria andina, son contestes en repudiar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca. Es obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

A este respecto es importante mencionar la posición expresada por el Tribunal cuando al interpretar normas homólogas de la fenecida Decisión 85 expresó: "La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996).[2] Corolario de lo anterior es que como la marca tiene por finalidad básica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario examinar la relación directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del bien que se pretenda distinguir.

Un vocablo puede ser calificado como genérico en relación con una especie de bienes o servicios y por ende no ser registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no tenga una relación de genericidad o descriptividad, igual vocablo, al ser considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente distintivo, servir como signo marcario.

Valga como ejemplo la expresión AZUCAR, que no sería aceptable como marca del producto edulcorante al cual denomina pero si para distinguir prendas de vestir para damas.[3] En similar sentido el Tribunal ha dicho que se "….considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga 'una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos'".

(Proceso 12-IP-95)." [4] En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para su resolución, analizar si el signo cuestionado como genérico lo es en verdad con relación al producto que pretende distinguir, caso en el cual podría no ser registrable.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Se estima que un signo es apto para ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión. Esa aptitud se concretará plenamente cuando, además, la denominación cuyo registro se solicita, no se encuentre comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o servicios, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o servicio de que se trate. En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes denominan otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia dentro del proceso interno de única instancia Nº 5313, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24-IX-97. Proceso Nº 10-IP-97. Caso “COLSUBSIDIO”. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI- 97. [3] Al respecto puede consultarse el Proceso 2-IP-89. En "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", tomo II, pág. 11. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24-IX-97. Proceso Nº 10-IP-97. Caso “COLSUBSIDIO”. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI- 97.