PROCESO 98-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem. Expediente Interno 5766.
Actora: Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: BIMBO (etiqueta). Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 5766.
En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., domiciliada en Méjico, a través de apoderado pretende obtener en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de la resolución Nº 5489 21 de marzo de 1995, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro del signo BIMBO, de la compañía Bimbo Ltda. para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “A El señor Luis Antonio Alfonso, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de septiembre de 1962 el registro, como marca, de la expresión BIMBO (etiqueta).
Dicha solicitud de registro de marca fue tramitada bajo el expediente administrativo Nº 78.795. “B. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Propiedad Industrial, hoy Signos Distintivos, mediante resolución Nº 223 del 26 de junio de 1962 concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta), a favor del señor Luis Antonio Alfonso con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, para distinguir los siguientes productos: “panadería, pastelería y confitería”, productos comprendidos en la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, por el término de diez años a partir del 30 de julio de 1963.
“C. De otra parte, la marca BIMBO (mixta) se ha venido renovando en el tiempo sin perder su continuidad para distinguir los mismos productos (hoy de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) y, en la actualidad se encuentra vigente hasta el 30 de julio del 2003. “D. El señor Luis Antonio Alfonso cedió a la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., a título de venta y sin limitación alguna, todos los derechos que tenía sobre la marca BIMBO (etiqueta), certificado de registro Nº 54334, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, así: “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, y hielo” “E. Como consecuencia de la cesión, la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la anotación del traspaso a su favor de la marca registrada BIMBO (etiqueta).
A través de la División de Signos Distintivos se ordenó, mediante Resolución Nº 0961 del 30 de enero de 1996, la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del traspaso de la marca BIMBO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, certificado de registro Nº 54.334 realizado por Luis Antonio Alfonso a favor de Central Impulsadora S. A. de C.V. “F. El 17 de noviembre de 1993 la Sociedad Bimbo Ltda. con domicilio en Cartagena, Bolívar, presentó solicitud de registro de la marca BIMBO (Etiqueta) para distinguir: “Los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos.
Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente, de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, etc. Los servicios prestados por cafeterías, heladerías, panaderías y pizzerías.” Servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.
“G. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos, mediante resolución Nº 5489 del 21 de marzo de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizó el examen de fondo y concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta), a favor de la Sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en Cartagena, Bolívar, por considerar que la solicitud de registro de marca cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.
“H. No consta dentro de los antecedentes de la resolución Nº 5489 del 21 de marzo de 1995 que concedió el registro BIMBO (mixta) solicitada por la Sociedad Bimbo Ltda., el estudio de registrabilidad de la marca solicitada frente a la marca idéntica BIMBO (mixta) de la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., domiciliada en México D.F., México.
“I. La utilización de la marca registrada BIMBO por parte de la Sociedad Bimbo Ltda., está generando confusión en el consumidor sobre los servicios que ofrece (siendo un producto), así como sobre el orígen empresarial del mismo. “J. La Sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en Cartagena, Bolívar, solicitó el registro como marca de la expresión BIMBO (mixta) para distinguir productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972 (hoy Clasificación Internacional de Niza), que engloba los productos antes señalados, habiendo sido negada mediante resolución Nº 8253 del 31 de marzo de 1997 de la Superintendencia de Industria y Comercio por considerar que: “entre la marca que se pretende registrar BIMBO (etiqueta) y la marca registrada de propiedad de la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. BIMBO, existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que inducirían en error al público.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” “Finalmente, hace énfasis, que entre la Sociedad Bimbo Ltda. y la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., no existe contrato de licencia de uso o autorización alguna de uso de la marca BIMBO, según certificación expedida para el efecto por la Superintendencia de Industria y Comercio” Este Tribunal, por otra parte, amplía la información proporcionada por el Juez Consultante, extrayendo los puntos esenciales, de los siguientes documentos allegados al proceso: DEMANDA.
La actora señala que el requisito esencial de la distintividad tiene que darse tanto en el aspecto intrínseco del signo “es decir de su aptitud para poderse registrar al no violar las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344, o las llamadas causales de irregistrabilidad absoluta, sino que también debe darse en el plano extrínseco, es decir, la aptitud que debe tener el signo para constituirse como marca sin que vulnere algún derecho de un tercero o en otras palabras, sin que viole alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344, o las llamadas causales de irregistrabilidad relativas” La Superintendencia, anota, no sólo violó el artículo 81 “sino que los servicios que pretendía amparar el signo solicitado estaban y están íntimamente relacionados con los productos que ampara la marca de mí representada” Advierte que una marca puede ser registrada a nombre de dos o más personas diferentes “siempre que se registre para productos o servicios distintos y que el uso de la marca para los respectivos productos o servicios no cause un riesgo de confusión o asociación, o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca más antigua”, por esa razón se negó un registro anterior de la marca BIMBO para la clase 30 solicitada por Bimbo Ltda. Afirma que existe violación del articulo 83, literal a) de la Decisión 344, pues entre los dos signos en disputa existe “identidad por los aspectos fonéticos, gráfico, visual e ideológico suficiente para anular el registro solicitado BIMBO…”.
La marca solicitada para los servicios de la clase 42 tiene una “indudable relación con los productos de servicios, es decir, con los ‘productos de panaderí’ de la clase 30 que ampara marca de mí representada”. En cuanto al examen de registrabilidad señala que “la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación legal de realizar un examen no sólo de oficio, sino en forma exhaustiva de todos los signos que fueran iguales o similares al solicitado y no únicamente para la clase 42, como efectivamente lo hizo.
Su estudio debió cubrir las demás clases y establecer la existencia o no del riesgo de confusión de la similitud por los signos y la relación de los productos y servicios” para lo cual cuenta con elementos técnicos y la información necesaria. El examen debe realizarse, afirma, no sólo para una sola clase sino en todas las clases para establecer el riesgo de confusión, apoyando esta tesis en la sentencia emitida por el Tribunal dentro del Proceso Nº 20-IP- 98.
En cuanto a la confundibilidad de los signos, tanto directa como indirecta, se remite a la jurisprudencia del Tribunal y a la doctrina. Agregando que “No podemos olvidar que cuanta mayor semejanza exista entre los signos, mayor rigurosidad debe aplicarse al comparar los productos o servicios”. Procederá la denegación de la solicitud de registro de un signo idéntico cuando se aprecie cualquier relación entre los productos o servicios que pretende distinguir que sea perceptible de causar confusión en el público”.
En lo tocante a los productos aclara que existe relación entre los de la clase 30 y los servicios de la clase 42 de la marca BIMBO de la compañía Bimbo. Agrega que “Si analizamos la relación existente entre los productos hechos con harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería frente a los servicios prestados por cafetería, heladerías, panaderías y pizzerías, concluimos que existe sin duda alguna una estrecha relación entre los mismos.
No podemos desconocer que el resultado final de prestar un servicio de cafetería, panadería y/o pizzería, es la venta del producto mismo. En otras palabras, cuando uno tiene una panadería que se denomina Bimbo Ltda. y vende pan o productos de panadería, indicando adicionalmente en la bolsa del producto que se trata de la marca BIMBO, fuera de la usurpación de la marca de producto BIMBO de mí representada, está confundiendo al consumidor ya que éste va a pensar que el pan que compra en bolsas marcadas “BIMBO” o un “servicio BIMBO” en la panadería Bimbo Ltda., tiene una estrecha relación con el pan BIMBO de mi representada y por consiguiente se va a inducir a engaño NO SOLO SOBRE LA EXIGENCIA, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL PRODUCTO, SINO SOBRE SU ORIGEN O PROCEDENCIA EMPRESARIAL”.
(mayúsculas del texto original) Acusa a la Superintendencia de Industria y Comercio de violación del artículo 102 de la Decisión 344, al otorgar el registro de la marca BIMBO, sino que “la misma Sociedad Bimbo Ltda. está haciendo un uso indebido de la marca otorgada demostrándose con esto la mala fe no sólo en la presentación para registro de dicha marca, sino en la utilización de la misma al fijar la marca sobre el envoltorio o presentación del producto de panadería (clase 30) cuando lo que se le otorgó fue un registro sobre el servicio de la clase 42 internacional…” Por último anota que se tomaron en consideración para el análisis de la confundibilidad sólo los antecedentes sobre la clase 42 y “no aparecen dentro del expediente antecedentes fonéticos para otras clases, en especial para la clase 30 Internacional, pues de haber existido se hubiera percatado el examinador de la existencia de la marca BIMBO para distinguir productos de la clase 30 y hubiera realizado el análisis de confundibilidad que manda la norma” CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En cuanto a los hechos de la demanda, da por cierto la concesión de la marca BIMBO (etiqueta) a favor del señor Luis Antonio Alfonso, mediante resolución Nº 223 de 26 de junio de 1962, según modelo, constante en el expediente 78.795 para distinguir los productos comprendidos en la clase 22 de la nomenclatura vigente de conformidad con el Decreto 1707 de 1931, marca que se encuentra vigente hasta el año 2003 en virtud de la renovación concedida mediante resolución 12791 del 6 de agosto de 1993.
Da por cierto además, que el Jefe de la División de Signos Distintivos, a través de la resolución Nº 8253 del 31 de marzo de 1997 negó la solicitud del registro de la marca “BIMBO” (mixta) solicitada por la sociedad Bimbo Ltda. Respondiendo al número cuatro de la demanda, esto es, sobre la cesión de la marca BIMBO por parte del señor Luis Antonio Alfonso a favor de la compañía CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V., para la clase 30 internacional, añade que “debe precisarse que la marca BIMBO (mixta) que trae la parte demandante a folios 191 y 193 del escrito contentivo de la demanda no se encuentra registrada ante la oficina nacional competente y cedida por Luis Antonio Alfonso a favor de la sociedad demandante, pues difiere sustancialmente de la marca concedida mediante certificado 54334 y obrante dentro de los expedientes 78795 y 92 285306”, y con esta aclaración admite la cesión de la marca de la marca BIMBO a favor de la accionante la que se concretó mediante resolución Nº 961 del 30 de enero de 1996, que ordenó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial dicho traspaso.
Como fundamentos en derecho sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó norma alguna interna ni la Decisión 344, aplicable al caso concreto, ya que el signo reúne los requisitos que se contemplan en el articulo 81 de esa norma comunitaria. Refuta la argumentación de que los signos en comparación sean iguales pues no existe semejanzas ni de orden gráfico, fonético u ortográfico, por lo que su “coexistencia en el mercado no llevan a error al público consumidor”, más aún si la una marca ampara los productos de la clase 30 y la registrada en segundo lugar, de la compañía Bimbo Ltda., ampara los servicios de la clase
42. ESCRITO PRESENTADO POR LA COADYUVANTE LA SOCIEDAD BIMBO LTDA. Uno de los temas centrales sostenidos en el escrito se concreta a mantener que la marca BIMBO otorgada a favor del señor Luis Antonio Alfonso, fue conferida para la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, hoy clase 30 del Decreto 755 de 1972, y consiste en la etiqueta “donde aparece la palabra BIMBO, escrita en tipo de letra especial y en forma característica; a continuación y en la parte superior se encuentra la denominación: PANIFICADORA y debajo y paralela la palabra PASTELERIA; marca que se emplea conforme con el modelo presentado para distinguir productos de panadería, pastelería y confitería…” con lo cual se limita el derecho al uso exclusivo a esos productos, como se anotó en el numeral segundo de la resolución de concesión de la marca, y no a todos los de la clase 30, hecho que se produce también en la primera renovación cuando en el auto de fecha 15 de noviembre de 1973, expediente Nº 140.126, se lee “Hágase saber al interesado que debe limitarse a distinguir: Productos de Panadería, pastelería y confitería”, y que únicamente bajo esta limitación pudo cederse la marca a la sociedad Central Impulsadora S.A. de C.V. Alega que las renovaciones de la marca BIMBO (etiqueta) son actos que están viciados de nulidad debido a la transgresión de las normas en la materia, en especial la contenida en el expediente 175.246, que dio origen a la resolución Nº 2388 de 31 de julio de 1980, lo cual, manifiesta, se pondrá en conocimiento del Consejo de Estado mediante la acción de nulidad.
Se refiere a un contrato de licencia para el uso de la marca BIMBO (etiqueta) con la sociedad Bimbo de Colombia S.A., inscrito por resolución de 17 de julio de 1997, expediente 285.306, en el que según la cláusula tercera el uso de la marca concedida en “licencia debe hacerse tal y como fue registrada en relación con los productos protegidos por la misma, por tanto, el uso desplegado en forma distinta no se encuentra cobijado por la licencia y constituye una violación a la misma” Defiende la actuación de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad, ya que ni la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. ni el señor Luis Antonio Alonso presentaron observación alguna, y el examen producido se refirió a los servicios idénticos y similares registrados bajo la clase 42.
Al referirse al artículo 96 de la Decisión 344 y a la jurisprudencia del Tribunal Andino, respecto a que la autoridad competente al analizar los signos debe utilizar un criterio “discrecional”, se remonta para tal efecto a la doctrina del derecho administrativo respecto a las funciones regladas y discrecionales de la administración. Para añadir “Y por su parte digamos que corresponde al juez en la vía contencioso administrativa, revisar si la actuación del funcionario examinador se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma, sin que pueda entrar a pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, pudiendo sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, es decir, gozando de la posibilidad de anular la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos”.
Afirma que la oficina nacional competente realizó el examen de registrabilidad sobre la base de datos que reposan en dicha oficina y tomando en cuenta los servicios de la clase 42, y no existiendo marca idéntica o similar registrada o solicitada con anterioridad a la solicitud de registro de la marca BIMBO (etiqueta) que pudiera impedir el registro, aceptó dicha registrabilidad.
Anota que la clase 42, aprobada por el Convenio de Niza de 15 de junio de 1957, es una clase que ampara una diversidad comercial, que no se encuentra en ninguna otra clase de dicho nomenclator, pues si se refiere a VARIOS, involucra un mundo comercial que por defecto “no se incluye en las otras clases de servicios que aparecen a partir del número 35 y hasta el 41 y por ello es sobre las marcas solicitadas o registradas bajo esta clase que debe adelantarse el examen de registrabilidad que ordena el articulo 96 de la Decisión 344”, sin que el funcionario por lo tanto deba recurrir a las otras clases del nomenclator a efecto “de buscar una relación que conduzca a error al público consumidor y por tanto haga irregistrable la marca respectiva” Analizando el alcance del literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, expresa: “… el texto del artículo mencionado vincula la conjunción disyuntiva “o” entre las palabras “productos” y “servicios”, lo que en definitiva goza de toda lógica jurídica, en la medida en que el error en el consumidor medio no se puede verificar porque éste confunda un producto determinado con un servicio debido a que sus naturalezas son distintas per se, lo que en consecuencia ha dado ocasión para que en la doctrina se distinga entre marcas de fábrica y marcas de servicio” para adelantar que “la similitud se presenta efectivamente entre productos y servicios o entre servicios, y que no puede darse, a efecto de encontrar un riesgo de confusión, entre productos y servicios, ya que el consumidor medio tiene determinadas estas categorías en su intelecto en forma clara, lo que no puede llevarlo a un error, bien directo o indirecto, cuando enfrenta dos marcas similares, una para distinguir un producto y otra para distinguir un servicio”, confusión que debe analizarse tomando en cuenta al consumidor medio.
Para el caso de autos “se debe afirmar que quien compra un pan marcado con el signo BIMBO no se confunde ni es inducido a error por acudir a un restaurante o un hotel de la cadena que utilice la marca BIMBO ya que el servicio (de alojamiento, o de procuración de alimentos de diversa especie) que recibe no afecta su noción sobre el producto (pan) que adquiere; son extremos distintos que no llevan a confusión…”.
Contradice a la actora en cuanto ha presentado como marcas de comparación las que no corresponden a la realidad de evidenciar una “confusión inexistente”, pues dicha comparación debe hacerse entre los signos realmente registrados y no otros. Aclara que las marcas en conflicto son mixtas y en la registrada por la sociedad Bimbo Ltda., el elemento predominante es el “figurativo conformado por la “cabeza de un oso con gorro cocinero”.. en la medida que ocupa la porción más importante en la marca y se ubica en el centro de la misma dentro de un círculo, debajo la palabra BIMBO y encima de la palabra DELICIAS…” y la primera impresión que deja es la figura del oso con gorro de cocinero.
Señala que su marca se compone de las palabras BIMBO y DELICIAS en tanto que la marca registrada por la demandante se compone de las palabras BIMBO, PANIFICADORA Y PASTELERIA. Respecto a los empaques que utiliza Bimbo Ltda., en sus productos, sostiene que en nada inciden para determinar el objeto de la acción de nulidad, pues el caso que “abordamos involucra un típico ilícito de naturaleza normativa que debe encontrar su resolución en el mismo ámbito de las normas comunitarias que regulan el registro de marcas, sin considerar los supuestos fácticos que puedan rodear el caso, ya que en este evento el ilícito cambia su naturaleza lo que hace que tanto la acción, como la jurisdicción y el procedimiento sean otros” Por su lado, el Tribunal, ante una aparente contradicción entre ciertos hechos anotados por la actora, la Superintendencia de Industria y Comercio y la coadyuvante, se remite al expediente, y con el objetivo señalado en la norma del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.
Habiendo constatado que: a) El registro inicial de la marca BIMBO solicitada por el señor Luis Antonio Alonso, (30 de julio de 1963) se lo confiere para “productos de panadería, pastelería y confitería”, de la clase 22, del Decreto Nº 1707 de 1931, escrita en tipo de letra especial y en forma característica; en la parte superior existe la denominación explicativa “PANIFICADORA”, y debajo paralela la palabra PASTELERIA.
(según el certificado Nº 54334), sin que conste en el expediente ningún gráfico o diseño que acompañe a la marca. b) El 10 de julio de 1973, se solicita la renovación de la marca para los productos reclasificados según el Decreto 755 de 1972 para distinguir los productos de la clase 30 actual. c) Con fecha 15 de noviembre de 1973 se hace conocer por parte del Jefe de Marcas, al apoderado del titular de la marca BIMBO que debe limitarse a distinguir “Productos de panadería, pastelería y confitería”, limitación que es aceptada por dicho apoderado, con fecha 17 de diciembre de ese mismo año. d) Mediante resolución Nº 83883 de 21 de julio de 1980, se renueva la marca por 5 años, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755/72 a favor del señor Luis Antonio Alonso. e) Del título de renovación, mediante la resolución 12791 de agosto de 1993, se la confiere para “Distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del articulo 2 del Decreto 755, de 1972”.
Sobre las renovaciones el Tribunal tampoco se pronuncia por no ser asunto controvertido y según dice la propia coadyuvante, es materia de otro juicio. f) La cesión de dicha marca a favor de CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. se realiza para “distinguir productos comprendidos en la clase 30” del decreto mencionado en el literal anterior, mediante resolución Nº 961 del 30 de enero de 1996, sin que interese para el caso conocer los pormenores de dicha cesión, pues no es objeto de impugnación. g) En la certificación expedida por la Secretaría Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, consta que la marca BIMBO, está vigente del 30 de julio de 1993 al 30 de julio del 2003, para distinguir los productos de la clase 30, en la que constan los productos “pan, pastelería y confitería”. h) Que a folios 69 del expediente del Tribunal, existe una fotocopia de la propaganda de “BIMBO delicias”, en la que se lee “Un servicio Bimbo Ltda.” “Calidad con sabor”, “Bajo en colesterol” i) Existe copia de la resolución Nº 8253, de 31 de marzo de 1997, por la que se niega el registro de la marca BIMBO (etiqueta), solicitada por la sociedad Bimbo Ltda. para distinguir productos de la clase 30, con fundamento en el literal a) del artículo 83 de la Decisión. 344.
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) Interpretación de Oficio: “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.
“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. II. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACIÓN a) Marcas de productos y marcas de servicios b) Requisitos para el registro de un signo como marca c) La confundibilidad d) Marcas mixtas e) Derecho al uso exclusivo de la marca f) Examen de registrabilidad III.
MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, no hace distinción expresa respecto a la confusión entre marcas de productos o entre marcas de servicios. La norma se refiere “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Es decir la confusión puede producirse, en determinados casos entre productos y productos, o entre productos y servicios o entre servicios. El público consumidor, difícilmente determinará al escuchar la marca XX y la marca XX que la una es para un producto y la otra para un servicio, y más bien vendrá a su imaginación que las dos son del mismo titular o que tienen el mismo origen empresarial si, más aún, las dos están siendo utilizadas para la misma actividad empresarial.
La Decisión 344, faculta al titular de una marca anterior a oponerse al uso o registro de un nombre comercial posterior o el titular anterior del nombre comercial a una marca posterior. Aplicando este criterio, no puede admitirse una autonomía e independencia entre productos y servicios para que entre dos marcas que cubren la una productos y la otra servicios, no puedan generar un riesgo de confusión. IV.
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA De la definición de marca contenida en la norma del articulo 81 de la Decisión 344, se extraen los requisitos que debe reunir un signo para que pueda tener acceso al registro marcario. El mundo comercial exige a los empresarios, que el intercambio de bienes y servicios, lo realicen a través de un signo marcario a fin de diferenciar y distinguir entre dichos bienes y servicios y la fuente empresarial.
Si lo que se pretende es que el consumidor –sujeto beneficiario de la marca- pueda adquirir un bien o un servicio sin caer en el error en cuanto al origen empresarial o sin pretender confundirse con otros signos o sin afectar derechos de terceros, el signo que se intente registrar debe reunir como requisito esencial una distintividad propia ya sea en su condición intrínseca frente a lo que va a proteger o cubrir, o extrínseca frente a otros signos ya registrados o previamente solicitados.
La distintividad, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcario. El signo que se confunda dentro del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes titulares, está relegado a la protección legal comunitaria.
Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el papel que una marca persigue. El adquirente de bienes o servicios, es decir, el consumidor, para que pueda apreciar el signo y diferenciarlo, debe aprehenderlo mentalmente o captarlo a través de uno de los sentidos, siendo el más común el de la vista.
El signo que permanece en la imaginación del empresario y no puede ser perceptible por el consumidor, no podría ser elemento diferenciador y en consecuencia seria inaccesible para el registro. La publicidad del signo por parte de la oficina nacional competente para dar a conocer públicamente el signo dentro del procedimiento registral, no sería posible si el signo no accede a la susceptibilidad de la representación gráfica, o sea, a la posibilidad de ser expresado en palabras, colores, formas, combinación de palabras o sonidos.
La representación gráfica posibilita que terceros puedan conocer y examinar el signo que se pretende registrar con el suyo ya registrado o solicitado anteriormente, para presentar en su momento oportuno las observaciones de que se crea asistido. En síntesis, todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, está en posibilidad de ser registrable por parte de la oficina nacional competente.
Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurso en una de las causales de irregistrabilidad o de impedimento a las que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Signo que cumpliendo los tres requisitos esenciales tropieza con cualquiera de los impedimentos o prohibiciones, descarta la posibilidad de constituirse en marca.
“Cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.
Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de inicio dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca”.
(Proceso 4-IP-98, G.O. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN) V. LA CONFUNDIBILIDAD Si la marca tiene, según lo expresado, como función principal la de convertirse en elemento diferenciador entre signos y bienes y productos de una persona frente a los de otra, se contrapone a esa característica todo aquello que pueda confundir y llevar a error al público consumidor.
Lo confundible resta distintitividad y por ende el signo se convierte en irregistrable. La confusión y la distintividad son vocablos que, al menos, en materia marcaria son opuestos. “El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para ser considerado como marca), como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el de los consumidores” (Proceso 04-IP-98) Signos idénticos o similares per se no son irregistrables sino en tanto en cuanto cubran o protejan los mismos o iguales productos o servicios.
El signo marcario no pretende amparar o cubrir todo el universo de bienes o servicios sino unos determinados y específicos, y dentro de esa especialidad debe medirse la confundibilidad, excepto el caso de marcas notorias o renombradas. La especialidad significa que quien registra una marca puede utilizarla solamente para esos productos, pero la confusión no necesariamente puede darse entre los productos de la clase registrada sino por otros de clases diferentes con los que haya alguna relación o vinculación de competitividad.
Si no existe vinculación entre bienes y servicios frente a signos idénticos o similares, entonces la coexistencia marcaria no produce ese error que es lo que la norma del artículo 83 literal a) trata de evitar, con miras a la protección del consumidor, para evitar que su consentimiento en la adquisición sea viciado. Para llegar a afirmar o determinar le existencia o no de la confundibilidad, no cabe, entonces, examinar los signos aisladamente o individualmente, sino es preciso examinar a qué productos cubre los signos enfrentados.
Si los productos o servicios, aún no perteneciendo a la misma clase del Nomenclator Internacional de Niza, da lugar a una posible confundibilidad, el signo posteriormente solicitado se encuentra impedido de ser registrado como marca, en base del principio “primero en el tiempo, primero en derecho” (prior tempore, potior iure”). Así mismo si el solicitante delimita o restringe dentro de una misma clase del nomenclator los bienes o servicios que su marca va a cubrir, deja abierto el campo para que un mismo signo pueda registrarse para los demás bienes o servicios de esa clase, entendiéndose también que deberá analizarse si tal confundibilidad no se produce con bienes y servicios de otra clase.
Tal delimitación no debe presumirse sino debe constar expresamente en la propia solicitud o durante el trámite administrativo o al momento de renovar la marca. Los productos así delimitados han de confrontarse con los bienes o servicios que ampara o cubre la marca posteriormente solicitada, para establecer o deducir la confundibilidad o no entre signos y productos.
En el proceso 13-IP-98 (G.O. Nº 338, de 11 de mayo de 1998 marca “El Rosal”), el Tribunal dijo: “Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el análisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porque, a excepción de la notoria, protege solamente a los productos dentro de la regla de la "especialidad", esto es, para los productos que han sido solicitados.
Si entre éstos y los anteriormente solicitados o registrados existe una similitud o identidad, no podría registrarse como marca el nuevo signo en razón de la confundibilidad que puede darse o presentarse. Si los productos son disímiles o diferentes, la protección marcaria no se extiende hacia ese limite, por lo que el signo podría ser registrado, aunque los signos sean idénticos o similares.
“Los términos "mismos productos o servicios" utilizados en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no se refieren a los de la misma clase, sino a los relacionados con el grupo de productos o servicios con alguna conexión competitiva y que puedan estar señalados o compilados en otra clase del nomenclator. “Desde este punto de vista el concepto de clase a que hacía referencia la Decisión 85, se ha ampliado para la protección de una marca común u ordinaria, a concepto de producto, por lo que al examinar los que serán protegidos no se ha de fijar exclusivamente en la clase, sino en la similitud entre los mismos partiendo de varios conceptos o puntos de comparación que el Tribunal los especificó: inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.
Proceso 8-IP-95 (G.O. N° 231 de 17 de Octubre de 1996, Marca LISTER).” La confundibilidad en esencia no nace en el momento mismo del registro, sino en el uso que los signos presenten dentro de la comercialización de esos bienes y servicios, pues del uso depende el conocimiento del público sobre la existencia de los bienes y servicios y desde ese momento puede el consumidor comparar, cotejar y diferenciar los signos marcarios.
Por ese motivo la parte final del literal a) del articulo 83 se refiere a la confundibilidad para productos o servicios respecto “de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La confundibilidad será analizada tanto si al momento del registro se genera la confusión o si puede generarse en el futuro con el uso concomitante de los dos signos para los mismos productos o para un producto o servicio, entre los cuales pueda dar origen a una confusión. La confundibilidad nace, en consecuencia no solo de la normativa vigente, sino de la realidad fáctica.
Por ello quien alegue tal confundibilidad tiene que probar, mediante el alcance procedimental interno, cómo los signos han causado ya en el mercado una efectiva confundibilidad. El error que produzca la comercialización de bienes y servicios con signos idénticos o que se asemejen, constituye el impedimento para el registro del segundo signo solicitado.
La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación de los principios “in dubio pro signo pioriri”. La confundibilidad entre signos tiene diversos matices, que se origina tanto en la simple similitud o semejanza hasta la identidad de los signos. La identidad de signos despliega el análisis de la confundibilidad visual, ortográfica o conceptual de los mismos, toda vez que lo idéntico deja de ser semejante y no admite reglas de comparación, pudiéndose establecer “dicha identidad ‘prima facie’ con certeza mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto”.
(Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997 y Proceso 13-IP-98) VI. MARCAS MIXTAS A las marcas denominativas simples o compuestas de dos o más palabras, se pueden añadir términos genéricos o comunes o usuales que no entran a formar parte integrante de la marca como elementos de comparación, pues dichos términos corresponden al uso común de todos los empresarios y no cabe, en consecuencia la apropiación particular de uno de ellos.
Dichos términos no abonan para delimitar tal confundibilidad y para su determinación no serán tomados en consideración. En las marcas en conflicto aparte de las expresiones distintivas como es la palabra BIMBO, signo de fantasía, se han agregado términos como Delicias en el un caso, o “Pastelería o Confitería”, en la marca de la accionante, que no son sino explicativas del producto o le aportan una de sus características, no constituyendo el elemento visualizado de su distintividad; por lo tanto cualquier comparación entre las dos marcas puede hacerse sin consideración a dichas expresiones.
A más de las marcas denominativas la doctrina distingue las marcas mixtas, es decir aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos, así mismo, simple o compuesto, que puede o no reflejar algún concepto o idea. Para el caso sub lite, y según la copia de los títulos de registro, la marca BIMBO de propiedad de la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., está representada por esa palabra, en un tipo de letra especial, que no deja de convertirla en marca mixta.
La otra denominación BIMBO, cuya titularidad reposa en la sociedad Bimbo Ltda., contiene a más de esa expresión, como se ha manifestado anteriormente, la cara de un oso con gorro de cocinero. Respecto a las marcas mixtas El Tribunal ha manifestado que es necesario precisar cuál es el elemento predominante dentro del contorno denominativo y gráfico, no precisamente por el tamaño del símbolo o figura o gráfico, sino por la percepción que pueda tener el consumidor medio respecto a esa marca en la primera visión y en la memorización de la misma o la impresión que tenga del signo. Sobre el tema esta sentencia se remonta a lo expresado dentro del mencionado Proceso 13-IP-98: “En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz que el usuario o consumidor pida o solicita la marca.
“En esta clase o tipo de marcas "hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores" (Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos de Derechos de Marcas", pág. 240).
“No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación "EL ÁRBOL", la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación. “Un signo gráfico tampoco será distintivo si él significa la representación o descripción del producto que la marca va a amparar, pues el público solicitaría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que serían descriptivas del mismo producto protegido (Proceso 32-IP-96).
“Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas. “El gráfico que no constituya elemento esencial, dominante y preferencial de la marca para diferenciarla de otra, tampoco podría ser analizado como elemento diferenciador con otra marca denominativa”.
(Ver Proceso 55-IP-99, G.O. Nº 539 de 28 de febrero 2.000, marca FARLIN y Proceso 10-IP-98 G.O. Nº 394 de 15 de diciembre de 1998, marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)). Dentro del Proceso 4-IP-88 (G.O. Nº 30 de 24 de enero de 1989), el Tribunal dijo: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” El Juez consultante decidirá, con lo dicho, si en la marca mixta BIMBO predomina la palabra BIMBO, en cuyo caso la confundibilidad con la primeramente registrada es evidente y no caben reglas de comparación aplicables; o si el elemento de la figura o gráfico que acompaña a dicha expresión es el predominante, y que por medio de su expresión o lectura el público solicitará el producto o servicio a adquirirse.
En este supuesto no cabe confundibilidad entre las dos marcas por tratarse de elementos distintos. Será necesario también considerar el hecho de que si bien entre las dos denominaciones BIMBO existe identidad absoluta, el gráfico que complementa a una de ellas, pudiera reunir, a juicio del Juez consultante, condiciones de distintividad suficientes para constituirse en un elemento determinante a los fines de diluir tal identidad.
VII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. El esfuerzo del titular de una marca para imaginar y proponer el signo, registrarlo y usarlo en sus productos, y proteger el signo, no tendría aplicación práctica de ninguna especie si la ley no le amparara en el derecho al uso exclusivo, es decir, si no tuviera defensa alguna contra quienes utilizaran en el mercado iguales o idénticos signos para los mismos servicios o productos.
En el régimen de la Decisión 344, el registro del signo marcario es la única vía para que pueda adquirirse el derecho al uso exclusivo de la marca, según lo dispone el artículo 102 de ese cuerpo comunitario. Estamos frente al sistema constitutivo o atributivo que difiere del declarativo que consagra al uso como factor de protección. El uso del signo marcario le permite al titular, en una fase positiva, aplicar la marca en sus productos o publicitarlos o comercializar libremente los productos o servicios marcados con el signo o ceder, conceder o licenciar la marca.
Al contar con sólo éstas y otras facultades, su derecho al uso exclusivo no tendría los efectos necesarios para la protección total. De esa necesidad desemboca el ius prohibendi, que le faculta al titular para prohibir que terceros utilicen la marca, y consecuentemente, oponerse al uso y registro de signos para impedir que terceros y sin su autorización utilicen signos iguales o semejantes para los mismos productos.
(Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997, marca DC’OS). Este derecho se encuentra plasmado en el artículo 104 de la Decisión 344, facultándole al titular a actuar “contra cualquier tercero, que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueda ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
“b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma (…) “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo” Garantizado el titular de una marca con estas facultades provenientes del ius prohibendi, bien puede iniciar las acciones de protección y amparo previstas en la legislación interna, pues sobre éstas guarda silencio la Decisión 344, y por lo tanto, bajo el principio del complemento indispensable del derecho interno con el derecho comunitario, es necesario remitirse a las normas nacionales.
El titular marcario, en consecuencia, goza de normas de protección para el ejercicio pleno del uso exclusivo de su marca, evitando así un daño o perjuicio a su derecho y contrarrestando el uso ilegal y arbitrario de su marca por terceros no autorizados. VIII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Dentro del procedimiento de registro de una marca, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, examen que, como ha expresado este Tribunal en varios de sus fallos, procede y es obligatorio en tanto existan observaciones o el trámite no cuente con ellas.
Esta competencia administrativa, tiene por objeto “determinar si el signo reúne las condiciones necesarias para ser registrado como marca o si incurre en alguna de las prohibiciones determinadas en la norma comunitaria en los artículos 82 y 83. Examen que es una obligación de la Administración el realizarlo, sin que sea necesario que existan observaciones” (Proceso Nº 49-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2000, marca ICE BREWING,) La actora fundamenta su acción en que la Oficina Nacional competente para el registro de la marca BIMBO de Bimbo Ltda., solamente tomó en consideración a la clase 42 y no a las demás clases; en tanto la coadyuvante adopta una postura diferente: una marca de productos no puede confundirse con una marca de servicios.
Así planteada la discusión, para la primera tesis, existe la confundibilidad porque existe su marca anterior con la misma denominación que cubre también productos de panadería y pastelería e inclusive utiliza la denominación impresa en las envolturas de expendió de pan. La contraparte, no admite tal razonamiento pues aduce que entre servicios y productos no existe confusión y que la utilización de la marca en los envases no tiene relevancia para una acción de nulidad, pues nadie puede suponer que su marca que se utiliza en servicios de hotelería, hospedaje, panadería, etc., pueda ser la misma de la actora.
Conforme se ha manifestado en renglones anteriores, la marca de servicios está destinada a lo que su propia expresión se refiere, es decir, a proporcionar al público un servicio o actividad señaladas en el nomenclator, sin que el titular pueda expender con esa marca productos que dieren lugar a confusión con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitada.
Con el carácter de referencial se anota la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Materia de Marcas Comunitarias, la que al realizar el examen de confundibilidad de los signos BEUTY FREE SHOP (solicitada) y BEUTY FREE (registrada) y los productos expresó: “A este respecto, los servicios prestados por ‘los salones de belleza y solariums’” incluyen con frecuencia la venta de productos de belleza, perfumería, cosméticos, sustancias dietéticas y otros productos enumerados en el registro anterior.
Por tanto, los productos y servicios de las marcas en conflicto podían ofrecerse conjuntamente y van dirigidos al mismo público” y por la similitud entre signos y productos y servicios negó el registro de la marca solicitada. (“Actas de Derecho Industrial” Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago, España, Tomo XIX, Editorial Marcial Pons, 1998, pág. 998) El Tribunal supremo Español, tercera Sala, Sección 3ª, al examinar el registro de la marca “Comercial Gallega” por oposición de la prioritaria “La Gallega”, realizó la comparación entre los dos signos, habiendo expresado que “La marca prioritaria obstaculizadora de la solicitada sirve para distinguir un producto concreto -patatas fritas- mientras que ésta última distingue “servicios” En consecuencia el análisis de la Oficina Nacional Competente, si bien no debe extenderse a todas las clases del nomenclator, debe ser cauteloso en las que puedan dar origen a la confusión entre los consumidores por la vinculación o conexión sea de productos entre sí, o entre productos y servicios o entre servicios, análisis que en otras ocasiones no será necesario por la disparidad de los productos y de los servicios.
De aceptarse la tesis de que no cabe la confusión entre marcas de productos y marcas de servicio, puede llegarse a situaciones de engaño al público, inscribiendo una marca de servicios para expender productos o a la inversa, inscribir una marca de productos para utilizar como servicio, o utilizar la marca de servicio como medio de comercializar un producto, situación que entraría dentro de las prohibiciones contempladas en el artículo 104 de la Decisión 344.
En cuanto al examen de registrabilidad, dentro del Proceso 55-IP-99 (G.O. Nº 539 de 28 de febrero del 2000, marca FARLIN) el Tribunal se refirió una vez más a la obligación de la Oficina Nacional Competente sobre el mismo, y dio el alcance necesario de lo que debe entenderse por la discrecionalidad en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión entre signos. El Tribunal dijo: “LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES “En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la “discrecionalidad” administrativa -concepto que surge de la propia normativa comunitaria, tal como se desprende de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344- y la “arbitrariedad”, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario por la normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud: “Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.
“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 [Decisión 313] son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o de negar el registro.
La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la citada Decisión.” (Sentencia del 04-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1994-1995, tomo IV, pág. 353.
Resaltados de la presente sentencia). Y posteriormente el Tribunal ha concluido en los siguientes términos: “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio ‘discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta.’ (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tomo I, pág. 116, interpretación prejudicial (01-IP-87)”.
Véase también fallo del 03-IX- 97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Tomo VI, pág. 285. (Resaltados de la presente sentencia). “Pero corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso- administrativa, revisar si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, puede sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su competencia para anular --incluso con efectos retroactivos- la decisión administrativa adoptada, cuando ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos.
(Ver las sentencias pronunciadas en interpretaciones prejudiciales: 10-IP-97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca “COLSUBSIDIO”, G.O. Nº 308 del 28 de noviembre de 1997; 28- IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”, en G.O. Nº 332 del 30 de marzo de 1998; y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, publicado G.O. Nº 373 del 21 de septiembre de 1998).
Todo lo anterior, se encuentra desarrollado con base en la reciente sentencia producida en el caso 40-IP-99, marca “LAUREL”, de fecha 29 de noviembre de 1999.” Con las consideraciones antes indicadas. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, está en posibilidades de ser registrable como marca por parte de la Oficina Nacional Competente.
Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurso en una de las causales de irregistrabilidad o de impedimento a las que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Signo que cumpliendo los tres requisitos esenciales tropieza con cualquiera de los impedimentos o prohibiciones, descarta la posibilidad de constituirse en marca. 2.
Si los signos son idénticos y los productos similares o conexos, la confusión es apreciable a primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión. 3. En las marcas mixtas es necesario precisar cuál es el elemento predominante que conforma el signo: o el contorno denominativo o el gráfico, considerando la primera percepción global que el consumidor tenga en sus aspectos gráfico, fonético o conceptual considerando que la denominación es el modo más frecuente y por el cual el consumidor distingue y solicita el producto. 4.
De conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 la confusión puede producirse, en determinados casos entre productos, o entre productos y servicios o entre servicios por lo que el examen analítico de los signos se realizará bien se trate de signos para cubrir productos o servicios. 5. La simple duda o la probabilidad de una confusión de que el segundo signo pueda causar ese fenómeno marcario, presta mérito suficiente para descartar el registro del signo posteriormente solicitado, en aplicación del principio “in dubio pro signo pioriri”. 6.
La marca registrada para productos o servicios de una clase determinada, no puede utilizarse para comercializar productos o servicios de otra clase diferente. 7. El titular marcario goza de normas de protección para el ejercicio pleno del derecho al uso exclusivo de su marca, evitando así un daño o perjuicio a su derecho y contrarrestando el uso ilegal y arbitrario de su marca por terceros no autorizados. 8.
La Oficina Nacional Competente al examinar los signos, recurre a un criterio ‘discrecional’, que en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta. 9. El análisis de la oficina nacional competente, si bien no debe extenderse a todas las clases del nomenclator, debe ser cauteloso en las que pueda dar origen a la confusión entre los consumidores por la vinculación o conexión sea de productos entre sí, o entre productos y servicios o entre servicios, análisis que en otras ocasiones no será necesario por la disparidad de los productos y de los servicios.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 5766, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Notifíquese la presente sentencia, al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia sellada y certificada.
Remítase igualmente, copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO