INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 84-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafos a) y d), 87, 88, 93 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JHONSTON S.A. Marca KRYSTAL.

Proceso interno correspondiente al expediente N° 4875. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 21 de marzo del 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafos a) y d), 87, 88, 93 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero; y, Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda propuesta por el Dr. Jorge E. Vera Vargas, apoderado de la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A. y sus anexos, el auto de admisión, las contestaciones de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Dr. Germán Marín Ruales, apoderado de la sociedad beneficiaria de los actos impugnados, GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., así como el expediente administrativo conformado con ocasión de la solicitud de registro de la marca KRYSTAL.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta requerida, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos y de las pretensiones de las partes, sometidos a la consideración del juez nacional. a) Antecedentes El 28 de octubre de 1992 la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicitó de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia la concesión del registro de la marca KRYSTAL para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 385, la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A. formuló observaciones con base en las solicitudes de registro de las marcas “CERVEZA CRISTAL (etiqueta)” y “CRISTAL (etiqueta)”, presentadas ante la referida División de Signos Distintivos el día 12 de febrero de 1992 y destinadas a distinguir productos de la misma clase internacional 32.

El escrito de observaciones se fundamentó, además, en los registros de las marcas “CERVEZA CRISTAL (etiqueta)” y “CRISTAL (etiqueta)”, obtenidos en la República del Perú. Mediante resolución No. 21277 del 27 de noviembre de 1995, la ya identificada oficina nacional competente declaró infundada la observación presentada por la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., y concedió el registro de la marca KRYSTAL “para distinguir TODOS los productos comprendidos en la clase 5ª” (a saber: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas), con fundamento en las siguientes consideraciones: “SEGUNDO.- Que la marca CERVEZA CRISTAL (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 se encuentra registrada a nombre de CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., en la República del Perú, de conformidad con la legislación interna de ese país. “TERCERO.- Que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente solicitada por CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., por existir entre ambas similitud fonética ya que existe sólo una mínima diferencia entre las palabras KRYSTAL y CRISTAL, pero al tener igual pronunciación y sonido, se oirán exactamente igual.

“CUARTO.- Que la disposición Quinta transitoria de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los derechos de Propiedad Industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros sobre marcas registradas con una antigüedad de diez años, gozarán del derecho preferente de registro en los demás Países Miembros siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país donde se solicita dicho registro.

“De otra parte, según el artículo 107 de la misma Decisión, ‘cuando en la Subregión existan registros de marcas idénticas o similares a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro ’ “Por último y para abundar en razones, la misma derogada Decisión 313 en la Disposición Quinta Transitoria, citada por el observante, consagraba el derecho preferente de registro a una marca ya registrada en un País Miembro que tuviera una antigüedad de 10 años ‘siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro, donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error’ [ ] Y, repetimos, la Sociedad solicitante es propietaria del certificado de Registro No. 11969, correspondiente al signo CRISTAL para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente.

“En virtud de lo anteriormente expuesto, la marca solicitada NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es procedente declarar infundada la observación formulada concediendo la marca objeto de la solicitud”. Posteriormente, la División de Signos Distintivos expidió la resolución 25192, por la cual corrigió de oficio la No. 21277, indicando que la clase para la cual fue concedido el registro de la marca KRYSTAL era la No. 32, y no la 5, como equivocadamente aparecía en ese último acto administrativo.

Contra las resoluciones antes referidas, la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A. interpuso recurso administrativo de apelación, alegando que el registro de la marca CRISTAL, certificado No. 11969 del año 1939, propiedad de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. fue otorgado única y exclusivamente para distinguir “bebidas tales como soda, aguas minerales, naturales o artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas”.

Consecuentemente, la referida marca CRISTAL, con certificado No. 11969, no se encuentra registrada para distinguir cervezas, que son los productos para los cuales la sociedad actora dentro el proceso interno tiene solicitados prioritariamente los registros de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) en la República de Colombia. Señaló además en dicha ocasión, que las cervezas, si bien se encuentran comprendidas en la clase 32, son bebidas con contenido alcohólico, por lo cual son a la vez productos de naturaleza diferente a la de los demás productos comprendidos en dicha clase.

Por último, alegó la actora, sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., que las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) además de encontrarse registradas a su favor en la República del Ecuador, Perú, Paraguay y otros países sudamericanos, son no sólo notorias sino también renombradas y famosas en países miembros del Grupo Andino, como los ya expresamente señalados.

Ante la falta de resolución del recurso de apelación, y diciendo actuar conforme a las previsiones del Derecho interno colombiano, la actora demandó ante el Consejo de Estado colombiano, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344, la nulidad de las resoluciones 21277 y 25192, así como “del acto administrativo presunto por el cual se resuelve de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones citadas”. b) Fundamentos del escrito de demanda Sostiene la actora que las resoluciones impugnadas contravienen los artículos 81, 83 literal a) y el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 13 de la Constitución Política colombiana concordado con el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

Respecto de la violación del artículo 81 de la Decisión 344, señala que dicha norma no se aplicó, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al declarar infundada la observación formulada, “ignoró que el signo KRYSTAL no es lo suficientemente distintivo para identificar cervezas, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, productos que son fabricados y comercializados por la sociedad actora, que es la titular de la marca CRISTAL en el Perú y Ecuador para distinguir productos comprendidos en la clase 32, lo mismo que solicitante prioritaria en la República de Colombia del registro de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) para distinguir cervezas”.

Afirma también que la Administración debió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A., en razón de que la marca CRISTAL, certificado No. 11.969, de propiedad de GASEOSAS POSADA TOBON S.A., no ampara cervezas, otras bebidas no alcohólicas, otros preparados para hacer bebidas y jarabes, productos estos que en cambio sí están protegidos por los registros suyos y por la también prioritaria solicitud de la actora.

Al referirse a la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, manifiesta que la marca KRYSTAL solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 32 carece de capacidad distintiva en relación con las cervezas, que son el producto para el cual la actora es anterior y primera solicitante del registro en la República de Colombia y primer titular del registro de la marca en el Ecuador.

Expresa además que, no por el hecho de que ciertos productos se encuentren agrupados en una misma clase, se infiere que sean de igual o similar naturaleza; así, el agua, las sodas y las bebidas gaseosas, a pesar de estar comprendidas en la clase 32 internacional, difieren de la cerveza, que, si bien se encuentra comprendida en la misma clase, es de naturaleza sustancialmente diferente, por su carácter de bebida alcohólica.

Fundamenta igualmente su demanda en la “interpretación armónica” del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 93 ibidem. Conforme a dicha interpretación —según afirma la sociedad actora— “el registro de una marca no es procedente cuando es idéntica o semejante a otra marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero en cualquiera de los Países Miembros, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error En esta forma, si a quien tiene registrada la marca en otro País Miembro le es permitido formular observaciones es porque, en el evento de que se establezca que la marca en la cual se basan esas observaciones se encuentra en verdad registrada o solicitada con anterioridad en ese otro País Miembro, la demanda debe ser declarada fundada y la solicitud de registro contra la cual se formulan dichas observaciones consecuentemente denegada”.

Con base en el anterior razonamiento señala que la “División de Signos Distintivos ignoró las normas antes citadas, particularmente el artículo 93 de la Decisión 344, toda vez que no se pronunció sobre los registros que de la marca CRISTAL para distinguir cervezas y otros productos de la clase 32 tiene, desde mucho tiempo antes, CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. en Perú y Ecuador.

Por último, expresa la actora que la División de Signos Distintivos, ignorando los principios de igualdad de las personas ante la ley y de “imparcialidad de las autoridades administrativas”, al declarar infundada la observación, desconoció el derecho que le asistía en lo referente a la prioritaria solicitud de registro de la marca CRISTAL, para distinguir cervezas, que son productos para los cuales GASEOSAS POSADA TOBON S.A. no tenía registrada, con anterioridad, la marca CRISTAL o cualquiera otra similar. c) Argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio en su escrito de contestación La demandada se opone a las pretensiones de la actora, por considerar que con la expedición de la Resolución No. 21277 del 27 de noviembre de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos, no se ha incurrido en violación de normas legales.

Sostiene que “se declaró infundada la observación formulada contra la solicitud en mención por la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., con domicilio en Lima, República del Perú, ahora demandante, basándose acertadamente en que la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., es titular del certificado No. 11969 válido hasta el 24 de marzo del 2004; habida cuenta de ello, es indudable que la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., tiene un derecho adquirido sobre la expresión CRISTAL, lo que no se puede desconocer”. d) Escrito de coadyuvancia presentado por la sociedad beneficiaria de los actos administrativos impugnados A través de apoderado, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., solicitante y titular del registro de la marca KRYSTAL, cuya nulidad se demanda, interviene en el proceso y se opone a las pretensiones de la actora.

En lo principal afirma, que ella goza de mejores derechos sobre la marca CRISTAL, por cuanto solicitó y obtuvo el registro de esta marca en la República de Colombia con anterioridad a la fecha en que la demandante presentó la primera solicitud de registro tanto en ese país como en cualquiera otro del Pacto Andino. Al respecto, señala que la marca CRISTAL, certificado No. 11.969, fue registrada en el año 1939, para identificar determinados productos de la clase 32, mientras que en el año 1993 obtuvo el registro de la denominación “AGUA CRISTAL, EXPRESIÓN DE LA NATURALEZA”, y en 1995 se le confirieron los registros de las marcas “AGUA CRISTAL + GRÁFICA” y “CRISTALITOS”, para distinguir “TODOS” los productos de la clase 32.

Tales mejores derechos —en opinión de la sociedad coadyuvante— le han permitido obtener en Colombia, incluso con posterioridad a las solicitudes presentadas por la actora, las marcas CRYSTAL, No. 203.771, y CRISTAL ORO, No. 203.772, ambas para distinguir asimismo “TODOS” los productos de la clase internacional 32. De acuerdo con lo anterior, concluye que “GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. no solamente era titular en Colombia desde 1939 de la marca CRISTAL para distinguir algunos productos de la clase 32 internacional, sino que había solicitado el registro de la misma para distinguir todos los productos de dicha clase desde 1985, los cuales le otorgan no solamente los mejores derechos sobre esta marca sino la posibilidad de solicitar y obtener el registro de signos idénticos o similares, como sería el caso de la marca KRYSTAL”.

De esta manera —según afirma— consolidó sus derechos sobre la marca CRISTAL para distinguir TODOS los productos de la clase 32. Sobre la alegación de la actora en lo referente a la violación del artículo 93 de la Decisión 344, expresa que “la demandante confunde el legítimo interés que la norma reconoce a los titulares de marcas en el exterior que crean que las solicitudes de marcas radicadas en Colombia vulneran sus derechos previamente adquiridos para que les presenten oposiciones, con la legitimación en la causa”.

“En el presente caso —continúa— es claro que la demandante tenía legítimo interés desde el punto de vista procesal para presentar oposiciones a la solicitud de registro de la marca KRYSTAL, en los términos del artículo 93 de la Decisión 344, como efectivamente lo hizo; mas no legitimación en la causa en Colombia, por cuanto ella no es titular de derecho alguno de marca en Colombia que le permita prevalecer sobre derechos preexistentes”.

Visto lo anterior, y C O N S I D E R A N D O: Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia se ajusta a las prescripciones de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto. Que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la competencia del juez comunitario para proceder a interpretar exclusivamente aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante aquel; ello con base en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

Que, en consecuencia, las normas objeto de interpretación, que a juicio de este Órgano Judicial son relevantes para la resolución del proceso interno, son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 103.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud”. “Artículo 88.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: “( ) “c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;

“( )”. Que de los hechos y argumentos debatidos en el proceso interno, y de las normas comunitarias citadas, se desprenden los siguientes temas que suscita la interpretación prejudicial: I. EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD MARCARIA Se discute en el proceso interno la prioridad y los mejores derechos de la marca CRISTAL tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.

En efecto, por una parte, la actora, CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., alega que es “la titular de la marca CRISTAL en el Perú y Ecuador para distinguir productos comprendidos en la clase 32, lo mismo que solicitante prioritaria en la República de Colombia del registro de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) para distinguir cervezas”.

Por otro lado, la coadyuvante de la Administración demandada, sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. beneficiaria de los actos impugnados, sostiene que es ella la que goza de mejores derechos sobre dicha denominación, por cuanto solicitó y obtuvo su registro en la República de Colombia con anterioridad a la fecha en que la demandante presentara la primera solicitud de registro tanto en ese país como en cualquiera otro del Pacto Andino. Al respecto, el Tribunal observa: El «principio de prioridad» se desprende no sólo de expresas disposiciones contenidas en la legislación aplicable –en particular, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344–, sino también de la propia naturaleza de los derechos de propiedad industrial: la exclusividad en el uso o explotación. Así, en virtud del derecho de uso exclusivo que confiere el registro marcario, la prerrogativa de autorizar o impedir la utilización del signo distintivo sólo podrá corresponder a un solo titular; y ante la pretensión de varias personas de llegar a adquirir derechos sobre un mismo signo o uno similar, resulta aplicable el principio de prioridad (prior tempore potiur iure).

En efecto, conforme a este principio, la exclusividad en el uso se confiere a quien primero haya cumplido con las formalidades exigidas, las que en definitiva son: la solicitud de registro, a cargo del particular interesado, y la asignación de la correspondiente fecha de presentación, competencia atribuida a la oficina nacional competente, para el caso de que la referida solicitud cumpliere los requisitos establecidos por el artículo 87 de la Decisión 344 (actualmente, los previstos en el artículo 140 de la Decisión 486).

Debido al carácter territorial de los derechos marcarios, la prioridad opera, en principio, respecto de solicitudes introducidas en un mismo país. A tales efectos, resulta aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344, que, en su parte pertinente, impide el registro como marca de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una «marca anteriormente solicitada para registro» por un tercero. En este sentido viene al caso recordar que, aun cuando referida al régimen de patentes, el artículo 8 de la Decisión 344 establece el mismo principio de la prioridad en su acepción general, al señalar: “Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente ”.

Mutatis mutandi, se puede sostener, aplicando analógicamente dicha disposición, que si varias personas pretendieran obtener derechos sobre una misma marca o una similar que sea susceptible de inducir al público a error, el registro se concederá a aquella que primero presente la solicitud correspondiente. Esta es la línea jurisprudencial sentada en el caso “DIDA” (interpretación prejudicial 9-IP-94, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 180, del 24 de marzo de 1995), en la cual se consideró: “Es natural entender que en un mercado comercial activo de registro de marcas se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período de tiempo o al mismo tiempo.

En la solución del conflicto que ese hipotético hecho puede originar, se ha establecido el derecho de prioridad de la solicitud de registro de marca”. Ahora bien, el ámbito territorial en el que actúa el principio de prioridad puede verse afectado por una importante excepción: la prioridad internacional –conocida como «prioridad unionista», cuando se deriva de la aplicación del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial– y también por la prioridad comunitaria, ésta regulada, hasta la entrada en vigor de la Decisión 486, por el artículo 103 de la Decisión 344.

Tal disposición confiere al titular de “la primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena”, un «derecho de prioridad», por el término de seis meses, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

De la citada disposición se desprenden las siguientes exigencias para que pueda invocarse el «derecho de prioridad»: a) Sólo la primera solicitud presentada en un País Miembro o en otro que conceda un trato recíproco puede dar origen al derecho de prioridad. La expresión primera solicitud debe ser entendida como la primera formulada –en un país andino o en cualquier otro que otorgare un trato recíproco a las solicitudes provenientes de la Subregión– por el mismo solicitante del nuevo registro, independientemente de que terceros hayan efectuado depósitos o adquirido derechos en esos mismos países incluso con anterioridad a la fecha prioritaria; b) Para que la primera solicitud dé origen al derecho de prioridad, debe haber sido presentada “válidamente”, esto es, haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 87 de la Decisión 344, necesarios para admitirla a trámite, y que le haya sido asignada fecha de presentación, cuando se trate de solicitudes presentadas en los países miembros de la Comunidad Andina; c) La solicitud que reivindica prioridad deberá presentarse dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de la primera solicitud; y, d) Finalmente, esa solicitud que invoca un derecho de prioridad deberá reivindicar los mismos productos contemplados en la solicitud prioritaria.

No obstante en aquella se podrá excluir de la protección uno o más productos que aparezcan en la primera solicitud, pero en ningún caso podría pretender la extensión de dicha solicitud a productos o servicios distintos o adicionales. La reivindicación del “derecho de prioridad” –internacional o comunitario–, permite que la primera solicitud presentada en el exterior prevalezca aun en el país en el que se reclama la prioridad, cuando en el intervalo –entre el depósito prioritario y la solicitud presentada dentro de los seis meses siguientes– un tercero haya introducido una solicitud sobre la misma marca o una similar, o hayan acaecido hechos de naturaleza semejante que sean susceptibles de impedir el registro, como sería el caso de la utilización de un nombre comercial que pueda producir un riesgo de confusión con la marca.

Conforme lo señala el artículo 4.B del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial –que regula la «prioridad unionista»—, “ el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal”.

En consecuencia, con fundamento en una ficción legítimamente introducida por la propia norma comunitaria, se considera que la fecha de la solicitud posterior que reivindica un derecho de prioridad lo que se establece a los únicos fines de que prevalezca sobre cualquier solicitud de un tercero, u otro acto o hecho ocurridos en el período comprendido entre la solicitud prioritaria y la posterior.

No obstante, los depósitos efectuados con anterioridad al día de la primera solicitud —base del derecho de prioridad— y asimismo los derechos válidamente adquiridos, prevalecen por aplicación del principio general de prioridad y por el de respeto a los derechos adquiridos. En virtud de lo anteriormente expuesto, el concepto «marca anteriormente solicitada para registro por un tercero», al que se refiere la causal de irregistrabilidad establecida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, comprende no sólo la marca solicitada anteriormente y que se encuentre en trámite ante la propia oficina nacional competente, en virtud del principio general de prioridad, sino que se extiende incluso a la solicitud admitida a trámite con posterioridad, pero que haya reivindicado un derecho de prioridad, en aplicación del artículo 103 de la Decisión 344.

Por eso, no parece adecuado catalogar al principio de prioridad, en general, ni a la prioridad andina o internacional, en particular, como un impedimento de registro, sino más bien, conforme lo expresa BAYLOS CORROZA, como “un criterio dirimente para el caso de concurrencia de pretensiones” (Tratado de Derecho Industrial, 2ª edición, Madrid, 1993, p. 710).

II. OBSERVACIONES CON BASE EN REGISTROS OBTENIDOS EN LA COMUNIDAD ANDINA El párrafo segundo del artículo 93 de la Decisión 344 establece como supuestos de legitimación para “presentar observaciones en los demás Países Miembros” dos situaciones de hecho en las que se podría encontrar una persona: a) Por una parte, el ser titular en cualquiera de los países de la Comunidad Andina del registro de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Por la otra, el haber presentado prioritariamente la solicitud de registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En general, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado al respecto que: “La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que al titular de una marca le otorga el registro de la misma, debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado”.

Y continúa: “El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

Aún cuando el artículo 146 de la Decisión que se interpreta se propone llegar a un sistema de consolidación de la administración comunitaria de la propiedad industrial y en algún momento podría darse el paso hacia la protección comunitaria centralizada de las marcas para todo el mercado subregional, hasta ahora no existe un registro marcario de alcance subregional andino y no sería validamente jurídico sostener que los registros de una marca en otros Países Miembros de la subregión pudieran hacerse valer en otro de ellos o que por haber sido registrada una marca en un País Miembro pueda ésta solicitarse en registro y obtenerse su inscripción en otro País Miembro, si la marca no reúne las características de registrabilidad requeridas por la ley comunitaria, pues en este caso el registro sería ilegal y pasible de declararse su nulidad de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 113 de la Decisión 344.

( ) “La protección ideal en el derecho marcario andino sería la derivada de un registro único, pero lo cierto es que éste no ha sido establecido hasta ahora, y entonces deberán ser determinadas por cada país las reglas aplicables a los casos concretos. La ampliación del concepto de territorialidad que se consagra en el inciso 2º del artículo 93 de la Decisión 344 se refiere únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro puedan permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la subregión. También se exceptúa de la territorialidad el caso del agotamiento del derecho consagrado en el artículo 106 de la Decisión 344” (Interpretación prejudicial 17-IP-98, caso “LA RUBIA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No. 354 del 13 de julio de 1998).

De igual modo, el Tribunal Andino ha insistido: "Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso exclusivo en los cinco Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países, como sucedería en el caso de la marca COMUNITARIA, o del Registro Internacional, institución jurídica que aún no se encuentra implementada en la subregión andina, en la cual el registro tiene carácter exclusivamente nacional" (interpretación prejudicial emitida dentro del caso CAROLINA 30-IP-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 355 del 8 de mayo de 1998, que reitera, sobre este aspecto, el caso EDWIN, No. 17-IP-96).

La jurisprudencia sentada, entre otras, por las citadas interpretaciones prejudiciales encuentra su fundamento, principalmente, en el artículo 122 de la Decisión 311, que pasó a ser el 121 de la Decisión 313 y que es recogido tanto por la Decisión 344, en su artículo 146, como por la ya vigente 486 (artículo 278). Esta disposición declara el propósito de los Países Miembros de consolidar un “sistema de administración comunitaria”, para cuyo efecto se comprometen a garantizar la debida aplicación del Régimen Común de Propiedad Industrial, y, además, a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes.

En la reciente Decisión 486 se establece adicionalmente que para un futuro inmediato —a más tardar al 31 de diciembre del año 2002— las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. (Disposición Transitoria Tercera). De esta manera se evidencia la intención del legislador andino de sentar también las bases —en los más variados ámbitos de la integración económica— para la conformación de un mercado común, en virtud de que “la supresión de los aranceles en el comercio intracomunitario no es suficiente para alcanzar un mercado único, espacio donde la circulación de mercancías, servicios, personas y capitales debe efectuarse libremente y sin obstáculos de ninguna naturaleza, de tal manera que los intercambios y movimientos de los factores de producción al interior de la Comunidad se asemejen, en la medida de lo posible, a la que existe en los territorios de los Países Miembros”.

En efecto, “conjuntamente con la liberalización de los factores de producción, la conformación del mercado común requiere una política exterior única, así como políticas comunitarias comerciales, sociales, de desarrollo fronterizo y de integración física, que permitan una cohesión gradual de los mercados y territorios nacionales, con miras a alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros”.

(Sentencia de fecha 5 de julio del año 2000, dictada dentro de la acción de incumpliendo 46-AI-99 interpuesta contra la República de Venezuela por haber adoptado ciertas medidas destinadas al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera). En este sentido, cuando los derechos de propiedad industrial, son regulados con un criterio estrictamente territorial o nacional, pueden eventualmente llegar a constituirse en un obstáculo o una restricción encubierta al principio de la libre circulación de mercancías que rige en la Comunidad Andina.

(Al respecto, puede consultarse el capítulo “LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MARCARIOS”, en la sentencia proferida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 291, del 3 de setiembre de 1997). Considera en efecto el Tribunal que la consolidación de un mercado común andino requiere de la adopción de medidas dirigidas a eliminar las limitaciones y divisiones territoriales al interior de la Subregión; y entre ellas, especial atención merecen los derechos de propiedad industrial, pues en virtud del ius prohibendi que de ellos nace, siempre se encontrará latente como una amenaza: la posibilidad de un atentado a la libre y normal circulación de mercancías.

Por eso, la normativa comunitaria no se ha mantenido ajena al conflicto que pudiere surgir por el respecto que debe guardarse de, una parte, los derechos de propiedad y, por la otra, en relación con la necesaria libertad del intercambio de bienes entre los Países Miembros. En lo que toca a los derechos derivados del registro marcario, la Decisión 85, verbigracia, se inclinó por la imposibilidad de que el titular de una marca se oponga a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro, que ostenten la misma marca (artículo 75).

De la misma manera, la Decisión 344 y la vigente 486 señalan los efectos que se producirían en aquellos casos en que en la Subregión existieren registros sobre marcas idénticas o similares a nombre de distintos titulares. Entre las acciones normativas de la Comunidad tendentes a consolidar un sistema de administración comunitaria de los derechos de propiedad industrial, precisamente, se inserta el segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión 344, en virtud del cual «se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error».

De esta manera se pretende atenuar el surgimiento de nuevos derechos marcarios que puedan colisionar dentro de un mercado común, o, incluso complicar la implementación de dicho “sistema de administración comunitaria”. Se desprende de lo anterior que la norma contenida en el artículo 93 de la Decisión 344, no constituye un mero supuesto de legitimación activa de efectos exclusivamente procesales, en razón de que la observación, en definitiva, “faculta a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca”.

Ello no obsta, sin embargo, para que al momento de resolver sobre la oposición, la oficina nacional competente se pronuncie sobre todos y cada uno de los argumentos propuestos por los intervinientes en el procedimiento, que eventualmente podrían dejar sin fundamento a la observación u oposición interpuesta. Conforme lo expresa la interpretación prejudicial 32-IP-96, caso “marca DC’OS (mixta)”, “No es lo mismo la presentación de las observaciones exigiendo el cumplimiento del requisito del interés legítimo, al hecho de que aquellas prosperen administrativamente, consecuencia que se regulará en el caso de los "derechos subjetivos" por los derechos preferentes que demuestre el oponente en el proceso administrativo, y en el de los intereses legítimos por la especial situación de hecho que acredite, la cual le permite precisamente acceder al rango también privilegiado de interesado legítimo” (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 279, del 25 de julio de 1997).

En vista de que la solicitante del registro de la marca “KRYSTAL” ha puesto de relieve el mejor derecho que ella supuestamente posee sobre el signo CRISTAL, procede este Tribunal a referirse al tema relativo a los III. DERECHOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD Conforme se ha expresado supra, los depósitos efectuados con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad –cuando éste sea expresamente reivindicado– y los derechos válidamente adquiridos, prevalecen por aplicación del principio general de prioridad y de respeto a los derechos adquiridos.

Ello en razón de que la solicitud de registro de una marca confiere a su titular simplemente una mera expectativa de llegar a obtener el derecho de uso exclusivo, la cual no podrá desconocer los derechos concedidos a favor de terceros, como es el caso de registros de marcas anteriores a la solicitud, extensible incluso la protección a los de prioridad o preferencia derivados de solicitudes de registro preexistentes.

Normalmente, los derechos adquiridos por el registro marcario confieren a su titular facultades propias de los derechos de exclusión (ius excludendi alios), que en los términos de los artículos 104 y 105 último párrafo de la Decisión 344, parecen concretarse en «el derecho de actuar contra cualquier tercero» y en «ejercitar las acciones del caso frente a terceros», lo que en definitiva derivaría en una facultad negativa de excluir a los demás en el uso de la marca, es decir, ejercitar el ius prohibendi conferido por el registro, basado en el riesgo de confusión, que ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 párrafos a), b), c), d) y h); y 155 letra d).

La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

“La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. ( ) “La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca” (Interpretación prejudicial 4-IP-94, caso “EDEN FOR MAN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 189 del 7 de agosto de 1995).

Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sin embargo, es punto crucial del proceso interno determinar si este aspecto positivo del derecho marcario, legitima a su titular a solicitar y a obtener el registro de signos idénticos o semejantes a la marca previamente inscrita para los mismos productos u otros que puedan considerarse como relacionados. Considera al respecto el Tribunal: Como se ha señalado, el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997).

Por ello el uso de la marca se limita estrictamente al signo y a los productos tal y como aquella se encuentra registrada, admitiéndose de manera excepcional «el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo» (lo destacado corresponde a la presente sentencia) uso que en ningún caso «disminuirá la protección que corresponda a la marca», tal como lo tiene establecido el último párrafo del artículo 110 de la Decisión 344.

En consecuencia, si, en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas «marcas derivadas» –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.

De todo lo anterior, y por lo que toca al argumento propuesto por la sociedad coadyuvante dentro del proceso interno relativo al mejor derecho que ella supuestamente posee sobre la denominación CRISTAL desde el año 1939, le corresponde al juez consultante determinar: Por una parte, si el registro de la marca “KRYSTAL” concedido a favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. constituye una variación no sustancial respecto del o de los registros de la marca “CRISTAL” previamente obtenidos por dicha sociedad, y, por otro lado, si los productos reivindicados en la solicitud corresponden a los amparados por la marca ya registrada.

De ser así, el mejor derecho en Colombia alegado por la coadyuvante sobre la marca “CRISTAL” desde el año 1939 –incluyendo los por ella referidos registros de los años 1993 y 1995– no podrán ser desconocidos por la oficina nacional competente ni por la jurisdicción interna. En caso de que el juez consultante verifique que las variaciones en los referidos signos no son de detalle o si alteran el carácter distintivo de la marca ya registrada por el mismo titular, o que los productos que pretende amparar la solicitud de registro “KRYSTAL” no son coincidentes, sino que constituyen una ampliación a productos de distinta naturaleza –conforme lo expone la sociedad actora dentro del proceso interno– no se podrá considerar a la solicitud “KRYSTAL” como una «marca derivada», y consecuentemente el examen de registrabilidad y la resolución sobre las observaciones formuladas se realizará prescindiendo de los derechos que la sociedad coadyuvante pudiere haber adquirido con anterioridad a la solicitud controvertida.

Por otro lado, en el proceso interno también ha sido sometido a la resolución del juez nacional el argumento referido a la notoriedad que cada una de las partes atribuye a sus marcas, dentro de los respectivos territorios en los que se encuentran registradas. Al respecto, el Tribunal recoge las consideraciones expuestas en la interpretación prejudicial 1-IP- 2000, emitida con motivo de la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia dentro del proceso interno 3924, caso “CRISTAL ORO”; a saber: IV.

NOTORIEDAD DE LA MARCA “Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. “La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. “Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

“Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada, está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

“De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”. De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1° La consolidación de un mercado común andino requiere de la adopción de medidas dirigidas a eliminar las limitaciones y divisiones territoriales al interior de la Subregión; y entre ellas, especial atención merecen los derechos de propiedad industrial. 2º Debido al carácter territorial de los derechos marcarios, la prioridad opera, por lo general, respecto de solicitudes introducidas en un mismo país. Este principio puede, sin embargo, verse afectado por una importante excepción: la prioridad internacional y la prioridad comunitaria. 3º La reivindicación del “derecho de prioridad” –internacional o comunitario–, permite que la primera solicitud presentada en el exterior prevalezca en el país en el que se reclama la prioridad, aun cuando en el intervalo –entre el depósito prioritario y la solicitud presentada dentro de los seis meses siguientes– un tercero haya introducido una solicitud sobre la misma marca o una similar. 4º Conforme a las previsiones de la Decisión 344, no resulta procedente que la invocación del derecho de prioridad comunitario o internacional sujeto a reciprocidad, se la realice sólo con motivo de las observaciones formuladas por un tercero, y menos aun con ocasión de la interposición de un recurso administrativo o judicial contra la concesión del registro o su denegación, sino conjuntamente con la solicitud de registro de la marca. 5° El segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión 344 constituye una de las acciones normativas de la Comunidad tendentes a consolidar un sistema de administración comunitaria de los derechos de propiedad industrial.

De esta manera se pretende atenuar el surgimiento de nuevos derechos marcarios que puedan colisionar en un mercado común, y que puedan complicar la implementación de aquel “sistema de administración comunitaria”. 6° Entre las facultades de gozar y disponer de la marca registrada, se admite la posibilidad de utilizarla de «modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo», uso que en todo caso «no disminuirá la protección que corresponda a la marca», conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 110 de la Decisión 344. 7° El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada. 8º Para que una marca pueda considerarse como notoria, se requiere del reconocimiento que de ella tenga el grupo o círculo de consumidores del producto o servicio que identifica, como de la difusión que de ella haya hecho su titular; sea en el país en el cual se alega la notoriedad o en el extranjero.

La apreciación del hecho de la notoriedad de la marca se remontará al momento de la presentación de la solicitud de registro de la misma. 9° Así mismo, la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por el titular de la misma, conforme a las reglas de la carga de la prueba, y, en su caso, ante la autoridad administrativa o judicial que esté conociendo de la causa.

Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, con el fin de establecer si la marca tiene o no los atributos de notoriedad, por lo que de aceptarse ésta, se obtendrá la protección especial que ella otorga. El juez nacional consultante al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario, ha sido realizada por el Tribunal en esta sentencia, y que se le notificará mediante copia certificada y sellada de la misma.

Remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO