PROCESO 4-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno 6013 Actora: COMPAÑIA NOVARTIS AG. Marca: NEORAL Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Camilo Arciniegas Andrade Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6013 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía NOVARTIS AG. domiciliada en Basilea, Suiza, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la observación formulada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. y sinembargo, de oficio se negó el registro de la marca denominativa NEORAL solicitada por NOVARTIS AG., para distinguir preparaciones farmacéuticas, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. b) Resolución 15631 de 10 de agosto de 1999, que resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999.

Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho solicita se le conceda el registro de la marca NEORAL, para los productos de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “La sociedad NOVARTIS AG., con domicilio en Basilea, Suiza, el 25 de septiembre de 1998 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca NEORAL (nominativa) para distinguir únicamente “Preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, LABORATORIOS LEGRAND S.A., con domicilio en esta ciudad y por intermedio de apoderado, presentó oposición y observaciones con fundamento en que la marca NEOVIRAL, de su propiedad, era confundible y semejante con la marca NEORAL. “La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, declaró infundada la observación presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., por considerar que no existía confusión entre las marcas NEORAL y NEOVIRAL.

Sin embargo, de oficio, negó el registro de la marca NEORAL, por cuanto presentaba semejanzas con la marca NORAL registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. “Contra la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, se interpuso el recurso de apelación, argumentando el uso común de la terminación genérica ORAL en marcas que distinguen productos de la Clase 5ª; el registro de la marca SADIMMUN NEORAL de propiedad de la actora; el hecho de que AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION no presentó oposición al registro de la marca NEORAL y de que existen varios registros otorgados por la Superintendencia que sólo se diferencian en una sola letra con la marca cuyo registro fue solicitado.

“Por resolución 15631 de 10 de agosto de 1999 se resolvió el recurso de apelación, confirmando en su integridad la negativa del registro de la marca NEORAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO En los fundamentos de derecho la actora cita como violados los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones: 1. “El literal a) del artículo 83, fue violado por cuanto la Superintendencia al pasar por alto que la terminación ORAL es descriptiva y de uso común respecto de productos farmacéuticos, está asumiendo, sin fundamento fáctico ni jurídico, que el sufijo ORAL no es descriptivo ni de uso común y sí apropiable por los particulares y, por tanto, puede servir de base para negar el registro de una marca.

“El mencionado artículo para ser aplicado, exige el cumplimiento de dos requisitos: a) que los signos distintivos sean idénticos o se asemejen de manera que puedan inducir al público a error; y, b) que cubran los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “La Administración, por otra parte, ha otorgado infinidad de registros de marcas que llevan los sufijos ORAL para productos de la clase 5ª y a nombre de diferentes propietarios; también ha considerado que las marcas que sólo se diferencian en una o dos letras, respecto de marcas previamente registradas y que cubren productos de la misma clase y naturaleza, pueden perfectamente coexistir en el mercado.

“Ha sostenido en repetidas ocasiones que dos marcas que compartan expresiones que son de uso común, trátese de raíces o desinencias, de prefijos y sufijos, para distinguir el tipo de producto de que se trate, no pueden ser consideradas confundibles y por tanto, pueden coexistir en el mercado. “Al hacer la comparación de las marcas en conflicto la Superintendencia asume, sin fundamento alguno, que el prefijo ORAL no es descriptivo ni de uso común para los productos de la clase 5ª y, por consiguiente, éste sí es apropiable por los particulares.

Con este hecho la Administración está aplicando erróneamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, puesto que no tiene en cuenta que lo que sí es comparable no tiene posibilidad de inducir al público a error, por lo que la marca solicitada sí puede ser registrable”. 2. “El artículo 96 de la Decisión 344 fue violado, por cuanto la Superintendencia al hacer el examen de registrabilidad de la marca solicitada, no cumplió de manera completa y cabal lo preceptuado por este artículo, puesto que no tuvo en cuenta la existencia de una gran cantidad de marcas registradas que llevan el sufijo ORAL y que distinguen productos de la clase 5ª.” El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. a) Demanda presentada por la sociedad NOVARTIS AG.

Para afianzar su defensa, la actora manifiesta que “ninguno de los propietarios de las marcas registradas que llevan la terminación ORAL, incluyendo la sociedad American Home Products Corporation, propietarios de la marca NORAL (que sirvió de base a la Superintendencia de Industria y Comercio para rechazar de oficio el registro de la marca de mi mandante), presentaron oposiciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, de lo cual deduce que no se sintieron vulnerados en sus derechos por la inscripción de la marca NEORAL.

Cita varios ejemplos en los cuales las marcas se diferencian inclusive por una o dos letras: RINEX y AINEX; SENSUS y SENSUAL; PABAC y TABAC. Pese a estos antecedentes, la marca de su mandante no ha sido registrada a pesar de que contiene prefijos de uso común como es ORAL. Aclara que tiene registrada su mandante la marca SANDIMMUN NEORAL, con lo cual tiene ya derechos conferidos sobre la expresión NEORAL.

Concluye expresando que entre las dos marcas, esto es NEORAL y NORAL no hay posibilidad de inducir al “publico a error, por consiguiente la marca de mi mandante si puede registrarse” b) Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Justifica las actuaciones de la negativa del registro de la marca NEORAL, no con fundamento de la opositora marca NEOVIRAL, sino por la existencia previa del registro de la marca NORAL, de American Home Products Corporation, en la doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Andino sobre la confundibilidad, expresando que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEORAL’ solicitada por Novartis AG. y ‘NORAL’ previamente registrada cuyo titular es American Home Products Corporation en debate, se concluye en forma evidente que entre éstas existen semejanzas capaces de conllevar a la confudibilidad directa al público consumidor”.

CONSIDERANDO

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinente, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISION 344 “ARTICULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Los puntos a tratarse en esta sentencia son: - La confundibilidad - Marcas farmacéuticas - Examen de registrabilidad II.

LA CONFUNDIBILIDAD La identificación e individualización dentro de un mercado de bienes de diferentes empresarios se logra imponiendo sobre ellos un signo perceptible que debe contener como una característica esencial el de ser distintivo, pues la carencia de ésta llevaría a que entre varios signos se confundan, situación que conduciría a un posible o real riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se hallarían imposibilitados de diferenciar cual es el origen empresarial de cada signo. Producida la confusión marcaria, no se cumpliría con el objetivo primordial de una marca, como es el de identificar, distinguir y diferenciar unos bienes o servicios de otros.

La distintividad pierde su propia esencia ante signos confundibles. Los signos confundibles entre sí, por ser idénticos o similares, carecen de la condición primordial que debe revestir un signo marcario como es la distintividad y, por lo tanto, no reuniendo esa condición es un signo irregistrable. La distintividad debe ser analizada conjuntamente tomando en consideración los productos o servicios que se cubren con las marcas en disputa.

Si éstos son los mismos o tienen alguna conexión competitiva, la posibilidad de confusión es más probable. Esta dualidad marcaria: signos y productos o servicios es la determinante para llegar a establecer si entre dos signos se produce real o posiblemente la confusión directa o indirecta. Prohibir la registrabilidad de signos confundibles en los términos indicados, constituye una protección que se dirige en dos vertientes: la empresarial que se vería perjudicada o lesionada si en el mercado circulasen para sus productos signos que no tienen un distintivo diferente al suyo, pues el público en tal indefinición de los signos caería en un error al adquirir un bien por otro, sin percatarse de la diferente fuente de origen; el otro sector protegido es el consumidor, pues se le evita caer en error al no identificar la fuente de origen de los productos y al evitarle que adquiera un producto o servicio por otro.

En toda comparación o análisis marcario entonces, entran en juego tres elementos: los signos, los productos y el consumidor; éste que participa como elemento activo en determinar la confusión dentro de un mercado. En defensa del titular de una marca y del consumidor, se origina la prohibición contenida en el artículo 83 de la Decisión 344, cuando impide el registro de signos que: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Confundibilidad actual o presente o confundibilidad posterior con el uso de los dos signos son las previsiones de esta norma. Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos o más signos, no existen reglas matemáticas e inflexibles pues a más de que cada caso reviste su propia orientación y característica y connotación, todo depende en definitiva del criterio subjetivo del juzgador o de la administración “decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y ser adoptada con base en principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza” (Proceso 56-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2000, marca EFFER).

Para el caso sub examine es necesario considerar que la confusión puede darse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, generándose similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. La similitud ortográfica se origina por la coincidencia de letras, sufijos, prefijos, la secuencia de vocales, el número de letras, sílabas, la posición o ubicación de consonantes y vocales; la similitud de las primeras o últimas sílabas.

La pronunciación semejante de los signos, provoca la similitud fonética de los términos, lo que induce a una confusión auditiva, impidiendo al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose a lo mejor la misma voz sonora o el mismo sonido. “Si las denominaciones o las palabras que utiliza el signo tienen por su pronunciación correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría producido la confusión auditiva entres dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de ellos.” (Proceso 20-IP- 97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998, marca MANUELITA vs. MANOLITA) Auditivamente las dos expresiones en colisión, esto es NEORAL y NORAL, tienen una extremada similitud auditiva, que únicamente con una pronunciación pausada y muy acentuada de las palabras -que no es lo común entre los consumidores- podría percibirse su diferenciación auditiva, pues las vocales EO y O, perceptiblemente tienen una misma sonoridad que puede provocar la confundibilidad en el público consumidor, riesgo que debe ser descartado, más aún, cuando se trata de medicamentos que puede ser de uso general o masivo, lo que incapacita al consumidor para un análisis detallado y pormenorizado del producto que adquiere.

Desde el punto de vista gráfico, y analizando los dos signos en su impresión conjunta y global, y aclarando que la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, éstas priman sobre las diferencias, lo que induciría a una confusión en ese sentido, y baste que la confusión se genere en uno o varios de estos campos para que el signo sea irregistrable, como así se ha pronunciado en fallos anteriores El Tribunal.

De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con el carácter de exclusivo por ninguna persona, ya que, su uso queda para el público en general.

Pero la utilización de esos prefijos queda condicionado a que la nueva palabra que se utilice, sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia capaz de diferenciarla de la anterior. No por la circunstancia que se haya registrado para un mismo titular el mismo vocablo, puede registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad.

El argumento de la demandada en ese sentido, tiene en su propia acción la respuesta. El signo anteriormente registrado según, ella corresponde a los términos SANDIMMUN NEORAL, que le da su distintividad, dentro del análisis comparativo del signo en su totalidad (ver Proceso 34- IP-98 G.O. Nº 419, de 17 de marzo de 1999, marca OMEPRAL). La confundibilidad como impedimento del registro tiene su fundamento en la defensa a los intereses del consumidor tanto para evitar el error en los productos que adquiere con un signo similar, como evitar también el error indirecto en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia u origen empresarial de la marca.

“La confundibilidad choca también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en las transacciones comerciales, pues en el registro marcario prima preferentemente la tutela del concepto ‘pro consumitore’”. (Proceso 20-IP- 97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998) En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver el caso en contra de la marca solicitada, aplicando el principio “in dubio pro signo priori”.

Con referencia a las marcas farmacéuticas, el Tribunal dentro del Proceso 13-IP-97 expresó: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales”.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas "este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación" (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre-Noviembre 1993, pág. 10389). A manera ejemplificativa citaremos algunas de las jurisprudencias del Tribunal sobre este tema: Proceso 13-IP-97 DERMALEX, Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998;

Proceso 21-IP-95, AFLOX, Gaceta Oficial Nº 233 de 19 de noviembre de 1996; Proceso 18-IP-95, SULFAPLATA, Gaceta Oficial Nº 231 de 17 de octubre de 1996. Proceso 34-IP-98, OMEPROL, Gaceta Oficial Nº 419 de 17 de marzo de 1999. Proceso 56-IP-2000, EFFER, Gaceta Oficial Nº 602 de 21 de septiembre del 2.000 Proceso 68-IP-2000, AMOZUL, Gaceta Oficial Nº 612 de 25 de octubre del 2.000 III.

MARCAS FARMACEUTICAS En cuanto se refiere a esta clase de marcas que cubren productos farmacéuticos la atención hacia la confusión debe ser más prolija y esmerada, pues, una confusión en la entrega o expendio de un artículo por otro, puede tener daños irreparables para la salud del consumidor. Aun cuando un fármaco despache bajo receta médica, existe la posibilidad de que quien atienda al consumidor en la venta, puede sufrir un error en la lectura del producto solicitado y entregar involuntariamente uno por otro.

Dentro del Proceso 68-IP-2000 el Tribunal expresó: “Ahora bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farmacéuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a descartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas”.

En sentencia recientemente emitida, el Tribunal hace un pormenorizado recuento de su jurisprudencia sobre esta particular materia, que ahora se destaca y se ratifica. Dijo: “En efecto, el Tribunal en la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis de conjunto] Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales ”.

(…) “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. “Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

“El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. “Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema” (Ver Proceso 56-IP-2000, G.O. Nº 602, de 21 de setiembre del 2000, marca EFFER, y Proceso 68-IP-2000, G.O. Nº 612, de 25 de octubre del 2000, marca AMOZUL) Se ratifica una vez más el criterio de este Tribunal sostenido en los Procesos: 13-IP-97, marca “DERMALEX”; 30-IP-2000, marca “AMOXIFARMA”; 48-IP- 2000, marca “BROMTUSSIN”; y 70-IP-2000, marca PLATINOL.

En el Proceso 30-IP- 2000, la sentencia expresa: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Se ratifica una vez más este criterio.” IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Para concluir el procedimiento de registro de una marca, corresponde a la Oficina Nacional competente proceder a examinar si el signo solicitado reúne las condiciones previstas en las normas comunitarias y si dicho signo no se encuentra impedido de registro por alguna de las causales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Este examen ineludible por parte de la administración, corresponderá practicarlo existan o no observaciones y en el supuesto de haberlas, el examen no debe concretarse o limitarse únicamente al objeto de tales observaciones, sino al análisis del signo comparado con otros con los que pueda existir similitud o semejanzas y que frente a los productos que cubran, puede dar lugar a la irregistrabilidad, entre otras causales, por la confundibilidad a la que se concreta la letra a) del articulo 83 de la mencionada Decisión. Si la confundibilidad o “el riesgo de confusión” no se produce o no se presume con la marca oponente, no por ello la administración puede dejar de realizar el examen con otros signos registrados con los cuales la marca solicitada puede estar impedida de registro.

El examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. El Tribunal se ha referido en varios fallos al alcance del artículo 96 de la Decisión 344. En el proceso 12-IP-96 (G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, marca MARGARINA EXCLUSIVA) y recogiendo jurisprudencia anterior expresó: "La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

"No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones", ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. "Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

"Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

"Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas." En el proceso 48-IP-99 (G.O. Nº 528 de 26 de enero del 2.000 marca PIEDEMONTE) expresó: “Esta atribución que posee la Oficina Nacional Competente está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la Decisión, que debe “corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador, en la aplicación de las normas de carácter sustantivo, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.

A la contestación afirmativa, el signo no podrá ser registrado; en caso contrario sí lo será”. Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir, explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.

Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa.

De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La confusión que se presente o pueda presentarse entre dos signos iguales o semejantes para productos idénticos o similares, impide el registro del segundo signo solicitado, confusión que puede darse por similitudes ortográficas, auditivas o ideológicas. El solo hecho de presentarse confusión en uno de estos campos, hace que el signo sea irregistrable.

SEGUNDO: Si las semejanzas entre dos signos son más profundas que las diferencias entre ellos, la posibilidad de confusión es más severa.

TERCERO: La administración o el juez para determinar la confusión o el “riesgo de confusión” entre dos o más signos, deberá hacerlo sujetándose a las reglas que en la doctrina y en esta sentencia se han expresado, de tal modo que no se trate de un análisis empírico, sino sujeto a un procedimiento técnico y minuciosa revisión de los hechos.

CUARTO: En caso de duda respecto a la confusión se aplicará el principio que beneficie al signo ya registrado.

QUINTO: En cuanto a marcas que cubran productos farmacéuticos y por el riesgo que un error puede representar para la salud, el análisis entre los signos en discusión deberá hacerse con un criterio más riguroso.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas se utilizan prefijos o sufijos que se han convertido en uso común para esa clase, lo que impide el aprovechamiento personal por un solo titular. Sinembargo quien utilice esos vocablos deberá hacerlo con un añadido que le imprima la suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión, actual o futuro, con el uso en el comercio de los dos signos.

SEPTIMO: La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de proceder al examen de registrabilidad de un signo para concederlo o negarlo, se hayan o no presentado observaciones.

OCTAVO: El examen antedicho no se concretará únicamente a las observaciones presentadas sino al análisis integral con otros signos ya registrados o solicitados anteriormente con los cuales pudiera darse el fenómeno del riesgo de confusión. El Consejo de Estado de la República Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 6013, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República del Colombia mediante copia certificada. Remítase igualmente, copia sellada a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO