INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 69-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo; e interpretación de oficio de los artículos 104, 105 y 128 ibidem. Caso: acción de nulidad de la resolución interna 0968, proferida por la empresa de capital público ECOSALUD S.A. Proceso interno correspondiente al expediente N° 5676.

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 6 de julio del año 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa; y, Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda interpuesta por el ciudadano colombiano Oswaldo Hernandez Ortiz y sus anexos; el auto de admisión; la contestación de la demanda por parte de la apoderada de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., ECOSALUD S.A.; y la resolución impugnada No. 0968 del 9 de julio de 1999, por la cual se dicta el reglamento del juego de suerte y azar de cuatro cifras en operación manual.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos y pretensiones de las partes sometidos a la consideración del juez nacional: a) Antecedentes La Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. ECOSALUD S.A., inicialmente denominada COLJUEGOS (Empresa Colombiana de Juegos de Suerte y Azar Limitada), es una sociedad de capital público, en la cual se asociaron la Nación y algunas entidades territoriales para explotar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes de las loterías y apuestas permanentes.

La referida sociedad, siendo, según ella misma expresa, la “entidad encargada de la administración y explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, de su competencia”, expidió el 09 de junio de 1999, por medio de su Presidente, la resolución No. 0968, mediante la cual “dicta el reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual.” Dicha resolución fue impugnada mediante recurso de anulación ante el juez consultante, y admitido a trámite el 13 de agosto del año 1999. b) Fundamentos de la demanda El actor en el proceso interno esgrime los siguientes argumentos –según resumen contenido en la consulta, complementado con lo que aparece en el texto de la demanda– respecto de la normativa comunitaria que en su criterio es violada con la expedición del acto ahora impugnado: Considera que el acto administrativo acusado –“Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”– infringe la normativa comunitaria, por cuanto los bienes provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de propiedad exclusiva de éstas, con las mismas garantías de la propiedad y renta de los particulares; gozan por tanto –según la actora– dichas entidades territoriales, conforme al artículo 102 de la Decisión 344, de los derechos de propiedad industrial sobre los nombres comerciales que las identifican y las marcas correspondientes.

Concluye en que “el reglamento no puede autorizar el uso de los sorteos de las loterías legalmente establecidas sin el permiso de las entidades territoriales y el reconocimiento de los derechos correspondientes ”. Asimismo afirma que “muchas loterías del país han registrado sus nombres y marcas para defenderse de los usos de personas no autorizadas, y por ello, los artículos 607 y 609 del Código de Comercio prohiben a los terceros utilizar un nombre comercial ajeno sin autorización de su titular”.

Por tanto, expresa que el acto acusado “no puede señalar en el artículo 4° que el juego cuatro cifras en operación manual, utiliza los resultados de los sorteos de otros juegos de suerte y azar legalmente autorizados, por cuanto implica necesariamente que se está disponiendo sobre la propiedad del nombre comercial y derecho de marca de las loterías de las entidades territoriales, que son sorteos de juegos de suerte y azar legalmente autorizados”.

Advierte además que el numeral 2 del artículo 10 del reglamento acusado, al señalar los elementos del juego, dispone que debe precisarse el resultado del sorteo correspondiente a otros juegos autorizados, lo cual significa que el juego “cuatro cifras” debe identificar previamente el juego que le sirve de referencia. Por ejemplo, indicará que se utilizarán los resultados del premio mayor de la Lotería de Bogotá, con lo que “se esta utilizando sin autorización del titular un nombre comercial y la correlativa marca”.

Finalmente alega que el reglamento acusado viola directamente la Constitución y la ley, por cuanto la naturaleza del juego “cuatro cifras” en operación manual es igual al juego de apuestas permanentes, y, por tanto, al ser éste un monopolio de las entidades territoriales, es de su exclusiva utilización. c) Contestación de la demanda La sociedad de capital público ECOSALUD S.A. en su contestación expone que la resolución impugnada, 0968 de junio de 1999, fue derogada por la 1157 de 1999, que reglamenta el “Juego de Cuatro Cifras Operación Manual”;

“en consecuencia, –alega– el actor carece de causa para incoar la demanda”. En cuanto al argumento del actor, referido a que los bienes provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales son de la exclusiva propiedad de las mismas, considera que al tratarse de “un juego cuya reglamentación está determinada por ECOSALUD S.A., en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, no se está interfiriendo con el ejercicio del monopolio por parte de las entidades territoriales, y en consecuencia no se atenta contra los bienes y rentas que las mismas poseen.

( ) Con la función desempeñada por ECOSALUD S.A. como la administradora de los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar se está transfiriendo a los municipios del país, recursos para atender necesidades en salud, demostrando de esta manera la clara prevalencia del interés general y el cumplimiento de la función social del Estado”.

Con vista de lo anterior, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N S I D E R A N D O: Que la consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia se ajusta a las prescripciones de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto. Que este Tribunal es competente, por vía de interpretación prejudicial, para precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con la finalidad de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, pero sin que pueda esta alta jurisdicción “interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso” (artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal).

Que en virtud de las modificaciones al Tratado de Creación del Tribunal introducidas por el Protocolo de Cochabamba –en vigencia a partir del 25 de agosto de 1999 y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina–, la interpretación prejudicial deberá estar “referida al caso concreto”, pudiendo incluso para dicho efecto hacer también referencia a los hechos “cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”, de manera que la respuesta del Tribunal Andino, a la consulta formulada por el juez nacional, resulte efectivamente útil y suficiente para la resolución del litigio principal.

Que por lo anterior, en ejercicio de la competencia de interpretación prejudicial, el Tribunal cuenta con amplios poderes para extraer las cuestiones que deben ser consideradas por el juez consultante al momento de emitir su sentencia –sin que ello implique calificación de los hechos materia del proceso– así como para determinar cuáles, entre las normas andinas y a los fines de la interpretación, son las pertinentes en cada caso concreto a decidir.

Que de los hechos y argumentos debatidos en el proceso interno se desprende que la principal cuestión, respecto de la aplicación de las normas comunitarias en las que fundamenta su demanda el actor, constituye la compatibilidad entre las disposiciones de la Decisión 344 y el “Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”, particularmente el artículo 4º de este último, en razón de que al permitir la utilización de “los resultados de los sorteos de otros juegos de suerte y azar”, a juicio del actor, ello “implica necesariamente que se está disponiendo sobre la propiedad del nombre comercial y derecho de marca de las loterías de las entidades territoriales, que son sorteos de juegos de suerte y azar legalmente autorizados”.

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario para el Tribunal que, además de la norma cuya interpretación se solicita, acuda también, de oficio y en relación con el caso de autos, a la de los artículos 104, particularmente su párrafo a), 105 y 128 de la Decisión 344; el primero de ellos referido a los derechos conferidos por el registro marcario, el segundo a las limitaciones del derecho sobre la marca y el tercero a la protección de los nombres comerciales: Decisión 344 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

( )”. “Artículo 105.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

“El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

“El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. A la luz de lo expuesto y de las normas citadas, el Tribunal considera pertinente precisar: I. En relación con los derechos conferidos por el registro marcario y sus limitaciones Reiterada jurisprudencia de este Organo jurisdiccional ha señalado que, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien, en esencia, protege el derecho marcario (Interpretación prejudicial 28-IP-99; caso: Decreto 677, por el cual se reglamentó parcialmente el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos).

Asimismo, el Tribunal ha considerado que el registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria (Interpretación prejudicial 10-IP-94; caso: “Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión; publicada en la Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995 y en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, página 54).

Los derechos de exclusión que se derivan del registro marcario, enunciados en el artículo 104 de la Decisión 344, pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para «impedir» determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión. Pero el Tribunal ha expresado también «que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza» (interpretación prejudicial 5-IP-94; caso: marca BENETTON, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 177 de 20 de abril de 1995 y en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal, página 30).

En efecto, según lo sintetiza la sentencia emitida en el caso 2-AI-96, BELMONT (publicada en la Gaceta Oficial Oficial del Acuerdo de Cartagena 291de 3 de septiembre de 1997 y en el Tomo VI de la Jurisprudencia del Tribunal, página 168): “El derecho a oponerse, que se confiere al titular de la marca, presenta limitaciones como las contenidas en los artículos 105, sobre uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia (inciso primero).

También está limitado el derecho de prohibir el uso de la marca a un tercero en el caso de anuncio, ofrecimiento, información sobre disponibilidad y otros usos de buena fe dirigidos a la información al público que no induzca a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos (inciso segundo). ( ) “Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciatario u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho, (artículo 106).

“Por último, la limitación al derecho de oposición está contemplada en el artículo 107 párrafo tercero de la Decisión 344, en el sentido de que no podrá prohibirse la importación de un producto o servicio que cuente, en la subregión, con registros idénticos o similares a nombre de titulares diferentes, cuando la marca del titular no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo demostración de que el no uso obedece a causas justificadas, entendiendo por éstas el caso fortuito, la fuerza mayor o los actos provenientes de autoridad según reza el artículo 108 de la misma Decisión”.

Se deduce así que el derecho sobre la marca no es ilimitado, y, por el contrario, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por motivos relacionados con la identidad de la persona, su seudónimo o domicilio; debido a propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada (artículo 105); así como también en virtud del agotamiento del derecho (artículo 106) y de la coexistencia marcaria en la Subregión a la que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344.

En relación con tales limitaciones resulta oportuno aclarar que, aparte de que por su naturaleza deben ser objeto de interpretación restrictiva, su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria. A los efectos del caso concreto, entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado «siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca» y además «siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios».

Los usos permitidos son enunciados por dicha disposición, y tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a “propósitos de identificación o de información”, debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca.

En relación a la buena fe, como requisito para que el uso sin autorización del titular sea permitido, el Tribunal Andino reitera los conceptos desarrollados al respecto en la interpretación prejudicial 20-IP-97, caso CAROLINA (Gaceta Oficial No. 35 de 14 de julio de 1998): "La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. "La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona”.

En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información. La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso “a título de marca”.

Así, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios. Por tanto, considera el Tribunal que la normativa comunitaria, entre las limitaciones a los derechos de exclusividad, contempla la posibilidad de que terceros utilicen marcas registradas, sin necesidad del consentimiento del titular, con fines de identificación o de información. En este evento, los terceros deberán actuar de buena fe, y además el uso no podrá realizarse a título de marca ni tampoco ser susceptible de inducir al público a error sobre la procedencia del producto ofrecido o del servicio prestado.

Corresponde, en consecuencia, a la Autoridad judicial consultante verificar, luego de determinar el alcance del Derecho interno, particularmente del “Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”, si éste implica una vulneración a los derechos conferidos por el registro marcario o, en su defecto, si puede ampararse en las limitaciones previstas en el artículo 105 de la Decisión 344.

También en relación con el caso concreto, el Tribunal pasa a referirse a: II. La protección de los nombres comerciales Por lo que se refiere, en cambio, a la protección de los nombres comerciales, el Tribunal ha esclarecido que la misma se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica a los que distinga, ya que es el uso el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva (interpretación prejudicial 45-IP-98; caso: marca IMPRECOL; publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000).

No obstante, observa el Tribunal que, respecto de los derechos derivados de un nombre comercial protegido, a diferencia de lo que ocurre en la Decisión 486, ahora vigente –en la cual se regulan las facultades del titular de un nombre comercial para actuar contra terceros que atenten contra sus derechos, y además existe una expresa remisión a las disposiciones sobre marcas relativas a las limitaciones del derecho de exclusividad en el uso–, la Decisión 344 no contiene disposición alguna sobre esta materia ni tampoco se remite al Capítulo sobre Marcas, como sí lo hace para los casos en los que la legislación interna contemple un sistema de registro.

De ello se deduce que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 128 de la Decisión 344, correspondía a los Países Miembros, bajo ese régimen jurídico, determinar en sus respectivos ordenamientos internos las prerrogativas y limitaciones del ejercicio del ius prohibendi, característico de los derechos intelectuales. De todo lo expuesto EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º En ejercicio de la competencia de interpretación prejudicial, corresponde a este Tribunal precisar el alcance de las normas comunitarias refiriéndose al caso concreto, de modo que la respuesta a la consulta formulada por el juez nacional, resulte efectivamente útil y suficiente para la resolución del litigio principal, pero sin que le esté permitido “interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”. 2º Entre las limitaciones a los derechos de exclusividad conferidos por el registro marcario, la normativa comunitaria contempla la posibilidad de que terceros utilicen marcas registradas sin autorización del titular, con propósitos de identificación o de información. En este evento, los terceros deberán actuar de buena fe y además el uso no podrá realizarse a título de marca ni tampoco ser susceptible de inducir al público a error sobre la procedencia del producto ofrecido o del servicio prestado. 3º Bajo el régimen de la Decisión 344, los derechos sobre el nombre comercial y sus respectivas limitaciones serán aquellos que se encuentren regulados por los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros. 4º Corresponde a la Autoridad judicial consultante verificar, luego de determinar el alcance del Derecho interno, particularmente del “Reglamento del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”, si éste implica una vulneración a los derechos conferidos por el registro marcario o, en su defecto, si puede ampararse en las limitaciones previstas en el artículo 105 de la Decisión 344, conforme a lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO