PROCESO 42-IP-2001 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d), e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador. Expediente Interno No. 2740-96-MP.

Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito al primer día del mes de agosto del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio del Dr. Ernesto Muñoz Borrero, mediante oficio No 322 de 15 de mayo del 2001, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 8 de junio del 2001.

Expediente interno No 2740-96-MP. VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite según auto proferido el 27 de Junio del 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante señala los siguientes: 1.1 LAS PARTES Es demandante la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. La demanda se dirige contra por el Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y contra el Procurador General del Estado.

Interviene como coadyuvante de la demandada, la compañía SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. (ECUDAL S.A.) 1.2 ACTO DEMANDADO EN EL PROCESO INTERNO Y OBJETO DE LA DEMANDA. Es la Resolución No 0948036 de 8 de febrero de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial. Se pretende con la acción intentada, que se declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución No 0948036 por la cual se rechaza la observación presentada y se concede el registro de la marca PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS. 1.3 HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEMANDA.

HECHOS: En la Gaceta de la Propiedad Industrial No 350 correspondiente al mes de marzo de 1994, se publica el extracto de la solicitud de registro de la denominación “PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS” como marca de fábrica. Luego de dicha publicación, la solicitud soportó una observación por parte de CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., fundamentada en que dicha compañía es la única titular y propietaria de la marca de fábrica “PAPI ONDAS”, pues posee registros en varios países del mundo como México, Honduras, Paraguay, Venezuela, lo que demuestra que ésta es notoriamente conocida a nivel internacional.

Terminado el procedimiento administrativo, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No 0948036 rechazó la observación presentada por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. y ordenó el registro de la marca “PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamenta la demandante su acción, en los siguientes argumentos: Que cotejadas las marcas en conflicto, existen similitudes tanto gráfico- visuales y fonético-auditivas, que causarían confusión en los consumidores. Señala que, la denominación cuyo registro solicita la demandada es idéntica a la marca de fábrica de propiedad de la actora, por lo que no se cumple con lo establecido en las normas estipuladas en los artículos 83, literales a) y e) y demás pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica. 1.4 CONTESTACION A LA DEMANDA.

Las entidades demandadas contestan a la demanda oponiendo las siguientes excepciones: El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca: Legalidad y validez de la resolución impugnada. Negativa de los fundamentos de la demanda. Solicita se realice la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se deseche la demanda. La Procuraduría General del Estado: Negativa de los fundamentos de la demanda. Legitimidad del acto administrativo impugnado. Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el juez consultante, esto es los artículos 81, 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que a continuación se insertan textualmente. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Pasa el Tribunal a analizar los artículos mencionados: REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA CONSIDERADO COMO MARCA.

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La perceptibilidad del signo supone la intervención de cualquiera de los sentidos, mediante los cuales el consumidor puede apreciarlo, captarlo o distinguirlo.

El signo no cumplirá las funciones de marca si no tiene la capacidad de ser perceptible por los consumidores. La concepción imaginativa del signo debe traducirse en algo perceptible ya sea por medio de palabras, colores, gráficos, dibujos etc. La función esencial que cumple una marca es la de distinguir, diferenciar en el mercado unos servicios o productos de otros.

Si el signo carece de esta fuerza distintiva no tiene capacidad legal para convertirse en marca. “La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos.”[1] La susceptibilidad de representación gráfica del signo permite al público formarse una imagen de éste, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro medio idóneo que tenga facultad expresiva.

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS La prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tiene como finalidad proteger al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error y que en el proceso de comercialización puedan inducir al público a confusión al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen empresarial.

Con el fin de establecer la similitud o el riesgo de confusión entre dos signos, este Tribunal ha tomado en cuenta ciertos criterios doctrinales generales que orientan al juez nacional al aplicar las normas comunitarias, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Este criterio exige el cotejo en conjunto de la marca. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, por cuanto el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. d) Deben tenerse en cuenta, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

“A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: Si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que las denominaciones son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes. (tonalidad de la marca). Debe analizarse por último la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”[2] NOTORIEDAD DE LA MARCA. Las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, tienen como finalidad conceder una amplia y especial protección para aquellos signos distintivos que reúnan el requisito de notoriedad.

Así, el literal d), está dirigido a impedir la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. A su vez el literal e) se refiere a la causal de irregistrabilidad de aquellos signos que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Para que haya lugar a esta prohibición, se requiere que la marca que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida. La protección de la marca notoria según los literales d) y e) del artículo 83, no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad generalmente aplicables a las marcas comunes.

La marca notoria es aquella que se ubica en un grado superior al que logran llegar pocas marcas, lo cual generalmente implica obtener un grado de aceptación por parte del público consumidor, debido al éxito que ha tenido en el mercado el producto o servicio. La doctrina alude a la notoriedad de la marca como un concepto unas veces asociado a la calidad conocida de un bien o un servicio y a la identidad con un producto o con el empresario que produce un bien o presta un servicio.

Para que una marca sea considerada notoria debe reunir varios factores; así: “La difusión que la marca ha tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso, una determinada calidad de los productos y servicios y otras veces, su exclusividad. Una marca puede ser conocida en un lugar debido al despliegue publicitario pero no usada por los consumidores; en tanto que el uso intensivo de la marca produce la difusión de la misma.

En una marca notoria puede presentarse en menor o mayor grado, estos factores para que obtenga un rango jurídico especial dentro de las marcas que no lo son.”[3] La marca notoria se encuentra dentro de una clasificación especial de marcas, cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de difusión y reconocimiento.

Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. El calificativo de marca notoria resulta de un conjunto de factores que deberán ser debidamente probados por quien alega dicha calidad.

PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS Admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a los que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente ordenará la publicación de la misma, a partir de la cual, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá formular observaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario a los fines de que “dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos ”(artículo 95). Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. La competencia otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de observaciones compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de la marca.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan observaciones, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”[4]. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83, de la referida decisión. Segundo: La existencia del riesgo de confusión deberá ser analizada por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de signos establecidos por la doctrina y jurisprudencia. Tercero: La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), prohíbe el registro marcario de signos que produzcan confusión con otros anteriormente registrados o solicitados.

Cuarto: La similitud de un signo con otro notoriamente conocido es causal para negar su registro, correspondiendo probar la notoriedad a quien lo alega, en aplicación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. Quinto: El examen de registrabilidad de la marca debe efectuarlo la Oficina Nacional Competente se hayan presentado o no observaciones.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No 2740-96-MP. Notifíquese esta sentencia a la Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomo Vl, proceso No 27-IP-96 pág, 326. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo lV, Proceso 9-IP-94, pág, No 95 [3] Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, Tomo lV, proceso 8-IP-95, pág, 322. [4] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo Vl, Proceso 20-IP-96, págs: 285,286.