PROCESO 40-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5521 Actora: SOCIEDAD PROASEPSIS LTDA. Marca: ASEPTIBAC.
Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la doctora Olga Inés Navarrete Barrero Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 5521 contra autoridades nacionales.
En el proceso interno instaurado por la actora, la sociedad PROASEPSIS LTDA., domiciliada en Bogotá D.C., a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la siguiente providencia: Resolución Nº 4509 del 3 de diciembre de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la resolución Nº 15423 del 14 de abril de 1994, proferida por el Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarando fundada la observación presentada por la sociedad BANCELIN CAVARAD & CIA. LTDA., contra el registro de la marca ASEPTIBAC, para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.
Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
HECHOS RELEVANTES Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: a. La sociedad Proasepsis, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca Aseptibac para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 internacional. b. El 6 de marzo de 1990, la Sociedad Bancelín Cavard & Cía. Ltda. presentó oposición al registro de la marca en mención, con base en su marca A.S.E.P.T.I.C. registrada bajo el Certificado Nº 57.035 en la clase 5a. c. El 14 de abril de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 15423, negando la oposición y ordenando conceder el registro de la marca solicitada, argumentando que no existían semejanzas entre las marcas ASEPTIBAC y ASEPTIC, que pudieran inducir a error al consumidor. d. Dentro del término legal, la sociedad Bancelín Cavard & CIA. Ltda. interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 15423 del 14 de abril de 1994. e. Mediante Resolución Nº 21992 de 7 de octubre de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió confirmar la Resolución 15423 de abril 14 de 1994, argumentando que no existe similitud entre las expresiones Aseptibac y Aseptic que puedan inducir a error al consumidor y concedió el recurso de apelación. f. Mediante Resolución 4509 del 3 de diciembre de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 15423 de abril 14 de 1994, revocándola en todas sus partes y declarando fundada la observación presentada por la sociedad Bancelín Cavard & CIA. Ltda. El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
DEMANDA PRESENTADA POR LA COMPAÑÍA PROASEPSIS LTDA. Los argumentos contenidos en la demanda se sintetizan en los siguientes: Resalta la importancia de las marcas como elemento esencial de los “productos o mercancías, al otorgarles individualidad y permitir su distinción, añadiendo que dichos signos cumplen una función trascendental en la economía del mercado”, pues al distinguir determinado artículo crea un instrumento importante de protección, no solamente para el propietario sino para los consumidores.
Realiza un análisis del artículo 81 de la Decisión 344, anotando que entre los elementos esenciales, el más importante es el de la distintividad, pues los demás elementos son derivados de éste. Se ratifica en que el signo ASEPTIBAC, reúne los requisitos que se exigen en dicho artículo 81, pues la perceptibilidad es reconocida por el sentido de la vista.
También cumple con el requisito de representación gráfica, “entendida ésta como la aptitud del signo para ser representado en forma material, y de esta forma ser percibido por los consumidores a través de cualquiera de los sentidos”. En cuanto a la distintividad, esto es “la capacidad intrínseca y extrínseca que tiene el signo para identificar un producto” se cumple por no confundirse con aquello “que va a identificar, es decir, que no sea el nombre o término común que utiliza el consumidor para distinguir el correspondiente producto; y en cuanto no se confunde con otros signos utilizados en el mercado por terceros para identificar sus productos”.
Anota que la marca solicitada ASEPTIBAC, es distintiva por cuanto no es “similar desde el punto de vista visual, ortográfico y conceptual a la marca A.S.E.P.T.I.C.”. Expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conceder las marcas ASEPTIDINA, ASEPTISAL, ASEPTIVET, ASEPTIGERM, en la clase 5a a favor de la compañía PROASEPSIS LTDA. y “declarar infundadas todas las observaciones interpuestas por la sociedad BANCELIN CAVARD & CIA. LTDA., con base en la marca A.S.E.P.T.I.C., por considerar que podían coexistir en el mercado” al no existir semejanzas que pudieran conducir al consumidor a error, “criterio que inexplicablemente no se optó en el presente caso.” Dentro del análisis del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, señala que del contenido del mismo, se desprenden los presupuestos legales para la tipificación de esta causal que son: “- Que el signo a registrarse se asemeje a la marca previamente solicitada, de forma que pueda inducir al público a error; y “- Que el signo a registrarse ampare los mismos productos o servicios protegidos por la marca previamente solicitada o registrada, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” Remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Andino, con respecto a las pautas de análisis de los signos, en especial del cotejo con base a la visión en conjunto de los signos enfrentados “donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales”, manifiesta que esta regla tiene una excepción al tratarse de las marcas farmacéuticas, “en donde se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en la comparación.” Señala que las marcas confrontadas “están compuestas por prefijos de uso común y generalizado que no pueden entrar en el cotejo marcario porque no son objeto de apropiación exclusiva y excluyente por persona alguna al ser de dominio público”, por lo que el cotejo debe hacerse en las “derivaciones de cada una de ellas, es decir, TIBAC, de ASEPTIBAC y T.I.C. de A.S.E.P.T.I.C. “En efecto, se dice en la demanda, el prefijo común en ambas marcas es ASEP, que alude a la palabra “ASEPTICO”, que a su vez se refiere a la palabra “ASEPCIA” que es un término descriptivo de los productos que comprenden la clase 5ª”.
Realiza el análisis del cotejo desde el punto de vista visual, fonético y conceptual. Para concluir que visualmente las terminaciones de las marcas en conflicto TIBAC y T.I.C. no tienen la “misma secuencia de vocales; el número de sílabas es diferente; no existen ni radicales ni terminaciones comunes; y la coincidencia de las letras iniciales se ve atenuada sustancialmente por la longitud de los signos”.
Además la marca T.I.C. está “compuesta por letras seguidas de puntos que corresponde a las siglas de los productos que se pretenden amparar..”. Desde el punto de vista fonético las dos marcas se diferencian “por cuanto están compuestas por diferentes números de sílabas: T.I.C. se compone de una sola sílaba, mientras que TIBAC, de dos; diferencia que se agrava, teniendo en cuenta que la sílaba tónica de este último se encuentra en su terminación (BAC)”.
No existe, según la demanda, confusión ideológica pues las dos marcas carecen de significado. CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En primer término defiende la legalidad del acto impugnado, esto es, la resolución Nº 4509 de 3 de diciembre de 1998, el que se emitió conforme a la Decisión 344, norma comunitaria vigente en la materia al momento de la expedición de dicho acto.
Se remonta a casos jurisprudenciales de este Tribunal, para realizar el análisis de los requisitos que debe reunir un signo como son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, aclarando que la comparación entre dos signos debe hacerse tomando en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, acordes con la jurisprudencia andina.
En la contestación textualmente se lee: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ASEPTIBAC” para productos comprendidos dentro de la clase 5 frente a la marca “ASEPTIC”, para todos los productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que persisten las semejanzas entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.
“Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y ortográfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencian entre las mismas, puesto que la forma de su pronunciación pueda conllevar igualmente la denominada confundibilidad sonora, que podría inducir al consumidor a error; en las marcas en comento ‘ASEPTIBAC’ y ‘ASEPTIC’ existen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden que ratifican sus semejanzas”.
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, que son las requeridas por la instancia consultante y cuyo tenor es el siguiente: DECISION 344 “Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
II. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACIÓN a) Requisitos para el registro de un signo como marca b) La confundibilidad marcaria c) Reglas para determinar la confundibilidad d) Campos de la confundibilidad e) Prefijos o sufijos comunes f) Signos confrontados g) Marcas farmacéuticas III. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La definición de marca del artículo 81 de la Decisión 344, antes transcrito, señala en forma general el objetivo que una marca persigue dentro de la comercialización de bienes y servicios que diferentes productores o comerciantes ponen a disposición de los consumidores.
Esa finalidad específica no es otra que la de distinguir entre dichos bienes y servicios por su fuente u origen empresarial, de tal modo que el consumidor al diferenciarlos los adquiera con conocimiento cabal de a que productos se dirige su compra. En este sentido el signo marcario imprime en los productos un sello de distintividad lo que permite al consumidor diferenciar, individualizar y distinguir unos productos de otros.
La creación de un signo por parte del empresario debe tornarse de lo inmaterial o imaginativo a lo material y objetivo para que el consumidor conozca y capte ese signo por cualquiera de los sentidos, perceptibilidad necesaria para que opere el signo dentro del mercado, inclusive con la adhesión del mismo en los productos a ser comercializados.
Un signo que no transciende a lo material, no cumpliría el requisito de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad, que es exigido tanto por la propia naturaleza de un signo frente al hecho de la necesidad de ser conocido por el consumidor cuanto por la propia disposición del artículo 81 en comento. El otro requisito para que un signo pueda ser registrado como marca está dado por la característica de su distintividad, pues si la marca distingue un producto de un empresario del de otro, el signo debe reunir esa condición esencial de que no pueda confundirse ni con lo que va a cubrir (distintividad intrínseca) ni con los otros signos con los cuales se enfrentan dentro del ejercicio de la libre competencia (distintividad extrínseca).
El signo que se confunde con el producto o servicio que va a cubrir o proteger pierde esa capacidad distintiva, al igual que los signos que se confundan con otros ya existentes o que representen el producto o sean términos comunes o usuales. La distintividad logra individualizar al signo y de este modo el consumidor medio se encuentra en aptitud de diferenciar, adquirir, escoger, y cuantificar la bondad o las características del producto que cada signo representa.
Dentro del Proceso 98-IP-2000 (G.O. Nº 676 de 6 de junio del 2001, marca BIMBO), El Tribunal expresó: “La distintividad, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcaria.
El signo que se confunda dentro del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes titulares, está relegado a la protección legal comunitaria. “Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el papel que una marca persigue.” Refiriéndose a este requisito, en el Proceso 40-IP-99, Marca LAUREL, G.O. Nº 528 de 26 de enero de 2000 y reiterado en el Proceso 31-IP-2001, marca PRES-CAFÉ, sentencia del 23 de mayo del 2001, se expresó por parte del Tribunal: “Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella radica en la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie”.
“Será distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios”. La norma comunitaria prevé que el signo a registrarse sea dado a conocer a terceros mediante una publicación, con el fin de que quienes se sientan afectados por el posible registro del signo, puedan hacer valer sus derechos para evitar cualquier perjuicio del signo previamente solicitado o registrado.
Para cumplir con esa publicidad, el signo necesariamente tiene que ser apto para la representación gráfica mediante su expresión por medio de símbolos, letras, sonidos, palabras, colores, gráficos o combinación de unos y otros. Para que un signo tenga la posibilidad de ser registrado como marca, debe reunir los tres requisitos puntualizados en renglones anteriores, esto es, ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.
A más de reunir con estos acondicionamientos legales, el signo a registrarse no debe estar inmerso en una o cualquiera de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, muchas de las cuales se derivan del requisitos de distintividad principalmente exigido. IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA La esencia de la marca de que debe ser distintiva del resto de signos que ocupan un espacio en el mercado, no permite la coexistencia de otro u otros que puedan dar lugar a confusión o error entre los consumidores, entendiéndose a éstos, como aquel con un sentido medio de capacidad de raciocinio y además como el elemento principal en la relación marcaria.
Signos que pueden ser semejantes o idénticos a otros ya registrados o previamente solicitados, no cumplirían con el requisito de distintividad y en consecuencia su registro como marca se encuentra determinado como una causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La ratio legis de esta prohibición o causal de irregistrabilidad radica en la función que la marca cumple en el intercambio de bienes y servicios, como es el de distinguir unos productos y servicios de otros.
Si el titular de un signo realiza un encomiable esfuerzo para lograr que su marca tenga un espacio en el mercado por la distintividad del signo, permitir que corran en el mismo otros productos con signos idénticos o similares, a más de producir una confusión directa entre los consumidores, desprotegería los derechos inherentes al registro marcario, como es el derecho al uso exclusivo a una marca distintiva.
Promover o autorizar el uso de signos idénticos o semejantes a más de producir el desaliento psicológico y mercantil de una desleal competencia, produciría un efecto dañino entre los diferentes consumidores, pues éstos no estarían en capacidad de diferenciar un producto de otro, creándose un campo de confusión de repercusiones económicas en cuanto a la calidad, origen y fuente empresarial de los productos adquiridos.
La prohibición constante en el literal a) del artículo 83, protege, entonces, tanto al titular de un signo registrado o solicitado anteriormente como al consumidor, frente a su decisión de adquirir lo que verdaderamente quiso, evitándole de este modo caer en error o confusión. La prohibición de registrar signos que causen confusión vendría a ser, por lo tanto, la salvedad para que el consumidor adquiera un producto con perfecto conocimiento de cuál producto o servicio está en su intención adquirir, evitando el error en dicha adquisición. Para el titular, el medio de evitar que terceros se aprovechen del good will de su marca o de la buena reputación de su signo, para colocar en el mercado productos o servicios pertenecientes a terceros con signos parecidos, semejantes o idénticos que no permitan diferenciar unos de otros.
La norma del artículo 83, literal a) al no permitir el registro posterior de signos idénticos o semejantes a los ya registrados o solicitados, prevé como condición esencial que esa confusión culmine en un error para el consumidor, confusión que deberá ser demostrado por el segundo solicitante si hubiere lugar a la necesidad de una prueba en ese sentido.
El otro requisito que la norma analizada exige es que con esos signos semejantes o idénticos se cubran los mismos productos o servicios, de suerte tal, que si esos signos amparan o protegen productos distintos excepto la marca notoria- los signos pueden coexistir en el mercado. Razón de esta condición es que quien registra un signo no lo hace para todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza o para todos los productos y servicios existentes en el universo, sino limita el uso del signo para un grupo determinado de bienes y servicios, limitación protegida bajo el concepto de la regla de la especialidad.
Sin embargo, no debe estimarse que por el hecho de que dos o más productos se encuentren en diferentes clases del mencionado Nomenclator los productos entre sí no tienen conexión competitiva alguna, pues productos contenidos en una clase pueden ser excluyentes del registro para signos iguales o idénticos con los de otra clase, precisamente por la existencia de esa conexión competitiva.
La confusión es ante todo un elemento fáctico que nace de las condiciones exteriores del signo y que puede producirse ya sea en el mismo momento del registro o con el uso de los signos en el mercado. Se estaría en los casos de una confusión inmediata y mediata, previstas en la propia disposición comunitaria del articulo 83, literal a), cuando expresa que no podrán registrarse signos “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.
Nótese que la utilización de la expresión verbal “pueda inducir” no significa una realidad concreta sino más bien una mera posibilidad. En consecuencia para determinar la confusión no sólo se atenderá a lo presente y concreto, sino a lo futuro y posible. Todo signo para que cumpla los efectos marcarios debe referirse necesariamente a bienes o servicios, los cuales serán cubiertos por el signo, y en forma general la distinción del producto se hace con la descripción del signo en el empaque, envoltura o envase.
De esta relación signo-producto, nace la confusión, a la cual hay que agregar como elemento indispensable el consumidor, pues él es en definitiva el sujeto que determina y constata si entre dos o más signos o servicios idénticos y semejantes para los mismos productos y servicios se produce o no, confusión. Por ello una de las reglas doctrinales sobre la confusión, expresada por el tratadista Pedro Breuer Moreno y recogida en varias sentencias de este Tribunal, se refiere a la posición del administrador o juzgador, quien debe “colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”, naturaleza referida, entre otras, a uno de consumo masivo, especial, privilegiado o restringido.
V. REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD Si bien los productos y servicios tienen que ser analizados o enfrentados tomando en consideración los productos y servicios así como la capacidad de discernimiento del consumidor, y aún considerando la regla general expresada por Breuer Moreno, de que la confusión “resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”, esto es la primera impresión objetiva que los signos en colisión producen en la mente y demás sentidos del consumidor, no es posible determinar reglas fijas, inamovibles y precisas para llegar a determinar la existencia de la confusión, pues ésta, se rige ante todo por un criterio personal y subjetivo del juzgador o del examinador, “quien a pesar de analizar las marcas sucesivamente y no simultáneamente”, en todo caso tendrá su propio criterio para llegar a una decisión final, que no deberá ser arbitraria sino con sujeción a reglas doctrinales, jurisprudenciales y a aspectos fácticos de cada caso, como por ejemplo, la percepción del público respecto a la semejanza entre productos y signos. Al respecto dentro del Proceso 4-IP-2001 (marca NEORAL, sentencia del 2 de mayo del 2001), El Tribunal dijo: “Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos o más signos, no existen reglas matemáticas e inflexibles pues a más de que cada caso reviste su propia orientación y característica y connotación, todo depende en definitiva del criterio subjetivo del juzgador o de la administración “decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y ser adoptada con base en principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza”.
(Proceso 56-IP-2000, marca EFFER, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2000) La condición de juzgador le impone al funcionario administrativo o al juez la obligación de hacer el análisis no desde su propia condición o posición sino de la ubicación del consumidor medio, quien examina los signos, en especial, los de consumo masivo y precio popular o costo bajo, de una manera menos intensa y prolija de lo que lo hace el consumidor especializado.
A más de las reglas ya citadas, el tratadista Breuer Moreno, y la doctrina en general, relievan la importancia de la regla de que para determinar la confusión deberá “tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”, para agregar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
De lo cual se desprende que la confusión se evitará o tendrá un menor impacto si entre los signos hay elementos que cobren una fuerza distintiva o un poder especial de diferenciación que resalten más las diferencias que las semejanzas y en ese sentido se eliminaría el riesgo de confusión que se podría producir en el consumidor. Si de ese análisis global, y de la impresión en conjunto, los signos imprimen más semejanzas que diferencias, o aquellas sobresalen sobre las diferencias, la confundibilidad o el riego de confusión impedirá el registro marcario, teniendo presente el principio “in dubio pro signo priori”, principio que protege a la marca inscrita, para un titular que ha adquirido ya un derecho, frente a un tercero que apenas tendría una mera expectativa con el registro o solicitud posteriores.
VI. CAMPOS DE LA CONFUNDIBILIDAD Los campos o aspectos en los cuales puede producirse confusión son el visual, el auditivo y el ideológico, que implicarían similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. La similitud ortográfica se origina, por la coincidencia de palabras -en marcas compuestas o complejas- coincidencia de letras; número de vocales, consonantes, letras, posición o ubicación de estos elementos; la similitud entre las primeras sílabas o prefijos o raíces y la de los sufijos o terminales.
Esta composición gráfica en una primera visión de los signos puede configurar la confusión entre signos, ya que existiendo letras iguales en el inicio o al final del signo, la primera visión puede conducir a una confusión. Descartándose la similitud conceptual, en razón de que los signos en confrontación no tienen significado alguno, cabe mencionar la similitud fonética entre los signos la que se traduce en una confusión auditiva.
Esta confusión se produce cuando las palabras o las denominaciones tienen una fonética similar, lo que impide al consumidor distinguir con exactitud y precisión el contenido fonético de los términos que percibe a través del sentido auditivo, de modo que al escuchar la pronunciación entre dos signos, no puede diferenciarlos. Recogiendo lo que el Tribunal dijo dentro del Proceso 20-IP-97, (G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998, marca MANUELITA vs. MANOLITA), El Tribunal en el Proceso 4-AI-2001, reiteró: “La pronunciación semejante de los signos, provoca la similitud fonética de los términos, lo que induce a una confusión auditiva, impidiendo al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose a la mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.
“Si las denominaciones o las palabras que utiliza el signo tienen por su pronunciación correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría producido la confusión auditiva entres dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de ellos.” La recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos sufijos en los dos signos en comparación y en particular de las terminaciones o prefijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva, aunque los sufijos sean iguales.
La confundibilidad por la similitud fonética, adquiere mayor gravedad cuando los sufijos tienen igual entonación, terminación o sonidos guturales o las vocales o consonantes son iguales y las letras intermedias, por el contrario, tienen una débil pronunciación o sonido que puede ser absorbido por el emitido al pronunciar las últimas consonantes o vocales.
VII. PREFIJOS O SUFIJOS COMUNES En cierta clase de marcas, entre éstas, las que cubren productos farmacéuticos, se utiliza para su distinción prefijos o sufijos comunes, que no denotan ni comprenden la designación del producto ni es el nombre del producto con el que se conoce en un mercado determinado. Se trata más bien de elementos que reflejan en algunos casos la indicación del objeto o la finalidad del medicamento.
Por ejemplo, derma, hace referencia a la piel y ofta a la vista. Esos prefijos o sufijos comunes se han convertido en uso público, sin que puedan ser apropiados con el carácter de exclusivo por persona alguna, tal como sucede en las denominaciones genéricas o descriptivas. El uso primario de los vocablos en comento, no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose en todo momento, una similitud gráfica, conceptual o ideológica, en los términos arriba enunciados.
Pueden mencionarse entre estos sufijos y prefijos comunes: derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erbi, fosto, sano, bio, derm, efor, etc. y otros que por el número de marcas que se confieran pasarán a la categoría de comunes. Si la nueva denominación, conservando un prefijo común tiene una terminación diferenciadora y distintiva podría ser registrada, caso contrario la indistintividad del nuevo signo, abortaría el ingreso al registro.
“No por la circunstancia que se haya registrado para un mismo titular el mismo vocablo, pueda registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad. (Proceso 4-IP-2001, marca NEORAL, sentencia del 2 de mayo del 2001, ver además Proceso 34-IP- 98, marca OMEPRAL, G.O. Nº 419 de 17 de marzo de 1999). Concretando el tema respecto a las marcas farmacéuticas, el Tribunal, en el Proceso 13-IP-97, reiterando el mismo criterio en el Proceso 4-IP-2001, expresó: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales”.
“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas "este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación" (Jesús Gómez Montero, "Revista General de Derecho", Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, pág. 10389).” Estas denominaciones comunes también se dan en marcas que no cubren productos farmacéuticos.
Cabe citarse el caso del proceso 25-IP-98, G.O. Nº 428 de 16 de abril de 1999, marca PINTUBLER, cuando el Tribunal expresó: “Existen determinados prefijos que han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad. Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce.
Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo. “La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.
“En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.” (ver Proceso 102-IP-2000, marca OMNILIFE).
VIII. MARCAS FARMACEUTICAS Constante es la jurisprudencia de este Tribunal respecto a las marcas farmacéuticas, ya que el Organismo ha tomado en consideración la afectación que la confusión en los productos solicitados puede causar en el público consumidor. Estas consideraciones han sido realizadas tomando en cuenta la clase de consumidor, el medio y los modos cómo se expenden las recetas médicas y la generalizada automedicación que se da en una considerable mayoría del público y otros elementos de orden humano y de comercialización. Sobre el punto no cabe sino remitirse a las sentencias al respecto.
En el Proceso Nº 4-IP-2001, y recopilando varios criterios jurisprudenciales el Tribunal expresó: “Ahora bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farmacéuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a descartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas.
En sentencia recientemente emitida, el Tribunal hace un pormenorizado recuento de su jurisprudencia sobre esta particular materia, la cual ahora se destaca y se ratifica. Dijo: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. “Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.
“El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. “Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre el registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema”.
(Ver Proceso 56-IP-2000, marca EFFER, y Proceso 68-IP-2000, marca AMOZUL) Se ratifica una vez más el criterio de este Tribunal sostenido en los Procesos 13-IP-97, marca “DERMALEX”, Proceso 30-IP-2000, marca “AMOXIFARMA” (G.O. Nº 578 de 27 de junio del 2000); Proceso 48-IP-2000, marca “BROMTUSSIN” (G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000); y Poceso Nº 70-IP- 2000, (G.O. Nº 642 de 15 de febrero del 2001), marca PLATINOL.
En el referido Proceso 30-IP-2000, la sentencia expresa: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Dentro del proceso 48-IP-2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca BROMTUSSIN, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Se ratifica una vez más este criterio. De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo para que pueda ser registrado como marca, a más de reunir los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mentada Decisión.
SEGUNDO: La confusión entre dos o más signos idénticos o semejantes para los mismos o iguales productos, impide el registro del signo posteriormente solicitado, si con dicho registro se produce o puede producirse un error en el consumidor, confusión que puede presentarse por similitudes ortográficas, auditivas o ideológicas, bastando que la confusión se determine en uno solo de estos campos.
TERCERO: Cuando se analiza un signo en su visión general o en la primera impresión que deja el signo en la mente del consumidor, y si las semejanzas son más radicales y penetrantes que las diferencias, el signo posterior puede quedar eliminado de la posibilidad de registro, por la aparente o posible confusión que entre los signos en colisión se pueda dar.
CUARTO: El examinador determinará la confusión con base a un criterio subjetivo, tomando como referencia las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido como métodos o vías para determinar la confusión.
QUINTO: En el supuesto de duda por la confusión entre dos signos, se aplicará el principio que beneficie al signo ya registrado.
SEXTO: En lo relacionado con las marcas farmacéuticas que cubren productos de esa naturaleza y tomando en consideración el riesgo que un error en la administración o venta de un producto puede ocasionar en la salud del consumidor, el análisis entre signos cuestionados se deberá hacer con un criterio más riguroso de comparación o con mayor detenimiento del que normalmente ocurre en otro tipo de marcas.
SEPTIMO: En las marcas farmacéuticas se utilizan prefijos o sufijos que se han convertido en uso común para esa clase, lo que impide un aprovechamiento personal por parte de un solo titular. Sin embargo quien utilice esos vocablos para constituir un nuevo signo, deberá hacerlo con añadidos de letras, sílabas, raíces o terminaciones que impriman en el signo a registrarse la suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar obligatoriamente la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 5521 de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada. Remítase igualmente, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO