PROCESO 59-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5958. E interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la referida Decisión. Actora: Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A. Marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA).
Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Camilo Arciniegas Andrade, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
La que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal (Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores). El proceso interno instaurado por la actora, Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A., domiciliada en Bogotá, Colombia, en el que se pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nos: 21623 de 29 de diciembre de 1998 y la 12575 de 30 de junio de 1999, expedidas por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se niega el registro de la marca TUBERIAS Y PREFABICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA), para distinguir productos de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
MARCO JURÍDICO NACIONAL Hechos relevantes: Como hechos relevantes señalados por el Juez consultante, se establecen: “a) Que se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista, por lo que no es cierto que TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO sea una marca nominativa. Las expresiones Tuberías y Prefabricado de Concreto, solas o independientes, no son genéricas para distinguir servicios de la clase 37 internacional.
Las expresiones: acondicionamiento, reparación afiliado, obras, albañilerías, mantenimiento, instalación, conservación y otras serían genéricas y no deben calificarse como tales sino como descriptivas”. “b) El opositor en el escrito de observaciones afirma que TUBOSA, se dedica a tuberías plásticas y en general a artículos plásticos, lo que indica que su actividad principal se encuentra codificada en la clase 19 y no en la 37 internacional”.
“c) TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A., es el titular o solicitante prioritario de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., certificado 112.288 y de los productos y servicios de la clase 42, expediente 97-036-088“ “d) TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A. no tiene ningún derecho o solicitud de registro de la marca TUBOSA en la clase 37, donde la actora es titular prioritario.
La Superintendencia al comparar las marcas TUBOSA Y TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA, no aplicó su criterio sostenido en repetidas ocasiones de que “deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Deberá ponerse atención a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender, en la práctica, la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio entre el nombre que sirve de marca”.
LITIGIO PRINCIPAL El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes: 1. Demanda de la Sociedad TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. La sociedad actora, centra su defensa, en dos aspectos: 1.
Violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por aplicación e interpretación indebida; puesto que, se desvirtúa el espíritu de la Ley, ya que, la Superintendencia de Industria y Comercio “ aplica e interpreta las normas como si se tratara de fórmulas matemáticas que de manera uniforme y sin variación pueden duplicarse en infinidad de casos, sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trate, el consumidor, la naturaleza del mismo y la forma como ese consumidor se ve afectado por la marca ”. 2.
No se trata de una marca nominativa sino de una marca mixta. Las expresiones utilizadas para distinguir la marca no son genéricas sino descriptivas. Desvirtúa la genericidad de la marca remitiéndose a la Jurisprudencia del Tibunal dentro del proceso 2-IP-89 en los siguientes términos: “… La condición de genericidad en un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizada por la marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por si sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata En tales casos conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”.
En cuanto al registro de los signos descriptivos la actora cita el proceso 7-IP-95 en su parte pertinente: “… No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre de productos de que se trate. Por el contrario, pueden ser objetos de registro como marca los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmiten indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”.
Además la demandante señala que TUBOSA, se dedica a tuberías de plástico y en general a artículos plásticos del ramo, por lo tanto, su actividad principal se encuentra codificada en la clase 19 y no en la 37 de la Clasificación Internacional de Niza y, también es titular y/o solicitante prioritario de: ( TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., nombre Comercial, certificado Nº 112.288.
( TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., clase 42, expediente Nº 97036088. 2. Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, puesto que, a su criterio, hacen relación a los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, tales como: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica y, acude principalmente, a la Jurisprudencia de este Tribunal contenida en el Proceso 14-IP-98: “( ) La marca tiene como función esencial distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto.
El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca”. “Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna irregistrable al existir el riesgo de confusión”.
En lo que respecta a la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la parte demandada, hace las siguientes puntualizaciones: “Efectuado el sucesivo examen comparativo de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. frente a la marca “TUBOSA”, para la clase 37 registrada a favor de la Sociedad Tubos de Occidente S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen “.
SOBRE LA ADMISIBILIDAD La solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Al Juez Nacional le interesa conocer, básicamente, cuál sería la interpretación del artículo 83 literal a) que debe darse en la cuestión controvertida, con respecto a la inscripción de la marca mixta TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. en la clase 37, frente a la oposición de la marca anteriormente registrada TUBOSA, de la clase
19. SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL Normas a ser interpretadas: El Tribunal considera que además del artículo 83 literal a) solicitado, se interprete también de oficio los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344, puesto que éstos hacen referencia a los requisitos que un signo deben cumplir para ser registrado como marca; y a la prohibición de registrar los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial registrado Las normas que el Tribunal va interpretar consecuentemente son las siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”. “Articulo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capitulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la Reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
Puntos a tratarse en esta Interpretación: 1. Requisitos para que un signo sea registrado como marca 2. Registro de una marca mixta 3. La Confundibilidad Marcaria: Criterios y Reglas 4. Términos genéricos o descriptivos 5. Nombre Comercial 6. Examen de los signos frente a las reglas anteriores
1. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA Según el criterio del tratadista Agustín Ramella, “La marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de una fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”[1].
Por tanto, se podría concluir, que un signo marcario tiene como objeto esencial que los productos de un empresario puedan y deban distinguirse de otros de la competencia, puesto que, para que ese signo cumpla la labor diferenciadora e individualizadora, tiene que llevar intrínsecamente una distinción propia, que permita que el público consumidor pueda diferenciarlo entre los demás productos puestos en circulación, ya que, si el signo marcario pierde su esenciabilidad de distintivo con respecto a una clase de productos o servicios o frente a otros signos, no podría tener la protección legal que la norma comunitaria le confiere.
Resulta entonces que la fuerza distintiva del signo es la condición sine qua non para que un signo pueda ser objeto de registro, ya que este requisito depende no sólo de la actividad del empresario, sino también de la actitud del público hacia la marca. Dentro del Proceso 17-IP-98 marca “LA RUBIA”, sentencia de 21 de abril de 1998, El Tribunal, con respecto a los requisitos de registro de una marca, expresó: “El artículo 81 de la Decisión 344, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro.
Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.
Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor…”.
Dentro del Proceso 23-IP-98, sentencia de 27 de octubre de 1998, respecto a la distintividad, el Tribunal señaló: “El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titular, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones.
Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344.
Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado Conforme a lo inmediatamente expuesto, se observa que la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad.
Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección…”.
Con relación a la perceptibilidad del signo, es importante resaltar, que el consumidor tiene que diferenciar o distinguir un signo, lo que resultaría imposible si el signo fuera imperceptible por cualquiera de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato o el tacto. Al apreciarse el signo, es decir, palparse materialmente, deja de convertirse de inmaterial o ideal en un signo que se traduce en una contextura física capaz de ser aprehendido o receptado por los sentidos.
En tanto que la representación gráfica, es aquella que permite apreciar al consumidor o al público, cual es el signo que es materia de la comercialización de un producto y conocer por medio de la publicidad registral, a que signo debe oponerse en defensa de sus posibles intereses. Según Marco Matías Alemán2 “la representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad exprevisa de los anteriormente señalados.
Por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es publicación y el archivo”. A criterio de los tratadistas Jesús Carrillo y Francisco Morales3, para determinar “si una marca es registrable o no, debe atenderse a ella en sí misma para indagar si realmente reúne los requisitos de fondo y de forma que darán plena validez al registro, pues, de lo contrario, o no se otorga el registro, o se concede quedando expuesto a una probable cancelación”.
El artículo 81 de la Decisición 344, al definir a la marca, resalta la distintividad como requisito para el registro, puesto que la marca protege no sólo el interés particular de las empresas sino también el interés general de los consumidores, por tanto lo esencial es proteger de la confusión al público y a la vez garantizar al titular de la marca su derecho a que el público no resulte confundido.
La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto, dentro del proceso 54-IP-2001, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
2. REGISTRO DE UNA MARCA MIXTA Se puede identificar como marcas mixtas, a las que resultan de la fusión de un elemento gráfico y un elemento denominativo, es decir, aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos (una o varias imágenes), así mismo simple o compuesto, que puede o no reflejar algún concepto o idea.
Además es importante determinar cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación, esto es, la denominación o el gráfico. Si la palabra le imprime característica especial al signo, entonces procede la comparación con la marca denominativa. En tanto si en el signo mixto, el gráfico le imprime esa connotación distintiva, será este elemento el más característico no procediendo la comparación con la marca denominativa.
En relación a este tema Carlos Fernández-Novoa4 señala que: “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” Sobre este tema, la jurisprudencia comunitaria en el Proceso 13-IP- 98, ha expresado lo siguiente: “En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz para que el usuario o consumidor pida o solicite la marca”.
Además sobre este requisito, el Tribunal, dentro del Proceso 23-IP-98, de 27 de octubre de 1998 se pronunció en los siguientes términos: “Por regla general los signos marcarios se perciben por medio de la vista y el oído, este último las más de las veces en razón de la pronunciación que del mismo se hace, lo cual obedece a su estructura tradicional, pues normalmente se encuentran compuestos por denominaciones, con o sin intelección, gráficos, o conjuntos de palabras, gráficos y/o colores.
De allí la clasificación doctrinal de marcas denominativas, gráficas y mixtas ”.
3. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA: CRITERIOS Y REGLAS PARA SU DETERMINACION Constituyendo las marcas un signo exterior cuyo objetivo es distinguir en el mercado los bienes y servicios provenientes de diferentes competidores, frente a una hipótesis que no permita la distintividad entre los signos comparándolos con los productos, implicaría que el signo a registrarse no reúne los requisitos que se han detallado anteriormente.
A criterio de Carlos Fernández-Novoa5, es necesario diferenciar tres variantes: 1. Identidad de los signos constitutivos de las marcas enfrentadas y similitud de los productos o servicios. 2. Semejanzas de los signos y también semejanza o similitud de los productos o servicios. 3. Semejanza de los signos y también semejanza o similitud de los productos o servicios.
Para el análisis de estas tres variantes es necesario subrayar dos factores: - Identidad o semejanza de los signos - Identidad o similitud de los productos o servicios Se puede reconocer las semejanzas de los signos, si se realiza la comparación de estos en tres planos: fonético, gráfico y el conceptual. Lo que permitirá determinar si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca oponente.
A criterio de la doctrina y de la jurisprudencia de la comunidad europea se hablaría, de una parte, del riesgo de confusión stricto sensu, es decir de la confusión directa e indirecta; existiendo confusión directa, “cuando el público no puede diferenciar entre sí las marcas contrapuestas; mientras que la indirecta se da cuando el público diferencia claramente las marcas, pero atribuye la titularidad de las mismas a una misma empresa”; y de otra parte, del riesgo de confusión lato sensu, “presupone que si bien el público diferencia dos marcas atribuyéndolas a diferentes empresas, cree, sin embargo, erróneamente que tales empresas están vinculadas entre sí a través de lazos económicos”6.
La jurisprudencia comunitaria andina en el Proceso 7-IP-98, de 19 de junio de 1998 Marca “PALMA FRIT”, explica el riesgo de la confusión directa e indirecta en los siguientes términos: Si el signo conlleva la distintividad o sea la capacidad de diferenciarse en los términos ya señalados, la confundibilidad con otro, sea por su estructura ortográfica, grafía, concepto o su pronunciación le hace desmerecedor de distintividad, la que puede conducir a la irregistrabilidad del signo, cuando entre signos y productos o servicios se confunden a tal punto que el público sea inducido a un error en la adquisición del bien porque creyó adquirir un producto determinado, creyendo que está adquiriendo otro (confusión directa) o por la confusión indirecta, por la que “el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”.
Sobre este mismo punto, en el Proceso 26-IP-96 de 28 de noviembre de 1997, marca “SEFRITA”, El Tribunal expresó: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tiene marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo, productos o bienes que pueden llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.” La confusión tiene que darse entre los signos considerados como elementos de comparación y los productos o servicios a los cuales va a cubrir o proteger.
De este modo si los signos se confunden sólo en su forma externa y no hacen relación con los productos o servicios del signo semejante, bien podrían coexistir dentro de un mismo mercado. La comparación entre signos, a fin de determinar la confundibilidad marcaria o el “riesgo de confusión” debe realizarse entre signos idénticos o semejantes frente a los mismos o iguales productos, puesto que la similitud que señale no es por causa de la clasificación de los productos en una determinada clase del nomenclátor Internacional de Niza, sino por la similitud o conexión competitiva que en el mercado originan los bienes y servicios, sin interesar la clase a la que petenecen, puesto que, si un producto es componente o accesorio de otro producto constituye también el indicio de la similitud o conexión competitiva entre uno y otro producto.
Si bien entre dos signos puede haber identidad o una cierta semejanza, no por esa razón dejan de ser susceptibles de registrabilidad. La irregistrabilidad nace de las prohibiciones que la norma comunitaria establece en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, constituyendo la más común la confundibilidad de los signos con respecto a los bienes y servicios que con él se cubren o se protegen.
Si lo que se pretende es que el consumidor –sujeto beneficiario de la marca– pueda adquirir un bien o servicio sin caer en el error en cuanto a la adquisición del producto o del origen empresarial o sin pretender confundirse con otros signos o sin afectar derechos de terceros, el signo que se intente registrar debe reunir como requisito esencial una distintividad propia, ya sea en su condición intrínseca frente a lo que va a proteger o cubrir o extrínseca frente a otros signos ya registrados o previamente solicitados.
Signos que produzcan ese error o no tengan el cuño distintivo necesario caerían en la prohibición contenida en el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, antes señalado que no permite el registro cuando los signos “sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Signos idénticos o similares per se no son irregistrables sino en tanto en cuanto cubran o protejan los mismos o iguales productos o servicios. El signo marcario no pretende amparar o cubrir todo el universo de bienes o servicios sino unos determinados y específicos, y dentro de esa especialidad debe medirse la confundibilidad, excepto el caso de marcas notorias o renombradas.
La especialidad significa que quien registra una marca puede utilizarla solamente para esos productos, pero la confusión no necesariamente puede darse entre los productos de la clase registrada sino por otros de clases diferentes con los que haya alguna relación o vinculación de competitividad. Si no existe vinculación entre bienes y servicios frente a signos idénticos o similares, entonces la coexistencia marcaria no produce ese error que es lo que la norma del artículo 83 literal a) trata de evitar, con miras a la protección del consumidor, para evitar que su consentimiento en la adquisición sea viciado.
Como ya ha manifestado el Tribunal, en los procesos 32-IP-96 y 13-IP-98, la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). El Tribunal, dentro del Proceso 23-IP-98, de 27 de octubre de 1998, ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El administrador o el juez para decidir subjetivamente la posible confundibilidad, tiene que fundamentar su resolución en normas y reglas que sobre la confundibilidad ha planteado la doctrina y las ha recogido en numerosas sentencias este Tribunal.
El Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, las reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, determinados por la doctrina (BREUER MORENO7), resumiéndolos de la siguiente manera: ( La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; ( Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
( Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; ( Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marca.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” Además de estas reglas de comparación marcaria el Tribunal ha considerado también otras que complementan las anteriores.
En efecto: Los campos en los cuales puede producirse la similitud marcaria entre dos signos son el visual, el auditivo y el ideológico. De éstos se desprende similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales, partiendo siempre del concepto de que el signo debe ser analizado en su conjunto, sin desmembrarlo o desnaturalizarlo o fraccionarlo.
La confusión gráfica se genera por la identificación o similitud de las palabras, frases, vocales, la ubicación de las consonantes, los prefijos y sufijos, los añadidos que se introduzcan a la marca original, la acentuación de las sílabas, etc. La pronunciación semejante de los signos, provoca la confusión fonética de los términos. Lo que auditivamente impide al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiendo a lo mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.
La similitud conceptual se origina por el semejante o parecido concepto o idea que los signos producen en la mente del consumidor, que aunque tengan diferente pronunciación o escritura se encadena en la misma concepción del signo, como podría suceder entre los supuestos signos de “Sembrío de trigo” o “Trigal”. El consumidor es el elemento beneficiario del signo y la ley le protege respecto a precaver que no caiga en error por la confundibilidad entre dos signos, sea entre éstos o por la fuente empresarial.
El tipo de consumidor al que se debe considerar como parámetro de determinar la confundibilidad es al consumidor medio, es decir, aquel dotado de un sentido de análisis y comparabilidad razonable. De igual modo la mayor o menor confusión en el consumidor dependerá de la clase de productos que sean, o sea, si son bienes y servicios de costo mayor o de conocimiento más profundo del objeto o del bien, el consumidor es denominado “profesional” o “técnico” el que para su adquisición realizará un análisis más detenido que aquel que adquiere productos de consumo masivo.
Dentro del Proceso 9-IP-94 marca DIDA, de 10 de mayo de 1994, se expresa que el signo, “tiene la función de distinguirse de otro idéntico o similar frente a los productos o servicios que ampara o cubre, para evitar que el público se confunda o hierre en la adquisición de un bien. El consumidor es elemento de protección marcaria al que beneficia la distintividad y la ley le protege recayendo la prohibición sobre signos confundibles.
El consumidor medio, al que se lo toma como referencia confusionista, es decir, a aquel con una razonable capacidad de examen o precaución en la adquisición de productos, es el catalizador de dicha confusión. Si los productos, son de consumo masivo y su precio no es elevado, el riesgo de confusión puede ser más patente. El examen, por esa razón, debe ser más riguroso y estricto”.
4. TERMINOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS Las marcas constituidas por una o varias expresiones o palabras esto es, las marcas compuestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.
Los signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva; es decir, señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción, se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.
De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado, o cuál es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. “Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España. “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto8 ”.
Por otra parte es importante resaltar el uso de los sufijos, ya que, un determinado sufijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo que ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, en cuyo caso se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar ese bien o producto, supuesto este que impide el registro marcario conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344.
De esto no puede desprenderse necesariamente que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no pueda ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa. 5. NOMBRE COMERCIAL: Artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344.
Según el criterio recogido por Germán Cavelier9 el Nombre Comercial, es el que sirve para identificar al comerciante como tal, o a su negocio o conjunto de sus negocios; mientras que la marca distingue, en cambio, los productos de esos negocios o explotaciones. Según el artículo 128 de la Decisión 344, “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”.
Se puede ver claramente que basta el uso y no el registro para adquirir la protección del nombre comercial, además debe cumplir los requisitos que a continuación se detallan y que han sido objeto de reiterada interpretación por el Tribunal: “DISTINTIVIDAD, es decir la capacidad distintiva, “lo que significa que no constituye nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.
El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañosos ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”10.
Las características del nombre comercial ha sido materia de reiterada jurisprudencia del Tribunal andino. Así dentro del proceso 3-IP-98, se señalaron las siguientes características: - Ser personal, es decir, que su utilización sea por parte de su propietario, ya que, el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, el mismo que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario. - el uso de un nombre comercial debe ser ejercido de manera real y efectiva en cuanto a la actividad comercial que el nombre protege. - La sola inscripción del nombre comercial no significa de que por sí se haya utilizado el nombre comercial.
Además es necesario considerar el tema de la prioridad, relacionado concretamente con la solicitud y concesión del depósito del nombre comercial de la ahora actora respecto de la solicitud de registro y concesión de la marca propiedad de la demandada, puesto que la prioridad tiene que ver con el hecho de que el “signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posteriodad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’”.11
6. EXAMEN DE LOS SIGNOS FRENTE A LAS REGLAS ANTERIORES En la comparación de los signos enfrentados, es necesario resaltar que entre la marca TUBOSA, anteriormente registrada y, TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA, con pretensión de obtener registro, según las reglas enunciadas, el Tribunal consultante deberá decidir, en primer lugar en la marca demandante, cuál es la distintividad que el signo requiere para subsistir como marca, es decir, cuál es el elemente relevante que le impone esa distintividad frente a la marca demandada y si luego del análisis resulta que la confundibilidad es manifiesta, habría que llegar a la conclusión que si la marca a registrarse genera o no distintividad evitando así la confusión con la primeramente registrada, considerando además, que en caso de duda se aplicará el principio que favorezca a la marca ya registrada (“in dubio pro signo priori”).
El Tribunal consultante, además de lo expuesto anteriormente, examinará si no se produce una confusión indirecta entre los dos signos, es decir, si el público no incurrirá en error al creer que los productos designados con la marca posteriormente solicitada (TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA), no tienen un mismo origen empresarial o provienen de un mismo empresario, confusión que conduciría a la irregistrabilidad del signo posteriormente solicitado.
Para ello, se deberá realizar un análisis comparativo global de los signos, apreciando más las semejanzas que las diferencias utilizando un método sucesivo de comparación entre los signos, tomando en consideración la clase de productos que las dos marcas cubren y al consumidor medio adquirente de lo mismo. La marca TUBOSA, ha sido registrada para ser usada en una sola palabra y no en su división, puesto que, la marca debe ser utilizada en la forma como se registra.
El uso indebido de una marca puede ser motivo de una acción para que una persona interesada pueda interponer la acción respectiva. Además es necesario resaltar que la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. ha solicitado el registro para proteger productos de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir para “construcción y reparación de tuberías prefabricadas de concreto”; en tanto que, la marca TUBOSA, ha sido registrada para proteger productos de la clase 19; es decir, para materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez, betún; construcciones transportables no metálicos; monumentos no metálicos.
Por otra parte, los canales de comercialización de los productos, permiten también determinar el riesgo de confusión, para lo cual habrá que determinar si los sectores de comercialización están bien diferenciados y, que por lo tanto, impiden cualquier confusión, para ello es importante considerar tres aspectos: - determinar si existe o no identidad de los canales de publicidad y promoción utilizados por la demandante y la demandada; - constatar de igual manera la identidad de las vías de comercialización de los productos de la sociedad demandante y la empresa demandada; y finalmente, - determinar si entre los productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la clase 37 del referido Nomenclator oficial, existe o no una relación funcional.
Los productos y servicios tanto de TUBOSA como de TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., no están destinados a un consumo masivo, sino a un consumo eminentemente selectivo, por tanto, el consumidor elitista puede tolerar una pequeña diferencia para que las marcas no se confundan; además, si el precio de los productos y de los servicios es alto, el consumidor medio prestará mayor atención al examen del producto y de la marca, lo que ocasionaría que se atenúe la posibilidad del riesgo de confusión. Con las consideraciones antes indicadas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.
Todo signo que reúna las condiciones de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, puede ser registrable como marca. Pero a más de estas condiciones el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad o de impedimento establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Es decir, el signo no debe incurrir en ninguno de los impedimentos o prohibiciones, puesto que se descartaría la posibilidad de constituirse en marca. 2.
Para comparar la marca mixta opositora TUBOSA, que utiliza las expresiones TUBOS DE OCCIDENTE S.A. como explicativos para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, con la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., clase 37, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. 3.
El que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente o que el uno sea componente o accesorio del otro, constituye un indicio de la similitud o conexión competitiva entre uno y otro producto. 4. El artículo 81 de la Decisión 344 destaca la distintividad como elemento esencial para que un signo sea registrado como marca, característica que permite diferenciar los productos de una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo de este modo, que el consumidor los distinga, así como también distinga la fuente empresarial. 5.
La marca debe ser utilizada en la forma como se registra, es decir, si ha sido registrada para ser usada en una sola palabra no podrá ser usada en su división. El uso indebido de una marca puede ser motivo para que la persona interesada pueda interponer la acción respectiva. 6. La confusión entre signos y productos similares o idénticos impide el registro marcario, situación que será determinada por el examinador con base en un criterio subjetivo, pero en todo caso ajustándose a las reglas que en esta sentencia se han detallado. 7.
Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anteriodad a la solicitud marcaria. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 5958, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Consejo antes señalado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto el Tribunal luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado. Notifíquese la presente sentencia al Juez consultante mediante copia sellada y certificada. Remítase igualmente, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.
Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Memorias Seminario Internacional “La Integración, Derechos y los Tribunales Comunitarios”, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Pag. 182. Impresión NOPLU S.A. 2 Marcas, Marcos Matías Alemán. Pág. 77. Image Control, Bogotá. 3 La Propiedad Industrial, Jesus Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas. p. 232. Ed. TEMIS, 1973. 4 Fundamentos de Derechos de Marcas, pág. 240. obra ya citada. 5 El Sistema Comunitario de Marcas. Carlos Fernández Novoa. Pág. 157. EDITORIAL MONTECARVO S.A. Madrid 1995. 6 Vid.
Busse/STARCK, pág. 688. citado pro Carlos Fernández Novoa, pág. 159. Obra ya citada. 7 Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Edit. Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss. 8 Separata de la Revista General de Derecho, pág. 11157, Nº 648, Valencia 9 Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Germán Cavelier, pág. 73 Ed. TEMIS 1962. 10 Proceso 42-IP-2000.
Marca Manuelita, 13 de febrero de 1998. 11 Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 17-IP- 96, el 13 de diciembre de 1996, marca “EDWIN”. Publicado en G.O. Nº 253 del 7 de marzo de 1997.