PROCESO 61-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno Nº 6690-057-00. Actora: Sociedad Industrias Ambrosoli S.A. Marca: FRUGOS. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, expediente interno Nº 6690- 057-00.
El proceso interno instaurado por la actora, INDUSTRIAS AMBROSOLI S.A., en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nos: 970609 de 28 de mayo de 1999, y 973756 expedida el 15 de octubre del año 1999, por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante las cuales se concede el Registro de la marca FRUGOS, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
1. MARCO JURÍDICO NACIONAL 1.1. Como hechos relevantes señalados por el Tribunal solicitante se establecen: Que la actora, Industrias AMBROSOLI S.A., impugna la resolución Nº 270609 de 28 de mayo del año 1999, notificada el 19 de julio del año 1999 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial por aceptar el registro de la denominación FRUGOS como marca de fábrica, solicitada por FRUTOS DEL PAIS S.A. Agrega además que dentro del término que establece la ley, Industrias AMBROSOLI S.A. presentó observaciones a la inscripción de la marca FRUGOS, fundamentándolas en que su representada es dueña de la marca FRUCTUS, para proteger productos de la clase 32 y que la denominación FRUGOS tiene semejanza legal con la marca FRUCTUS.
AMBROSOLI S.A. interpuso recurso de reposición frente a la Resolución Nº 970609, expedida por el IEPI, que deniega el recurso y acepta el registro de la denominación FRUGOS como marca de fábrica, decisión que es ratificada mediante Resolución Nº 973756 notificada el 15 de octubre del año 1999. El Tribunal, amplía, por su parte, los antecedentes del caso, remitiéndose a la documentación allegada al proceso.
2. LITIGIO PRINCIPAL El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes: 2.1. Demanda presentada por Industrias AMBROSOLI S.A. En el libelo de demanda la actora impugna la legalidad de la mencionada resolución por conceder el registro de la marca FRUGOS, ya que ocasiona graves perjuicios a la marca FRUCTUS de propiedad de la demandante.
La demandante señala también que la marca FRUGOS es irregistrable en razón de que contraviene lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. Existe evidente semejanza visual, fonética y auditiva entre las marcas en controversia y además están destinadas a proteger productos comprendidos en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca FRUGOS es extremadamente similar a la marca FRUCTUS, de propiedad de mí representada, por lo cual, la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identificados con dicha denominación. 2.2. Contestación de la Demanda por parte del IEPI-Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
La demandada señala que si bien existen semejanzas determinantes entre las denominaciones en controversia no inducirían a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos, manifiesta además que la marca solicitada FRUGOS, tiene elementos suficientes que la hacen distintiva, respecto a la denominación observante, por lo que no hay riesgo de confusión en los campos: gráfico, visual y fonéticos.
Manifiesta también, que luego del análisis correspondiente, el único elemento común entre la marca observante y la observada es la sílaba FRU, por lo que se concluye que no se ha causado confusión en los círculos comerciales sobre la procedencia de los productos, por tanto, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas y concedió el Registro de la denominación solicitada, es decir, de “FRUGOS”.
3. MARCO JURÍDICO COMUNITARIO El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en razón de la no relación de los siete literales adicionales del artículo 83 de la Decisión 344 con el litigio a resolverse, interpretará con respecto al artículo 83 sólo el literal a). En tanto que, el artículo 81 solicitado para su interpretación, en relación con el presente caso es procedente.
A esta conclusión se llega por lo expresado tanto en la demanda como en la contestación a la demanda y en el informe sucinto de los hechos presentado por el Tribunal consultante.
4. SOBRE LA ADMISIBILIDAD Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, Sala Primera, de la República del Ecuador, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto Organismo Jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.
La solicitud cumple también con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según el artículo 32 de su Tratado de Creación y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina;
5. SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL 5.1. Normas a ser Interpretadas Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes: DECISION 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 6.
PUNTOS A CONSIDERARSE EN ESTA SENTENCIA a) Requisitos para que un signo sea registrado como marca b) La confundibilidad marcaria c) Reglas para determinar la confundibilidad d) Campos de la confundibilidad e) Prefijos o sufijos comunes f) Signos confrontados I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA. La finalidad de una marca, como se desprende de la definición contenida en la disposición del artículo 81 de la Decisión 344, antes transcrito, no es otra que pretender distinguir y diferenciar dentro del mercado los productos y servicios de un productor de los de otro, a fin de que el público consumidor, pueda a su vez adquirir con certeza un bien sin confundirse con otro y por otro lado, el público conozca cuál es el origen empresarial de cada signo. La perceptibilidad de un signo se desprende de las funciones de diferenciación que ejerce una marca para que el consumidor pueda aceptarlo en forma sensorial, a través de cualquier sentido.
La inmaterialidad de un signo concebido en un primer instante como una simple idea, debe transformarse en algo material a ser percibido por los sentidos, para que el público conozca, aprecie, compare, solicite y distinga el signo entre los demás que emergen en el mercado. El elemento esencial de un signo radica en su distintividad pues si la marca lo que persigue es conferir un derecho al uso exclusivo a favor de su titular, esa protección carecería de fundamento si entre varios signos hubiere una indistintividad por lo que todos ellos se asemejarían entre sí o se confundirían con el producto o servicio que el signo va a cubrir.
La distintividad del signo, concebida ésta desde un ángulo externo frente a los demás signos, mira también en defensa del titular de la marca el que al colocar un producto en el mercado con un signo se vería afectada su protección al encontrar posteriormente que otros signos similares o idénticos para los mismos o iguales productos han sido amparados por un registro marcario.
Esta defensa de la titularidad, comporta un beneficio para el consumidor, el que se vería liberado de caer en error o confusión cuando en un acto adquisitivo de bienes o servicios, advierta la existencia de signos que no le permiten una individualización exacta y precisa del signo al compararlo o analizarlo con los demás. La distintividad permite señalizar o identificar y particularizar una marca o signo del contorno de signos que conforman un mercado determinado.
El Tribunal Andino dentro del Proceso 98-IP-2000 (G.O. Nº 676 del 6 de junio del 2001, marca BIMBO) y reiterado dentro del Proceso 40-IP-2001 (G.O. Nº 710 del 11 de septiembre del 2001, marca ASEPTIBAC), expresó: “La distintividad, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcaria.
El signo que se confunda dentro del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes titulares, está relegado a la protección legal comunitaria. “Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el papel que una marca persigue.” “La representación gráfica de un signo, como tercer requisito para su registrabilidad contemplado en la norma comunitaria del artículo 81 de la Decisión 344, se ha de considerar como la capacidad del signo de presentarse o expresarse a través de palabras, gráficos, números, colores, figuras, o combinación de cualquiera de estos elementos, con el propósito de que pueda ser conocido por el público.
Dentro del proceso 30-IP-2001, el Tribunal manifestó: “Ello contribuye al mejor conocimiento de las características, dimensiones, forma, color y contenido del signo, lo cual facilita a los interesados que puedan apreciarlo, establecer la existencia o no de semejanzas con otros signos registrados anteriormente o de los cuales se haya solicitado su registro prioritariamente a objeto de que, si llegaren a existir similitudes”[1] procedan a ejercer sus derechos que contempla la norma comunitaria, como es presentar observaciones o pedir la nulidad a través de la autoridad nacional competente, en caso de que el registro se hubiere conferido sin el cumplimiento formal y de fondo de las normas comunitarias.
Sin la posibilidad de la expresión gráfica de un signo, mal podría éste publicitarse y transmitirse en su integridad para el ejercicio de derechos de terceros que se verían afectados por el registro de una marca. II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Acordes con los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca y de éste surja la protección legal, la presencia de una solicitud posterior a un signo ya registrado o anteriormente solicitado entre los cuales se presenta identidad de signos, semejanza de los mismos frente a la igualdad o semejanza de los productos, derivaría en la figura de la confundibilidad marcaria o en el riesgo de confusión, concepto de orden subjetivo para ser analizado por el administrador o el juez, que de producirse en el momento del registro o con el uso de los dos signos en el mercado, condena al segundo signo solicitado a su irregistrabilidad, por la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que establece como causal o impedimento que los dos signos sean idénticos o “se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”.
La confusión inmediata o mediata debe tener como elemento de impedimento no solo la certeza sino la mera posibilidad de que el registro posterior conduzca al consumidor medio a un error evidente entre los dos signos. El signo prioritariamente registrado o la solicitud anterior, prevalece en los derechos que la ley confiere en razón del principio “prior tempore, potior iure”.
La confundibilidad, de este modo, se opone al concepto de distintividad que se mencionó en el numeral anterior, pues mientras por la segunda las marcas se individualizan en su aspecto formal e intrínseco, con la confundibilidad los signos pierden esa característica y produce en el consumidor medio un estado de incertidumbre en la adquisición de bienes y servicios, que le conducen a error, más aún tratándose de bienes o servicios de consumo masivo o de valor no elevado, lo que influye para que el consumidor no tome las necesarias precauciones en el análisis de las marcas.
Todo signo está relacionado con un bien o servicio y del examen de esta ecuación marcaria depende la existencia o no de confundibilidad, ya que signos idénticos o iguales –a excepción de los signos notorios– que cubran productos o servicios entre los cuales no hay semejanza o una conexión competitiva, no tendría lugar la prohibición. Esta conexión no obedece a la ubicación de los productos o servicios en una clase determinada del nomenclátor internacional de Niza, sino a la posible sustitución de un producto por otro o a la compensación entre productos.
De esta suerte signos para cubrir productos o servicios de diferentes clases por esta relación competitiva pueden dar origen a una confusión y contrariamente productos de una misma clase pueden ser registrados, por no tener relación alguna, en el caso de que se limite el registro a uno o varios de una de las clases internacionales. Por otro lado, un signo no puede cubrir todos los productos o servicios y para que el titular ampare sus productos con un signo debe especificar a cual clase internacional corresponde, y esta regla de la especialidad marcaria, permite a otros interesados registrar un signo igual o parecido para productos distintos, excluyendo el caso de las marcas notorias.
Acerca de la referencia de la actora sobre la clasificación de Niza, cabe indicar que el nomenclátor internacional según el artículo 101 de la Decisión 344, es un documento al que los Países Miembros tienen necesariamente que remitirse para clasificar o ubicar sus productos en una clase a fin de proceder al registro del signo. Constituyendo en consecuencia una remisión obligatoria por la propia disposición, el hecho de que no conste dentro de la legislación interna, no es obstáculo para evitar su cumplimiento en el entendido que el derecho comunitario está sobre el derecho nacional en virtud del principio de la primacía del primero sobre el segundo. Respecto a la fuerza vinculante del arreglo de Niza, el Tribunal Andino, dentro del Proceso 10-IP-94 (G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995), expresó: “El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.
Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.
“El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones que hasta ahora han sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.” En el proceso 40-IP-2001, este Tribunal al referirse a la confusión expresó: “La confusión es ante todo un elemento fáctico que nace de las condiciones exteriores del signo y que puede producirse ya sea en el mismo momento del registro o con el uso de los signos en el mercado.
Se estaría en los casos de una confusión inmediata y mediata, previstas en la propia disposición comunitaria del articulo 83, literal a), cuando expresa que no podrán registrarse signos “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. Nótese que la utilización del verbo “inducir” no significa una realidad concreta sino más una mera posibilidad.
En consecuencia para determinar la confusión no solo se atenderá a lo presente y concreto, sino a lo futuro y posible.” La confusión, como se ha expresado, corresponde determinarla al juzgador –administrativo o judicial– teniendo en consideración al consumidor quien es el afectado directo de la misma. Esta circunstancia obliga a que quien vaya a determinar la confusión deba “colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”.
(Tratadista Pedro Breuer Moreno)2. Si el producto es de aquellos de consumo masivo, el consumidor puede tomar el producto con menor análisis o examen o prolijidad de aquel consumidor de un producto donde se requiera cierta especialización o conocimiento. Esto debe conducir al examinador a ser más riguroso que al tratarse de productos de conocimiento técnico y de alto costo.
III. REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD Ante la subjetividad en la determinación de confusión entre dos o más marcas, es difícil y complejo llegar a precisar o enmarcar reglas inflexibles para todos los casos de confrontación marcaria, dependiendo cada uno de ellos de circunstancias y hechos particulares. No por ese motivo el examinador puede adoptar un criterio arbitrario sin sujeción a ciertas reglas doctrinales, que la jurisprudencia andina las ha tomado para sí. (Procesos 56-IP-2000, marca EFFER, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2.000; 4-IP-2001, marca NEORAL, G.O. Nº 686 de 1º de julio del 2001; y, 40- IP-2001.) Bien que el signo esté constituido por una palabra o por un gráfico, el consumidor capta y entiende al mismo por la vista o por el oído, y esa primera impresión visual o auditiva tomada en su integridad o conjunto es la que le servirá de elemento de comparación con otros signos marcarios.
Por esto “la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas” en confrontación (Breuer Moreno). El examen debe realizarse considerando a los signos como unidades estructurales, que es lo que en definitiva aprecia el público consumidor. A criterio del tratadista Carlos Fernández-Novoa2, el adquirente al visualizar o escuchar un signo no divide al mismo en sílabas o palabras, las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes”.
La Jurisprudencia Andina dentro del Proceso 104-IP-2000, G.O. Nº 668, de 9 de mayo del 2001, marca MARCO, sobre el tema ha señalado: “Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas”. El consumidor para escoger sus productos observa diferentes marcas en forma sucesiva y no simultáneamente.
Por ello la doctrina se refiere al “cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos”, ha expresado que si las marcas son examinadas en forma conjunta, una inmediatamente de otra, se puede llegar a “disecarlas” que, es un procedimiento erróneo para un examen marcario. El Tratadista Breuer Moreno3 sobre el tema señala: “Por ello es conveniente que el llamado a decidir si hay posibilidad de confusión, deje transcurrir un cierto tiempo desde el momento en que vio una marca hasta el momento en que va a examinar la otra”.
Añade también: “Solo así se aproximará a la realidad de las cosas. El recuerdo de lo visto o leído, por un proceso de sedimentación, se concreta en una “impresión” determinada. Si dos marcas se “recuerdan” en forma análoga, no hay duda de que pueden llegar a confundirse.” Las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla del tratadista Breuer Moreno se sintetiza en que “deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.
Aclarando que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera.
IV. CAMPOS DE LA CONFUNDIBILIDAD Los signos que son materia de examen y sobre los cuales ha surgido el proceso nacional, son elementos denominativos, conformados por las palabras FRUCTUS Y FRUGOS, que amparando los mismos productos de la clase 32, como son “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebida”, se catalogarían entre las marcas nominativas evocativas las que pueden ser registradas, aún con carácter débil, porque si bien conllevan alguna característica del producto o servicio, no lo hacen sobre el elemento esencial, como sucede en las marcas descriptivas, sino más bien indirectamente y con una vía de raciocinio por parte del consumidor éste puede llegar a definir a que productos el signo se refiere.
Los campos o aspectos en los cuales puede producirse confusión son el visual, el auditivo y el ideológico, que implican similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. La similitud ortográfica se da por la presencia de las mismas letras o sílabas entre las dos denominaciones; por la ubicación o colocación de las mismas vocales o consonantes al inicio o a la finalización de la palabra; agravando la similitud la coincidencia de la sílaba tónica, tanto por ser idénticas o muy similares o porque ocupan la misma posición. El uso de las mismas letras o vocales al inicio o al final de ambas denominaciones puede constituir un elemento propiciador de la confundibilidad marcaria.
(ver Proceso 95-IP-2000, G.O. Nº 668 de 9 de mayo del 2001, marca FIT’ N FRESH). Estos elementos o circunstancias reflejan a la vista imágenes de similitud entre las marcas, dentro de la primera impresión que el consumidor tiene del signo, lo que comparando con otro, puede producir una confusión. La similitud fonética puede darse por la pronunciación similar de los dos signos, de tal forma que el consumidor al escuchar uno de los dos, logre una recepción auditiva que no le permita diferenciarlos con exactitud, creándose la confusión entre las denominaciones.
Esta confusión puede ser inducida por el uso de las mismas partículas gramaticales tanto al inicio, y en especial a la finalización de la denominación, ya que el consumidor lo que le puede quedar como percepción auditiva es la terminación de la vocalización del signo. “La confundibilidad por la similitud fonética, adquiere mayor gravedad cuando los sufijos tiene igual entonación, terminación o sonidos guturales o las vocales o consonantes son iguales y las letras intermedias, por el contrario, tienen una débil pronunciación o sonido que puede ser absorbido por el emitido al pronunciar las últimas consonantes o 9 vocales”.
(Proceso 40-IP-2001) La similitud conceptual es referida a la misma idea que los dos signos produzcan en la mente del consumidor, aunque las palabras tengan una diferente pronunciación o composición ortográfica. Por ejemplo, las palabras “casa” y “hogar”, representan una misma idea o concepto, que podría producir una confundibilidad conceptual por la similitud ideológica de los términos. V. PREFIJOS O SUFIJOS DE USO COMUN En las denominaciones confrontadas FRUGOS Y FRUCTUS, se ha utilizado el mismo prefijo FRU, que por el empleo del mismo en un determinado número de marcas, se ha convertido en uno de aquellos denominados de uso común, y que no puede ser apropiado con el carácter de exclusivo.
Estos prefijos o sufijos no impiden que posteriormente puedan componer otra expresión gramatical, que reuniendo características propias y distintivas se convierta en un signo registrable, evitándose en todo momento que se produzca similitud gráfica, ortográfica o conceptual. Lo importante y esencial es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie del anterior.
“Si la nueva denominación, conservando un prefijo común tiene una terminación diferenciadora y distintiva podrá ser registrada, caso contrario la distintividad del nuevo signo, abortaría el ingreso al registro”. “No por la circunstancia que se haya registrado para un mismo titular el mismo vocablo, pueda registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad”.
(Proceso 40-IP-2001 y 4-IP-2001, marca NEORAL) Sobre este aspecto, esta sentencia hace referencia a lo ya expresado por este Órgano Comunitario dentro del Proceso 25-IP 98, G.O. Nº 428 de 16 de abril de 1999, marca PINTUBLER: “Existen determinados prefijos que han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad.
Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.
“La distintividad en este tipo de marcas que contienen prefijos de uso común se fundamenta en los sufijos que los acompañan, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.
“En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado.” (ver Proceso 102-IP-2000, marca OMNILIFE).
Respecto a las marcas denominativas compuestas, en el proceso 21-IP-98, G.O. de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS”, el Tribunal Andino se manifestó en los siguientes términos: “La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos.
Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito. La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.
Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto, mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.
De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor”. El tratadista Fernández-Novoa,4 cita la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala Cuarta del 19 de febrero de 1973, para explicar el examen de marcas compuestas donde aparecen raíces o prefijos comunes: “el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras esta regla general interpretativa tiene excepciones de las que se infiere que cuando la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las distintas denominaciones las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común hay que prescindir de esas partículas y atender a las posteriores o anteriores que han de matizar el distingo no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo el resto de lo que componen los vocablos”.
El mismo autor ha añadido: “ ( ) Está plenamente justificada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas….5. VI. SIGNOS CONFRONTADOS Aplicando lo expuesto al presente caso cabe recalcar los siguientes aspectos, que pueden ser considerados por el Tribunal consultante, para la resolución del caso.
Los signos materia de examen por parte del juez nacional son FRUCTUS y FRUGOS, y en una primera visión general de los mismos, descartando los prefijos comunes como se dice anteriormente, deberá examinar si las terminaciones GOS Y CTUS, provocarían una mayor diferenciación que anularía o no las semejanzas del prefijo FRU. Le corresponde decidir si las semejanzas que son los elementos que conllevan a la confundibilidad darían o no lugar a determinar una confusión en este campo, considerando la presencia de elementos distintivos en cada signo que podrían anotar una diferenciación, siempre que al criterio subjetivo del juez consultante sobresalgan en la visión integral entre los dos signos. En lo que toca a la confusión auditiva, se tomará en cuenta si las terminaciones entre los dos signos emiten un sonido gutural que en el campo auditivo podrían o no ser perfectamente diferenciados.
Con las reglas anteriores, estimará si la resonancia sonora del signo FRUCTUS es más acentuada que la del signo FRUGOS, para concluir si es probable o no la confusión auditiva, tomando en consideración, como estiman las reglas detalladas, que terminaciones diferentes hacen menos probable la confusión. En el campo de similitud conceptual, analizará si FRUCTUS y FRUGOS, tienen un significado semejante o difieren en su aspecto ideológico de tal forma que no habría lugar a confusión en este punto.
Si uno solo de los signos tuviere un posible significado conceptual y el otro carece de tal significado, la confundibilidad conceptual no sería posible. De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado a más de reunir los requisitos que contempla el artículo 81 de la Decisión 344, o sea, ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad que se señalan en los artículos 82 y 83 ibídem, que contemplan verdaderas prohibiciones al registro marcario.
Segundo: La confusión o el riesgo de confusión entre dos o más signos idénticos o semejantes que cubran los mismos o iguales productos, impide el registro del signo posteriormente solicitado, si tal confusión puede generar un error en el consumidor, confusión que puede presentarse por similitudes ortográficas, auditivas o ideológicas.
Tercero: Si analizados los dos signos en su visión general, las semejanzas son más radicales y profundas que las diferencias, el signo posterior puede ser impedido de registro marcario. En cambio, si las semejanzas se diluyen por las diferencias entre los dos signos y éstas imponen su propia distintividad en cada signo, la viabilidad registral predomina.
Cuarto: La comparación que entre dos signos debe hacerse globalmente, sin descomponer sus elementos en sílabas o letras, existe la excepción, cuando los sufijos o prefijos utilizados en las dos expresiones se han convertido en uso común. En estos supuestos la comparación se efectuará sin tomar en consideración estos elementos comunes.
Si lo restante de cada signo guarda su propia distintividad o contiene letras o sílabas que permitan diferenciarse, el segundo signo podría ser registrado. Quinto: El examinador determinará la confusión con base a un criterio subjetivo, tomando como referencia las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido como métodos para ese efecto.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso Nº 6690-057-00, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal antes citado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno señalado.
Notifíquese la presente sentencia al Tribunal consultante mediante copia sellada y certificada. Remítase igualmente copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] G.O. Nº 691 de 24 de julio del 2001, marca AUSTIN REED. 2 “Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Edi.
Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss. 3 Fundamentos de Derecho de Marcas. Edi. Montecarvo S.A. 1984, pág. 215. 4 Obra ya citada, pág. 201. 5 Obra ya citada, pág. 217