PROCESO 17-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem. Expediente Interno Nº 6743. Actor: Ingenieros Químicos Asociados Ltda. –IQA–.
Marca: "IQA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de mayo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade, la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 6743, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 28 de febrero de 2002, previas las siguientes consideraciones: VISTOS.
La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 3 de abril de 2002. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: 1.1. Las partes: El actor es “INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. –IQA-”, el cual concurre por medio de su apoderada. Las demandadas son la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y la sociedad “INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA. S.A.”. 1.2.
La demanda: La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: ( La Resolución No. 25132 de noviembre 26 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declara infundada la observación presentada y concede el registro de la Marca Mixta IQA, a favor de INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA. S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] ( La Resolución No. 05929 de Marzo 27 de 2000, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la parte observante y se confirma la decisión contenida en la Resolución 25132 de noviembre 26 de 1999.
( La Resolución No. 15216 de 30 de Junio de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual se decide el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando la Resolución 25132. Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro de la marca impugnada y cancelar el respectivo certificado.
Fundamenta sus peticiones aduciendo que se violó el artículo 83, literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca IQA no es registrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, dada la relación que guardan con los servicios de la clase 42 Internacional[2] distinguidos por la misma marca de propiedad de INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS –IQA-.
Manifiesta que entre ambas marcas existe identidad gráfica, ortográfica, fonética e ideológica, lo cual impediría que coexistan pacíficamente en el mercado, puesto que su uso generaría confusión en el público consumidor, habida cuenta de que la actividad principal de IQA LTDA. es la fabricación de productos plásticos para la industria alimenticia. Además, dice que los productos de la INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA Y CIA. S.A. se comercializan en los mismos sitios en que venden los productos alimenticios que emplean los empaques de INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. En consecuencia, las dos marcas pretenden proteger productos y servicios pertenecientes a un mismo sector de la industria.
Por otra parte, afirma que es incomprensible que la Superintendencia de Industria y Comercio concluyera que no hay riesgo de confusión entre los alimentos amparados con la solicitud de la marca IQA y los servicios de manufacturación y venta de bolsas o empaques destinados a la industria de alimentos, cuando en oportunidades anteriores se negó el registro de la marca IQA para distinguir productos comprendidos en las clases 1, 2 y 19[3] Internacional a favor de INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA Y CIA. S.A. y declaró fundadas las observaciones presentadas en aquellas ocasiones por la actora. 1.3.
Contestación a la demanda: 1.3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de su apoderado solicita no tener en cuenta las pretensiones esbozadas por el demandante en su contra por carecer de apoyo jurídico para que prosperen, debido a que para conceder el registro se aplicaron las disposiciones legales, en concordancia con los antecedentes jurisprudenciales, en las cuales se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para ser registrado.
Agrega que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas IQA clase 29 mixta e IQA clase 42, si bien existen semejanzas, la coexistencia de las mismas no conlleva a confusión al público consumidor habida cuenta de que no existe conexidad entre los productos de una y otra clase Indica que la marca solicitada en la clase 29 es para productos alimenticios, mientras que el nombre comercial de la demandante distingue actividades de compra, venta, transformación, desarrollo y manufactura de toda clase de químicos, plásticos y afines.
Por lo tanto afirma que las Resoluciones acusadas no son nulas porque se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes.
1.3.2. INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA y CIA S.A. contestó a la demanda para manifestar que la empresa demandante no demostró que usó el nombre comercial con anterioridad a la fecha en que INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA usara la marca IQA, y que, tampoco ha registrado la marca en las clases 4,17 y 22 que amparan los productos químicos y empaques destinados a la industria alimenticia que dice comercializar con la misma.
Señala que la marca registrada por INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS no constituye una parte o accesorio de los alimentos elaborados por INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA, puesto que se trata de una asesoría destinada al montaje de fábricas o a la elaboración de procesos. En consecuencia, no se trata de productos del mismo género. En cuanto se refiere a la coexistencia de las marcas, dice, que no se generaría confusión en el público consumidor porque en el caso hipotético de que éste se interese en el empaque del producto, se preocupará más por saber qué productos venden con un empaque o tecnología, que por saber quien es el fabricante, y en el caso en que efectivamente estuviera registrada la marca IQA para envases y empaques, podría coexistir con la marca IQA para alimentos, pues nadie comprará un producto porque se confundió de marca de empaque.
Indica que, hay que poner atención en los productos conexos que están vinculados entre si como zapatos con maletas y los productos de uso conjunto que son aquellos que aunque se pueden usar conjuntamente, es tal la diferencia entre los mismos que el consumidor no los relaciona entre sí, como los servicios que protege la marca de la demandante y los productos de la clase 29.
Cita como ejemplo: chocolate CORONA, auto TOYOTA CORONA, molino CORONA y pocillo y plato CORONA. Concluye que la demandante tiene razón en afirmar que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 no permite el registro de un signo que sea idéntico o similar a otro solicitado o registrado por un tercero para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al consumidor a error, pero en el caso que se trata, el uso de la marca no tiene dicha capacidad, puesto que para inducir a error según la demandada se requiere que concurran ciertas circunstancias: que se trate de productos del mismo género, que se trate de productos de la misma materia prima, que se trate de partes y accesorios, que sean de uso conjunto como el café con la leche, que tengan la misma finalidad o que se vendan en un mismo negocio.
Sobre el último señala que, la asesoría es una actividad mental que no se da en los mismos establecimientos en los que se compran los productos alimenticios. Por todo ello, solicita que se declaren infundadas las pretensiones invocadas y que no se anulen los actos administrativos por los cuales se concede el registro de la marca MIXTA para el signo IQA, clase 29.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión, advirtiéndose que la interpretación del artículo 81 se hace de oficio por considerarla el Tribunal conveniente para la resolución del caso. Art. 81. "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona." Art. 83. "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.” 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y protección al nombre comercial. 4.1. Los requisitos para el registro de marcas: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica contempladas en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, son las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.
En reiterada jurisprudencia se han definido las tres características de la siguiente forma:[4] Se conoce por distintividad la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra. La perceptibilidad, en cambio, es la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos, constituyéndose en la única manera para que el sujeto identifique y asocie el producto o servicio determinado.
Por último, la susceptibilidad de representación gráfica determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando figuras, palabras, colores, etc y haciéndolo susceptible de repetirlo ilimitadamente. Esta condición, se dice, se relaciona con la materialización del signo. De estas tres características la distintividad es la más importante por que para conferir la protección jurídica que brinda la marca es indispensable que el signo posea fuerza distintiva, es decir que el consumidor de un producto pueda hacer un enlace directo entre el producto, la marca y el fabricante que los produce.
A decir de Fernández Novoa: “El signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad, y en su caso, buena fama de los productos”[5] La distintividad, de acuerdo con su definición, no solo cumple con la labor de proteger al consumidor de comprar el producto que desea diferenciándolo del resto de productos sino también al empresario que los produce o comercializa.
Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, el envase o envoltorio y por ello, el consumidor suele asociar la marca con el fabricante y la calidad del producto que viene dada por el prestigio de la empresa en la elaboración de los productos que tiene el mercado, razón por la cual los fabricantes se esfuerzan por mantener una calidad uniforme en los mismos.
En diversas ocasiones la marca es igual al nombre de la empresa fabricante. Por ello, en el presente caso, el juez consultante al aplicar la norma comunitaria deberá analizar si el signo “IQA” cumple con los requisitos señalados para determinar luego si no encaja en alguna de las prohibiciones de irregistrabilidad. 4.2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos para los mismos productos y servicios: En el presente caso tanto el actor como el tercero interesado ratifican la identidad de la marca IQA clase 29 cuyo registro se impugna, con la marca IQA clase 42 y el nombre comercial IQA, por lo cual el demandado se defiende argumentando que concedió el registro de la marca IQA por identificar productos de clase distinta.
Consecuentemente cabe analizar los puntos que atienden a la naturaleza, propiedades y fines de los productos así como de los canales de producción, los medios por lo cuales se publicita y la relación o vinculación entre los productos que distinguen con el propósito de determinar si por razón de la identidad de los signos se produce o no la confusión en el mercado respecto de los bienes que ellas amparen.
El artículo 83 literal a) señala, en el caso de que se presente identidad o similitud de marcas, dos hipótesis distintas en cuanto a los productos o servicios de que se trate: a) Que sean los mismos productos o servicios b) Que sean productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error. En otras palabras, aunque los productos o servicios que identifiquen no sean los mismos, los productos o servicios no deben tener una conexión tal que el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La llamada conexión competitiva podría resultar de: La naturaleza, propiedades y fines.- Existen productos que debido a su composición, cualidades y destino utilitario son tan diferentes que son fácilmente distinguibles, pero hay otros que no. Por ello esa disparidad de productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia clase de nomenclátor oficial[6], sobre todo porque el consumidor no distingue entre clases sino entre productos; concepto que fue considerado para modificar el artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que decía que “el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase” a las disposiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 que no hacen relación a una clase de nomenclátor sino a los productos o servicios que contenga la solicitud con lo cual según lo vertido en la doctrina y recogido en jurisprudencia del Tribunal [7]: “se evidencia que en una misma clase de nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca al error”, y que “con base en una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre y cuando con ello se pueda inducir al público a error”[8].
Con lo cual lo principal para establecer en cada caso particular las similitudes reales entre los productos serían su naturaleza, su estructura o composición, su finalidad aplicativa y sus cualidades o propiedades. La relación o vinculación entre los productos.- Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva como la generada entre productos químicos y farmacéuticos que no son los mismos pero se desarrollan dentro del mismo ramo de la producción química[9] o la finalidad de los productos o servicios que los lleven a complementarse haciendo que el uno sea accesorio del otro.
Esa conexión entre los productos influye en la relación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo cual eventualmente, puede llevarlo a confusión en el caso de que ese vínculo sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos asuma que provienen del mismo productor. Los canales de comercialización.- La doctrina mantenida en este sentido ha sostenido que cuando las áreas comerciales de los productos identificados por las marcas en pugna sean notoriamente autónomas ha de presumirse la inexistencia de confusión; no así si es que los productos o servicios son comercializados a través de idénticos canales de distribución y venta al público porque su concurrencia en un ámbito común causaría probablemente tal riesgo; es decir que, a pesar de que sean diferentes los productos o servicios a los que las marcas en controversia protejan, si tienen una indudable relación y son los mismos canales de comercialización y se venden en los mismos comercios, pueden inducir al público al error o confusión. [10] Similares o idénticos medios de publicidad.- Además de los medios de comercialización o distribución de los productos, y su relación media entre los mismos, los medios de publicidad pueden producir confundibilidad por la forma de presentarse en general; sobre todo, si en ambas campañas publicitarias se utilizan conceptos o ideas similares porque ocasionarían la presencia de una identidad ideológica entre los productos y cuanto mayor sea la publicidad (radio prensa y televisión) el riesgo de confusión se incrementará. 4.3.
Protección del nombre comercial. Germán Cavelier al tratar sobre la marca nominativa y el nombre comercial dice que: “en la práctica de los negocios un industrial o comerciante se distingue a si mismo mediante un nombre; distingue su tienda o establecimiento señalándolo con un rótulo, muestra o emblema y distingue sus mercancías o productos con marcas”[11].
La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones ilegales o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial registrado oponerse al registro de una marca determinada.
Marco Matías Alemán analiza esta causal señalando que el error al que puede inducir la adopción de un signo no sólo se presenta por la semejanza entre marcas sino que se hace extensiva a otros hechos igualmente relevantes como es la actividad que desarrolla el empresario y que cumple una función identificadora similar al de la marca.[12] En el presente caso deberá prestarse especial atención a la identidad entre IQA marca e IQA nombre comercial y aplicar la normativa andina respecto a la posibilidad de que dicha identidad pueda incurrir en la causal de irregistrabilidad anteriormente descrita.
En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo es registrable cuando cumple con todos los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, por ser características intrínsecas y esenciales en la marca.
SEGUNDO: En el análisis para la concesión de marcas idénticas, pero pertenecientes a clases de nomenclátor distintas, es necesario que el juez tome en cuenta la relación entre los productos o servicios, su naturaleza, fines, canales de comercialización y vías de publicidad con el fin de establecer si existe el riesgo de confusión, pues si existiese debería darse aplicación a las previsiones del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.
TERCERO: No es factible registrar marcas que imiten nombres comerciales debido a que se podría causar confusión respecto al origen empresarial de los productos, perjudicando el prestigio de una empresa que es justamente lo que desea proteger la marca como uno de sus objetivos principales, incurriéndose en consecuencia en la violación del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 6743, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el inciso final del artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [2] CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. [3] CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
CLASE 2 Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. [4] Ver TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Jurisprudencia del Tribunal Tomo VIII.
Proceso 78-IP-2000. Pág. 393. y Tomo V, Proceso 27-IP-95. Pág. 90, entre muchos. [5] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo. Madrid – España. 1984. Pág. 25. [6] Ver FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo. Madrid – España. 1984. Pág. 25. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del proceso 08-IP-95. Marca “LISTER” G:O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal, Tomo IV. Pág. 321 y 322. [8] MATIAS ALEMAN, Marco. “Marcas: Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios”. Ed. Top Management. Bogotá. Pág. 90. [9] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”.
Ed. Montecorvo. Madrid – España. 1984. Pág. 242. [10] Ver Ibídem 6. Págs. 246, 247 y 248 cuando cita sentencias de la Tercera y Cuarta Sala del Tribunal de España. Notas. (138), (144), (146) y (147). [11] CAVELIER, Germán. “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales”. Ed. TEMIS. Bogotá. 1962. Pág. 35. [12] MATIAS ALEMAN, Marco. “Marcas: normatividad subregional sobre marcas de productos o servicios”.
Ed. Top Management. Pág. 92.