PROCESO 30-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6008. Actor: Laboratorios Bussié S.A. Marca: “ECOGEL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintidós días de mayo del dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Urueta Ayola, la eleva ante el Tribunal dentro del expediente interno No. 6008, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 22 de marzo de 2002, previas las siguientes consideraciones: VISTOS: La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 10 de abril de 2002. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: 1.1. Las partes: La actora es la sociedad “LABORATORIOS BUSSIE S.A.”, la cual concurre por medio de su apoderado. Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Son terceros interesados en las resultas del juicio: LABORATORIOS CHALVIER DE COLOMBIA S.A., LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA y COLGATE PALMOLIVE COMPANY, pero sólo concurre al proceso la última de las empresas mencionadas. 1.2.
La demanda: La actora pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 23172 de 31 de octubre de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se negó el registro de la marca ECOGEL, solicitada por ella para distinguir productos de la Clase 5[1] Internacional de Niza; en la Resolución N° 11153 de 18 de junio de 1999, proferida también por la misma División, para resolver el recurso de reposición confirmando la negación del registro solicitado; y en la Resolución N° 16049 de 12 de agosto de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores.
Subsidiariamente y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene conceder el registro de la marca ECOGEL y se publique la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Fundamenta sus peticiones afirmando que cada una de las Resoluciones expedidas tergiversa el sentido de la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dado que omite el aparte relativo a la “similitud que induzca en error al público” y acoge el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio.
Añade que con base en la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones motivo del conflicto no se derivan mayores similitudes que aquellas que un profundo y fragmentario análisis pueda generar, las que sin embargo continúan siendo mínimas o inexistentes, constituyendo, por el contrario, la marca solicitada una expresión de características únicas que la hacen absolutamente singular y por ende distinguible de cualquier otra registrada.
Señala que del cotejo de las expresiones en el campo fonético se observan en el vocablo ECOGEL elementos novedosos que la hacen diferente a las expresiones registradas, referidos a lo natural y ecológico, presentando elementos disímiles de dicción y de estructura, lo cual no compromete la expresión materia de registro. Alega que son innumerables los casos en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido marcas que poseen prefijos y sufijos en común manteniendo las diferencias entre ellas y cita a manera de ejemplo: FLUIDIZOL, FLUIDAL, FLUIDEX, FLUIMICIL, entre otras.
De igual forma menciona que, contrariamente a lo que piensa la administración, no se presentan similitudes gráficas, ortográficas o gramaticales, ya que hay diferencias en el número de sílabas que integran ambas expresiones, además de la existencia de grafemas disímiles entre unas y otras. En cuanto a las características que debe reunir un signo para ser registrable asegura que ECOGEL las reúne plenamente porque es un signo perceptible por los sentidos, posee individualidad y singularidad que lo hacen distintivo y por medio de la descripción gráfica por la que se representa, permite hacerse una idea de las palabras o figuras que conforman el signo. 1.3.
Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda diciendo que las Resoluciones administrativas impugnadas fueron expedidas en forma regular, por las autoridades competentes, en uso de sus atribuciones legales concedidas tanto por el Derecho Comunitario como por el interno y siguiendo el trámite legalmente establecido.
Que el registro de la marca ECOGEL se denegó porque en aplicación de la norma legal vigente en materia marcaria y en especial el artículo 81 de la Decisión 344 que establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, en concordancia con antecedentes jurisprudenciales, no cumplía con los mismos. Que del examen sucesivo y comparativo de la marca ECOGEL frente a las marcas ECO, BIOGEL, DESCONGEL Y DESCONGELITO para la clase 5, registradas a favor de la sociedad Colgate Palmolive Co., Biogen de Colombia y Laboratorios Chalvier S.A. se concluye que, en forma evidente, son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto su coexistencia en el mercado conllevaría a error al público consumidor, habida cuenta que se creería que el producto tiene el mismo origen.
En consecuencia el signo ECOGEL es irregistrable como marca. Por lo anterior solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo y sustento jurídico para que prosperen. 1.4. Escrito de tercero interesado: La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY contesta la demanda para decir que el riesgo de confusión entre las marcas controvertidas ECO y ECOGEL puede producirse en los campos visual, fonético e ideológico, ya que del cotejo de las marcas, aplicando las reglas doctrinales establecidas, se desprende que existe la misma secuencia de vocales y el mismo radical.
La terminación de la marca ECOGEL, es GEL no apropiable por persona alguna, ya que es un término de uso común o genérico, entendiéndose como el estado que adopta una materia de dispersión coloidal cuando se coagula, común para productos farmacéuticos o cosméticos. En consecuencia se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto, reitera, los actos acusados fueron legalmente expedidos en aplicación de las normas vigentes.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión: Art. 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Art. 83.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;. 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, confusión en el público consumidor y radicales y desinencias en marcas denominativas. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas: La marca es un signo que cumple con la doble función de identificar el producto y el origen empresarial del mismo, por ello se le atribuye la característica de la distintividad que es el primer requisito y el más importante de los que se encuentran previstos en el artículo 81 de la Decisión 344.
Los otros dos requisitos que se interrelacionan con el primero de tal forma que del uno se derivan los otros, son: la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Tanto la perceptibilidad como la susceptibilidad de representación gráfica hacen referencia a los medios sensibles que son los que captan un signo una vez que se ha transformado en su forma material por medio de una combinación de palabras, o una figura, un dibujo o una combinación de colores que lo hacen único y original, diferente de los demás. Es la exteriorización del signo que lo hace un elemento idóneo para que el público consumidor no confunda un producto con otro.
La interpretación prejudicial emanada del Tribunal dentro del proceso 67-IP- 2001[2], referido a misma marca y disputado entre las mismas partes que participan en éste, contiene conceptos más amplios sobre lo que es la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, que ahora el Tribunal estima conveniente reiterar.
Cabe destacar que en dicha interpretación al referirse el Juez Comunitario a la distintividad hizo mención a la "suficiente distintividad", para significar que no basta con que el signo sea simplemente distintivo, sino que se requiere que tenga la suficiente capacidad distintiva de forma que pueda viabilizar la diferenciación que se hace por parte del consumidor, sin que se generen equívocos con las características esenciales o primordiales de otros signos. 4.2.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para su comparación: La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos es la primera prohibición del artículo 83 de la Decisión 344, porque rompe con el más importante requisito para que una marca sea registrable, cual es el de la distintividad. En el presente caso, al tratarse de marcas denominativas, las reglas que pueden aplicarse para determinar que el signo solicitado no es similar a los signos de las marcas opositoras son las siguientes: 1.
Los signos deben ser apreciados en su conjunto; es decir que no se deben fraccionar las partes que los componen. 2. El examen de las marcas a compararse debe ser efectuado en forma sucesiva y no simultánea, de manera que si la impresión de la primera evoca la segunda puede establecerse un riesgo de confusión y porque es así como lo aprecia el público consumidor. 3.
Deben tenerse en cuenta, de la expresión que forma la marca, más las semejanzas que las diferencias que existan con las otras marcas. No es aplicable utilizar un proceso matemático de contabilizar las sílabas o las letras ya que el examen pormenorizado de la marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella.
Por ello el criterio debe ser general, sencillo y superficial en el cual se tome en cuenta la primera impresión que el signo provoca en la mente de una persona.[3] Sin embargo, por tratarse en el presente caso de marcas denominativas que incluyen vocablos que al ser pronunciados tienen una particularidad fonética o auditiva que puede hacerlas similares, es preciso comparar su sonoridad, en especial la de las sílabas tónicas y su posición porque ello puede conducir a que ambas marcas posean sonidos semejantes que al ser pronunciados provoquen que el consumidor las confunda.
Así, si la sílaba tónica es la misma y se encuentra posicionada en el mismo lugar en las marcas cotejadas, la semejanza se incrementa y su diferenciación es débil; en el caso contrario, la diferenciación es mayor. Las palabras que están conformadas por una sílaba no son comparables fonéticamente por medio de la sílaba tónica porque no la poseen. 4.3.
Confusión en el público consumidor: A pesar de que la apreciación del grado de confusión que se genere por la identidad o similitud de los signos en conflicto, responde a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, o del juez, en su caso, como se señaló en el proceso 67-IP-2001 citado, la confundibilidad no puede ser juzgada arbitrariamente, razón por la cual el Tribunal ha querido guiar al examinador recogiendo algunos principios doctrinales que pueden ser útiles para una correcta decisión acerca de si existe o no el peligro de la confusión entre las marcas.
Pero en el estudio de la confundibilidad debe tenerse en cuenta que las marcas pueden ser débiles o eficazmente distintivas. Son parte de las marcas débiles aquellas expresadas mediante signos que son genéricos o descriptivos. Las marcas genéricas son aquellas que forman parte del lenguaje de uso común o que aluden a un origen geográfico y que, en determinadas circunstancias, pueden incurrir en las causales de irregistrabilidad del artículo 82, no siendo susceptibles de protección marcaria.
Mientras que las marcas que son más distintivas son aquellas producto de la fantasía; que no tienen un significado real; que son abstractas. Clasificada la marca solicitada y las marcas oponentes, se puede decir que la confundibilidad puede apreciarse por cuatro aspectos, a saber: el ortográfico, el fonético, el visual y el ideológico. La similitud ortográfica viene dada por la similitud de las letras y la secuencia de las vocales que deben ser apreciadas a simple vista; la similitud fonética como se dijo en el apartado anterior depende de la identidad de las sílabas tónicas, pero también de la coincidencia entre las raíces y terminaciones que conforman el signo; la similitud visual es aquella que se forma en el primer impacto visual de las marcas; y, finalmente la similitud ideológica deriva del contenido conceptual o de la evocación que las palabras que conforman los signos y que llegan a producir en la mente del consumidor la misma idea o concepto.
Por lo anterior, en el presente caso, al juez consultante le corresponde la tarea de pronunciarse sobre la confusión que puede presentarse en los aspectos enunciados entre las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL”, “ECO” y “BIOGEL”. Otros aspectos que deben ser tomados en cuenta son la clase del nomenclátor para la cual están destinadas las marcas, los canales de comercialización, los medios de publicidad empleados, el género de los productos y la relación o vinculación entre ellos; los cuales fueron ampliamente descritos en la interpretación referida varias veces en este proceso. 4.4.
Radicales y desinencias en marcas denominativas: Los radicales y desinencias hacen referencia a los prefijos y sufijos que son empleados por muchos empresarios para crear signos que se pueden convertir eventualmente en marcas que distingan los productos que fabrican o comercializan. En otras palabras, puede ser que la combinación original de ciertas formas léxicas sea una buena forma de escoger el nombre distintivo de una marca y en el cual se centre el mensaje que se pretende dar al consumidor.
Muchas veces se aplican estas formas léxicas porque no son rígidas e inmutables y permiten ir cambiando de grafía a la palabra original o base, aplicando por delante un prefijo o una terminación por detrás conocida como sufijo, o ambos apéndices a la vez, soldándolos e integrando una palabra totalmente distinta. En el proceso 108-IP-2000 al tratarse sobre los prefijos y sufijos se señaló que: “Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad.
Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión 344.
De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa” [4]. Las variantes, pueden ser infinitas, de manera que conociendo bien los prefijos y sufijos se comprenden fácilmente palabras nunca oídas o leídas anteriormente, enriqueciéndose sin esfuerzo el vocabulario y en esta materia, el universo de las marcas.[5] Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualesquiera empresarios.
La combinación de dichas partículas es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. Al analizar la marca ECOGEL que está compuesta por el prefijo ECO y el sufijo GEL, el juez tendrá que analizar si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva con respecto a otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo es registrable como marca cuando concurren en él los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, pues de no cumplirlos sería incapaz de distinguir en el mercado los productos o servicios que se pretenda comercializar por determinada persona.
SEGUNDO: En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genere entre la marca solicitada y las opositoras pues ello conduce a evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, causando errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, situación que se pretende impedir al prohibir en el literal a) del artículo 83 el registro de signos idénticos o similares.
TERCERO: Para llegar a determinar la similitud entre los signos en conflicto el juez consultante puede aplicar las reglas y criterios vertidos en el presente proceso como también en la interpretación prejudicial del proceso 67-IP-2001.
CUARTO: Las raíces y desinencias pueden ser perfectamente utilizadas para conformar marcas, pero su combinación debe ser original y única, por lo que no debe ser igual o parecida a otra anteriormente registrada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 6008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 67-IP-2001 de 12- XII-2001. Marca: “ECOGEL”. G.O.A.C. No. 750 de 15-I-2002. [3] Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Criterio similar en el proceso 67-IP-2001; citado en proceso 04-IP-94 de 7-VIII-1995, marca: “EDEN FOR MAN” etiqueta. G.O.A.C. N° 189 de 15-IX-1995, jurisprudencia del Tribunal Andino. Tomo IV, 1994-95.
Pág. 125. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 108-IP-2000 de 27-IV-2001, marca: “PUROSOL”, en G.O.A.C. N° 686 de 10-VII-2001. [5] Ver más sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 25-IP-98 de 3-V-1998. Marca “PINTUBLER”, en G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-1999. Proceso 72-IP-2001 de 12-XII-2001.
Marca “SUPER 2”, en G.O.A.C. N° 756 de 4-II-2002.