Proceso 11-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador. Actora: COTY GMBH, caso: marca RIMMEL. (Proceso Interno N° 5825-205- 99 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los doce días del mes de junio del dos mil dos.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito de la República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán, en que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la referida solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto expedido el de seis de marzo del presente año. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La sociedad actora es la compañía COTY GMBH, la que interviene mediante apoderado. Los demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial. 2. De los hechos El 07 de julio de 1997, la compañía COTY GMBH mediante apoderado, solicitó el registro de la marca “RIMMEL”, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos). La Gaceta de Propiedad Industrial Nº 390 correspondiente al mes de julio de 1997, publicó la solicitud de registro de la indicada marca, luego de lo cual, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, a través de la Resolución 027978 de 23 de noviembre de 1998, denegó el registro de la marca.
La sociedad COTY GmbH, a través de apoderado, presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la indicada resolución. 3. De los argumentos de la demanda La sociedad actora pretende se declare la nulidad de la Resolución Nº 027978 de 23 de noviembre de 1998, en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho siguientes: El Director Nacional de Propiedad Industrial tomó los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 “de modo relativo, sin ningún análisis de fondo en su examen de registrabilidad.
En efecto, el legislador estableció este examen previo con el objeto precisamente de no lesionar los derechos ni del legítimo propietario de la marca, ni de quienes libre y honestamente compiten con él, ni por supuesto, del público consumidor”. También argumenta que la negativa del registro “causaría como efecto directo e inmediato un gravamen irreparable a mi mandante, por cuanto se vería impedido de comercializar sus productos de su famosa marca RIMMEL en nuestro país, beneficiando a la competencia de modo directo, ya que ellos intentarían ocupar el espacio de comercialización que dejaría mi mandante con esta ilegal resolución; es objetivo y evidente que COTTY GmbH. tiene su bien ganado prestigio en el mercado para productos de maquillaje y desde hace décadas en casi todos los países del mundo su marca es signo de prestigio y calidad; adicionalmente, con esta ilegítima e ilegal decisión el Director daría lugar a que productos de dudosa procedencia, de hecho se amparen en la marca de mi mandante al consagrarla la propia autoridad como un término genérico para maquillaje femenino”.
Finalmente señala que “ el mismo Director considera que es una marca con altísimo renombre a nivel mundial”, por lo que la no concesión del registro “ reflejaría una pobre concepción de lo que es en realidad el Derecho marcario, donde se estaría confundiendo altísimo renombre con término genérico”. 4. De la contestación a la demanda 4.1 Por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) El Presidente del IEPI contesta la demanda interpuesta en contra de la Resolución 027978 de 23 de noviembre de 1998, indicando que ésta se encuentra sustentada en debida forma y de acuerdo a los principios generales que rigen la propiedad industrial, “pues la denominación solicitada constituye un término genérico y descriptivo, por consiguiente no cumple con el requisito de distintividad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y se encuentra incursa dentro de las prohibiciones absolutas del artículo 82, literales d) y e)”.
Y, posteriormente señala que “el acto administrativo impugnado guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344, por lo tanto es válido y legal”. 4.2 Por el Procurador General del Estado El Director Nacional de Patrocinio del Estado Encargado, en calidad de delegado del Procurador General del Estado, contestó la demanda señalando que “ De conformidad con los artículos 346 y 349 de la ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro oficial N° 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía; cuyo representante legal es su Presidente; por lo tanto corresponde a dicho personero, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. 4.3 Por el Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma.
Y sosteniendo que se ratifica en la resolución materia de impugnación “pues está sustentada en debida forma y de acuerdo a los principios generales que rigen la propiedad industrial, pues la denominación solicitada constituye un término genérico y descriptivo, por consiguiente no cumple con el requisito de distintividad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y se encuentra incursa dentro de las prohibiciones absolutas del artículo 82, literales d) y e)”.
Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación de este Tribunal.
DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
( ) Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA El concepto de marca ha sido reiteradamente tratado por este Tribunal en varias sentencias, así se ha establecido que “marca es todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.
(ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, marca: AZETAVIR, G.O.A.C. N° 663 de 30 de abril de 2001). Este Órgano Jurisdiccional también ha pronunciado que: “El ordenamiento normativo en tema marcario busca establecer un sistema de libre competencia, que sea justo y equilibrado, y paralelamente ofrecer protección en los intereses del titular de una marca con respecto de los demás productos o bienes; como también procura el acceso, libre de confusión, de los consumidores, cuya orientación sea la marca registrada, asegurando por ende, procedencia y calidad”.
(Proceso 31-IP-2001, marca: PRES-CAFÉ, G.O.A.C. N° 686 de 10 de julio de 2001). Este Tribunal Comunitario así mismo ha considerado a la marca como un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo intangible, que requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
El artículo 81 de la Decisión 344 contempla tres requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. El Tribunal al interpretar el mencionado artículo 81 ha reiterado enfáticamente la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos mencionados, como paso previo al registro de una marca, es decir que necesariamente un signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad con tales requisitos, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
(Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, marca: DOMÉSTICO, G.O.A.C. N° 673 de 29 de mayo de 2001; Proceso 17-IP- 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO, G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Respecto a las características mencionadas se ha dicho que: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.
De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.
La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Proceso 25-IP-98, marca: PINTUBLER, G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999). II. IRREGISTRABILIDAD DE DENOMINACIONES O SIGNOS GENÉRICOS El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos, está refiriéndose, entre otros, a los signos que indiquen la calidad, la especie, la cantidad, o comprendan características usuales del producto o servicio que distinguen.
La doctrina y la legislación comparada, son unánimes en rechazar la registrabilidad de los signos genéricos, y en este sentido el régimen común sobre propiedad industrial andino no es ajeno a tal postura. Dicha posición doctrinaria y legislativa tiene como asidero lógico, el hecho de que ningún empresario pueda apropiarse exclusiva y excluyentemente del signo con el que usualmente se identifica a un producto o un servicio determinado El signo genérico es el que designa en forma usual y común un producto o servicio determinado (p.e.: computadora cuando designa computadora, y bicicleta cuando designa bicicleta).
Si se registra como marca, signos que se refieren al producto mismo, se estaría denominando tal producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, marginando injustamente a otros agentes económicos de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. Como bien afirma Miguel Antonio Caro “ la denominación genérica siendo común a muchos no pertenece a nadie”.
(Citado por Pachón Manuel, en Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, pp. 101 y 102). Este Tribunal ha sentenciado que: “Si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.
Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”. (Proceso 07-IP-2001, marca: LASES, G.O.A.C N° 661 de 11 de abril de 2001). Marco Matías Alemán señala que un término es genérico desde el punto de vista del Derecho Marcario “cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.
En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”. (Matías Alemán Marco, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos o Servicios, Editorial Top Management International, p. 83).
Este Tribunal Comunitario ha sostenido también, cuando interpretó normas homólogas de la derogada Decisión 85, que: “La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.
Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Ver: Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95, G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). La marca tiene por finalidad básica, distinguir o diferenciar unos productos o servicios de otros. Para poder percibir el carácter general de un signo, es necesario examinar la relación directa que tiene con el producto o servicio, y no solo analizarlo aisladamente.
Un vocablo puede ser calificado como genérico y por lo tanto irregistrable en relación con determinada clase de bienes o servicios, pero puede ser registrable frente a otros bienes o servicios, con los cuales no tenga tal relación de genericidad. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMUNES O USUALES El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 estatuye que no podrá registrarse como marca un signo que sea una denominación común o usual del producto o servicio en lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se quiera registrar.
El profesor Jorge Otamendi en relación con los signos usuales o comunes señala que estos son: “las designaciones que usualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos le atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos, cuando se trata de términos técnicos”.
(Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, p. 68). Marco Matías Alemán sostiene que: “Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.
(Matías Alemán Marco, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, op. cit., p.84). La vulgarización de la marca, causa en su titular o propietario, la pérdida de los derechos sobre ese signo cuya distintividad se ha extinguido. En el mercado existen varias marcas que el uso ha vulgarizado, a manera de ejemplo se pueden citar la Vaselina y la Aspirina.
Consecuentemente, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La marca como signo capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los de otra, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a efecto de su registrabilidad; y deberá cumplir además con no estar comprendida en ninguna de la causales de irregistrabilidad estatuidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: Se considera genérico un signo, cuando se refiere precisamente a la cualidad o característica que usualmente aplicamos para designar al nombre del producto o servicio que se pretende distinguir. Es irregistrable el signo que comprenda o signifique el género, las cualidades o la distinción esencial o primordial de un producto o servicio.
Sí podrá ser objeto de registro como marca, el signo que aunque genérico para una cierta clase de productos o servicios, no lo es en relación con otros, con lo cual configuraría como expresión de fantasía. Tercero: Los signos usuales o comunes de los productos o servicios que circulan en el mercado, tampoco pueden ser registrables por ser de uso público.
Cuarto: La vulgarización de la marca podría conllevar la extinción de la calidad distintiva de la misma. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal de Justicia, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el artículo128 del Estatuto del Tribunal. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efecto de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconís Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO