PROCESO No. 21-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6238. Actor: MULTIREVISTAS EDITORES S.A. Marca: “LUNA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de junio del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Manuel Urueta Ayola. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del diez de abril de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación Comparece como demandante la sociedad MULTIREVISTAS EDITORES S.A., pretendiendo se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se niega el registro de la marca “LUNA” para distinguir “revistas, publicaciones, publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o de enseñanza”, como productos de la Clase Internacional No. 16[1]; entre estos nulidad de las Resoluciones Nº 9.686, de 31 de mayo de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “LUNA”(Nominativa);

No. 19.660 del 23 de septiembre de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución en ella contenida; y, la No. 26.187 del 30 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve el recurso de apelación y confirma la Resolución No. 9.686 La demanda de nulidad que interpone MULTIREVISTAS EDITORES S.A., contra las Resoluciones citadas, persigue la anulación de dichos actos que negaron el registro a la marca “LUNA”, puesto que el actor sostiene que su marca cumple con los requisitos de registrabilidad del artículo 81 de la Decisión 344, y que la misma es suficientemente distintiva además, de hallarse ya registrada para distinguir servicios de una clase estrechamente relacionada, como es la clase internacional No. 35.

Expresa la actora que no existe confundibilidad entre las marcas “LUNA” (nominativa) y “LUNA NUEVA LTDA” (mixta), por lo que la supuesta falta de distintividad no existe si se compara las marcas en sus aspectos visual, fonético e ideológico. Estas deben estudiarse en su integridad, encontrando de esta manera elementos que las hacen perfectamente diferenciables entre sí, consecuentemente la observación que se estima, sobre el riesgo de confundibilidad, es violatoria de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Considera la actora que no existe similitud gráfica o visual, tampoco en el aspecto fonético ni en el ideológico, puesto que si se comparan, la similitud a que se hace referencia en las resoluciones que se pide su anulación, pierde cualquier relevancia al ser incapaz de inducir al público a error. La Superintendencia de Industria y Comercio rechaza las pretensiones manifestando que carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen.

Expresa que no son nulas dichas resoluciones puesto que se ajustan a lo establecido en las disposiciones legales sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. La Oficina competente colombiana considera que la marca a la cual se le efectuó el examen de registrabilidad con la ya registrada, es semejante en el aspecto conceptual, “existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.” Concluye la Superintendencia de Industria y Comercio manifestando que la marca “LUNA” es irregistrable conforme a lo dispuesto por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que no es suficientemente distintiva y se configura la semejanza entre esta marca y la registrada.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, estas son, los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión, las mismas que se transcriben seguidamente: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y su definición, requisitos esenciales para su registrabilidad, causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos, marcas denominativas y mixtas, confundibilidad y reglas para evitarla.

Observaciones y examen de registrabilidad. 4.1. Definición de marca y requisitos de registrabilidad La marca se define como un bien inmaterial cuya finalidad es la de diferenciar o distinguir los productos o servicios de los otros idénticos o similares. El artículo 81 define a la marca como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra.

Para Marco Matías Alemán las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[2] La marca busca una doble protección, tanto para el consumidor en su elección a la hora de adquirir algún producto o servicios de la gama de los que se encuentran en el mercado puesto que garantiza al consumidor el origen empresarial y una serie de características que lo hacen particular; como para el empresario titular de la marca, pues protege el esfuerzo, prestigio, reputación y calidad que determinan a sus bienes de los restantes que están en el mercado, correlativo a esta protección individual que cada titular tiene con respecto a su marca, se encuentra la garantía de asegurar una competencia leal entre comerciantes o empresarios.

La definición de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 se refiere a los requisitos que debe reunir para poder registrarse, los cuales se analizan a continuación: La distintividad de la marca hace referencia a su función esencial, al permitir que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otros.

Esta fuerza distintiva del signo es la que evita que los productos o servicios se confundan con los de otros. “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos.”[3] Esta función principal radica en individualizar los bienes, puesto que si la marca busca conferir un derecho exclusivo a su titular y si le falta esta particular función, la protección carecería de fundamento si el bien a que se refiere se confunde con los productos o servicios de otros.

“La distintividad permite señalizar o identificar y particularizar una marca o signo del contorno de signos que conforman un mercado determinado.”[4] La perceptibilidad implica la recepción sensible o externa de los signos para que puedan ser captados por uno de los sentidos. La creación imaginativa del signo debe forzosamente traducirse o concretarse en algo perceptible o material ya sea por medio de palabras, figuras, colores, etc., para que pueda ser considerado por el consumidor.

La forma que se utiliza más generalmente es el sentido de la vista, pues es este el que puede evidenciar los elementos y cualidades que se quiere mostrar con el signo a registrarse. En el Proceso No. 22-IP-96, este Tribunal se ha manifestado de esta característica: “El nombrado profesor Otero Lastres al referirse al requisito de la "perceptibilidad" indica que "va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible.

( ) "Al exigir la ley comunitaria que el signo sea "perceptible" hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. “La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.

“[5] La susceptibilidad de representación gráfica del signo que es la descripción material por medio de elementos gráficos, lo que implica que para efectos registrales, el signo que se pretende registrar pueda ser objeto de una concepción material para poder formarse una idea de él. “Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. “Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.

("MARCAS", Top Management. Bogotá. Pág. 77).”[6] En conclusión si un signo no reúne los requisitos que señala el artículo 81 de la Decisión 344 no se considerará capaz de ser registrado. Sin embargo, es necesario que no incurra en las causales de irregistrabilidad que indican los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2. Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 se refieren a los signos que no cumplen su función esencial para ser registrados como marcas, es decir, a los signos que de una u otra manera no son registrables.

El artículo 83 de la Decisión 344 señala cuáles signos no son registrables, y básicamente se refieren a la protección de los derechos legítimos de terceros. Para el análisis del caso, el artículo 83 literal a), indica que el examen que realice la oficina nacional competente debe confirmar que el signo solicitado para el registro no sea idéntico o semejante a otro registrado o anteriormente solicitado de forma que pueda inducir a error al público consumidor, puesto que entonces se imposibilitaría su registro.

“Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma.”[7] Si en el mercado existieran dos o más signos parecidos o idénticos se perdería una de las funciones del derecho marcario, pues el consumidor creería que está adquiriendo un producto del mismo origen, no pudiendo distinguirlo por lo que caería en error al momento de adquirirlo, por lo tanto, carecería de protección. Cuando existen marcas semejantes o idénticas, como ya se mencionó, el signo carece de distintividad y lleva a que el consumidor caiga en lo que se llama “riesgo de confusión” o “confundibilidad”, tema que se analiza bajo el siguiente punto.

Este Tribunal ha dicho: “La inexistencia dentro de un signo marcario de esa "capacidad distintiva", convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frente a productos y servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real "estado de incertidumbre" derivado de la "similitud confusionista" o del "riesgo de confusión".[8] 4.3.

Confundibilidad y reglas para el cotejo marcario La prohibición de registrar signos confundibles se fundamenta en razón de la función distintiva que debe cumplir todo signo. La confusión es tomar una cosa creyendo que es otra. La confusión induce al público consumidor a elegir un producto o servicio no deseado. "La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva". [9] La confundibilidad de una marca respecto a otra entraña varios aspectos de relativa importancia y de consecuencias negativas, por una parte, se encuentra el empresario, puesto que a su nombre el consumidor está erróneamente adquiriendo un bien, cuando por esta misma confusión el provecho lo lleva otra marca similar o semejante que se encuentra junto con la suya, y por otra parte, está el consumidor, que adquiere un bien en vez del que inicialmente quería comprar, porque no existe la suficiente distintividad entre los diversos productos o servicios.

Para determinar, una posible confusión entre dos o más signos, se procederá a exponer algunos criterios y reglas de la doctrina y de este Tribunal para que el Juez consultante tenga los elementos suficientes para realizar el confrontamiento o análisis de estos signos. En primer lugar, como se ha establecido en numerosas sentencias, entre las reglas a seguir para analizar si la similitud o identidad de los signos lleva a confusión, tenemos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

El consumidor aprecia la marca de manera global, no observa las marcas y las va descomponiendo en partes, por lo que el Juez al aplicar esta regla debe analizar la totalidad de los elementos integrantes y no por partes aisladas. “Este criterio se contrapone, en primer lugar a la posibilidad de descomponer las marcas cuestionadas, y, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud.

En efecto lo importante es tener una visión de conjunto de todos los elementos integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonético auditiva ni gráfico-visual; por ello es importante poner atención preferente a los elementos caracterizadores de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe el consumidor ante el nombre que funciona como marca.”[10] Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Cuando se realice el cotejo deberá analizarse en forma individualizada y no de manera simultánea, puesto que de esta manera se puede observar la impresión dejada por una de las marcas en relación a la otra. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Esta regla está estrechamente relacionada con el grado de atención que puede tener el consumidor al adquirir un bien y deberá tomarse en consideración la naturaleza del producto, puesto que el juzgador está protegiendo al consumidor y al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Finalmente la cuarta regla tiene relación con el elemento distintivo de la marca, puesto que las semejanzas son las que hacen perder la función esencial que deben tener las marcas. En segundo lugar el juez deberá constatar si la confusión se produce en el campo visual, auditivo e ideológico: Confusión visual, gráfica u ortográfica: resulta de la similitud o identidad de como se percibe la marca, ya sea por dibujos, palabras, etiquetas, etc.

“La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria”.[11] Confusión auditiva: es causada cuando se produce una fonética igual en la pronunciación de las palabras, aunque la ortografía sea diferente.

“Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud puede depender de la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.”[12] Confusión ideológica que se produce cuando el contenido conceptual o ideológico es el mismo, ya que se evoca un concepto similar.

"La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto "[13] En tercer lugar deberá tomar en consideración las reglas sobre la conexión competitiva, entre las cuales sólo se referirá a las pertinentes del caso en análisis: A) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos.- Para establecer cuando se da similitud o conexión competitiva entre los productos es necesario determinar la aplicación o finalidad de los que están en conflicto, así si los productos se destinan a finalidades afines, probablemente confundirán a quienes elijan estos productos.

Existen dos criterios para determinar si hay conexión competitiva o no, y estos son: el principio de Intercambiabilidad y el de complementariedad; el primero se refiere a si los consumidores consideran los productos sustituibles unos por otros; y el segundo se refiere a que los productos puedan utilizarse conjuntamente, es decir, que la adquisición y uso del uno implique el uso de otro.

B) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización.- Esta relacionado con los canales de distribución y los establecimientos de venta al público. Así, existe conexión competitiva en los productos vendidos en establecimientos donde los signos similares o idénticos pueden ser confundidos con otros productos. "Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor"[14] Y finalmente deberá tomar en consideración el grado de atención del público consumidor, puesto que a él va dirigida la producción de bienes, él es el que va a distinguir, seleccionar y adquirir el producto.

Siendo importante que se distinga si se trata de bienes de consumo masivo o selectivo. Es el consumidor el que caerá en riesgo de confusión entre dos marcas idénticas o semejantes, y junto con el titular de la marca son los que se expondrán a los efectos negativos por la carencia de identificación de los bienes que una marca debe proteger frente a los de otra.

A este respecto, se ha expresado que: "El Tribunal se permite precisar que -de acuerdo con la doctrina predominante- el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes "[15] 4.4.

Marcas denominativas y mixtas La doctrina y este Tribunal han reconocido algunas clases de marcas como las denominativas, graficas y mixtas, dependiendo de la configuración del signo. La marca denominativa, nominal o verbal, es la que utiliza un signo fonético, formado por varias letras, que integran un conjunto pronunciable. Estas marcas denominativas, al pronunciarse, pueden tener o no significado conceptual, así tenemos a las marcas sugestivas y a las arbitrarias.

La marca gráfica es la que está compuesta de elementos visuales, cuya materialización está formada por figuras, imágenes y todo tipo de representaciones gráficas. La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta presenta una composición más compleja porque está constituida por palabras y figuras.

“Las marcas mixtas constituyen una combinación de elementos verbales y gráficos, que percibidas en conjunto refuerzan o asocian una idea en el consumidor y diferencia a las demás marcas que conviven en el mercado.” [16] Para el caso en estudio, entre las marcas denominativas y las mixtas, lo importante es reconocer la dimensión de cada una de estas y la comparación que se hace de ambas.

Así, el juez verificará el elemento más predominante, y llegara a la conclusión respecto de cuál de las marcas producen confundibilidad o si al contrario existe suficiente distintividad en cada una. El Tribunal ha expresado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” [17] El Tribunal, en otra sentencia, se ha manifestado acerca de la comparación que puede darse entre la marca mixta y la denominativa: “Realizada la comparación entre marcas denominativa y mixta, se concluye que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión.”[18] Es al juez consultante al que le corresponde analizar si entre las marcas en conflicto el elemento que predomina es el denominativo o el gráfico, en caso que determine que el elemento gráfico es más imperante y distintivo, determinará si evoca más que el elemento denominativo. 4.5.

Observaciones y examen de registrabilidad El artículo 96 de la Decisión 344 cuya interpretación se ha solicitado involucra varios aspectos respecto de la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca, de la concesión o negación de la misma y finalmente de la motivación que debe contener las resoluciones. Establece el artículo en cuestión, que vencido el plazo para presentar observaciones la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad.

Este examen estima evaluar el signo según los requisitos establecidos en el artículo 81 y frente a las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Finalmente, luego del examen de fondo deberá comunicarle al interesado el resultado del mismo mediante resolución debidamente motivada. Esta motivación se refiere a las condiciones o supuestos de hecho y de derecho que hayan servido de fundamento para la expedición del acto.

La finalidad del acto, por medio del cual se niega o se acepta la inscripción de una marca, es la de ofrecer a las partes la oportunidad de conocer sobre la labor de la administración en el estudio y análisis que ha realizado sobre su solicitud de registro y, en caso de no estar de acuerdo, defender sus derechos. "La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación ” [19] Con base en lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

La marca es un signo capaz de distinguir productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Un signo deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. 2. El artículo 83, literal a), se refiere a la causal de irregistrabilidad de los signos que son semejantes o idénticos a otros registrados o solicitados para su registro para los mismos bienes o servicios; o respecto de los cuales el uso de la marca induce a confundirse con otras, por lo que carecería de su función distintiva. 3.

El riesgo de confusión deberá ser evitado, por lo cual, el juez examinador deberá realizar el análisis bajo las reglas y criterios vertidos en esta sentencia. 4. La marca denominativa está formada por letras que se hacen pronunciables que tienen significado o no; en cambio la marca mixta está formada por la combinación de elementos gráficos y elementos denominativos.

El juez, en la comparación de estas marcas, deberá determinar si existe un elemento que cause mayor impresión en el consumidor, pudiéndole causar confusión en su adquisición, para lo cual deberá analizar bajo las reglas expuestas en el acápite pertinente de esta sentencia. 5. Luego del término para presentar observaciones, se realiza el examen de registrabilidad, que debe ser un estudio y análisis a fondo del signo a registrarse tomando en consideración los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, cuyo resultado se comunicará al interesado mediante resolución debidamente motivada, es decir, explicando las razones que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6238, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado. Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] A saber: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.” [2] Cita obtenida de su libro “MARCAS.

Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena”. Pág. 73. Primera Edición Imagen Control – Bogotá. [3] Proceso No. 27-IP-95; marca: "EXCLUSIVA". Publicado en la Gaceta Oficial No. 257 de fecha 14 de abril de 1997 [4] Proceso No. 61-IP-2001; marca: “FRUGOS”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 729 de fecha 25 de noviembre de 2001. [5] Proceso No. 22-IP-96; marca: “EXPOMUJER”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 265, de fecha 16 de mayo de 1997. [6] Proceso No. 56-IP-2000; marca: “EFFER”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 602, de fecha 21 de septiembre de 2000. [7] Proceso No. 25-IP-96; marca: “INCA FRUEHAUF” (mixta). Publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997. [8] Proceso No. 04-IP-94; marca: "EDEN FOR MAN”.

Publicada en la Gaceta Oficial No. 189 de fecha 15 de septiembre de 1995. [9] Proceso No. 2-IP-94; marca: “NOEL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 160 de fecha 21 de julio de 1994. [10] Proceso No. 25-IP-98; marca: "PINTUBLER". Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999 [11] Proceso No. 20-IP-95; marca: "MONO".

Publicado en la Gaceta Oficial No. 236 de fecha 26 de noviembre de 1996. [12] Proceso No. 35-IP-98; marca: "GLEN SIMON" Publicado en la Gaceta Oficial No. 422 de fecha 30 de marzo de 1999. [13] Proceso No. 21-IP-95; marca: "AFLOX". Publicado en la Gaceta Oficial No. 273 de fecha 19 de noviembre de 1996. [14] Proceso No. 08-IP-95; marca: "LISTER".

Publicada en la Gaceta Oficial No. 231 de fecha 17 de octubre de 1996. [15] Proceso No. 09-IP-94; marca: "DIDA", Publicado en la Gaceta Oficial No. 180 de fecha 10 de mayo de 1995. [16] Proceso No. 14-IP-2002; marca: “MISS QUINDIO”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 787 de fecha 26 de abril de 2002. [17] Proceso No. 26-IP-98; marca "C.A.S.A" (mixta).

Publicado en la Gaceta Oficial No. 410 de fecha 24 de febrero de 1999. [18] Proceso No. 66-IP-2001; marca: "COKORIN". Publicado en la Gaceta Oficial No. 730 del 16 de noviembre de 2001. [19] Proceso No. 29-IP-96; marca: "RENTAR (nominativa). Publicado en la Gaceta Oficial No. 394 de fecha 15 de diciembre de 1998.