PROCESO No. 39-IP-2002 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. De Oficio se considera pertinente interpretar el artículo 81 de la Decisión citada.

Expediente Interno Nº 6305. Actor: LIPHA. Marca: “LIPHADERM”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de julio del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; El auto del veintinueve de mayo de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación Comparece como demandante la sociedad LIPHA, la que persigue se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se niega el registro de la marca “LIPHADERM” para distinguir “jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello”, todos estos son productos comprendidos en la Clase Internacional No. 3[1].

En la demanda que interpone LIPHA, se persigue la nulidad contra las Resoluciones Nº 16536, de 19 de agosto de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “LIPHADERM”; No. 22536 del 27 de octubre de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la resolución en ella contenida; y, la No. 28489 del 23 de diciembre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la Resolución No. 16536; restableciéndose el derecho a obtener el registro de la misma.

La sociedad LIPHA alega que la marca solicitada a registro es una marca totalmente distintiva ya que cuenta con elementos semánticos y morfológicos que la hacen inconfundible con respecto de la marca LIPODERM registrada con anterioridad, y utilizada para oponerse al registro de la marca solicitada. Indica que LIPHADERM es una expresión de fantasía, carente de significado propio y por lo tanto incapaz de representar alguna idea en la mente del público consumidor, pero que la expresión LIPODERM está compuesta por dos radicales con significado propio: LIPO del griego aittos que significa GRASA; y DERM o DERMA, término proveniente del idioma inglés que en español significa DERMIS: capa conjuntiva de la piel de los vertebrados.

Por lo tanto, la expresión DERM no puede ser monopolizada por una sola persona, ya que por su uso generalizado se ha convertido en una partícula de uso común y por lo tanto, ninguna persona puede impedir que terceros usen o registren marcas que lo incluyan. Argumenta que no se puede basar la confundibilidad en que ambas marcas están compuestas por el sufijo de un uso común: DERMA, sino que se debe tomar en consideración los diferentes radicales o prefijos que conforman cada una de las marcas en conflicto.

La sociedad actora sostiene que el error de la administración consistió en concluir que la marca solicitada a registro por parte de su representada está fundamentada en un signo que se confunde con la marca LIPODERM registrada por la sociedad de Productos Farmacéuticos Especializados S.A., ahora Sanofi Synthelabo S.A. Afirma que la marca solicitada para registro LIPHADERM es una derivación del nombre comercial de su representada la sociedad LIPHA, ya que lo contiene en su totalidad agregándole la expresión DERM, la cual, como ha observado, es de uso común. La actora también advierte que la marca que ha sido rechazada para su registro se presentó limitada a unos productos muy específicos de la tercera clase, eliminando al máximo la posibilidad de confusión entre las marcas registradas y las que han sido solicitadas para su registro.

Concluye afirmando que ha sido demostrado que las marcas LIPHADERM y LIPODERM no son confundibles, y que los actos acusados son abiertamente ilegales, asistiéndole el derecho a inscribir su marca. La Superintendencia de Industria y Comercio rechaza las pretensiones, manifestando que no son nulas las resoluciones puesto que se ajustan a derecho y a lo establecido en las disposiciones aplicables sobre marcas, indicando que la marca en conflicto no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344.

Alega que del examen que se realizó se concluye en forma evidente que las marcas son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre la ya registrada y la solicitud a registro de la marca LIPHADERM, en los aspectos ortográficos y fonéticos, que de coexistir en el mercado llevaría a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, lo que haría creer al consumidor que el producto tiene el mismo origen.

Al apreciarse las marcas “LIPHADERM” y “LIPODERM” en una visión de conjunto, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no de forma aislada, se tiene que poseen mayor significación las semejanzas existentes que de las diferencias entre sí. La sociedad SANOFI SYNTHELABO S.A., se opone a las pretensiones perseguidas por el demandante, puesto que entre su marca registrada y la que se pretende registrar existen similitudes de orden gráfico y fonético, a tal punto que de coexistir en el mercado conduciría a error en los consumidores.

Sostiene, el tercero interesado, que la identidad o semejanza entre signos frente a los mismos productos o servicios, de la misma clase o de productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, contraría la función de distintividad, generando la confusión que trata de evitar la norma artículo 83, literal a).

Expresa que la distintividad del signo no radica solamente en el hecho de contener vocales y consonantes totalmente diferentes a las de otro signo, sino en la identidad que le imprime el conjunto, que hace de la expresión un signo suficientemente distintivo y proporciona al consumidor la información necesaria para que pueda evitar confusiones o engaño. Concluye SANOFI SYNTELABO S.A., que no es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas, sino una similitud susceptible de provocar confusión, la simple diversidad de unas letras no aporta suficiente distintividad como para autorizar su existencia. El signo solicitado para registro por la sociedad LIPHA se asemeja a la marca registrada LIPODERM, induciendo al público consumidor a error respecto de la procedencia y calidad de los productos de su representada.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará la norma que ha sido expresamente requerida por el juez consultante, esto es, el artículo 83 literal a) y, de oficio, el Tribunal considera pertinente interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión, por ser relativo a la materia, normas que se transcriben seguidamente: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;". 4.

CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y su definición, requisitos esenciales para su registrabilidad, causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos; riesgo de confusión; reglas para evitar la confusión; radicales y desinencias; signos usuales y de fantasía. 4.1.

Definición de marca y requisitos de registrabilidad La marca es el elemento distintivo de los productos o servicios que se encuentran en el mercado, que tiene como función esencial la de diferenciar los que sean semejantes entre sí. El registro de una marca protege, por una parte al empresario, pues es un mecanismo para individualizar sus bienes que pueden ser comercializados en el mercado, identificándose de esta manera, las características que conllevan ellos, y al consumidor al permitirle distinguir los diferentes productos y servicios que se encuentran a su elección. “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.

(Baylos, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581 Editorial Civitas Madrid, primera edición)” [2] En resumen, la marca al cumplir con su función individualizadora, garantiza que el mercado sea de libre y sana competencia, al proteger a los empresarios titulares de la marca y al consumidor en su elección, libre de engaños. La marca para poder registrarse debe reunir ciertos requisitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344, estos requisitos son: distintividad, susceptible de representación gráfica y que sea un signo perceptible.

“Para que los productos o servicios que se ofrecen en el mercado por distintos empresarios puedan ser diferenciados entre sí por el público consumidor necesitan singularizarse mediante un signo respecto del cual el ordenamiento jurídico otorgue el derecho a usarlo de manera exclusiva, derecho cuyo contenido se define ante todo por su aspecto negativo, o como un ius prohibendi, es decir, como un conjunto de facultades en cuya virtud el titular puede oponerse al uso indebido de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o semejantes.

“Para que un signo pueda ser registrado como marca, y por ende, para que respecto del mismo surja el derecho exclusivo, deber ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.” [3] A continuación, este Tribunal analiza cada uno de estos requisitos: La distintividad de una marca es la que permite que se puedan identificar unas de otras.

Este requisito es la función esencial, concede al titular y al público consumidor la oportunidad de reconocer los diversos productos o servicios en el mercado, evitando que se confundan entre sí. Toda marca tiene que tener suficiente distintividad, buscando esta característica que los bienes se puedan individualizar, así el empresario, propietario de una marca, obtiene provecho de su ingenio, al ofrecer sus productos, y consecuentemente, el consumidor podrá elegir el más conveniente tanto en calidad como en costos.

La susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la necesidad del signo para poder ser conocido materialmente, lo que implica que al ser un signo solicitado para el registro debe contener una descripción gráfica que permita su publicación y registro. Para formarse una idea del signo pueden utilizarse distintos mecanismos, como pueden ser las palabras, dibujos, imágenes y todo tipo de figuras que materialmente puedan expresarse.

La marca al ser un signo intangible, nace de la imaginación del creador, que necesita de elementos materiales para que pueda ser advertido por alguno de los sentidos, que es precisamente a lo que se refiere este requisito de la perceptibilidad, es decir, que es necesario que se haga tangible para ser captado por los sentidos. “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” [4] Concluye este Tribunal, que un signo para ser apto para su registro debe reunir los tres requisitos analizados anteriormente, debiendo además no incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.

Causales de irregistrabilidad: signos semejantes o idénticos El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 tiene como objetivo el de proteger al consumidor ante signos semejantes, para que no adquiera un producto o servicio creyendo que es otro, o asumiendo que tiene el mismo origen empresarial, y al empresario, al prohibirle a otro que tenga idéntica o semejante marca, ya que con el uso puede llegar a confundirse con la suya.

Este literal expresa que se negará la inscripción de las marcas cuando existan otras ya registradas o solicitadas para su registro, esta similitud tiene que ser de tal forma que pueda inducir al público consumidor a error. “El propósito de negar el registro de signo idénticos o similares es evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”[5] Al existir marcas similares en el mercado, éstas carecen de su principal función que es la de la distintividad, y consecuentemente no protege ni al consumidor ni al empresario o al desarrollo armónico y equilibrado de un mercado leal.

Llevando a la sociedad consumista a un estado de inseguridad jurídica y económica, lo que en esta materia se llama “riesgo de confusión” o “confundibilidad.” 4.3. Riesgo de confusión y reglas para evitarlo La distintividad de un signo, como ya se ha dicho, es la capacidad para individualizar los productos o servicios entre sí, ésta característica primordial evita que se caiga en el riesgo de confusión, que no es otra cosa que crear en la mente del consumidor un error en razón del concepto, de la forma, calidad, origen, etc., que le perjudica en su libre adquisición. El riesgo de confusión se da cuando existen en términos comparables elementos y factores comunes que hacen creer al que obtiene un producto o servicio que esta escogiendo el que desea, cuando en realidad se ha producido una confusión, de esta manera se vulnera su derecho, y por otra parte, algún empresario está perjudicando a otro, al apropiarse de sus beneficios en cuanto al nombre, origen empresarial, calidad, etc.

La confusión puede presentarse de diversas formas, puesto que entre la similitud de productos o servicios se puede comprobar que existen algunos elementos para determinar si el riesgo de confusión es directo o indirecto. El primero es el que induce al consumidor a adquirir un determinado producto, creyendo que es otro, produciéndose identidad entre el signo y la naturaleza del producto.

Y la confusión indirecta se da cuando el consumidor cree que adquiere un bien del mismo productor conocido por él, es decir, se da por el error de creer que tiene la misma procedencia empresarial. En cualquiera de los dos grados de confundibilidad, se presentan similitudes que impiden al consumidor su diferenciación, produciéndose un engaño, de esta manera, quienes salen perjudicados finalmente son los mismos adquirentes, los demás propietarios de otras marcas, y en su conjunto, contraría los principios de la competencia leal.

No existen reglas exactas para determinar cuando las marcas son similares, a tal punto que las hacen perder su distintividad, creando a su vez la posibilidad de confusión, lo que hace la tarea del juez más difícil, sin embargo este Tribunal en distintas sentencias ha mencionado y aportado los criterios y reglas de la doctrina y de la jurisprudencia sobre algunos parámetros que el juez deberá adoptar para su pronunciamiento, los cuales se exponen a continuación: Entre las reglas más importantes para realizar el cotejo marcario, tenemos la del análisis para establecer la similitud o identidad de los signos. Como se ha establecido en numerosas sentencias, entre las reglas a seguir para analizar si la similitud o identidad de los signos lleva a confusión, tenemos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La primera regla se refiere a que la marca debe observarse en conjunto con todos sus elementos integrantes, no descomponiéndola, puesto que así no lo hace el consumidor.

Si la marca conserva su unidad auditiva y visual, es más fácil verificar la impresión que ha dejado en el consumidor. Así mismo, se realizará el cotejo de forma sucesiva, es decir, de manera individualizada, no concurrentemente. En su gran mayoría el público consumidor al tratar de obtener un producto o un servicio lo realiza bajo una visión separada de los demás, no realiza un análisis simultáneo.

La tercera regla tiene que ver con el papel que debe asumir la persona que realice el cotejo, ya sea autoridad administrativa o juez, y de esta manera, pueda verificar la existencia de la confusión a la que puede ser llevado el consumidor, y también tomar en consideración la naturaleza del producto, protegiendo tanto al titular como al consumidor.

Finalmente la cuarta regla resulta del cotejo de los elementos similares, son estos los que harán notar la fuerza distintiva que debe tener una marca. Las semejanzas que puedan existir entre ellas vuelven a las marcas carentes de su principal función, puesto que no se las puede individualizar. Además de estas reglas se puede aplicar la comparación para establecer si existe riesgo de confusión en el campo fonético, visual y conceptual: La similitud visual, gráfica u ortográfica produce confusión, y ésta se refiere a las semejanzas visuales que se perciben de la marca, de manera general se advierte en primer lugar por el sentido de la vista, y estas pueden ser por gráficos o por palabras.

“Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. La jurisprudencia ha llamado a esta confusión “la confusión gráfica”, pero parece más adecuada llamarla “visual” para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan solo impreso.

Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. “La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores ” [6] La confusión auditiva se da en la semejante pronunciación aunque en su gramática sean diferentes.

En otras palabras, existe similitud auditiva que puede llevar a confusión cuando se produce una fonética igual o semejante. La similitud conceptual resulta entre dos marcas por un mismo contenido ideológico, las dos evocan una misma idea que conlleva al consumidor al riesgo de confusión. Para analizar sobre los posibles riesgos de confundibilidad indirecta en que pueden caer los consumidores, se deberá estudiar y resolver en base a las siguientes reglas: A) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos.- Al determinar si existe conexión competitiva entre los productos se deberá considerar la finalidad de los productos amparados por la marca, puesto que si tienen distintas finalidades, puede evitarse la confundibilidad entre ambos, sobretodo si la finalidad del producto va dirigida a un público calificado, es menor el riesgo en que pueden incurrir, lo que no ocurre cuando los productos son de consumo masivo.

Es importante el análisis que se realice bajo esta regla puesto se pueden originar confusiones sobre la procedencia del producto, si al confirmarse que existe una misma identidad sobre el propósito que tiene el producto, es fácil que el consumidor crea que pertenece a un mismo origen o si tienen el mismo fin, no constituirá elemento individualizador.

B) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización.- La conexión competitiva en este punto se refiere a si los productos o servicios se difunden bajo los mismos medios de publicidad, en su primera parte, y luego si éstos son expendidos en las mismas clases de establecimientos. Esta clase de riesgo disminuye cuando se trata de grandes mercados o locales de venta que ofrecen una cantidad de productos diferentes, pero no ocurre cuando existen locales especializados que venden productos que se encuentran relacionados entre sí. Como última pauta, el juez examinador considerará, según la naturaleza del producto, a quien va dirigida la marca, es lo que en doctrina se llama “el grado de atención del público consumidor”.

Al establecer quienes adquirirán los productos amparados por las marcas en conflicto, el juez podrá analizar la posición y el conocimiento que asumirá el posible comprador al seleccionar los diferentes productos que se encuentran a su disposición. “Si bien es cierto que la generalidad del público al comprar un producto no se detiene a realizar un minucioso y pormenorizado análisis de la marca que lleva también es verdad que es “normal, lúcido y con moderada desconfianza”.

En otras palabras, se trata de personas que prestarán un cierto grado de atención. No es presumible otra actitud desde que por lo general, el comprador va a comprar un producto con una marca determinada. ( ) “Por lo general la clase del público estará acondicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público.

En cambio un reactor atómico una máquina para uso industrial solo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con todo cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios.” [7] 4.4. Radicales y desinencias.- Los radicales y desinencias son morfemas que comúnmente se utilizan, éstos se agregan a otras palabras para poder identificar ciertos productos.

Los radicales son fonemas que constituyen la raíz de una palabra y las desinencias constituyen afijos que se añaden a la raíz de adjetivos, nombres, pronombre y verbos. “Los radicales y desinencias hacen referencia a los prefijos y sufijos que son empleados por muchos empresarios para crear signos que se pueden convertir eventualmente en marcas que distingan los productos que fabrican o comercializan.

“En otras palabras, puede ser que la combinación original de ciertas formas léxicas sea una buena forma de escoger el nombre distintivo de una marca y en el cual se centre el mensaje que se pretende dar al consumidor.” [8] Existen ciertas marcas que en su denominación incluyen determinados radicales o desinencias para poder individualizar sus bienes, sin embargo como estos afijos son de uso común, en ocasiones son parecidos.

La tarea del juez, a más de la observación en base a los criterios y reglas expuestos, se fundamentará en este caso en concreto en el análisis de la naturaleza misma de los productos y otros factores como la procedencia o calidad, ya que estos elementos le darán el carácter distintivo que requieren para ser consideradas para su registro. Entre las marcas en conflicto el examinador reflexionará sobre los elementos que van antepuestos o pospuestos para establecer en esas condiciones cuál denominación adquiere mayor relevancia, y si la hace distintiva.

Del estudio global y prolijo podrá observar si se trata de los mismos prefijos o sufijos, que como son de uso común no pertenecen a la exclusividad de persona alguna, y de algún otro elemento fonético que las diferencie, y en caso de no existir verificar si se trata de morfemas de fantasía. “El uso primario de los vocablos en comento, no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose en todo momento, una similitud gráfica, conceptual o ideológica ” “El examinador deberá, en relación con lo expuesto, analizar la denominación en conjunto para determinar si existe suficiente distintividad para que sea considerada como un signo a inscribirse como marca.” [9] 4.5.

Signos usuales y de fantasía.- Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, ya que por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades, a su género o su especie. El tratadista Breuer Moreno expresa de las marcas de fantasía: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o innecesaria.” [10] Existen palabras que son comunes y usuales en el ámbito público o privado, que no pueden apropiarse por ningún motivo, lo que permite que cualquier persona pueda disponer de ellas.

Relacionando este tema con el anterior, tenemos lo pronunciado por este Tribunal en sentencia del proceso No. 07-IP- 2002: “La utilización de las mismas raíces en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no puede ser apropiado con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distintivo” [11] En el Proceso No. 25-IP-98, se ha dicho: “Existen determinados prefijos que se han pasado al uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad.

Y, consecuentemente ninguna persona puede apropiarse de ellos, pues sería concederle un privilegio inusitado que ni la misma ley les reconoce. Por ello resultaría absurdo que una persona propietaria de una marca que contuviera un prefijo de uso común fundamente en ese solo hecho la posibilidad de que prospere una oposición al registro por vía de observaciones formuladas al mismo.” [12] Y dentro del Proceso No. 66-IP-2001, ha expresado lo que sigue: “Cuando en la denominación de una marca que ampare productos o servicios se utiliza una palabra usual o que conlleva características de su naturaleza o denota condiciones importantes que fácilmente el público consumidor observa, no podrá reunir los requisitos para que sea registrable.” [13] Con base en lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

La marca es un signo inmaterial que debe reunir tres requisitos: ser perceptible, susceptible de representación gráfica y distintivo para que sea capaz de proteger productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Además no debe incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. 2.

La normativa andina prohíbe, de conformidad con el artículo 83, literal a), que se registren marcas que sean semejantes o idénticas a otras ya registradas o solicitadas para su registro para los mismos bienes o servicios; o respecto de los cuales el uso de la marca induzca a confundirse con otras. 3. Al producirse la confundibilidad se pierde la función distintiva que debe poseer toda marca.

Para identificarla el examinador deberá realizar un estudio prolijo y pormenorizado de todos los elementos que conforman el signo, bajo los criterios expuestos en esta sentencia. 4. Los prefijos o sufijos que se utilicen en la integración de una denominación por lo general son afijos de uso común, que son corrientemente utilizados en la composición de algunas marcas y que no pertenecen a la exclusividad de persona alguna, por lo que para que sean aptas para registro deben estar caracterizados por la suficiente distintividad, que se logra al complementarse con otros morfemas, formándose de esta manera, palabras de fantasía. 5.

Los nombres usuales o comunes de los productos que se utilizan en el comercio tampoco pueden ser registrables por ser de uso público, pertenecen a la generalidad de toda la comunidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6305, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia. Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] A saber: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” [2] Proceso No. 41-IP-2001; marca “MATERNA”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 792 de fecha 14 de mayo de 2002. [3] Proceso No. 23-IP-98, marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 379, de fecha 27 de octubre de 1998. [4] Proceso No. 100-IP-2000; marca: "VAPOMENTOL". Publicado en la Gaceta Oficial No. 651 del 20 de marzo de 2001. [5] Proceso No. 17-IP-2001; marca: “HARINA GALLO DE ORO”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 674 de fecha 31 de mayo de 2001. [6] “Derecho de Marcas” Jorge Otamendi. Pág. 146-147. Editorial Abeledo- Perrot. Argentina [7] “Derecho de Marcas” Jorge Otamendi. Pág.178 - 179. Editorial Abeledo- Perrot. Argentina [8] Proceso No. 30-IP-2002; marca: “ECOGEL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 801 de fecha 5 de junio de 2002. [9] Proceso No. 07-IP-2002; marca: “BONAFRUIT”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 787 de fecha 26 de abril de 2002. [10] Los autores Bertone y Cabanellas citando a Breuer Moreno. Pág. 241, en su libro “Derecho de Marcas”. [11] Proceso No. 07-IP-2002; marca: “BONAFRUIT”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 787 de fecha 26 de abril de 2002. [12] Proceso No. 25-IP-98; marca "PINTUBLER”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 428 de fecha 16 de abril de 1999. [13] Proceso No. 66-IP-2001; marca: "COFFEE-CREM". Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001.