PROCESO 55-IP-2002 Interpretación prejudicial del artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, República del Ecuador. Actor: GALO HUMBERTO JACOME MOYA. Diseño Industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. Proceso interno N° 7082-C.S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango. VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 17 de junio del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA, y como demandados, los señores, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Procurador del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Director de la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte y, Defensor del Pueblo, representantes todos de organismos pertenecientes a la República del Ecuador. 1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 005, de 25 de enero de 1997, expedida por el Alcalde Metropolitano de Quito, con base en la cual la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte, U.P.G.T., autoriza “ la elaboración del diseño industrial BURBUJA VIDEO 2000, con la finalidad de que sea utilizado en diferentes taxis ”; y solicita además, indemnización de daños y perjuicios por el uso indebido del referido diseño industrial, el que sostiene es de su propiedad. 1.3 Hechos relevantes.

En su solicitud sobre interpretación prejudicial, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes: a) Los hechos 1. El 27 de julio de 1997, el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA presentó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, solicitud para obtener el registro del diseño industrial denominado “Burbuja Video 2000”. 2.

La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 390 del mes de julio de 1997. 3. El 25 de agosto de 1999, la mencionada Dirección Nacional otorgó dicho registro, mediante Título Nº DI 99-315, con vigencia hasta el 25 de julio de 2005. 4. El señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA presentó posteriormente, una oferta a la Unidad de Planificación y Estudios del Transporte, U.P.G.T. del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, relativa a la creación de unos módulos eléctricos multiusos para el empleo en la parte superior de los taxis. 5.

La UPGT, por medio de Resolución Nº 005, de 25 de enero de 1997, expedida por el Alcalde Metropolitano de Quito, autoriza la elaboración del diseño industrial “Burbuja Video 2000”, con la finalidad de que sea utilizado en los taxis, perjudicando, según así expresa el actor, sus derechos y violando normas que regulan la propiedad industrial. 6.

El 4 de enero del 2000, el señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA envía el oficio Nº DNDG-99-39 al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y, el oficio Nº DNG-99-038 al Jefe Provincial de Tránsito de Pichincha, solicitando en ambos casos, se le reconozcan los derechos de propietario exclusivo del mencionado diseño industrial. b) Escrito de demanda El señor GALO HUMBERTO JACOME MOYA, domiciliado en Quito, República del Ecuador, a través de apoderado y en trámite verbal sumario, presenta demanda de nulidad contra la aludida Resolución Nº 005, de 25 de enero de 1997, expedida por el Alcalde Metropolitano de Quito, argumentando ser propietario del diseño industrial “BURBUJA VIDEO 2000” según Título Nº DI 99-315, de 25 de agosto de 1999, vigente hasta el 25 de julio de 2005, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

El actor hace una descripción del diseño señalando que “consiste en una burbuja ornamental para ser utilizada en los taxis y que además lleva 4 módulos que tienen en su interior focos el uno que permite la lectura de TAXI y luego uno, de color rojo, que indica ocupado, foco de color verde, que indica libre y otro de color amarillo que indica prevención o emergencia. Estos colores se prenden desde el interior del auto permitiendo al usuario, la fácil identificación de los mismos”.

Asevera que es propietario también del diseño industrial “THASSA” Título Nº DI 99-293 de 22 de abril de 1999, con vigencia hasta el 17 de abril de 2005, además de tener registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la obra “TECNODIBUJO” según certificado Nº 013141 de 23 de agosto de 1999. Manifiesta que la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte U.P.G.T del Ilustre Municipio de Quito, al conocer la oferta por él presentada, arbitrariamente y sin su consentimiento, toma como base la Resolución Nº 005, de 25 de enero de 1997 y ordena “ la elaboración del diseño industrial BURBUJA VIDEO 2000 con la finalidad de que sea utilizado en diferentes taxis ”, perjudicando sus derechos y violando las normas que regulan la propiedad industrial, de manera especial el artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por último, sostiene que la U.P.G.T. intenta legalizar este abuso, emitiendo una ordenanza municipal que autorice la fabricación y comercialización de su diseño, no sólo en la ciudad de Quito sino también en la ciudad de Guayaquil, cometiendo con ello un acto de competencia desleal al “ pretender atentar contra un derecho amparado por la Ley, cual es la protección que se otorga a un diseño industrial desde la fecha de presentación de la solicitud hasta su posterior registro”. c) Contestación a la demanda El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y el Procurador Metropolitano a través de apoderados, al contestar la demanda deducen las siguientes excepciones: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; - Incompetencia del H. Tribunal Contencioso Administrativo para conocer y resolverlo; - Ilegitimidad de personería en la persona del Alcalde; - Improcedencia de la acción; - Falta de derecho del actor para interponer el recurso; - Caducidad; - Legitimidad de los actos de la Administración; - No allanamiento a las nulidades constantes del proceso.

Solicitan, además, se disponga el archivo de la causa así como el pago de daños y perjuicios que esta demanda ocasiona a la I. Municipalidad de Quito. El Defensor del Pueblo contesta también la demanda, señalando únicamente domicilio para fines de recibir las notificaciones que la causa origine. Con vista de lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del mencionado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial del artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. La interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio Nº 624- TDCA-2S, de 12 de junio del año 2002, no obstante que en la fecha se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del anterior Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184; sin embargo, este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125. 3.

NORMA A SER INTERPRETADA DECISIÓN 344 CAPITULO III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES: “Artículo 69.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

“El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste. “El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente”.

Este Tribunal observa que la interpretación planteada respecto del artículo 171 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador no es procedente, por tratarse de una disposición interna que, consecuentemente, no tiene el carácter de norma comunitaria.

4. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DERECHOS QUE OTORGA SU REGISTRO El artículo 58 de la Decisión 344, define al diseño industrial al establecer que “se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. “No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

“No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión”. El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria, además de atender a lo expresamente determinado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial”.

Este artículo determina que no es susceptible de usurpación un diseño que es creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en los casos que no exista autorización expresa de su titular. El derecho de explotación, según concepciones doctrinarias plasmadas en esta materia “ es el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones de toda clase, incluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la comunicación pública, difusión y publicación de su creación. En la Práctica –puesto que normalmente el autor no es explotante- se traduce en un negocio jurídico en el que el autor presta su consentimiento a la publicación o difusión de su obra por parte de un empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las condiciones convenidas (contrato de explotación, en sus diversas modalidades de edición, representación, ejecución, exposición, etc.)”.[1] Sobre los mismos derechos del titular, el artículo 69 precisa además que “El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste”.

El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. Al respecto algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. El tercer párrafo del referido artículo 69 de la Decisión 344 expresa que “El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias.

Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente”. Esta regla permite al titular del diseño transferirlo a otra persona o cederlo. Estos sucesores, en todo caso, no pueden invocar sus derechos emergentes mientras no se anote la transferencia; hasta tanto, no pueden desconocer los derechos del cedente.

Aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.

La cesión de derechos debe necesariamente ser posterior al otorgamiento del registro; transferencia que en todo caso requiere para su validez, estar inscrita en la Oficina Nacional Competente. Los derechos respecto del diseño pertenecen al autor y son susceptibles, como ha sido dicho, de ser transferidos por todos los medios que el Derecho establece y reconoce.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”. 2.

Para que un diseño industrial sea registrable, además de cumplir los requisitos establecidos para ese propósito, éste no debe encontrarse afectado por los impedimentos al registro determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Luego de haber sido obtenido el registro de un diseño industrial, ante la Oficina Nacional Competente, su titular puede ejercer todos los derechos señalados en el artículo 69 de la Decisión 344. 4.

El titular de un diseño industrial tiene además la facultad de ceder a terceros sus derechos adquiridos, sean éstos personas naturales o jurídicas, o conceder libremente licencias para su uso, teniendo la obligación de registrar tales actos ante la respectiva Oficina Nacional Competente. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7082-C.S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

“Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal”. Ed. Civitas, segunda edición. Madrid-España. 1993. pp 627.