PROCESO Nº 33-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a y e, y 84 eiusdem.
Parte actora: sociedad FRUIT OF THE LOOM, INC. Marca: “COLOMBIAN FRUITS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de julio del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 2 de abril de 2002, y El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente: a) Hechos El solicitante afirma que: “La sociedad Fruit Of The Loom Inc. es titular de la marca que lleva ese mismo nombre, para distinguir productos comprendidos en la clase 25” (a saber: “vestidos, calzados, sombrerería”); que “La marca en mención se encuentra registrada en Colombia para distinguir productos comprendidos en la clase 24 y 25 (sic) desde el 24 de junio de 1946 y actualmente se encuentra vigente hasta el 24 de junio de 2006” (Clase 24: “Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”); y que “El 22 de septiembre de 1992 Yanett Martínez Osorio solicitó el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta), para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25.
El 25 de octubre de 1993, la sociedad Fruit Of The Loom, Inc. presentó observaciones contra la solicitud anterior, fundamentada en la semejanza gráfica, fonética e ideológica entre las marcas Colombian Fruits y Fruit Of the Loom, además que la solicitud se realizó para la clase 25, en la cual está la observante. El 22 de agosto de 1997 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca Colombian Fruits (mixta) en la clase 25, con fundamento en lo siguiente: La expresión que se pretende registrar como marca Colombian Fruits y la marca registrada Fruit Of The Loom, en las cuales predomina el elemento denominativo, no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error.
Por consiguiente pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”. Según el solicitante, la sociedad FRUIT OF THE LOOM, INC. “interpuso los recursos de reposición y de apelación argumentando una vez más las semejanzas entre las marcas en conflicto, y la notoriedad de la marca Fruit Of The Loom en el mercado nacional e internacional.
La División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora, y confirmó la decisión de registrar la marca solicitada. El 24 de febrero de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el cual confirmó lo dispuesto por el inferior jerárquico argumentando lo siguiente: ‘Las marcas en confrontación, examinadas en su conjunto no presentan similitudes que las hagan confundibles entre sí. En efecto, cada una de las marcas goza de un significado propio y como tal las percibe el consumidor en el mercado, si bien ambas marcas se encuentran en inglés los términos por los que está conformada (sic) son conocidos por el público consumidor, esto es, frutas colombianas y frutos del telar, expresiones que resultan totalmente diferentes.
Igualmente desde el punto de vista ortográfico y fonético al ser transcritas y pronunciadas producen una impresión diferente en el consumidor’ ”. b) Demanda Señala el solicitante que la petición de la parte actora es que se declare la nulidad de las Resoluciones 21878, del 22 de agosto de 1997, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declararon infundadas las observaciones presentadas por la actora y se concedió el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta); 31883, del 26 de diciembre de 1997, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmatoria de la anterior; y 03302, del 24 de febrero de 2000, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, confirmatoria a su vez de la anterior.
Además solicita el restablecimiento del derecho de FRUIT OF THE LOOM, INC. y el rechazo del registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional. Agrega el solicitante que, según la parte actora, fueron violadas las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión: “Artículo 83, literal d), al no tener en cuenta el carácter de notoriedad de la marca Fruit Of The Loom en la clase 25 al momento de estudiar la confundibilidad de las marcas.
La doctrina y la jurisprudencia han manifestado reiteradamente que cuando una observación es fundamentada en la notoriedad de una marca, el criterio que se debe aplicar en el estudio de confundibilidad de la marca en conflicto debe ser más estricto y riguroso que el criterio aplicado a las marcas comunes. El carácter de notoriedad de una marca tiene como fin dar mayor protección a las marcas reconocidas por los consumidores de los productos que se identifican con ella, y al mismo tiempo evitar que terceros se beneficien de ese buen nombre y de reconocimiento de la marca notoria.
Desde el punto de vista ortográfico, la marca solicitada reproduce en su totalidad el elemento principal de la observante, cual es FRUIT, de la marca observante; y desde el punto de vista fonético la anterior expresión genera un sonido muy parecido en una pronunciación que se haga de manera rápida y desprevenida, también la marca solicitada reproduce el diseño gráfico de la actora, ya que ambas constan de un grupo de frutas dibujadas en forma semejante”.
También señala como infringido “El artículo 81 por cuanto la administración al conceder el registro a la marca solicitada, pues no se (sic) tuvo en cuenta la similitud gráfica, fonética y conceptual que se presenta entre las marcas en conflicto. La administración se limitó a afirmar que las marcas en conflicto tenían una escritura y pronunciación diferente (sic), y que la marca solicitada no era semejante a la marca notoria Fruit Of The Loom, sin tener en cuenta que la marca primera reproduce el elemento principal Fruit, y el gráfico de la marca notoria, las cuales al observarse en conjunto generan el mismo impacto visual.
La marca Colombian Fruits (mixta) no cumple con el requisito de distintividad y por consiguiente no es susceptible de ser registrada”. Y del escrito de la accionante se desprende, en relación con las pruebas de la notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM, que “ éstas fueron allegadas debidamente al expediente en el que se tramitó la solicitud de registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta), mediante memorial radicado el 30 de Noviembre de 1993, en el que se adjuntó la Declaración Juramentada (AFFIDÁVIT) de la Sra. JOYCE M. RUSSELL Esta Declaración nos demuestra que el carácter de NOTORIEDAD de la marca FRUIT OF THE LOOM de mi mandante para distinguir los productos de la Clase 25 fue debidamente probado en el trámite de las observaciones presentadas contra el registro de la marca FRUIT OF THE LOOM (sic), y que la Administración simplemente ignoró esta prueba.
Por consiguiente, la administración al momento de realizar la comparación de las marcas FRUIT OF THE LOOM y COLOMBIAN FRUITS ha debido tener en cuenta el carácter de notoriedad de la primera, y partir de este hecho al realizar su estudio ”. Finalmente, el accionante alega que: “ se debe tener en cuenta que este término COLOMBIAN - COLOMBIANA no es susceptible de apropiación por ningún particular por derivarse del nombre de nuestro país COLOMBIA”; y que “ se debe tener en cuenta que la marca COLOMBIAN FRUITS pretende amparar los mismos productos que se distinguen con la marca notoriamente conocida FRUIT OF THE LOOM, consistentes en prendas de vestir, los cuales son de consumo masivo, y por tanto, están dirigidas a un público consumidor que al momento de realizar la elección NO tiene un cuidado especial.
Esto significa que el público consumidor, se le (sic) creará confusión directa e indirecta, tanto de los productos en sí mismo (sic), como sobre su origen, ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca COLOMBIAN FRUITS, forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella”. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la accionante: sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca COLOMBIAN FRUITS (solicitada), frente a la marca ‘FRUTI OF THE LOOM’ (sic), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos (sic).
En cuanto a la pretendida notoriedad a la que alude a (sic) la parte demandante es de precisar sobre su irrelevancia en el presente caso, dado que entre la marca ‘COLOMBIAN FRUITS’ y ‘fRUIT OF THE LOOM’ (sic) no existe confundibilidad”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 82 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a los folios 939 y 940 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación solicitada y, además, por estimar que guardan relación con la consulta, de oficio, la de los artículos 83, literales a y e, y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.
Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.
En este campo de la marca denominativa se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.
En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el expediente N° 04-IP-88, publicada en el G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”.
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De las marcas en idioma extranjero En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado, y cuyo significado conceptual es del conocimiento de la mayoría del público consumidor.
El Tribunal se ha pronunciado sobre este particular en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ”.
“Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Sentencia dictada el 12 de diciembre de 2001, en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”.
Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP- 2002 y 15-IP-2002). IV. De la comparación entre marcas, del riesgo de confusión, de la confusión directa e indirecta y de las reglas de comparación Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.
Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque dicha identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado creyendo que está comprando otro, lo que implica la existencia de una cierta relación también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el consumidor, al encontrarse frente a dos signos idénticos o similares, cree que “el producto que cada una de ellos representa, pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;
Buenos Aires, Editorial Abeledo- Perrot, página 144). En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre la marca previamente registrada y aquella cuyo registro fue posterior y es ahora impugnado, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar una confusión más palpable.
Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que la denominación impacta en el consumidor. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Habrá pues riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Además, a objeto de verificar la existencia del citado riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, la Alta Jurisdicción Consultante, en el examen que efectúe de los signos “FRUIT OF THE LOOM” y “COLOMBIAN FRUITS”, deberá considerar que el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor, teniendo en cuenta el hecho de que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, y que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
V. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”. (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca de que se trate, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas comunitarias cuya interpretación consulta, no obsta para que este Órgano Jurisdiccional realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, todo al amparo de lo tácitamente previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2° Todo signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° En el análisis de las marcas mixtas, habrá de establecerse cuál es el elemento predominante en el conjunto marcario, si el denominativo o el gráfico, según su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. 4° Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en caso de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; en caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 5º La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre dos o más signos marcarios, será necesario determinar la existencia de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.
No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, por ser legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.