PROCESO No. 64-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), d) y e); 93 Y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 99, 100 y 114 ibidem. Marca “BLANQUEADOR INDIO” mixta.

(Proceso interno No. 6127) Quito, veinticuatro de julio del dos mil dos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por intermedio de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la Alta Jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 de su Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad RAUL BOTERO RESTREPO Y COMPAÑÍA LIMITADA solicita al consultante la nulidad de las siguientes resoluciones: La N° 13353 de 25 de junio de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca “Blanqueador Indio” (mixta) a favor de IGNACIO BERNAL VELEZ (Empresa Unipersonal).

La N° 21356 de 15 de octubre de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que ratifica la anterior; y, La N° 27930 de 21 de diciembre de 1999, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las arriba mencionadas. Y como consecuencia de lo anterior solicita que se declare fundada la oposición formulada por ella, se anule el registro de la marca BLANQUEADOR INDIO (mixta), clase 3 [1], de la Clasificación Internacional, se cancele el respectivo certificado y se publique la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. Fundamentos de la demanda: Manifiesta la demandante que entre las marcas DESCURTOL INDIO (clase 3) de la cual es titular, y BLANQUEADOR INDIO (clase 3), solicitada por Ignacio Bernal Vélez E.U. y registrada no obstante la oposición presentada por la actora, existen semejanzas que generan riesgo de confusión. Afirma que el signo BLANQUEADOR INDIO (mixto) es esencialmente confundible con el signo DESCURTOL INDIO, notoriamente conocido en el sector especializado de los productos a los cuales se aplica.

Por lo tanto, dicho signo no es idóneo para distinguir en el mercado los productos fabricados por IGNACIO BERNAL VELEZ E.U. de los productos fabricados por la demandante. Ambas marcas se caracterizan por tener identidad visual al ser similar (casi idéntica) su presentación gráfica y ortográfica que adopta el mismo sustantivo: INDIO; y, auditiva o fonética, al presentar igual pronunciación en lo que concierne a su componente principal, INDIO, que es el elemento denominativo en ambos casos.

Se ha omitido, dice, en los actos administrativos acusados, hacer cualquier pronunciamiento serio sobre la condición de notoriedad de la marca DESCURTOL INDIO; por lo que ellos no han sido suficientemente motivados. Argumenta que la marca DESCURTOL INDIO tiene la condición de notoria por lo que su protección abarca la prohibición de registrar cualquier signo que constituya reproducción, imitación, traducción o trascripción total o parcial, a pesar de no estar previamente registrada.

Concluyendo que “es bueno insistir en que en este caso específico, caracterizado por el hecho de ser el signo DESCURTOL INDIO notoriamente conocido en el país (lo cual se demuestra con las pruebas aportadas y solicitadas en la presente demanda), a efectos de impedir el registro de cualquiera otro similar (total o parcialmente), no se requiere que se encuentre previamente registrado”.

Contestación a la demanda: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que la demanda de nulidad es infundada y sostiene que la expedición de los actos impugnados se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Aduce que, por otra parte, la demandante no renovó el registro de la clase 3, y por lo tanto perdió los derechos sobre la marca “lo que permite inferir que el mismo (el signo) puede ser apropiado por un tercero”.

En cuanto a la notoriedad afirmó que no se encuentra probado su conocimiento, difusión y publicidad en Colombia, ni en el comercio subregional, ni internacional; además, que “como la demandante no era titular legítima de la marca DESCURTOL INDIO, no es dable su análisis” para saber si se trata de una marca notoria. EL TERCERO INTERESADO, la empresa unipersonal IGNACIO BERNAL VELEZ, señaló que para la fecha en que le fue concedido el registro de la marca BLANQUEADOR INDIO, no se encontraba vigente el registro de la marca DESCURTOL INDIO, estimando que al dejar vencer el término de renovación del registro, su titular perdió todo derecho sobre ella.

Con vista en lo anteriormente reseñado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A. 1. Definición de las normas a ser interpretadas: La interpretación recaerá sobre las normas mencionadas por el Juez Consultante, esto es, los artículos 81; 83 literales a), d) y e); 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Considera el Tribunal que, en adición a ellas, deberán interpretarse de oficio los artículos 99, 100 y 114 de la Decisión 344, a efecto de precisar lo relativo al vencimiento del registro de la marca y a las consecuencias y efectos de su no renovación, situación ésta que por los hechos descritos y los argumentos expuestos por las partes podría tener incidencia en la definición del proceso interno. El texto de las referidas normas de la Decisión 344 es el siguiente: “Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- “Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ). “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro ”. “Artículo 93.- “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 99.- “La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia”. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”.

“Artículo 100.- “Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada”. “Artículo 114.- “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”. 2.

Aspectos a ser tratados en la Interpretación Prejudicial: En las normas transcritas el Tribunal aprecia la regulación o la referencia que hacen a aspectos aplicables al caso que da origen a la consulta, tales como los atinentes a los requisitos para el registro de marca; la irregistrabilidad por confundibilidad o por inducción a error al público consumidor; las reglas para la comparación de los signos; la notoriedad de la marca y su prueba; las observaciones al registro de marcas y el procedimiento para obtenerlo; la motivación de los actos administrativos relativos al registro de las marcas; y, la renovación del registro y los efectos de su caducidad o pérdida de vigencia. A ellos se referirá el Tribunal en los acápites siguientes. 2.1.

La marca: Requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado: El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. El tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA concibe la marca como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor”.[2] A su turno, la norma comunitaria andina la define diciendo que es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En consonancia con dichas definiciones y tal como aparecen establecidos en el primer párrafo del artículo 81 de la citada Decisión 344, los requisitos que debe llenar un signo para que pueda ser registrado como marca han sido analizados en numerosas sentencias de este Tribunal.[3] De ese prolijo desarrollo jurisprudencial se revelan las siguientes connotaciones de los referidos requisitos: a) La Perceptibilidad guarda relación con todo elemento, signo o indicación apreciable por los sentidos y que pueda ser aprehendido por el público. b) La Distintividad, característica esencial de la marca que tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, pueda llegar a diferenciarlos.

Sobre ella ha expresado el Tribunal: “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseco y extrínseco. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).

Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” [4] c) La Representación Gráfica es la característica del signo que permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo y, posteriormente, la publicación que la norma exige, destinada ésta a que los competidores puedan conocer y apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro.

Resta precisar que un signo que no reuna esas tres características, no puede ser protegido por un registro que le confiera la calidad de marca; interpretación que se desprende, contrario sensu, de las ya señaladas prescripciones del primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344. 2.2. Confundibilidad de las marcas e inducción a error al público por su identidad o similitud: Íntimamente vinculado al requisito de la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, está el tema referente al riesgo de confusión y es así como el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la identidad, similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error.

Al respecto ha expresado el Tribunal Comunitario: “La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”. [5] Igualmente, en sentencia del 11 de marzo de 1998, ha manifestado el Tribunal que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [6] 2.3.

Reglas o criterios para la comparación de signos: El criterio del juzgador o examinador es en definitiva el que decide si entre dos signos existe riesgo de confusión, y para llegar a tal conclusión debe observar ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de los signos en conflicto, y que el Tribunal ha venido tomando en consideración; a saber: 1ª.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2ª. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 3ª. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por las marcas; y 4ª. Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas.

La primera de dichas reglas se encuentra destinada a impedir la separación de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos. Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras, y viceversa. Ello porque la imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que tuvo sobre las marcas, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial.

Al respecto ha manifestado el Tribunal: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad. El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella”. [7] Y en cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha reiterado esta Jurisdicción Andina que no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza en esta forma todas las marcas sino que lo hace en forma individualizada aprehendiendo una después de otra.

Respecto a la cuarta regla, se ha expresado que la similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.[8] En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si la marca “BLANQUEADOR INDIO” cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación cumplió con los requisitos exigidos en forma concurrente por el citado artículo 81; y, a su vez, si no se encuentra incurso en algunas de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Adicionalmente y como en el caso que da origen a la solicitud de interpretación que se resuelve si la comparación de las marcas comprende signos de tipo denominativos y mixtos, deberá tomarse en consideración al efectuarla que la marca mixta es aquella que está compuesta por dos elementos que son el denominativo y el gráfico, mientras que la marca denominativa está formada por una sola palabra o un conjunto de palabras.

En las marcas mixtas prima el elemento denominativo sobre el gráfico, y juega un papel importante en el aspecto fonético. Por ello, en la consideración que se lleve a cabo de estas clases de marcas, deberá necesariamente tomarse en cuenta el elemento predominante, esto es, el que cause en el consumidor la primera impresión. Para el efecto será preciso concluir, que en el signo mixto lo que generalmente predomina es el elemento denominativo. 2.4.

La marca notoria: La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica “un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.[9] En palabras distintas, la marca notoria es aquella que goza de difusión, que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.

La calidad de notoria otorga a la marca que la ostenta una especial protección que es, por supuesto, más amplia que la otorgada al producto por la marca común, hasta el punto de que si tuviera prosperidad el alegato de notoriedad de una marca, ella prevalecerá con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios amparados por la marca cuya registrabilidad se examina.

Estima el Tribunal que para que pueda hablarse de marca notoria deben darse como supuestos necesarios, a la luz de la normatividad andina los requisitos de: a) Existencia de un signo que tenga atribuida la calidad básica de marca y cuya titularidad esté en cabeza de un individuo. Recuérdese que a la luz del artículo 102 de la Decisión 344, la calidad de marca y el derecho a su uso exclusivo en cabeza de una persona determinada sólo se adquiere mediante la concesión de un registro otorgado por la Oficina Nacional Competente. b) Conocimiento notorio de la marca en el país en el que se solicita el registro (del signo imitador) o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados. c) Existencia de un titular de la marca que pueda ejercitar el derecho al uso exclusivo de la marca y los demás derechos que de manera general y especial se derivan del registro y de la calidad de notoria de la marca.

Este requisito se desprende en forma directa del texto de la ley comunitaria cuando en el primer inciso del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, se establece que el signo notorio “pertenezca a un tercero” y en el segundo inciso del mismo literal y en el del literal e) se determina que “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. d) Demostración o prueba del conocimiento notorio.

El Tribunal en numerosos fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria implica la conjunción de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación hecha por el titular, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda considerarla como tal haciéndole producir los efectos especiales que de dicha calidad se desprenden.

A tal efecto el artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si un signo ha alcanzado la condición de marca notoria, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario sobre este particular. Por esta razón, para definir acerca del carácter de notoria de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumple alguno o algunos de los siguientes criterios: 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 2.5.

Examen de registrabilidad, observaciones a la solicitud de registro y debida motivación de los actos administrativos sobre marcas: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

La Oficina Nacional Competente, puede rechazar las observaciones extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no aplicables en el País Miembro en el que se solicita la marca; o, aquellas respecto de las cuales los interesados no hubieren pagado las tasas de tramitación correspondientes.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual El Tribunal se limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, los cuales considera relevantes a tal propósito.

Dijo en esa oportunidad: “ La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” [10] 2.6.

La caducidad de los registros marcarios y sus efectos: La Decisión 344 se refiere a la caducidad del registro de la marca en los artículos 99, 100 y 114. Según tales normas ella se produce cuando el titular del registro no solicitare la renovación ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro el período de gracia. (Inciso 1 del art. 114 y art. 99) o cuando no se pagaren las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

(Inciso 2 del art. 114). El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de expirado dicho plazo el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá solicitar su renovación. Sin embargo, según el art. 99 de la Decisión 344, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo disponen las legislaciones de los Países Miembros. En consecuencia, la caducidad por falta de renovación del registro sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114 citado. Si la misma se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada", según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344.

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeto a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto, y precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro” [11] Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de éstos. 3° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal. 4º Al realizar el cotejo entre los signos denominativos y mixtos, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina, por lo general, es el elemento denominativo; sólo por excepción puede el elemento gráfico tener influencia por su preponderancia y magnitud. 5° No puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido.

En tal caso, si tuviera prosperidad el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos amparados por la marca cuya registrabilidad se examina. La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.

Para que pueda hablarse de marca notoria es necesaria la existencia de un titular de la misma que pueda ejercitar el derecho exclusivo a su uso y los demás derechos que de manera general y especial se derivan del registro y de la calidad de notoria de la marca. 6° El examen de registrabilidad lo debe practicar la Oficina Nacional correspondiente y comprender el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquéllos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 7º Todos los actos administrativos que se profieran para resolver las solicitudes relacionadas con el registro de marcas deberán estar debidamente motivados. La motivación de un acto dependerá de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara las razones en las cuales se fundamenta el acto 8º La caducidad del registro genera la pérdida de todo derecho del titular respecto de la marca.

El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) ----------------------- [1] Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

“Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas Madrid, primera edición, 1978, Pág. 581. [3] Entre muchas, las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95. Sentencia de 25-X-96. Marca: “EXCLUSIVA”. G.O.A.C. Nº 257 de 14-IV-97. Proceso 22-IP-96. Marca: “EXPOMUJER”. G.O.A.C. Sentencia de 12-III-97. Nº 265 de 16-V-97.

Proceso 15-IP-97. Sentencia de 21-XI-97. Marca: “CODE BLEU etiqueta”. G.O.A.C. Nº 314 de 18-XII-97. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP–98. Sentencia de 5-III-99. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21-VI-99. Marca: LOS ALPES. [5] Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04-VII-94. Caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 163 de 12-IX-94.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial 14-IP-96. Sentencia de 11-III-98. En G.O.A.C. No. 363 del 11-VIII-98. Marca: “PROMOFERIAS”. [7] Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07-VIII-95. G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95.

Caso “EDEN FOR MAN etiqueta”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125. [8] Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos 01-IP-87. Sentencia de 3-XII-87. G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-88. Marca "VOLVO"; la ya citada 4-IP-94 de 07-VIII-95. G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95. Caso “EDEN FOR MAN etiqueta” y, 09-IP-94.

Sentencia de 24-III-95. G.O.A.C. Nº 180 de 10-V-95. Marca "DIDA". [9] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, pág. 327. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 8-VI.98. Proceso 5-AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII-98. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24-III-95. Proceso No. 09-IP-94. Marca: “DIDA”.

En G. O. C. No. 180 de 10-V-95.